РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-178469/22-110-1342

г. Москва

24 мая 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 24 мая 2023  года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ПУМА СЕ (PUMA SE) (ПУМА Вей 1 91074, Херцогенаурах, Германия) к 1. НАЛИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД. (NALIM DEVELOPMENT LTD.) (House of Francis, Room 303, ile Du Port, Mahe, Seychelles), 

третье лицо: обществу с ограниченной ответственностью  "СЭЙЛНЭЙМС" (115093, ГОРОД МОСКВА, БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 44, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 19 РМ И2, ОГРН: 1057748734064,) о запрете, об обязании,

 

при участии:

от истца – Яшина  О.С. по дов. 16.09.2021

от ответчика- Глушенков А.В. по дов.  от  10.01.2022, 

 

УСТАНОВИЛ:

ПУМА СЕ (PUMA SE) обратилась с иском к НАЛИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД. (NALIM DEVELOPMENT LTD.) (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) запретить использовать товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 57663, 77596, и товарный знак по международной регистрации № 582886 в отношении всех товаров и услуг, для которых данные товарные знаки охраняются, в сети Интернет и доменном имени puma.ru

В порядке ст. 51  АПК РФ к участию в деле  было привлечено общество с ограниченной ответственностью  "СЭЙЛНЭЙМС",  которое в судебное заседание не явилось,  спор рассмотрен в его отсутствие на основании ст.ст. 123,156 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, ПУМА СЕ (PUMA SE) является международной компанией, специализирующейся на производстве и продаже спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, в том числе под обозначением PUMA. А также владельцем следующих товарных знаков:

по свидетельству РФ № 57663, дата регистрации 21.02.1977, правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров: «18, 28 - кожа, заменители и изделия из них, багажные и ручные чемоданы, ручные и богажные сумки, в частности для спортивного инвентаря и спортивной одежды; игры, игрушки, тренировочные, гимнастические и спортивные снаряды, включая спортивные мячи»;

по свидетельству РФ № 77596, дата регистрации 03.06.1985, правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров: «14 - всевозможные часы, части и фитинги для них»;

по международной регистрации № 582886, дата регистрации 22.07.1991 правовая охрана предоставлена в отношении различных товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, Истцу стало известно о существовании доменного имени puma.ru, регистратором и хостинг-провайдером которого является ООО «СЭЙЛНЭЙМС». Администратором данного доменного имени является НАЛИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД. (NALIM DEVELOPMENT LTD.), что подтверждается ответом регистратора ООО «СЭЙЛНЭЙМС» от 21.02.2022 г.

На сайте puma.ru (далее - «Веб-сайт») НАЛИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД. (NALIM DEVELOPMENT LTD.) не размещает сведений о какой-либо собственной хозяйственной деятельности, в то время как доменное имя переадресует посетителей на сайт покупки авиабилетов aviasales.ru.

Истец не предоставлял какого-либо согласия Ответчику на использование Товарных знаков.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ «лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.».

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ «правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.».

В силу п. 2 ст. 1484 ГК РФ «исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.».

Таким образом, доменное имя является одним из предусмотренных законом способов использования товарного знака, и никто не вправе использовать товарный знак в доменном имени без согласия правообладателя.

В этой связи, сам факт регистрации и администрирования доменного имени, содержащего обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, является использованием товарного знака.

Данный вывод согласуется, в частности, с правовой позицией, изложенной в решении Арбитражного суда г. Москвы от 11 марта 2020 года по делу № 40-51369/19-12-439:

«При таких условиях сам факт открытия Интернет-страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку истца, следует рассматривать как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя, то есть незаконное использование».

В этой связи также необходимо учитывать следующие положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - «Постановление №10»):

«158. Требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров и услуг, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак».

Кроме того, согласно п.2 Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 года № СП-21/4) (далее - Справка СИП по доменным спорам), при рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) (далее - Парижская конвенция), в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, согласно ст. 10-bis Парижской конвенции, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента.

В соответствии с п.З Справки СИП по доменным спорам по спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с п. 1 ст. 5, п.п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 ст. 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и другим действиям) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4(a), 4(b) и 4(c).

Так, согласно Приложению к Справке СИП по доменным спорам, в силу параграфов 4(a)(i — iii) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет - корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика) аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

(i)        спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii)       у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(iii)      спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Доменное имя puma.ru является сходным до степени смешения с Товарными знаками Истца. Данный вывод основан на положениях, изложенных в п.п. 41-44 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила), и согласуется с общими рекомендациями Роспатента, приведенными в «Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов", утв. Приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство).

Так, в соответствии с п. 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по:

звуковым (фонетическим),

графическим (визуальным) и

смысловым (семантическим) признакам,

изложенным в п. 42 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В частности, звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Между тем, смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

По смыслу п. 7.1.2.1. Руководства в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, они не носят описательного характера. К слабым элементам следует относить неохраноспособные обозначения. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Высокая степень сходства Товарных знаков, воспроизводящего словесный элемент «РUМА» и доменного имени puma.ru обусловлена тем, что:

товарные знаки полностью входят в Доменное имя;

товарные знаки, а также различительная часть доменного имени «puma.ru» является фонетически тождественными на основании положений, изложенных в Правилах и Руководстве;

Что касается буквосочетания «ш», использованного в Доменном имени, то его не следует принимать во внимание, поскольку оно является указанием на принадлежность к российской доменной зоне, и оно необходимо и характерно для всех доменных имен в российском сегменте сети «Интернет».

Таким образом, доменное имя puma.ru и Товарные знаки Истца являются сходными до степени смешения. Между ними возникает устойчивая ассоциативная связь, которая приводит к их смешению в сознании потребителя (пользователя в сети Интернет). Доменное имя puma.ru и Товарные знаки могут восприниматься как разновидности одного и того же обозначения, используемого одним и тем же хозяйствующим субъектом (Правообладателем), что не соответствует действительности.

У Ответчика нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени puma.ru, поскольку он не является законным владельцем одноименного товарного знака. Из представленных доказательств следует, что именно Истец является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени puma.ru, и именно Истец является действительным владельцем Товарных знаков.

При рассмотрении доменных споров необходимо руководствоваться и положениями статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция).

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (а), 4 (Ь) и 4 (с).

В силу параграфов 4(b)(i — iv) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет - корпорацией по присвоению названий и номеров ICANN (далее — Политика) недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:

(i) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;

(ii)       администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;

(iii)      администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

(iv)      используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети «Интернет» на свой веб-сайт или иной ресурс сети «Интернет» путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе (этот аспект недобросовестности в полной мере реализован путем настройки переадресации таким образом, что интересующие продуктами под товарным знаком PUMA попадают на совершенно другой сайт, никак не связанный с первоначальным запросом).

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 31 июля 2017 г. N 305-ЭС17-7015, организация переадресации само по себе является противоправным использованием чужого товарного знака.

Компания NALIM DEVELOPMENT LTD находится на территории иностранного государства (Белиза) и никакой деятельности в Российской Федерации не ведет. Соответственно, у Ответчика-1 нет законных интересов в отношении доменного имени puma.ru.

Таким образом, действия NALIM DEVELOPMENT LTD по использованию Товарных знаков Истца в Доменном имени и на соответствующем Веб-сайте подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции. Подобные незаконные действия NALIM DEVELOPMENT LTD создают Истцу препятствия для размещения информации о своих товарах с использованием Товарных знаков в названном домене российской зоны сети Интернет, что не позволяет в полном объеме реализовать Истцу его законные права и интересы на средство индивидуализации в российском сегменте сети Интернет. Вместе с тем, освоение Интернет-пространства, в том числе российского, представляет очевидный коммерческий интерес для Истца, как известной в мире компании.

Учитывая, что Истец не давал согласия (разрешения) Ответчику на использование Товарных знаков в Доменном имени, данные действия являются нарушением исключительного права Истца на Товарные знаки, а также актом недобросовестной конкуренции. Такие незаконные действия подлежат пресечению и запрету на основании ст. 1484 ГК РФ во взаимосвязи с п. 1 ст. 1252 ГК РФ и ст. 10bis Парижской конвенции.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об отказе от иска в части требований к обществу с ограниченной ответственностью  "СЭЙЛНЭЙМС".

С учетом изложенного, истец просит запретить использовать товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 57663, 77596, и товарный знак по международной регистрации № 582886 в отношении всех товаров и услуг, для которых данные товарные знаки охраняются, в сети Интернет и доменном имени puma.ru.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Принять отказ от требования к  обществу с ограниченной ответственностью  "СЭЙЛНЭЙМС". Производство по делу в этой части прекратить .

Запретить  НАЛИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД. (NALIM DEVELOPMENT LTD.) использовать обозначение  puma,  тождественное товарным знакам №№57663, 77596,582886, в отношении всех товаров и услуг, для которых  данные товарные знаки охраняются,  в сети Интернет,  в том числе в доменном имени puma.ru.

Взыскать с  НАЛИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД. (NALIM DEVELOPMENT LTD.)  в пользу  ПУМА СЕ (PUMA SE) 6 000 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Возвратить  ПУМА СЕ (PUMA SE)(плательщик ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»)  из федерального бюджета госпошлину в размере  6 000 руб. по п/п № 2738 от  16.08.2022.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко