ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №   А75-9644/2023

13 мая 2024 года

город Омск

 

Резолютивная часть постановления объявлена  07 мая 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  13 мая 2024 года

 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  судьи Шиндлер Н.А.,

судей  Котлярова Н.Е., Лотова А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Тихоновой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-2906/2024) общества с ограниченной ответственностью «Трест «Запсибгидрострой» на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2024 по делу №  А75-9644/2023 (судья Яшукова Н.Ю.), принятое по заявлению по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Трест «Запсибгидрострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 628403, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Трест «Запсибгидрострой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 628403, 

<

...>, этаж 3 в осях 10-15, ряды а-н, блок б), при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - ФИО1, об обязании прекратить использование товарных знаков и взыскании         5 000 000 руб. 00 коп.,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания извещенных надлежащим образом,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Трест «Запсибгидрострой» ИНН 

<

***> (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением, уточненным в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Трест «Запсибгидрострой» ИНН 

<

***> (далее – ответчик) об обязании прекратить использование товарных знаков №№ 181031, 181030 и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 000 000 руб. 00 коп.

Определением суда от 10.10.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО1 (далее – ФИО1, третье лицо).

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2024 по делу № А75-9644/2023 исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ответчика прекратить использование товарных знаков, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.10.1999 за № 181031, № 181030, принадлежащих истцу. Взыскана с ответчика в пользу истца компенсация за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 2 500 000 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 48 000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом в части неудовлетворенных требований, истец обратился с апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение суда изменить, удовлетворить требования о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. 00 коп.

В апелляционной жалобе истец оспаривает выводы суда о наличии оснований для снижения размера компенсации. Полагает, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации. В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что в преддверии банкротства правообладателя было создано ООО «Трест «Запсибгидрострой» ИНН 

<

***> для перевода деятельности с истца, находящегося под риском банкротства и впоследствии признанного банкротом; использование спорных знаков было направлено на введение в заблуждение контрагентов истца и создания видимости правопреемственности бизнеса истца ответчиком. Оспаривает выводы суда о том, что рыночная стоимость товарного знака не снизилась, а также о том, что отсутствуют иные негативные для истца последствия, ссылаясь на то, что использование спорного товарного знака ответчиком в совокупности с идентичным наименованием, юридическим адресом и видами деятельности вводили в заблуждение контрагентов истца. Кредиторы истца лишены возможности получить удовлетворение за счет денежных средств, на которые были бы вправе претендовать в случае использования ответчиком товарного знака на основании возмездной сделки.

24.04.2024 ООО «Трест «Запсибгидрострой» представил письменные пояснения.

Несмотря на ранее удовлетворенное судом ходатайство, представитель ООО «Трест Запсибгидрострой» ФИО2, не обеспечил свое участие в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседание).

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, представителей не направили. В порядке статьи 156 АПК РФ рассмотрение апелляционной жалобы проведено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

            Рассмотрев апелляционную жалобу, письменные пояснения, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, что истец (ООО «Трест «Запсибгидрострой» ИНН 

<

***>) является правообладателем двух изобразительных товарных знаков в виде бобра по свидетельствам № 181030, № 181031.

Данные товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих видов товаров и услуг: 06 - строительные материалы металлические; шпунты металлические, в том числе из труб; строительные конструкции, сооружения металлические, 37 - строительство портов, молов, дамб, волнорезов и других гидротехнических сооружений; информация по вопросам строительства; строительный надзор, 42 - использование запатентованных изобретений; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства; проектно-конструкторские разработки; разработка строительных проектов. 

Срок действия товарных знаков по свидетельствам № 181031, 181030 до 28.07.2028.

08.05.2018 публичного акционерного общества «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлением о признании ООО «Трест «Запсибгидрострой» ИНН 

<

***> несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.05.2018 по делу № А75-6557/2018 заявление ПАО «Сбербанк России» было принято к производству.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.09.2022 по делу № А75-6557/2018 истец признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Обращаясь с исковыми требованиями, истец (в лице конкурсного управляющего ФИО3) указал на то, что после возбуждения дела о банкротстве руководством ООО «Трест Запсибгидрострой» (истца) было зарегистрировано 27.11.2018 «зеркальное» общество с аналогичным истцу наименованием, видами деятельности по ОКВЭД, адресу, а именно: ООО «Трест Запсибгидрострой» с ИНН 

<

***>, адрес: 628403, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 7, виды ОКВЭД 42.91.2 Строительство гидротехнических сооружений; 24.10.9 Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки. Истец также указал, что обществами использовался один и тот же телефон (+7 (346) 2245064), один и тот же E-mail (info@tzsgs.ru), сотрудниками вновь созданного общества ранее являлись работниками истца.

Кроме того, истец заявил о том, что ответчик незаконно использует, по меньшей мере 6 месяцев, товарные знаки по свидетельствам № 181031 и 181030 на фирменных бланках, в подтверждение чего представил письма № 6115 от 28.12.2022, № 6116 от 28.12.2022, № 6117 от 28.12.2022, № 13 от 10.01.2023, № 15 от 10.01.2023, № 243 от 02.02.2023, № 312 от 02.02.2023, № 545 от 28.02.2023.

Истец претензионным письмом от 28.03.2023 обратился к ответчику с просьбой добровольно в срок до 27.04.2023 прекратить использование товарных знаков по свидетельствам № 181031, 181030, выплате компенсации в размере 5 000 000 руб.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца с исковым заявлением в арбитражный суд.

05.02.2024 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принял решение, обжалуемое в апелляционном порядке.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его изменения или отмены, исходя из следующего.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта его нарушения и факта нарушения права истца именно ответчиком.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно статье 1225 ГК РФ к числу охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации относятся, в том числе,  товарные знаки.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как было выше сказано, принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак № 181030 и товарный знак № 181031 подтверждается свидетельствами о регистрации, представленными совместно с исковым заявлением.

Из представленных в материалы дела писем № 6115 от 28.12.2022, № 6116 от 28.12.2022, № 6117 от 28.12.2022, № 13 от 10.01.2023, № 15 от 10.01.2023, № 243 от 02.02.2023, № 312 от 02.02.2023, № 545 от 28.02.2023 следует, и ответчиком по существу не оспаривается, что им использовалось на своих фирменных бланках спорные товарные знаки истца, так как изображения бобров на верхнем правом углу писем идентично зарегистрированным товарным знакам.

При этом данными ЕГРЮЛ подтверждается и лицами, участвующими в деле, не оспаривают обстоятельства того, что истец и ответчик осуществляют деятельность в сфере строительства гидротехнических сооружений (ОКВЭД 42.91.2), производства прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки (ОКВЭД 24.10.9),

Доказательства правомерности использования товарных знаков истца ответчиком в материалы дела также не представлены.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции сделал верный вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из искового заявления (с учетом уточнений) следует, что истец при обращении в суд определил компенсацию в размере 5 000 000 руб. за 2 товарных знака на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Судом первой инстанции частично удовлетворил требования истца в размере 2 500 000 руб., указал на то, что заявленный истцом размер компенсации носит избыточный характер, а в материалы дела не представлены доказательства того, что в результате допущенного ответчиком правонарушения у истца допущено снижение рыночной стоимости товарного знака либо имели место иные негативные для истца последствия.

 В апелляционной жалобе истец оспаривает выводы суда о наличии оснований для снижения размера компенсации. Полагает, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации. Ссылается на то, что в преддверии банкротства правообладателя было создано ООО «Трест «Запсибгидрострой» ИНН 

<

***> для перевода деятельности с истца, находящегося под риском банкротства и впоследствии признанного банкротом; использование спорных знаков было направлено на введение в заблуждение контрагентов истца и создания видимости правопреемственности бизнеса истца ответчиком. 

Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы подателя жалобы с учетом следующего.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе, носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, из вышеуказанных норм права следует, что в случае если размер компенсации превышает минимальный, то на истца возлагается обязанность по представлению доказательства, обосновывающих размер компенсации.

Фактически, заявляя требование о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб., истец указывает на то, что после возбуждения дела о банкротстве руководством ООО «Трест Запсибгидрострой» (истца) было зарегистрировано общество с аналогичным истцу наименованием, видами деятельности по ОКВЭД, адресу с целью передачи активов и искусственного снижения доходов истца. Использование товарных знаков ответчиком в совокупности с идентичным наименованием, юридическим адресом и видами деятельности вводили в заблуждение контрагентов истца, а кредиторы истца лишены возможности получить удовлетворение за счет денежных средств, на которые были бы вправе претендовать в случае использования ответчиком товарного знака на основании возмездной сделки.

Между тем, суд апелляционной инстанции полагает, что приведенное обоснование указывает на правомерность взыскания компенсации в размере превышающем минимальный, но не обосновывает в суммовом выражение размер  компенсации на сумму в 5 000 000 руб.

При этом фактически истец ссылается на то, что ответчик осуществляет  аналогичную производственно-хозяйственную деятельность с ОКВЭД 42.91.2 «Строительство гидротехнических сооружений», в то время как товарные знаки по свидетельствам № 181030, № 181031 зарегистрированы в отношении 3 видов товаров и услуг: (06 - строительные материалы металлические; шпунты металлические, в том числе из труб; строительные конструкции, сооружения металлические, 37 - строительство портов, молов, дамб, волнорезов и других гидротехнических сооружений; информация по вопросам строительства; строительный надзор, 42 - использование запатентованных изобретений; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства; проектно-конструкторские разработки; разработка строительных проектов).

Из материалов дела не следует, что ответчик осуществлял какую-либо деятельность по классу 42 МКТУ.

По убеждению суда апелляционной инстанции, определяя размер компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, истец не обосновал размер  компенсации в 5 000 000 руб., соотносимость данной суммы с допущенным нарушением, вероятные имущественные потери правообладателя не раскрыты. 

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для взыскания с ответчика размера компенсации свыше определенного судом первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции считает, что истцом в данном случае не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Нормы материального права применены судом первой инстанции правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. 

Следовательно, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Судебные расходы по апелляционной жалобе в порядке статьи 110 АПК РФ подлежат отнесению на ее подателя.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой  арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Трест «Запсибгидрострой» оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2024 по делу №  А75-9644/2023 – без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления  в полном объеме.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Председательствующий

 

Н.А. Шиндлер

Судьи

 

Н.Е. Котляров

 А.Н. Лотов