АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-5545/2019

город Вологда

06 сентября 2019 года

Резолютивная часть решения вынесена 02 сентября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 06 сентября 2019 года 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Лукенюк О.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 309353810400031) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП 315352500043567) об обязании опубликовать решение суда о допущенном нарушении, о взыскании компенсации в размере 4 000 000 рублей, 

при участии от истца ФИО4 по доверенности от 22.04.2019, 

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель ФИО2             (далее – истец, Предприниматель ФИО2) обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ответчик, Предприниматель ФИО3) об обязании опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении, взыскании 4 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту № 173055. 

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал на основании доводов, изложенных в иске. 

Ответчик извещен о месте и времени судебного разбирательства, представителя в суд не направил, в отзыве на иск просил в удовлетворении требований отказать, снизить размер компенсации до минимальных размеров. 

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд находит заявленный иск подлежащим удовлетворению частично. 

Как следует из материалов дела, Предприниматель ФИО2 осуществляет реализацию теплиц, парников и поликарбоната путем использования интернет-сайта zavodteplic.ru, на котором размещена информация о товаре, в частности, о свайных опорах для теплиц, который производится на основании патента на полезную модель «Свайная опора для теплицы» № 173055. 

Истец является правообладателем патента Российской Федерации № 173055 на полезную модель «Свайная опора для теплицы» (дата приоритета – 16.12.2016, дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 08.08.2017, срок действия исключительного права на полезную модель – 16.12.2026).

Истцу стало известно, что ответчик использует принадлежащее истцу исключительное право на вышеуказанную полезную модель путем размещения информации в сети Интернет по адресу интернет-сайта: https//vologda.zavodnason.ru, владельцем которого является Предприниматель ФИО3, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 10.11.2017, проведенным нотариусом ФИО5 

Патентным поверенным были исследованы образцы свайной опоры для теплицы. Согласно сопоставительному анализу патентным поверенным ФИО6 было установлено, что в представленном для анализа образце используется каждый признак полезной модели, удостоверенный патентом РФ № 173055; в представленном для анализа образце содержатся признаки нарушения исключительного права на патент № 173055 (свайная опора для теплицы). 

Истец согласия на использование полезной модели, защищенной вышеуказанным патентом, ответчику при производстве указанных на сайте изделий и реализации их неограниченному кругу лиц, не давал, каких-либо прав такого использования не предоставлял. 

В связи с допущенными ответчиком нарушениями исключительных прав на использование полезной модели истец обратился в суд с настоящим иском. 

  В силу статьи 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п.1 ст.1354 ГК РФ). 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (п.3 ст.1358 ГК РФ). 

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель (п.2 ст.1358 ГК РФ). 

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Принадлежность истцу исключительного права на полезную модель на основании патента Российской Федерации N 173055 подтверждена материалами дела, лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В подтверждение реализации ответчиком товара, содержащего признаки полезной модели истца, в материалы дела представлены договоры подряда на изготовление металлоконструкций, при этом Предпринимателем ФИО3 по указанным договорам за период с 2017 года и первый квартал 2018 года было реализовано 369 грунтозацепов (свайные опоры для теплиц). 

Исходя из предмета и оснований заявленного иска истец должен был доказать факт принадлежности ему исключительного права на полезную модель и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик должен был представитель доказательства того, что его действия не нарушили исключительное право истца на полезную модель. 

Судом установлен факт нарушения ответчиком исключительного права истца на полезную модель по вышеуказанному патенту, что подтверждается материалами дела. 

Так, по факту незаконного использования полезной модели истец обратился с заявлением в правоохранительные органы с целью проведения проверки, по результатам которой было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 20.06.2018. В рамках проведения проверки была проведена экспертиза, согласно которой установлено, что в изделии, реализуемом ФИО3, используется каждый признак полезной модели, приведенный в пункте формула полезной модели по патенту № 173055. Из постановления следует, что в действиях ФИО3 отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного статьей 147 УК РФ, поскольку по материалу проверки не установлен ущерб, причиненный истцу от действий ФИО3 

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области от 28.08.2018 № 3-14АМЗ/18 действия ФИО3, выразившиеся в реализации ФИО3 свайных опор для теплиц, соответствующих признакам полезной модели, являющейся результатом интеллектуальной деятельности Предпринимателя ФИО2, признаны действиями недобросовестной конкуренции по отношению к ФИО2, что является нарушением ст.14.5 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Кроме того, в материалы дела представлено экспертное заключение об использовании полезной модели в продукте, составленное патентным поверенным ФИО6 Патентным поверенным были исследованы образцы свайной опоры для теплицы. Согласно сопоставительному анализу патентным поверенным ФИО6 было установлено, что в представленном для анализа образце используется каждый признак полезной модели, удостоверенный патентом РФ № 173055; в представленном для анализа образце содержатся признаки нарушения исключительного права на патент № 173055 (свайная опора для теплицы). 

Заключение патентного поверенного ФИО6 фактически представляет собой письменное доказательство, то есть является одним из доказательств по делу, которое оценивается судом в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в совокупности с иными относимыми и допустимыми доказательствами по делу. При этом ответчик в нарушении статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не заявил о проведении экспертизы в опровержении доводов истца об использования в изделии ответчика каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте Российской Федерации N 173055 формулы, иных доказательств, опровергающих выводы эксперта, не представил. 

Вопреки утверждению ответчика о наличии у него права преждепользования на полезную модель, защищаемую указанным патентом, ответчик не представил в материалы дела доказательства, соответствующие требованиям, предусмотренным в статьях 65, 66,68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования). Следовательно право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных соответствующими нормами материального права, однако это не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Таким образом, лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, обязано в рамках самостоятельно иска (в том числе встречного) либо в возражениях против предъявленных к нему требований, доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения (с подтверждением использования всех признаков, присущих защищаемому патенту), независимость создания такого технического решения, а также объем преждепользования.

Соответствующие разъяснения изложены в пунктах 126, 127 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10).

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом (п.1 ст.1229 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно статье 1407 ГК РФ патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 настоящего Кодекса потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Взыскание компенсации является установленной Гражданским кодексом Российской Федерации мерой ответственности, возникшей в силу самого факта нарушения ответчиком исключительных авторских прав в форме использования произведения без согласия правообладателя, при этом истец в соответствии с прямым указанием нормы пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации освобожден от доказывания размера понесенных убытков.

В данном случае, истец определил размер компенсации в размере 4 000 000 рублей (размер вознаграждения по лицензионному договору № 1 от 01.12.2017, заключенному истцом с ООО «Завод Стандарт», составляет 2 000 000 руб., двукратный размер стоимости права использования полезной модели составит 4 000 000 руб.), что, по мнению суда, является завышенной суммой.  

Суд пришел к выводу о возможном снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав истца до 500 000 рублей. 

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Определяя размер компенсации, подлежащей взысканию, суд учел фактические обстоятельства дела, характер и возможные последствия допущенного нарушения, отсутствие доказательств существенного причинения вреда истцу, однократность нарушения, а также прекращение ответчиком использования полезной модели после 28.08.2018 (решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области), исходя из принципов разумности и справедливости, необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, соразмерности компенсации последствиям нарушения, пришел к выводу о необходимости снижения размера компенсации до 500 000 рублей. 

Довод истца о том, что ответчиком могло быть реализовано аналогичное количество свайных опор для теплиц, которые реализовал истец согласно представленному расчету, является предположительным, поэтому не может быть принят судом во внимание. 

Требование истца об обязании ответчика опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении подлежит удовлетворению как основанное на ст.1407 ГК РФ. 

В связи с частичным удовлетворением исковых требований судебные расходы истца подлежат отнесению на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО3 опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кононова Алексея Александровича в пользу индивидуального предпринимателя Москвитина Петра Сергеевича компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель в размере 500 000 рублей, в возмещение расходов по уплате госпошлины 11 375 руб. 

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Судья                                                                                                   О.И.Лукенюк