РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-258062/23-12-2115

г. Москва

02 апреля 2024 года.

Резолютивная часть решения объявлена 26 марта 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 02 апреля 2024 года

 

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:

ООО «ЭКСИМ77» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: ООО «АВАНТУМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о защите прав на товарный знак «DIKSON»,

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

 

УСТАНОВИЛ:

С учетом уточнения заявленных требований ООО «ЭКСИМ77» (далее – истец, правообладатель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «АВАНТУМ» (далее - ответчик) о защите прав на товарный знак «DIKSON» и взыскании компенсации в размере 3.000.000 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарный знак, правообладателем которого является истец.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.

Суд отклоняет ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения.

В соответствии с п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для определенной категории споров установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.

На основании п. 2 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором.

Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке урегулирования спорных вопросов непосредственно между предполагаемыми кредитором и должником по обязательству до передачи дела в арбитражный суд. Соблюдение как претензионного, так и иного досудебного порядка урегулирования спора в случаях, когда соблюдение данного порядка обязательно в силу закона или договора, при обращении с исковым заявлением в арбитражный суд должно быть подтверждено документально (пункт 8 части 2 статьи 125, пункт 7 части 2 статьи 126 АПК РФ).

Под претензией следует понимать любое письменное требование (письмо, уведомление, обращение и т.п.) заинтересованного лица, направленное непосредственно контрагенту, об урегулировании спора между ними путем добровольного применения способа защиты нарушенного права, предусмотренного законодательством.

Истцом в материалы дела представлены доказательства направления досудебной претензии в надлежащем порядке.

Таким образом, судом не усматривается оснований для оставления искового заявления без рассмотрения.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Истец является исключительным лицензиатом на территории РФ на товарный знак «DIKSON» что подтверждается свидетельством на товарный знак от № 411799 правообладатель которого является МЮСТЕР Э ДИКСОН СЕРВИС С.П.А., Виа Привата да Виа Кеннеди - 20023 Серро Маггиоре (МИ), Италия (IT) и Уведомлением о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору № Р Д0409640 от 28.09.2022 г. Срок действия исключительного права на ТЗ «DIKSON» на срок до 05.05.2029.

Ответчиком товарный знак был использован при реализации товаров через предприятие электронной розничной торговли/веб-сайт электронной коммерции - на торговой площадке - веб-сайте https://www.wildberries.ru.

04.10.2023 в ходе мониторинга сити Интернет представителем Истца был выявлено по URL ссылке: https://uz.wildberries.ru/seller/164545 незаконное использование товарного знака «DIKSON». Путем предложения продажи на платформе Интернет-магазина «Wildberries» в магазине Ответчика «HAIRSELF».

06.10.2023. Истцом была направлена досудебная претензия в целях урегулирования правоотношений в рамках досудебного урегулирования спора о праве, 13.10.2023 г. Ответ от ответчика не был получен в установленный законом срок.

Истец не давал ответчику согласие на использование товарных знаков, а также любых иных обозначений, сходных с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Истец требует запретить ответчику использование обозначений, а также взыскать компенсацию за незаконное использование его товарных знаков в размере 3.000.000 рублей

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В своём исковом заявлении истец просит прекратить незаконное использование товарного знака.

Факт незаконного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

12.10.2023 представителем по доверенности ФИО2 была осуществлена контрольная закупка на сумму 2063 рублей, был приобретён товар «DIKSON Ампулы против выпадения волос Polipant Complex 12x10 мл. о чем свидетельствует Кассовый чек №378 от 13.10.2023 г. с указанием наименования товара, суммы и ИНН продавца-https://receipt.wb.ru/u/8190323/r/2b9fb2ae-374c-42ba-8475-1ed31a709810/ca15d0cf76c6fcd3ac20c185550d 167f

Ответчик: предлагает к продаже три товара с размещенных на них товарных знаков «DIKSON».

Артикул и наименование товара:

- 170708021 «DIKSON STRUCTUR FORT Комплекс для восстановления волос 10х12 мл»,

- 170708715 «DIKSON Тонизирующий комплекс для жирной кожи головы 10х10 мл»,

170706573 «DIKSON Ампулы против выпадения волос Polipant Complex, 12х10 мл».

Ответчик реализует через магазин «HAIRSELF» товары, однородные с товарами, которые истец реализует через свои магазины, с размещенным на них Товарным знаком «DIKSON». Истец не состоит с ответчиком в договорных отношениях, связанных с предоставлением права использования Товарного знака. Следовательно, действия ответчика вводят в заблуждение потребителей относительно продажи в магазине «HAIRSELF» товаров под Товарным знаком «DIKSON», а также нарушают права и законные интересы истца.

Ответчик URL ссылкам предлагает товары к продаже, маркированные Товарным знаком «DIKSON»:

https://www.wildberries.ru/catalog/170708021/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/170708021/detail.aspx?targetUrl=SN

https://www.wildberries.ru/catalog/170708715/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/170708715/detail.aspx?targetUrl=SN

https://www.wildberries.ru/catalog/170706573/detail.aspx

https://www.wildberries.ru/catalog/170706573/detail.aspx?targetUrl=SN

Оба факта, входящие в предмет доказывания, были доказаны Истцом в исковом заявлении и подтверждены приложениями к иску.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Сравниваемые словесные обозначения являются сходными до степени смешения по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

При этом отличия только в шрифте, его размере не влияют на оценку обозначения как сходного до степени смешения. Указанная правовая позиция нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11.

Согласно ч. 1 ст. 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Как отмечено в пункте 156 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака.

На основании ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, требования:

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

- об изъятии материального носителя в соответствии с п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Согласно п. 5 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что действия ответчика нарушали права истца на товарные знаки, в связи с чем подлежит удовлетворению требования истца об обязании прекратить использование товарного знака "DIKSON" и прекратить реализацию товаров, маркированных товарным знаком «DIKSON» в магазине «HAIRSELF» размещенного на сайте WILDBERRIES.

Между тем суд полагает подлежащим отклонению требование об обязании изъять и уничтожить товар.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Ответчиком представлены в материалы дела переписка с представителем производителем товара и правообладателя товарного знака «DIKSON», а также письмо ООО «ЭКСИМ77» (представитель правообладателя) от 01.06.2020 года, которым подтверждено, что ООО «Авантум» является официальным представителем ООО «ЭКСИМ77» с правом поставки профессиональных косметических средств для волос торговых марок «Every Green» и «DIKSON». Такие письма выдавались как общего характера, так и для каждой из интернет-площадок.

Ответчик ранее осуществлял закупку товаров с товарным знаком «DIKSON» (до 2021 года). При этом Товары под торговым знаком «DIKSON» приобретались с согласия не только правообладателя, но и самого истца - ООО «ЭКСИМ77», приобретаемые товары были введены в гражданским оборот и с согласия правообладателя. Правообладатель реализовывал свои товары свободно через различных контрагентов, в том числе, индивидуальных предпринимателей.

В подтверждение указанных доводов Ответчик предоставил суду переписку по электронной почте с уполномоченным представителем правообладателя, письмо от ООО «ЭКСИМ77» от 2020 г., в котором оно фактически дало согласие на использование товарного знака «DIKSON», платежные и иные документы (товарные накладные). При этом Правообладатель (его представитель) реализовал товар через различные организации и ИП.

Маркированный спорным обозначением, размещенный ранее и приобретенный Истцом товар, являлся легальным, оригинальным, введенным в гражданский оборот на территории Российской Федерации на законных основаниях, приобретен еще до регистрации Истцом исключительного права.

Таким образом, способ защиты права как изъятие и уничтожение товара возможен только в отношении признанного контрафактом. Доказательств того, что реализованный ответчиком товар являлся контрафактным истцом не представлено.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правомерно требует компенсацию.

Между тем, судом установлены основания для снижения суммы компенсации.

Согласно положениям пункта 3 статьи 1252 Кодекса, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При снижении размера компенсации суд принял во внимание добровольное прекращение ответчиком использования результатов интеллектуальной собственности истца, а также учел стоимость реализуемых товаров, которая существенно ниже размера заявленной компенсации.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика.

Таким образом, исходя из вышеуказанных обстоятельств, доводов ответчика в отношении оснований для снижения компенсации, суд полагает, что разумным и соразмерным будет снизить компенсацию до общей суммы 300.000 рублей.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Судебные расходы и государственная пошлина распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ООО «АВАНТУМ» об оставлении иска без рассмотрения – отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТУМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСИМ77» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) компенсацию за реализацию товаров, маркированных товарным знаком «DIKSON» в размере 300.000 (триста тысяч) руб.

Обязать ООО «АВАНТУМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) прекратить использование товарного знака "DIKSON" и прекратить реализацию товаров, маркированных товарным знаком «DIKSON» в магазине «HAIRSELF» размещенного на сайте WILDBERRIES.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТУМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСИМ77» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 24.000 (двадцать четыре тысячи) руб.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСИМ77» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 29.000 (двадцать девять тысяч) руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АВАНТУМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9.000 (девять тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

 

Судья:                                                                                               А.С.Чадов