АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Советская, д.30/11, г.Смоленск, 214000

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)61-04-16; 64-37-45; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А62-6003/2016

02 июня 2017 года

город Смоленск

Резолютивная часть решения оглашена 02 июня 2017 года

Полный текст решения изготовлен 02 июня 2017 года 

Арбитражный суд Смоленской области в составе: председательствующего по делу судьи Савчук Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о запрете использования изображения сходного до степени смешения с товарным знаком №221822,

при участии в судебном заседании до перерыва:

от истца – ФИО2-представителя, доверенность № 114/17 от 07.04.2017, паспорт;

от ответчика – от ответчика – ФИО3, представителя по доверенности от 10.10.2016; ФИО4-представителя по доверенности от 10.10.2016, паспорт;

после перерыва: стороны не явились, извещены надлежащим образом, от ответчика ходатайство об отложении судебного заседания;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (далее также-истец) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» (далее также-ответчик, ООО «Меркатор Сервис СТ») о запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком № 221822, включая словесное обозначение «МЕРКАТОР» в отношении однородных товаров и услуг 12,35,39 классов МКТУ (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В окончательной редакции истец уточнил предмет иска, сформулировав требования следующим образом:

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» использовать обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими правую половину   треугольника   и   расположенным   справа   словесным   элементом «меркатор-сервис спецтехника», сходное до степени смешения с товарным знаком № 221822, в отношении однородных товаров и услуг 12 класса МКТУ (транспортные средства), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки), а также компенсировать судебные расходы по проведению судебной экспертизы в размере 15 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей (принято судом).  

Исковые требования основаны на наличии у истца прав на товарный знак (знак обслуживания) № 221822 по классам МКТУ 12,35,39, использовании товарного знака в основной и дополнительной деятельности посредством размещения на дорожной, коммунальной, строительной, аэродромной технике (машинах), продаваемых обществом, демонстрацией товарного знака для продвижения продукции в видео роликах, на баннерах, в печатных изданиях, на Интернет-сайте по адресу:  http://www.merkatorgroup.ru, сувенирной продукции, выставочных стендах, машинах, выставляемых на выставках и иных формах демонстрации, использовании ответчиком (ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника») изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца в рамках однородных услуг и за пределами классов МКТУ по принадлежащим ответчику товарным знакам (№ 342538 и № 342537).

Ответчик исковые требования не признал, указав на неиспользование истцом принадлежащего ему товарного знака № 221822, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован; использование истцом товарного знака в видоизмененном виде (вместо зарегистрированного товарного знака № 221822 в сочетании  желтого и зеленого цветов использование истцом изображения без желтого четырехугольника).

Ответчик указывает, что при реализации товаров с использованием товарного знака № 221822 истец руководствуется 35 классом МКТУ (сбыт товаров через посредников).  Вместе с тем, ответчик, со ссылкой на судебную практику, указывает, что под услугой, связанной со стимулированием сбыта товаров, понимается деятельность по распространению информации, направленной на стимулирование сбыта товаров, принадлежащих заказчику (рекламодателю). Таким образом, реализуя принадлежащее ему товары, истец не использует товарный знак по классу 35 МКТУ (сбыт товаров через посредников), услуга по 35 классу МКТУ 2сбыт товаров через посредников» не является деятельностью, направленной на удовлетворение собственных потребностей и продажу собственных товаров, а сфере оказания услуги «сбыт товаров через посредников» представляет собой деятельность посредников по реализации товаров третьих лиц. Ответчик полагает, что отсутствие правовой охраны обозначения в области торговли собственным товаром, требования истца в части запрета на использование обозначения, используемого ответчиком, при осуществлении торговой деятельностью является необоснованным. 

Кроме того, регистрация товарного знака по классу 12 МКТУ не представляет правообладателю право на установление запрета в оказании услуг, связанных с транспортными средствами, поскольку товарный знак ответчика зарегистрирован в отношении услуг, так или иначе связанных с транспортными средствами (по 37, 39 классам МКТУ). Требования истцом заявлены и в отношении неохраняемых словесных элементов, входящих в состав обозначения «сервис» и «спецтехника», что является необоснованным ввиду отсутствия у истца каких-либо прав в отношении таких элементов.  

В судебном заседании от истца поступило ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы для определения сходства до степени смешения изображения, используемого ответчиком с товарным знаком истца. 

Ответчик возражал против проведения по делу экспертизы, указав, что в рассматриваемом случае проведение экспертизы не требуется ввиду возможности разрешения спора без проведения экспертизы. 

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 26 января 2017 года на основании ходатайства истца по делу назначена судебная экспертиза, заключение эксперта представлено в материалы дела.

По результатам проведенной по делу экспертизы экспертом сделаны следующие выводы.

1. Комбинированное обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённое на сайте: http://www.merkatorservis.ru/ и товарный знак № 221822 для услуг по продаже (поставке) специальной техники являются сходными до степени смешения.

2. Комбинированное обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным снизу словесным элементом «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённое ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» на специальной технике и товарный знак № 221822 являются сходными до степени смешения.

3. Использование ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённого на сайте http://www.merkatorservis.ru/ не является использованием товарного знака № 342538 в отношении всех услуг 35,40 классов, указанных в свидетельстве.

4. Использование ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённого на сайте http://www.merkatorservis.ru/ является использованием товарного знака № 342538 в отношении части зарегистрированных услуг, а именно услуг 37 класса, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, и услуг 39 класса, связанных с доставкой товаров.

5. Использование ООО «Меркатор Холдинг» комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего левого угла и занимающими половину треугольника и расположенным снизу словесным элементом «меркатор», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета, является использованием товарного знака № 221822.

6. Использование ООО «Меркатор Холдинг» комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего левого угла и занимающими половину треугольника и расположенным снизу словесным элементом «меркатор», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета на фоне красного равностороннего четырехугольника является использованием товарного знака № 221822.

В судебном заседании с учетом результатов проведенной по делу экспертизы, истец исковые требования поддержал.

Ответчик исковые требования не признал по основаниям, подробно изложенным в отзывах на иск. 

При этом после перерыва, объявленного в судебном заседании с целью уточнения в письменном виде истцом формулировки исковых требований, от ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания, мотивированное обращением ответчика в Палату по патентным спорам с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 221822 в связи с недобросовестной конкуренцией истца. 

Рассмотрев ходатайство ответчика в порядке, предусмотренном статьей 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд не находит оснований для его удовлетворения ввиду следующего. 

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий. 

Из содержания указанной нормы следует, что отложение судебного разбирательства по ходатайству лица, участвующего в деле, является правом суда, а не его обязанностью. 

В рассматриваемом случае заявитель не обосновал невозможность рассмотрения спора без материалов по факту обращения в Палату по патентным спорам. 

С учетом изложенного и принимая во внимание, что отложение судебного заседания повлечет необоснованное затягивание судебного разбирательства, с учетом возражений истца положению по судебного заседания, суд отказывает в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства. 

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей не направили, в связи с чем, дело рассмотрено в их отсутствие в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд ознакомился с представленными доказательствами и исследовал их в порядке, установленном статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему. 

ООО «Меркатор Холдинг» является  правообладателем  товарного знака (знака обслуживания) № 221822, зарегистрировано  реестре  19сентября   2002   года (дата приоритета 22.11.2000 г.) в   отношении следующих товаров (услуг) по классам МКТУ:

12. транспортные средства, автоприцепы, автофургоны, двигатели для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств.

35. сбыт товара через посредников, аукционная продажа, демонстрация товаров, консультативные службы по организации дел, агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации.

39.перевозки, прокат транспортных средств, аренда крытых стоянок для транспортных средств, аренда складов.

Основным видом деятельности Истца является оптовая торговля автотранспортными средствами (код 50.10.1), дополнительные виды деятельности Истца:

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки (код 29.56.9);

- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код 50.30);

- финансовый лизинг (код 65.21);

- оптовая торговля машинами и оборудованием (код 51.6);

- производство автомобилей (код 34.10);

- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (код 50.20.2).

Истец в рамках своей основной и дополнительной деятельности размещает товарный знак Истца на дорожной, коммунальной, строительной, аэродромной технике (машинах), продаваемой истцом; товарный знак также демонстрируется истцом в видео роликах, на баннерах, в печатных изданиях, на Интернет-сайте по адресу http://www.merkatorgroup.ru, на сувенирной продукции, на выставочных стендах, на машинах, выставляемых на выставках, и в иных формах с целью осуществления продаж техники истца.

Как обоснованно указал истец, специальная техника (спецтехника) представляет собой особую разновидность техники, которая предназначена для выполнения определенных функций, возникающих в процессе производственного процесса или сельскохозяйственной деятельности. К указанному виду техники относят технику для строительства, технику дорожного назначения, сельхозтехнику, коммунальную технику и иную технику специального назначения. Наиболее часто специальная техника представляет собой разновидность автотранспортного средства со специальным оборудованием, предназначенным для выполнения различных, преимущественно нетранспортных работ.

В свою очередь ответчик- ООО «Меркатор- Сервис СТ» также  обладает двумя товарными знаками (копии свидетельств представлены в материалы дела л.д.124,125, т.2) - свидетельство №342538 от 30 января 2008 года  (дата приоритета 24 октября 2005 года) и  свидетельство  №342537 от 30  января    2008     года  (дата  приоритета  24  октября  2005   года), приобретенные  у ООО «Меркатор - Сервис» (первоначальные правообладатель). 

Товарные знаки ООО «Меркатор –Сервис СТ» зарегистрированы в отношении следующих классов:

35 - офисная служба; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; комплектование штата сотрудников; обслуживание секретарское; подготовка платежных документов; репродуцирование документов; фотокопирование.

37 - асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, в том числе дорожно-транспортной техники, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных сооружений; глажение белья, глажение, одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели; надзор контрольно управляющий за строительными работами; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат- сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц, прокат машин для чистки, прокат строительной техники, прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменностроительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт и техническое обслуживание автомобилей, в том числе дорожно-транспортной техники; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; стирка, стирка белья в прачечных; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молов, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; сукноваляние; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации;,установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, в том числе дорожно-строительной и коммунальной техники; устранение помех в работе электрических установок; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды, чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; шлифование пемзой или песком.

39 - бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование, буксирование транспортных средств в случае повреждения; водораспределение; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров, доставка товаров, заказанных   по   почте;   запуск   спутников   для   третьих   лиц;   организация   круизов, организация путешествий; переноска грузов; подъем затонувших судов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; приведение в действие шлюзовых ворот; прокат водолазных колоколов, прокат водолазных скафандров; прокат инвалидных кресел; прокат рефрижераторов; работы погрузочно- разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; спасение под водой; спасение судов; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; автосервис; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасению имущества; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионах]; фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах, хранение лодок; экскурсии туристические; экспедирование грузов.

40 - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; золочение; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи, крашение мехов, крашение обуви, крашение текстильных изделий, крашение тканей; литография; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины (в т. ч. деревообработка); обработка кинопленки; обработка кожи; обработка металлов; обработка мехов; обработка мусора и отбросов повторная; переработка нефти (химическая), в том числе для изготовления нефтепродуктов.

Основанием обращения в суд послужило то обстоятельство, что, как указал истец, ООО «Меркатор Сервис СТ» использует изображение сходное до степени смешение с товарным знаком Истца, в рамках однородных услуг, оказываемых Истцом: 12 класса МКТУ (транспортные средства), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки),  за пределами зарегистрированных классов под товарным знаком Ответчика.

В силу подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 КГ РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 ГК РФ).

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 ГК РФ осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1 и 2 статьи 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Кроме того, частью 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак, обладает исключительным правом на товарный знак. 

По смыслу положений статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Сходство обозначений также связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, существует большая вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг) (раздел 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство).

Под однородными товарами/услугами следует понимать товары/услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю. Для установления однородности товаров/услуг принимается во внимание род (вид) товаров/услуг, их назначение, вид материала, из которого изготовлены товары, условия реализации товаров/услуг, круг потребителей и другие признаки.

Доводы Истца об использование Ответчиком изображения сходного до степени смешения с товарным знаком Истца подтверждаются протоколом осмотра интернет сайта Ответчика merkatorservis.ru. рекламными роликами Ответчика, видео роликами Ответчика с прошедших выставок, фото материалами с выставок, фактами нанесения на технику Ответчика сходного товарного знака, данный вывод также подтверждает основной вид деятельности ответчика: согласно данным единого государственного реестра юридических лиц основной вид деятельности Ответчика и Истца совпадает.

По смыслу указанных норм, деятельность по оказанию услуг по продаже спецтехники, которую осуществляет Ответчик, и услуги 35-го класса МКТУ сбыт товара через посредников, для которой зарегистрированы товарный знак Истца, с учетом того обстоятельства, что Истец реализует товары, однородные товарам, которые предлагаются к продаже Ответчиком, являются однородными (исходя из рода (вида) товаров (услуг), их потребительских свойств и функционального назначения (объема и цели применения), состава продукции, их взаимодополняемости, условий их реализации, в том числе общего места продажи, общего круга потребителей, традиционного и преимущественного уклада использования товаров (услуг)) и могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Истцом в подтверждении своих доводов представлено в материалы дела заключение по результатам исследования относительно сходства до степени смещения обозначения, используемого ответчиком и доменного имени merkatorservis.ru с товарными знаками « 221822, № 342538 и № 342537 (л.д. 37-67, т.1).

Также в рамках рассмотрения спора на основании ходатайства истца проведена экспертиза, в результате которой установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 221822 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов, расположенных на желтом фоне. Изобразительный элемент представляет собой стилизованный равносторонний треугольник зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего левого угла и занимающими половину треугольника. Словесный элемент расположен снизу от изобразительного и представляет собой слово «МЕРКАТОР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета.

Сравнение словесных элементов.

Словосочетание МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА состоит из сложного слова МЕРКАТОР-СЕРВИС и сложного слова СПЕЦТЕХНИКА. При этом:

СЕРВИС - в маркетинге - подсистема деятельности предприятия, обеспечивающая комплекс услуг по сбыту и эксплуатации машин, оборудования, средств транспорта (Финансовый словарь).

СПЕЦ... Первая часть сложных слов. Вносит зн.: специальный, специального назначения. Спецагент, спецбригада, спецвойска, спецдорога, спецотчисления, спецпремия, спецраспределитель, спецстроительство, спецфонд, спецхалат, спеццех (Толковый словарь).

ТЕХНИКА... собир. Машины, механические устройства, автоматы и полуавтоматы. Строительная, военная т. Реактивная, атомная т. Т. сельского хозяйства. Дефицитная т. Сломанная, высококачественная т. Звукозаписывающая т. Ремонтировать, беречь технику. Обеспечить фермера техникой. Использовать технику при уборке картофеля (Толковый словарь).

МЕРКАТОР - представляет собой транслитерацию кириллическими буквами транскрипции латинского слова MERCATOR - (лат.) - купец, крупный торговец (Латинско-русский словарь).

Таким образом, в словосочетании «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА» элемент «СЕРВИС» является слабым, поскольку представляет собой прямое указание на вид услуг, а элемент «СПЕЦТЕХНИКА» является неохраноспособным, поскольку является прямым указанием на вид товара.

Следовательно, с учетом вышеизложенных положений  Методических рекомендаций, в данном случае   необходимо   учитывать   сходство   именно   элементов   «МЕРКАТОР», а они являются тождественными по фонетическому и семантическому критериям. Таким образом, словесные элементы рассматриваемых обозначений являются сходными до степени смешения.

При сравнении изобразительных элементов эксперт указал на следующее.

Изобразительные элементы рассматриваемых обозначений важны для индивидуализации товаров, поскольку являются оригинальными, имеют большой размер и занимают значимое пространственное положение.

При первом впечатлении сравниваемые изобразительные элементы представляются сходными. При этом совпадают их внешняя форма - равносторонний треугольник и характер изображений (стилизованные), сочетание цветов и тонов являются сходным (зелено-белое и зелено-желтое). Одно изображение является зеркальным отражением другого.

Следовательно, изобразительные элементы рассматриваемых обозначений являются сходными до степени смешения.

Поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений являются сходными до степени смешения, и изобразительные элементы сравниваемых обозначений являются сходными до степени смешения и важны для индивидуализации товаров, сравниваемые обозначения в целом являются сходными до степени смешения.

Анализ протокола осмотра сайта http://www.merkatorservis.ru/ показал, что ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» использует размещенное на своем сайте комбинированное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

поставка дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники;

сборочное производство специальной техники, осуществление  модернизации   и  доработки серийных образцов специальной техники.

В перечне товаров 12 класса в свидетельстве № 221822 есть термин «транспортные средства».

В соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения "транспортное средство" представляет собой устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Таким образом, предлагаемая к продаже на сайте http://www.merkatorservis.ru/ специальная техника является транспортными средствами, поскольку служит для перевозки оборудования, установленного на ней.

В перечне 35 класса свидетельства № 221822 есть термин «сбыт товара через посредников».

При этом СБЫТ, -а; м. чего Продажа чего-л. потребителю. Рынки сбыта. С. товаров. Отдел сбыта (Толковый словарь).

Таким образом, можно сделать вывод, что услуги по продаже (поставке) специальной техники являются однородными товару 12 класса «транспортные средства» и услуге 35 класса «сбыт товара через посредников».

При этом сравниваемые товары и услуги имеют степень однородности, близкой к идентичности. С учетом этого, а также высокого уровня известности товарного знака по свидетельству № 221822 определенного по результатам исследования ВЦИОМ, вероятность смешения сравниваемых обозначений значительно увеличивается.

Следовательно, можно сделать вывод, что комбинированное обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённое на сайте: http://www.merkatorservis.ru/ и товарный знак № 221822 для услуг по продаже (поставке) специальной техники являются сходными до степени смешения.

При определении однородности товаров и услуг принимается во внимание следующее.

В протоколе осмотра от 27.06.2016 (л.д. 28-36, т.1) указан перечень специальной техники, продаваемой ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника», в том числе: дорожные машины, асфальтоукладчики, спецтехника на тракторах, автогрейдеры, бульдозеры, дорожные катки, фронтальные погрузчик, техника для ремонта дорог.

Вся вышеуказанная специальная техника является транспортными средствами, поскольку служит для перевозки оборудования, установленного на ней. В перечне товаров 12 класса МКТУ свидетельства № 221822 указан термин «транспортные средства».

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (приказ от 31.12.2009 № 198)  при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;

- назначение товаров;

- вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Все виды вышеуказанной специальной техники являются однородными транспортным средствам, поскольку сравниваемые товары относятся к одному и тому же роду (транспортные средства), имеют одно и то же назначение (для перевозки) и при их изготовлении используются одни и те же материалы. 

При этом сравниваемые товары имеют степень однородности, близкой к идентичности. С учетом этого, а также высокого уровня известности товарного знака по свидетельству № 221822 определенного по результатам исследования ВЦИОМ, вероятность смешения сравниваемых обозначений значительно увеличивается.

Также экспертом указано в отношении товарных знаков ответчика следующее. 

Товарный знак по свидетельству № 342538 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и   словесного   элементов,   расположенных   на   желтом   фоне.

Изобразительный элемент представляет собой стилизованный равносторонний треугольник зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника. Словесный элемент расположен снизу от изобразительного и представляет собой слово «МЕРКАТОР-СЕРВИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета. 

Используемое  на сайте обозначение отличается от зарегистрированного отсутствием желтого фона, расположением словесного элемента справа от изобразительного, а не снизу, и наличием у словесного элемента второго слова - «СПЕЦТЕХНИКА».

Поскольку слово «СПЕЦТЕХНИКА», как было указано выше, является неохраноспособным, то его наличие никак не изменяет отличительного характера знака и не меняет существа знака. Расположение словесного элемента снизу или справа от изобразительного также не изменяет сличительного характера знака. Отсутствие или наличие фона не меняет существа знака, поскольку для потребителя фон не является важным, потребитель прекрасно понимает, что фон может быть различным в зависимости от поверхности, на которую наносится товарный знак и в целом не воспринимает фон как существенный элемент товарного знака. Таким образом, все вышеуказанные отличия не влияют на отличительный характер знака и не меняют его существо.

Осмотр сайта http://www.merkatorservis.ru/ показал, что ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» использует размещенное на своем сайте обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

поставка дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники;

сборочное производство спец. техники, осуществление модернизации и доработки серийных образцов спец. техники;

Кроме того, в объявлении на данном сайте утверждается, но никак больше не подтверждается, что ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» использует размещенное на своем сайте обозначение также в отношении следующих услуг:

оказание сервисных услуг по поддержанию и восстановлению поставляемой техники в течение

всего периода ее эксплуатации (сопровождение продукции от производства до утилизации);

оказание консалтинговых услуг по подбору, оптимизации и техническому обслуживанию парка

спецтехники дорожных и коммунальных предприятий;

оказание услуг по транспортировке приобретенной техники и запасных частей к ней.

При этом товарный знак по свидетельству № 342538 зарегистрирован в отношении части услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

Анализ данного перечня услуг выявил наличие в 37 классе услуг, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, а в 39 классе услуг, связанных с доставкой товаров. В перечне услуг 35 и 40 класса не выявлено каких-либо оказываемых ООО «Меркатор-Сервис СТ» услуг.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, использование ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённого на сайте http://www.merkatorservis.ru/ не является использованием товарного знака № 342538 в отношении всех услуг 35, 40 классов, указанных в свидетельстве.

Использование ООО «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом «МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённого на сайте http://www.merkatorservis.ru/ является использованием товарного знака № 342538 в отношении части зарегистрированных услуг, а именно услуг 37 класса, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, и услуг 39 класса, связанных с доставкой товаров.

Таким образом, материалами дела, в том числе экспертным заключением, результат которого ответчиком не опровергнут, подтверждается факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак № 221822, в отношении однородных товаров и услуг 12 класса МКТУ (транспортные средства), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки) и исковые требования подлежат удовлетворению. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины и расходы на проведение судебной экспертизы суд относит в порядке статьи 110 АПК РФ на ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) удовлетворить.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) использовать обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими правую половину треугольника и  расположенным справа словесным элементом «меркатор-сервис спецтехника», сходное до степени смешения с товарным знаком № 221822, в отношении однородных товаров и услуг 12 класса МКТУ (транспортные средства), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки).

Взыскать с обществу с ограниченной ответственностью «Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Меркатор Холдинг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) судебные расходы в размере 21 000 рублей. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья                Л.А. Савчук