РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-98723/22-12-705

г. Москва

30 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 мая 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 30 мая 2023 года

 

Арбитражный суд города Москвы

в составе судьи Чадова А.С.

протокол судебного заседания составлен секретарем Васильевой В.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590)

к ответчикам: 1) ООО «Облака» (ОГРН 1117746823402, ИНН 7736635877), 2) Цуненко О.О.

о защите прав на товарный знак по свидетельству РФ №434131, взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей, 

в заседании приняли участие: согласно протоколу. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (далее – истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Облака» и Цуненко О.О. (далее - ответчик) о защите прав на товарный знак по свидетельству РФ №434131, взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

Иск основан на ст.ст. 12, 14, 1229, 1260, 1272, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован тем, что ответчик незаконно использует товарные знаки, правообладателем которых является истец.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.08.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2022, исковые требования удовлетворены частично: суд запретил Цуненко О.О. использование обозначения kapika, в том числе в доменном имени и на сайте https://www.kapika-obuv.ru/; взыскал с Цуренко О.О. в пользу истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей; запретил обществу «Облака» использование обозначения kapika, в том числе в доменном имени и на сайте https://www.kapika-obuv.ru/; взыскал с общества «Облака» в пользу истца компенсацию в размере 100 000 рублей и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 54 000 рублей.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2023 года вышеуказанные судебные акты были отменены в части удовлетворения исковых требований о запрете Цуненко Ольге Олеговне (ИНН 166107326208) и обществу с ограниченной ответственностью «Облака» (ОГРН 1117746823402) использования обозначения kapika, в том числе в доменном имени и на сайте https://www.kapika-obuv.ru/, дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции с указанием, что требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») не подлежат удовлетворению.

При новом рассмотрении истец уточнил заявленные требования, изложив их в следующей редакции: «Признать действия общества с ограниченной ответственностью «Облака» (ОГРН 1117746823402, ИНН 7736635877) по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 434131 на сайте www.kapika-obuv.ru в сети Интернет для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ нарушением исключительных прав ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590);  Признать действия Цуненко Ольги Олеговны по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 434131 при администрировании доменного имени kapika-obuv.ru для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ нарушением исключительных прав ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590); Признать действия DATAHOST LTD по администрированию доменного имени kapika-obuv.ru, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 434131, при индивидуализации товаров 09, 16, 18, 25, 28 классов МКТУ нарушением исключительных прав ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590); Обязать DATAHOST LTD безвозмездно передать право администрирования доменного имени kapika-obuv.ru в пользу ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590) не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу.».

Истцом также было заявлено о привлечении в качестве соответчика DATAHOST LTD.

Суд принял заявленные уточнения частично, при этом оснований для привлечения в качестве соответчика DATAHOST LTD, установленных ст. 46 АПК РФ, заявителем не представлено.

В части требований, заявленных к DATAHOST LTD суд полагает, что истцом одновременно изменяется основание и предмет иска, что не предусмотрено ст. 49 АПК РФ.

В судебном разбирательстве подлежит рассмотрению требование истца в следующей редакции: «Признать действия общества с ограниченной ответственностью «Облака» (ОГРН 1117746823402, ИНН 7736635877) по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 434131 на сайте www.kapika-obuv.ru в сети Интернет для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ нарушением исключительных прав ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590);  Признать действия Цуненко Ольги Олеговны по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 434131 при администрировании доменного имени kapika-obuv.ru для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ нарушением исключительных прав ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590)

Представитель истца требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчиков против удовлетворения требований возражал по доводам отзыва.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству № 434131 с датой приоритета 31.08.2010 года, зарегистрированного в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 28 классов МКТУ.

Истцом было установлено, что ответчики незаконно используют товарный знак в доменном имени «kapika-obuv.ru» и на сайте, на которой оно делегируется для продажи однородных товаров. Данный факт подтверждается скриншотами со спорного сайта, а также ответом регистратора на запрос, согласно которому администратором доменного имени является Цуненко О.О., а непосредственным пользователем сайта – ООО «Облака».

Таким образом, учитывая фактические обстоятельства в совокупности с регулирующими спорные правоотношения нормами права, приведенными выше, Истец вынужден обратиться в суд с данным иском, и считает необходимым просить суд запретить использование обозначения в доменном имени и на сайте, а также о взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При первоначальном рассмотрении суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив совокупность имеющихся в материалах дела доказательств, пришли к выводам о доказанности принадлежности исключительного права на товарный знак истцу, нарушения ответчиками такого права путем незаконного использования сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения для осуществления хозяйственной деятельности в сети Интернет. Данный вывод признан судом кассационной инстанции установленным надлежащим образом.

Как разъяснено в пункте 158 Постановления № 10, требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

В рассматриваемом случае защищаемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 434131 не является общеизвестным, в связи с чем его правовая охрана не распространяется на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным.

Таким образом, при рассмотрении спора о защите исключительного права на товарный знак, помимо установления наличия или отсутствия сходства спорного обозначения с доменным именем, необходимо установить, имеются ли доказательства нарушения права правообладателя на средство индивидуализации путем использования доменного имени ответчиком в отношении товаров и услуг, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

При новом рассмотрении истец уточнил предмет исковых требований в части неимущественного требования.

Суд принимает довод истца о том, что требования, сформулированные в новой редакции в данном случае не будут абстрактными.

Данный способ защиты нарушенного права может применяться ретроспективно.

Требование признать действия нарушением, заявленное в отношении Ответчика-2, полностью соответствует пункту 3 статьи 4.2.1. Положения «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах» (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 20.09.2012 N 2012- 07/47) (ред. от 17.12.2019), а его удовлетворение поможет восстановить нарушенное право Истца.

Доводы ответчиков, изложенные в отзыве, в данном случае не исключают факт нарушения прав истца и не могут служить основанием для отказа в заявленных требованиях в рассматриваемой редакции.

Как было указано при первоначальном рассмотрении, начиная с 2013 года и по 2021 год Истец поставлял Ответчику-1 обувь, маркированную Товарным знаком, для последующей продажи. Последняя поставка обуви была совершена 15.06.2021.

Поскольку рабочие отношения сторон прекратились, в августе 2021 года со стороны Истца было направлено письмо в адрес Ответчика-1 с требованием о прекращении использования сайта и адресующего к нему доменного имени kapika-obuv.ru в своей дальнейшей деятельности, которое последним было проигнорировано.

Довод Ответчиков о том, что стороны сотрудничали вплоть до получения иска (до мая 2022 года), не подтвержден и отрицается непосредственно истцом.

10.01.2022 Ответчик-1 осуществил возврат нескольких пар обуви с браком Истцу, которая им была ранее поставлена. В свою очередь Истец, надлежаще исполняя условия ранее заключенных договоров поставки, вернул Ответчику-1 уплаченные за них денежные средства в размере 28 294 руб. 10 коп. Данные действия сторон нельзя признать продолжением сотрудничества, доказательств иного со стороны Ответчика-1 не представлено.

Довод Ответчиков о том, что якобы Истец попросил их зарегистрировать спорный домен – является голословным, какие-либо доказательства обратного в материалы дела до сих пор не представлены.

Суд также отклоняет довод ответчиков об исчерпании исключительного права на товарный знак.

Настоящий спор связан с неправомерным использованием Товарного знака в доменном имени kapika-obuv.ru и на сайте www.kapika-obuv.ru, что является самостоятельным способом использования средства индивидуализации, на который не влияет факт приобретения Ответчиком-1 отдельной продукции Истца.

Положения статьи 1487 ГК РФ применяются в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот правообладателем.

Ни при первоначальном рассмотрении, ни при новом, истцом не заявлялось о неправомерном использовании обозначении на каких-либо товарах.

Таким образом, требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленной редакции.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Государственная пошлина распределяется в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства о привлечении соответчика DATAHOST LTD – отказать.

Признать действия Общества с ограниченной ответственностью «Облака» (ОГРН 1117746823402, ИНН 7736635877) по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 434131 на сайте www.kapika-obuv.ru в сети Интернет для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ нарушением исключительных прав ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590).

Признать действия Цуненко Ольги Олеговны по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 434131 при администрировании доменного имени kapika-obuv.ru для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ нарушением исключительных прав ООО «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590).

Взыскать с Цуненко Ольги Олеговны в пользу Общества с ограниченной ответственности «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственности «Облака» (ОГРН 1117746823402, ИНН 7736635877) в пользу Общества с ограниченной ответственности «ФАБРИКА ОБУВИ» (ОГРН 1037721025572, ИНН 7721260590) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

 

Судья:                                                                                               А.С.Чадов