АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-18841/2022

г. Новосибирск

09 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 ноября 2022 года.

Решение в полном объёме изготовлено 09 ноября 2022 года.    

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Голубевой Ю.Н., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Шишкиной С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис», г. Новосибирск, ИНН: 

<

***> 

к индивидуальному предпринимателю ФИО1,   г. Иркутск, ИНН: 

<

***> 

о защите прав на объект интеллектуальной собственности и взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

истца: ФИО2, доверенность от 17.05.2021, диплом, паспорт;

ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис» (далее по тексту – истец, ООО «ФИТ Автосервис») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее по тексту – ответчик, ИП ФИО1) со следующими требованиями:

- обязать исполнить обязательство, предусмотренное п. 6.6. Договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27 марта 2018 г., а именно прекратить использование на фасаде здания элементов фирменного стиля станций технического обслуживания федеральной сети FIT SERVICE, зарегистрированных в форме патента на промышленный образец № 104356, товарных знаков (знаков обслуживания) № 728256, 728402, 728403, 732339 и принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис», г.Новосибирск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на праве собственности;

- взыскать штраф в соответствии с п. 6.7. Договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27 марта 2018 г. в размере 500 000 рублей;

- взыскать расходы по оплате государственной пошлины в размере 19000 рублей.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в уточненном виде, просил удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, в представленном отзыве исковые требования не признал, просил отказать в их удовлетворении в полном объеме, указав на недоказанность истцом факта использования ИП ФИО1 спорных товарных знаков по заявленному адресу в указанный период времени.

В силу пункта 3 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик считается извещенным надлежащим образом, и суд считает возможным разрешить спор в его отсутствие на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

27.03.2018 между ООО «ФИТ Автосервис» (правообладатель) и ИП ФИО1 (пользователь)  был заключен договор коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 (далее по тексту - договор), согласно условиям которого, правообладатель обязуется предоставить пользователю на определенный договором срок право использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, а пользователь обязуется выплачивать правообладателю вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

В силу п. 1.13. договора, комплекс исключительных прав включает в себя объекты интеллектуальной собственности правообладателя, включающие товарный знак, коммерческое обозначение, фирменный стиль, закрепленный бренд-буком, секреты производства (ноу-хау).

ООО «ФИТ Автосервис» является владельцем исключительного права на товарные знаки (знаки обслуживания) «FiTSERVICE», «Паттерны» на территории Российской Федерации на основании свидетельств на товарные знаки (знаки обслуживания) № 521741, 728256, 728402, 728403, 732339.

В соответствии с условиями договора, ООО «ФИТ Автосервис», как обладателем исключительно права, ИП ФИО1 были предоставлены права на использование коммерческого обозначения ООО «ФИТ Автосервис» (фирменная вывеска, фирменные иконки, фирменные патерны, фирменный графический элемент).

10.03.2021 между ООО «ФИТ Автосервис» и ИП ФИО1 было заключено дополнительное соглашение о расторжении договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27 марта 2018 года.

В соответствии с п. 6.6. договора, в течение трех рабочих дней с даты расторжения договора, по соглашению сторон, или иному основанию, отказа от исполнения договора любой из сторон, пользователь обязан прекратить использование товарного знака и коммерческого обозначения, возвратить правообладателю всю коммерческую, техническую документацию, все печатные издания по акту приема-передачи, включая фото/светокопии, иные носители информации, демонтировать фирменную вывеску, плакаты, надписи, конструкции и рекламное оформление, иные элементы фирменного стиля, элементы сходные с товарным знаком и коммерческим обозначением до степени смешивания, а также осуществить иные действия, предусмотренные настоящим договором, разместить информацию в доступном для клиентов месте о прекращении договора коммерческой концессии и обслуживания клиентов по стандартам правообладателя.

В силу п. 6.7. договора, в случае неисполнения требований п. 6.6. настоящего договора, пользователь обязан заплатить правообладателю штраф в размере 500 000 рублей в течение десяти рабочих дней со дня предъявления письменного требования правообладателя. Правообладатель вправе неоднократно заявлять требования о выплате штрафа, а пользователь обязан неоднократно его оплатить до тех пор, пока пользователь не исполнит положения п. 6.6. настоящего договора.

Как указывает истец, договор коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27 марта 2018 года был расторгнут, однако ответчик не исполнил должным образом обязательство, предусмотренное п. 6.6. договора, а именно не произвел демонтаж элементов фирменного стиля с фасада здания (демонтаж паттернов), расположенном по адресу: 

<

...>, в котором до сих пор находится станция технического обслуживания.

После прекращения действия договора коммерческой концессии Ответчик продолжает использовать фирменные иконки, фирменный графический элемент, фирменные паттерны, правообладателем которых является ООО «ФИТ Автосервис».

В качестве доказательств неправомерных действий ответчика истцом представлены в материалы дела фотографии фасада здания автосервиса, расположенного по адресу: 

<

...>.

В соответствии с доводами истца, изложенными в исковом заявлении, графическое (визуальное) сходство графических изображений белого цвета на оранжевом фоне, графического элемента – «закругленного угла» определяется на основании общего зрительного впечатления, графического написания.

Таким образом, по мнению истца, ответчик, продолжая использовать объекты исключительных прав истца, может ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов ООО «ФИТ Автосервис» при осуществлении им обозначенной выше деятельности.

Как указывает истец, спорное коммерческое обозначение, включающее цвет, графические элементы, изображения обладает высокой степенью рекламоспособности, что позволяет ему выступать непосредственно в качестве объекта рекламы товаров и услуг в области оказания услуг автосервиса и связанных с ними услуг, и является для потребителя безусловным указанием на принадлежность данного словесного, графического, изобразительно элемента, цвета и концепции вывески к ООО «ФИТ Автосервис».

В результате длительного использования ООО «ФИТ Автосервис» своего коммерческого обозначения, оно стало обладать абсолютной уникальной и достаточно яркой различительной способностью и известностью не только на территории города Новосибирска, Новосибирской области, но и на территории Российской Федерации в целом, что подтверждается информацией на официальном сайте истца: www.fitauto.ru.

В виде компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав истца на элементы фирменного стиля станций технического обслуживания, зарегистрированных в форме патента на промышленный образец № 104356, товарных знаков (знаков обслуживания) № 728256, № 728402, № 728403, №732339, в связи с неисполнением договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27 марта 2018 года, истец просит взыскать с ответчика 500 000 рублей.

Кроме того, штраф в размере 500 000 рублей за неисполнение пункта 6.6 договора от 27.03.2018, установлен сторонами при заключении договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27.03.2018 в пункте 6.7 указанного договора. 

В связи с выявленным фактом нарушения исключительных прав 03.03.2022 истцом в порядке досудебного урегулирования спора ответчику было направлено претензионное письмо о прекращении использования товарных знаков, коммерческого обозначения на фасаде здания, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Неисполнение ответчиком претензионных требований истца послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Как следует из материалов дела, истец является патентообладателем на промышленный образец «Рисунок для рекламно-печатной продукции (два варианта)» на основании патента № 104356 с приоритетом от 08.02.2016.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на промышленный образец. 

Согласно пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Кроме того, истец является правообладателем следующих товарных знаков (знаков обслуживания):

- товарный знак № 521741 «», зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.09.2014, дата приоритета – 13.06.2013;

- товарный знак № 728256, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.09.2019, дата приоритета – 25.02.2019;

- товарный знак № 728402, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.09.2019, дата приоритета – 25.02.2019;

- товарный знак № 728403, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.09.2019, дата приоритета – 25.02.2019; 

- товарный знак № 732339, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.10.2019, дата приоритета – 25.02.2019.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров, позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем, вызывает определенное представление о продукции. 

Использование ответчиком промышленного образца № 104356, а также товарных знаков № 521741, № 728256, № 728402, № 728403, № 732339 на фасаде здания подтверждается представленными истцом в материалы дела фотографиями здания по адресу: 

<

...>.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

Как следует из материалов дела и подтверждено ответчиком, 27.03.2018 между истцом (правообладатель) и ответчиком (пользователь) был заключен договор коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254, предметом которого являлось предоставление пользователю на определенный срок права использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, в который входит, согласно приложениям к договору, товарный знак №521741 «», коммерческие обозначения, содержащие изображения товарных знаков истца (фирменная вывеска, фирменные иконки, фирменный паттерн, фирменный графический элемент), секреты производства (ноу-хау). 

Соглашением от 10.03.2021 стороны расторгли договор коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27.03.2018, установив в п. 3 соглашения обязанность выполнения пользователем (ответчиком) п. 6.6. договора, согласно которому в течение трех рабочих дней с даты расторжения договора по соглашению сторон пользователь обязан прекратить использование товарного знака и коммерческого обозначения, возвратить правообладателю всю коммерческую, техническую документацию, все печатные издания по акту приема-передачи, включая фото/светокопии, иные носители информации, демонтировать фирменную вывеску, плакаты, надписи, конструкции и рекламное оформление, иные элементы фирменного стиля, элементы сходные с товарным знаком и коммерческим обозначением до степени смешивания, а также осуществить иные действия, предусмотренные настоящим договором, разместить информацию в доступном для клиентов месте о прекращении договора коммерческой концессии и обслуживания клиентов по стандартам правообладателя.

Также пунктом 4 соглашения от 10.03.2021 стороны предусмотрели обязанность пользователя, на случай неисполнения требований п. 6.6. договора, по выплате правообладателю штрафа в соответствии с п. 6.7. договора в размере 500 000 рублей.

Из представленных истцом в материалы дела фотографий здания по адресу: 

<

...> от 24.02.2022, которые также были приложены к претензионному письму, следует, что на фасаде указанного здания размещены изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца.

Возражая против заявленных исковых требований, ответчик указал, что им были исполнены все требования в связи с расторжением 10.03.2021 договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27.03.2018.

В подтверждение выполнения обязанностей, предусмотренных п. 6.6 договора, ответчик ссылается на заключение договора от 10.03.2021 на демонтаж всех надписей и картинок, правообладателем которых является истец, подписание акта выполненных работ № 368 от 12.03.2021, а также на акт обследования объекта от 12.03.2021.

Оценив представленные ответчиком в подтверждение исполнения обязанности, предусмотренной п. 6.6 договора от 27.03.2018, доказательства, суд отклоняет довод ответчика о том, что им обязанности по прекращению использования объектов исключительных прав истца были исполнены, при этом исходит из следующего.

Ответчик, указав на заключение договора демонтажа изображений и надписей, подписание акта выполненных работ, не представил в материалы дела каких-либо доказательств, подтверждающих отсутствие в настоящее время на фасаде спорного здания надписей, рисунков, схожих до степени смешения с товарными знаками и промышленным образцом истца, например актуальных фотографий, материалов видеозаписи указанного здания.

Акт обследования объекта от 12.03.2021, на который ссылается ответчик, как на доказательство исполнения обязательств, не может являться допустимым доказательством, поскольку подписан ответчиком в одностороннем порядке без участия представителя истца.

 Кроме того, ответчиком в материалы дела не представлено доказательств прекращения осуществления деятельности по спорному адресу, в том числе договора аренды помещения, документов, подтверждающих расторжение такого договора.

В судебном заседании истец пояснил, что у ответчика с момента заключения соглашения о расторжении договора коммерческой концессии было достаточного времени для исполнения взятых на себя обязательств по прекращению использования комплекса исключительных прав истца, поскольку истец, как правило, предоставляет время для переоформления здания, на котором были размещены его фирменные обозначения, однако ответчик с 10.03.2021 до даты направления истцом претензионного письма 04.03.2022 не предпринял действий по прекращению использования на фасаде здания спорных изображений, доказательств обратного ответчиком в материалы дела представлено не было.  

Согласно ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии со ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Таким образом, судом установлен факт нарушения ответчиком п. 6.6 договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27.03.2018, а также исключительного права истца на промышленный образец № 104356, а также товарные знаки № 521741, № 728256, № 728402, № 728403, № 732339.

Каких-либо доказательств, опровергающих требования истца, ответчиком в материалы дела представлено не было, в связи с чем требования истца об обязании ответчика исполнить обязательство, предусмотренное п. 6.6. Договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27 марта 2018 г., а также о взыскании штрафа в соответствии с п. 6.7. Договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27 марта 2018 г. в размере 500 000 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) исполнить обязательство, предусмотренное п. 6.6. Договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27 марта 2018 г., а именно прекратить использование на фасаде здания элементов фирменного стиля станций технического обслуживания федеральной сети FIT SERVICE, зарегистрированных в форме патента на промышленный образец № 104356, товарных знаков (знаков обслуживания) № 728256, 728402, 728403, 732339 и принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис», г.Новосибирск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на праве собственности.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 г. Иркутск (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФИТ Автосервис» г. Новосибирск (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) штраф в соответствии с п. 6.7. Договора коммерческой концессии № FNUD /27/03/2018-254 от 27 марта 2018 г. в размере 500 000 рублей, а также 19000 рублей расходов по оплте госпошлины.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, город Томск.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого решения, в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам, г.Москва, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

            Судья                                                                                Ю.Н. Голубева