РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-168447/19-5-1492

г. Москва

16 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 08 ноября 2022 года

Решение в полном объеме изготовлено 07 декабря 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Киселёвой Е.Н., единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником Амбаловой И.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску Филип Моррис Продактс С.А. (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) Адрес: Кэ Жанрено 3, СН-2000, Невшатель, Швейцария (Quai Jeanrenaud 3, СН2000, Neuchatel, Switzerland) адрес для корреспонденции: 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д.25, строение 3 (ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»)

к ответчикам: 1. Джуз Лимитед (JOUZ LIMITED) Адрес: Комнаты 1318-1319,13-F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Монгкок, Коулун, Гонконг (Rooms 1318-1319,13-F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong-Kong); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Рустон» (ОГРН: 1165024052280, ИНН: 5024163483, адрес: 143441, Московская область, район Красногорский, почтовое отделение Путилково, улица 69 км. МКАД, строение 17); 

3. Фантейзиа Трейдинг ЛЛК (Fantasia Trading LLC) Адрес: 113 Барксдейл Профессиональный центр, 19711 Ньюарк, Делавэр, США (113 Barksdale Professional Center, 19711 Newark, Delaware, United States); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Вардекс» (ОГРН: 1107746802855, ИНН: 7726662208, адрес: 117519, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 133, эт. 2, пом. XXIX)

третьи лица: 1. Акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр» (ОГРН: 1067746823099, ИНН: 7733573894, Дата регистрации 17.07.2006, адрес: 123308, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, стр. 1, эт. 4, пом. I ком. 40);  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» (ОГРН: 1067746613494, ИНН: 7733568767, Дата регистрации 22.05.2006, адрес: 125252, г. Москва, проезд Берёзовой Рощи, д. 12, эт. 2, комн. 4); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Бабилон Вардекс Ритейл» (ОГРН: 1195027000200, ИНН: 5003131755, адрес: 142718, Московская область, Видное город, Булатниково село, Симферопольское шоссе, дом 3, эт/ком 4/400)

о запрете предлагать к продаже или иным способом вводить в гражданский оборот и изъятии из гражданского оборота.

в заседании приняли участие: 

согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ

Филип Моррис Продактс С.А. (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Джуз Лимитед (JOUZ LIMITED), ООО «Рустон», Фантейзиа Трейдинг ЛЛК (Fantasia Trading LLC), ООО «Вардекс» (далее – ответчик) о запрете предлагать к продаже или иным способом вводить в гражданский оборот и изъятии из гражданского оборота.

Иск мотивирован тем, что ответчики без согласия правообладателя предлагают к продаже и вводят в оборот товар, в котором используется изобретение по патенту Российской Федерации № 2606711.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении.

Представители ответчиков Джуз Лимитед (JOUZ LIMITED), ООО «Рустон», ООО «Вардекс» против удовлетворения требований возражали по доводам отзыва.

Ответчик Фантейзиа Трейдинг ЛЛК (Fantasia Trading LLC) и третьи лица представителей в судебное заседание не направили. 

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требования заявителя подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям.

Согласно материалам дела, истец является правообладателем изобретения «Нагревательный блок для системы, генерирующей аэрозоль» по патенту РФ № 2606711 с приоритетом от 28.12.2012 года.

Истцу стало известно, что ответчики производят и реализуют товары, в которых используют изобретение по патенту № 2606711.

Так, Джуз Лимитед (JOUZ LIMITED) является производителем, Фантейзиа Трейдинг ЛЛК (Fantasia Trading LLC)  - администратором сайта jouz.ru, где реализуется спорный товар, ООО «Рустон» является импортером продукции, а ООО «Вардекс» администрирует доменное имя vardex.ru, с которого делегируется сайт, на котором также предлагается к продаже спорный товар.

Истец, усмотрев в действиях ответчиков нарушение прав на изобретение, требует запретить производить, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей товары, в которых используется изобретение истца.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст.1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Согласно п. 1 ст. 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Доводы ответчика Джуз Лимитед (JOUZ LIMITED сводятся к тому, что в производимых товарах не используется изобретение по патенту истца.

Ответчик ООО «Вардекс», возражая относительно заявленных требований, указал, что не является надлежащим ответчиком, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства реализации указанным лицом спорных товаров, а также принадлежности Обществу сайта с доменным именем vardex.ru.

В силу положений п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В целях установления существенных для разрешения настоящего спора обстоятельств, по ходатайству сторон, судом определением от 30.09.2021 г. была назначена патентно-техническая судебная экспертиза, проведение которой поручено эксперту ФГБОУ ВО НИУ «Московский энергетический институт» Устюжанину Евгению Евгеньевичу. 

Перед экспертом был поставлен следующие вопросы: 

1. используется ли в продукте – система нагревания табака под обозначением JOUZ 12 и JOUZ 20 каждый признак независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту № 2606711, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области до даты приоритета изобретения?

2. используется ли в продукте – система нагревания табака под обозначением JOUZ 12 и JOUZ 20 каждый признак независимого пункта 12 формулы изобретения по патенту № 2606711, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области до даты приоритета изобретения?

3. используется ли в продукте – система нагревания табака под обозначением JOUZ 12 и JOUZ 20 каждый признак независимого пункта 15 формулы изобретения по патенту № 2606711, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области до даты приоритета изобретения?

В результате проведенного исследования эксперт пришел к выводам о том, что в системах нагревания табака под обозначением JOUZ 12 и JOUZ 20 используется каждый признак независимых пунктов 1, 12, 15 формулы изобретения по патенту № 2606711.

При этом суд критически относится к дополнительному пояснению эксперта, согласно которому выводы заключения применимы к любым устройствам JOUZ, отличающимся только дизайнерскими особенностями внешнего вида или изменениями размера, или срока функционирования, поскольку вопросы ставились только в отношении исследования конкретных объектов под обозначением JOUZ 12 и JOUZ 20. Делая вышеуказанный вывод, эксперт вышел за пределы поставленных судом вопросов, в связи с чем, к данном делу данное замечание не относимо.

Возражений относительно выводов эксперта ответчиками не заявлено, указаний на неточность исследования или противоречивость выводов не представлено.

В связи с изложенными обстоятельствами суд полагает, что факт нарушения прав истца путем производства и реализации товаров JOUZ 12 и JOUZ 20, в которых используется изобретение по патенту № 2606711, доказан представленными в материалы дела доказательствами.

Согласно п. 78 Постановления пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Так, в соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ, в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Согласно разъяснениям в пунктах 71 постановления Пленума ВС РФ №10, положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

Исходя из приведенных правовых норм и разъяснений Пленума ВС РФ № 10, совершение нарушения действиями нескольких лиц не является основанием для вывода об отсутствии нарушения и, по общему правилу, не исключает ответственность лица, совершившего лишь часть действий, повлекших такое нарушение. 

Согласно ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения исключительных прав истца на изобретение по патенту Российской Федерации № 2606711, то в данном случае указанное право подлежит защите путем запрета ответчикам Джуз Лимитед (JOUZ LIMITED), ООО «Рустон», Фантейзиа Трейдинг ЛЛК (Fantasia Trading LLC) использование изобретения по патенту РФ № 2606711 в продукции JOUZ 12 и JOUZ 20 на территории Российской Федерации без получения разрешения в установленном законом порядке.

При этом суд поясняет, что поскольку требования истца предъявлены в юрисдикции Российской Федерации на основании патента, то в соответствии с положениями статьи 1346 ГК РФ исключительные права истца вытекающие из патента, признаются и подлежат защите только на территории Российской Федерации.

Также, поскольку в материалы дела не представлены доказательства того, что вся продукция JOUZ производится с использованием спорного изобретения, суд полагает, что запрет в рамках настоящего дела относится к продукции, которая была предъявлена на судебную экспертизу в рамках настоящего дела, а именно JOUZ 12 и JOUZ 20.

Кроме того, факт предложения к продаже подтвержден материалами дела только в отношении указанных моделей JOUZ 12 и JOUZ 20.

Наряду с изложенным, суд отклоняет требование истца об обязании ООО «Рустон» изъять из гражданского оборота на территории РФ все экземпляры продукта –устройства для нагревания табака JOUZ, поскольку данное требование является абстрактным и не соответствует принципу исполнимости судебного акта.

Суд также отклоняет требования истца к ООО «Вардекс», поскольку последним представлены доказательства того, что данный ответчик не предлагает к продаже, не продает, а также не осуществляет ввод в гражданский оборот и не хранит для этих целей продукт - устройство для нагревания табака «JOUZ», в том числе посредством Интернет-сайта vardex.ru.

На дату рассмотрения спора, ООО «Вардекс» не является владельцем сети магазинов Vardex, которая была уступлена партнерам общества по различным сделкам, а также не является администратором доменного имени vardex.ru, что подтверждается как информацией на сайте, так и сервисом Whois. Администратором доменного имени vardex.ru и владельцем сайта является Общество с ограниченной ответственностью «Бабилон Вардекс Ритейл».

Согласно ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При изложенных обстоятельствах, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Понесенные истцом расходы распределяются в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчиков, пропорционально удовлетворенных требований.

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 14, 1229, 1252, 1257, 1258, 1259, 1270, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Запретить Джуз Лимитед (JOUZ LIMITED) производить, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей на территории Российской Федерации, продукт - устройство для нагревания табака «JOUZ12» и «JOUZ20», до даты истечения срока патента РФ № 2606711.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «Рустон» (ОГРН: 1165024052280, ИНН: 5024163483) ввозить, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить гражданский оборот или хранить для этих целей на территории Российской Федерации, продукт - устройство для нагревания табака «JOUZ12» и «JOUZ20», до даты истечения срока патента РФ № 2606711.

Запретить компании Фантейзиа Трейдинг ЛЛК (Fantasia Trading LLC) предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей на территории Российской Федерации, продукт - устройство для нагревания табака «JOUZ12» и «JOUZ20», в том числе посредством Интернет –сайта jouz.ru, до даты истечения срока патента РФ № 2606711. 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Джуз Лимитед (JOUZ LIMITED) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Рустон» (ОГРН: 1165024052280, ИНН: 5024163483) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. госпошлины.

Взыскать с Фантейзиа Трейдинг ЛЛК (Fantasia Trading LLC) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. госпошлины.

Взыскать с Филип Моррис Продактс С.А. (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с даты его принятия.

Судья

Е.Н. Киселева