Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-228517/16-91-2075

31 января 2018 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 января 2018 года

Полный текст решения изготовлен 31 января 2018 года

 

Арбитражный суд в составе судьи Шудашовой Я.Е.

при ведении протокола помощником судьи Князевой А.В.

протокол ведется с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЙН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 198095, 

<

...>)

к "Обществу с ограниченной ответственностью «СМАРТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 115191, 

<

...>)

третье лицо - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет"

о пресечении действий, нарушающих исключительные права  на результаты интеллектуальной деятельности, о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб.

в судебное заседание явились:

от истца – ФИО1 доверенность б/н от 07.11.2017

от ответчика – ФИО2 доверенность №19 от 05.09.2017 

от третьего лица - не явка, извещен

УСТАНОВИЛ

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙН» (далее Истец, Правообладатель) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «СМАРТ» (далее Ответчик) о запрете использования (включая ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, переработку, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей) лингафонных кабинетов Cortex LinguaMatic Multimedia и входящего в их состав программного обеспечения LinguaMatic в связи с нарушением исключительных прав ООО «ЛАЙН» на Промышленный образец «Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета» (патент № 98869, выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации) и на Программу для ЭВМ «StaDic» - Программа управления стационарным лингафонным кабинетом «Диалог-1» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015614479, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации), взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на Промышленный образец «Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета» в размере 500 000 руб., а также компенсации за нарушение исключительных прав на Программу для ЭВМ «StaDic» - Программа управления стационарным лингафонным кабинетом «Диалог-1» в размере 500 000 руб., ссылаясь на то, что ответчик без согласия правообладателя предлагает к продаже и вводит в оборот товар, в котором используется промышленный образец по патенту Российской Федерации № 98869 и Программу для ЭВМ, на положения ст.ст.1229, 1250, 1252, 1270, 1301, 1358, 1406.1 ГК РФ.

Ответчик возражал против удовлетворения требований истца по доводам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях, указал, что по контракту с ФГБОУ ВО «КубГУ» был поставлен иной товар.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора в порядке ст.123 АПК РФ, в судебное заседание не явилось, возражений против рассмотрения спора в свое отсутствие не заявило, в связи с чем дело рассмотрено в отсутствие указанного лица.

От третьего лица в суд поступили письменные пояснения, в соответствии с которым ФГБОУ ВО «КубГУ» указал, что товар по контракту № 112-АЭФ/2015 от 13.08.2015г. возвращен ООО «СМАРТ».

Изучив материалы дела, выслушав доводы и возражения сторон, оценив в совокупности представленные доказательства, суд требования истца не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

В соответствии с п. 2.2 Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно материалам дела, ООО «ЛАЙН» является правообладателем следующих результатов интеллектуальной деятельности: Промышленный образец «Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета» (далее - Промышленный образец), исключительное право Истца на  которое подтверждается патентом №98869, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, дата приоритета - 13 апреля 2015 года, номер заявки - 2015501235, дата государственной регистрации в Государственном реестре промышленных образцов РФ - 8 июня 2016 года; Программа для ЭВМ «StaDic» - Программа управления стационарным лингафонным кабинетом «Диалог-1» (далее - Программа для ЭВМ), исключительное право Истца на которую   подтверждается   Свидетельством   о государственной регистрации программы для ЭВМ №2015614479, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации, заявка №2015610052, дата поступления - 12 января 2015 года, дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ - 20 апреля 2015 года.

Истец в обоснование требований указал, что располагает сведениями о том, что ООО «СМАРТ» (далее также Ответчик) нарушает его исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Истцом было получено письмо ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» №466/08.01 от 10 февраля 2016 года, из которого стало известно, что ФГБОУ ВО «КубГУ» заключило к с ООО «СМАРТ» контракт №112-АЭФ/2015 от 13.08.2015 г., предметом которого является поставка мультимедийного лингафонного кабинета Cortex LinguaMatic Dialog Multimedia для филиала в г. Армавире, в состав которого входит программное обеспечение LinguaMatic (далее также - ПО).

В данном письме ФГБОУ ВО «КубГУ» указало, что специалистами КубГУ проведена экспертиза поставленного ООО «СМАРТ» по Контракту №112-АЭФ/2015 от 13 августа 2015 г. оборудования, которая обнаружила следы явного заимствования поставленного по контракту программного обеспечения LinguaMatic у Программы для ЭВМ «StaDic», правообладателем которой является ООО «ЛАЙН».

Согласно заключению эксперта от 13 ноября 2015 года поставленное компанией ООО «СМАРТ» программное обеспечение LinguaMatic не является лицензионным, не обладает обозначенными в контракте функциями, работает со сбоями и ошибками, и, таким образом, не позволяет обеспечить функционирование лингафонного кабинета по назначению. Согласно заключению эксперта, в меню «О программе» программы LinguaMatic, поставленной в рамках контракта, прямо указано, что данная программа на самом деле является программой StaDic версии 2.6., правообладателем которой является ООО «ЛАЙН».

Также, ФГБОУ ВО «КубГУ» представило ООО «ЛАЙН» образец программного обеспечения LinguaMatic, поставленного ООО «СМАРТ». Данное ПО было исследовано специалистами ООО «ЛАЙН», и в результате были обнаружены следы значительного заимствования у Программы для ЭВМ, правообладателем которой является ООО «ЛАЙН».

Истец указывает, что ООО «СМАРТ» осуществило переработку (модификацию) Программы для ЭВМ без разрешения Правообладателя, и в настоящее время распространяет под видом ПО LinguaMatic незаконно переработанную Программу для ЭВМ, получая тем самым коммерческую выгоду.

Также, по мнению Истца, в рамках контракта с ФГБОУ ВО «КубГУ» ООО «СМАРТ» был поставлен преподавательский стол LinguaMatic, в котором использован Промышленный образец, правообладателем которого является ООО «ЛАЙН». ФГБОУ ВО «КубГУ» в распоряжение ООО «ЛАЙН» были представлены фотографии поставленного ООО «СМАРТ» лингафонного кабинета LinguaMatic, которые явно свидетельствуют о том, что преподавательский стол поставленного ООО «СМАРТ» лингафонного кабинета полностью повторяет решение внешнего вида Промышленного образца, а также содержит все существенные признаки промышленного образца, исключительные права на который принадлежат ООО «ЛАЙН».

Указанные выше обстоятельства явились основанием для обращения в суд с рассматриваемым иском.

Судом из представленных в материалы дела документов установлено, что 13.08.2015 г. между ФГБОУ ВО «КубГУ» (далее - КубГУ, университет) и ООО «СМАРТ» был заключен контракт № 112-АЭФ/2015 на поставку лингафонного кабинета для филиала университета в г. Армавире. Поставка оборудования была произведена несвоевременно.

12.11.2015г. университетом была проведена экспертиза поставленного оборудования, по результатам которой был составлен подробный акт от 12.11.2015 г. о несоответствии поставленного оборудования условиям контракта, заключение эксперта от 13.11.2015 г. и акт от 16.11.2015 г. об отказе в приемке товара.

15.12.2015     г. университет обратился к ООО «СМАРТ» с предложениемо расторжении контракта № 112-АЭФ/2015 от 13.08.2015 г. по соглашениюсторон, а также с предложением забрать ранее поставленное в университетоборудование.

В ответ ООО «СМАРТ» обратился в Арбитражный суд Краснодарского края (дело № А32-3635/2016) с иском о взыскании задолженности, неустойки, обеспечения по контракту.

ФГБОУ ВО «КубГУ» обратился в суд с встречным иском о расторжении контракта в связи с существенным нарушением ООО «СМАРТ» условий контракта.

28.03.2016г. составлен Акт совместного осмотра лингафонного кабинета в комплекте, поставленного по условиям контракта № 112-АЭФ/2015 от 13.08.2015 г.

30.03.2016 г. ООО «Смарт» и КубГУ заключили мировое соглашение; отказались от основного и встречного исков (соответственно) по делу № А32-3635/2016, рассматриваемому Арбитражным судом Краснодарского края, заключили соглашение о расторжении контракта № 112-АЭФ/2015 oт 13.08.2015 г.

Товар по контракту был возвращен ООО «СМАРТ».

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Абзац 2 пункта 1 указанной статьи предусматривает, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Абзац 3 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ определяет, что другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом РФ, другими законами.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на промышленный образец.

В соответствии со статьей 1261 ГК РФ авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

В соответствии со статьей 1270 ГК РФ автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение).

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии со статьей 1406.1. ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в спорной продукции каждого признака полезной модели по патенту Российской Федерации, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Вместе с тем, материалами дела не подтверждается факт введения ответчиком в гражданский оборот на территории Российской Федерации спорного оборудования.

Использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Исходя из предмета доказывания по настоящему делу для установления всех признаков промышленного образца по патенту Российской Федерации № 98869, то есть для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний в области науки, техники и патентоведения, необходимо проведение судебной патентоведческой экспертизы.

В соответствии с положениями ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

С целью установления наличия признаков независимых пунктов формулы по патенту Российской Федерации № 98869 в спорной продукции судом была назначена экспертиза согласно определению от 28.03.2017г.

На разрешение эксперту были поставлены следующие вопросы:

- Имеются ли в лингафонном кабинете Cortex LinguaMatic Pro Multimedia признаки промышленного образца РФ №98869 «Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета»;

- Совпадают ли существенные признаки преподавательского стола лингафонного кабинета Coitex LinguaMatic Pro Multimedia, с существенными признаками промышленного образца РФ №98869 «Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета»;

- Содержат ли преподавательский стол лингафонного кабинета Cortex LinguaMatic Pro Multimedia совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец РФ №98869 «Приемопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета»;

- Является ли преподавательский стол неотъемлемой частью лингафонного кабинета Cortex LinguaMatic Pro Multimedia;

- Может ли использоваться лингафонный кабинет Cortex LinguaMatic Pro Multimedia в соответствии со своим целевым назначением без преподавательского стола?

Эксперту были направлены материалы настоящего дела для проведения экспертизы.

Вместе с тем, письмом от 20.11.2017г. эксперт заявил ходатайство о предоставлении дополнительных материалов  по делу, указав,  что в ходе ознакомления с материалами дела в них не было обнаружено оснований для проведения экспертизы; в материалах дела приведены только фотографии лингафонного кабинета Диалог-1 (Документы по ЛК «Диалог-1» на 46 листах). При этом не было обнаружено сведений и доказательств, на основании которых можно сделать вывод о внешнем виде лингафонного кабинета «Cortex LinguaMatic Pro Multimedia», и, следовательно, об использовании в лингафонном кабинете «Cortex LinguaMatic Pro Multimedia» признаков промышленного образца, согласно патенту РФ № 98869 «приёмопередающее устройство стационарное для лингафонного кабинета». Поэтому, как указал эксперт, для проведения экспертизы необходимо предоставить, по меньшей мере, одно из следующего: лингафонный кабинет «Cortex LinguaMatic Pro Multimedia», иные материалы или доказательства, которые позволят достоверно и в достаточной степени точно судить о внешнем виде конкретного изделия, фигурирующего в деле (например, протокол осмотра лингафонного кабинета «Cortex LinguaMatic Pro Multimedia», приобретённого ФРБОУ ВО "Кубанский государственный университет").

Определением суда от 27.11.2017г. суд обязал экспертное учреждение возвратить материалы дела без исполнения. Материалы дела поступили в суд 14.12.2017г.

Из изложенных выше обстоятельств, а также представленных в материалы дела документов, судом установлено, что факт того, что ООО «СМАРТ» было передано по контракту Третьему лицу именно спорное оборудование не доказан. Факт передачи программного обеспечения также не подтвержден материалами дела, доводы Истца в указанной части являются голословными и документально не подтвержденными.

В силу ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, вправе представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, заявлять ходатайства, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с предоставлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу ч. 1 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно ч. 1 ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Кроме того, в силу ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Поскольку материалами дела не подтвержден факт нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на промышленный образец по патенту Российской Федерации № 98869 и на Программу для ЭВМ, то в данном случае требования Истца не подлежат удовлетворению.

В силу ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации любое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за судебной защитой нарушенного права, будучи, в силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанным доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца в порядке ст.110 АПК РФ.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1252, 1257, 1258, 1259, 1270, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В иске отказать в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:                                                                                                        Шудашова Я.Е.