ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности иобоснованности решения арбитражного суда

Дело № А49-6687/2022

г. Самара

27 ноября 2024  года

11 АП-15338/2024

Резолютивная часть постановления оглашена 14 ноября 2024 года

В полном объеме постановление изготовлено 27 ноября 2024 года

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Митиной Е.А.,

судей  Коршиковой Е.В., Ястремского Л.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Арбузовой М.В.,     рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную  жалобу ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» на решение Арбитражного суда Пензенской области от 29 августа 2024 года по делу № А49-6687/2022 (судья Алексина Г.В.), по иску общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

о защите исключительных прав, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.,            с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО1 (г. Пенза), ФИО2 (г. Пенза), общества с ограниченной ответственностью «Аптека Левзея», (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Мир Офиса», (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Аптека Фарма-Люкс», (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

с участием в  судебном  заседании:

от истца - представителей ФИО3, ФИО4,  по доверенностям от 14.12.2023  г.,

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «РОНА» (далее- истец) обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (далее- ответчик), в котором просило суд (с учетом принятых определением суда от 02.08.2022 г. в порядке ст. 49 АПК РФ изменений предмета исковых требований) о:

1.         запрете обществу  с    ограниченной    ответственностью «АПТЕКА            ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) использовать в фирменном наименовании обозначение «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», сходное до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС»;

2.         запрете обществу    с ограниченной  ответственностью  «АПТЕКА         ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) использовать обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», при оказании услуг 35 класса МКТУ по розничной продаже лекарственных средств;

3.         обязании общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) удалить за свой счет фасадные вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», размещенные над входами в аптеки, находящиеся по следующим адресам:

• 

<

...>;

• 

<

...>;

• 

<

...>;

• Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу;

4. взыскании с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) компенсации за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак № 220 в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) руб. 00 коп.;

5. о взыскании в случае неисполнения решения суда в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его вступления в законную силу с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ОГРН: 

<

***>; ИНН: 

<

***>) судебной неустойки в размере 200 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с одиннадцатого дня с даты вступления судебного акта в законную силу до момента его полного исполнения.

Определением суда от 10.11.2022 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО1

Определением суда от 12.01.2023 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО2, ООО «Аптека Левзея», ООО «Мир Офиса», ООО «Аптека Фарма-Люкс».

             Решением Арбитражного суда Пензенской области от  28  июня 2023 года исковые требования удовлетворены; обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» запрещено использовать в фирменном наименовании обозначение  «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», сходное до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением  «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС»; обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» запрещено использовать обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», при оказании услуг 35 класса МКТУ по розничной продаже лекарственных средств; на общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» возложена обязанность удалить за свой счет фасадные вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА  ЭКСПРЕСС», размещенные над входами в аптеки, находящиеся по следующим адресам:

            - 

<

...>;

            - 

<

...>;

            - 

<

...>;

            - Пензенская область, Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13,

            в течение десяти календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу.

            С общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «РОНА» взыскана компенсация за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак № 220 в размере 20 000 000 руб.; с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «РОНА» взысканы расходы по оплате госпошлины в сумме 141 000 руб.; заявление общества с ограниченной ответственностью «РОНА» о взыскании судебной неустойки удовлетворено; в случае неисполнения решения суда в течение десяти календарных дней с даты вступления решения в законную силу взыскана с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «РОНА» судебная неустойка в размере 200 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с одиннадцатого дня с даты вступления судебного акта в законную силу до момента его полного исполнения.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2023 решение Арбитражного суда Пензенской области от 28.06.2023 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2024 решение Арбитражного суда Пензенской области от 28.06.2023 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2023 по делу №А49-6687/2022 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области.

При новом рассмотрении дела истцом было заявлено об уточнении исковых требований, принятых судом определением от 23.05.2024, в соответствии с которыми истец просил о:

1.         запрете обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» использовать в своем фирменном наименовании обозначение «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в отношении следующих видов деятельности: 47.25.2 - Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах; 47.29.3 - Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах; 47.78 - Торговля розничная прочая в специализированных магазинах; 86.23 - Стоматологическая практика;

2.         признании действий общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» по использованию в период с 17.11.2017 по 17.10.2023 в своем фирменном наименовании обозначения «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в отношении следующих видов деятельности: 47.73 - Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); 46.46 - Торговля оптовая фармацевтической продукцией; 46.49 - Торговля оптовая прочими бытовыми товарами; 47.74 - Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах; 47.75 - Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах; 86.10 - Деятельность больничных организаций; 86.21 - Общая врачебная практика; 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки нарушением исключительного права общества с ограниченной ответственностью «Рона» на общеизвестный товарный знак № 220 и коммерческое обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС»;

3.         запрете обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» использовать обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», при оказании услуг 35 класса МКТУ по розничной продаже лекарственных средств;

4.         обязании общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» удалить за свой счет фасадные вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», размещенные над входами в аптеки, находящиеся по следующим адресам:

- 

<

...>;

- 

<

...>;

- 

<

...>;

- Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13

в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу;

5.         взыскании с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Рона» компенсации за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак №220 в размере 5 000 000 (пять миллионов) руб. 00 коп.;

6.         в случае неисполнения решения суда в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его вступления в законную силу взыскании с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Рона» судебной неустойки в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с одиннадцатого дня с даты вступления судебного акта в законную силу до момента его полного исполнения.

Впоследствии истцом было заявлено об отказе от части исковых требований:

- о запрете обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» использовать в своем фирменном наименовании обозначение «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в отношении следующих видов деятельности: 47.25.2 - Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах; 47.29.3 - Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах; 47.78 - Торговля розничная прочая в специализированных магазинах; 86.23 - Стоматологическая практика;

- о запрете обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» использовать обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», при оказании услуг 35 класса МКТУ по розничной продаже лекарственных средств;

-           об обязании общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» удалить за свой счет фасадные вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», размещенные над входами в аптеки, находящиеся по следующим адресам:

- 

<

...>;

- 

<

...>;

- 

<

...>;

- Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13

в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу;

- о взыскании в случае неисполнения решения суда в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его вступления в законную силу с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Рона» судебной неустойки в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с одиннадцатого дня с даты вступления судебного акта в законную силу до момента его полного исполнения.

Определением от 29.07.2024 судом был принят частичный отказ истца от исковых требований, производство по делу в указанной части прекращено.

В ходе судебного разбирательства истец неоднократно уточнял исковые требования, окончательно просил:

- признать действия общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» по использованию в период с 17.11.2017 по 17.10.2023 в своем фирменном наименовании обозначения «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в отношении следующих видов деятельности: 47.73 - Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); 46.46 - Торговля оптовая фармацевтической продукцией; 47.74 - Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах; 47.75 - Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах; 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки, нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «РОНА» (ИНН 

<

***>) на общеизвестный товарный знак № 220 и коммерческое обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС»;

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» компенсацию за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак № 220 путем использования сходных до степени смешения обозначений на фасадных вывесках аптек, находящихся по следующим адресам: 

<

...>,  

<

...>, Пензенская область, Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13, в размере 5 000 000 руб.

Арбитражным судом принято заявление истца об уточнении исковых требований.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 29 августа 2024 года исковые требования удовлетворены; действия общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС»  по использованию в период с 17.11.2017 г. по 17.10.2023 г. в своем фирменном наименовании обозначения «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в отношении следующих видов деятельности: 47.73 - Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); 46.46 - Торговля оптовая фармацевтической продукцией; 47.74 - Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах; 47.75 - Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах; 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки, признаны нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «РОНА» на общеизвестный товарный знак № 220 и коммерческое обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС»; с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» взыскана компенсация за нарушение исключительного права на общеизвестный товарный знак № 220 путем использования сходных до степени смешения обозначений на фасадных вывесках аптек, находящихся по следующим адресам: 

<

...>,  

<

...>, Пензенская область, Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13, в размере 5 000 000 руб.; с общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в пользу общества с ограниченной ответственностью «РОНА» взысканы расходы по оплате государственной пошлины в сумме 72 000 руб.; ФИО5, уплатившему государственную пошлину за общество с ограниченной ответственностью «РОНА»,  из доходов федерального бюджета возвращена государственная  пошлина в сумме 75 000 руб. по чеку-ордеру №4996 от 01.08.2022 г.; выдана справка на возврат государственной пошлины.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик  обратился  в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить   решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об отказе в  удовлетворении исковых требований.

            В апелляционной жалобе заявитель ссылается на то, что отсутствуют законные основания для квалификации спорного коммерческого обозначения «АПТЕКА ВИТА Экспресс» как единственного коммерческого обозначения для индивидуализации торгового предприятия (торговой сети), принадлежащего одной группе лиц, в которую входит истец, а, следовательно, и как средства индивидуализации, на которое одна группа лиц, в которую входит истец, имеют исключительные права. Считает, что судом первой инстанции оставлен без должной оценки довод ответчика о том, что в фирменном наименовании учредитель ответчика использовал не средства индивидуализации истца, а результат интеллектуальной собственности других лиц с их согласия, а именно словесный элемент произведения, созданного творческим трудом Елистратова Д.Г. и ФИО6 Указывает, что фирменное наименование ответчика ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» не тождественно фирменному наименованию истца, содержащемуся в ЕГРЮЛ. Кроме того, считает ООО "Аптека Витаэкспресс" ненадлежащим ответчиком, полагает, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты своих прав; ссылается на злоупотребление истцом своими правами. 

Более подробно доводы заявителя приведены в апелляционной жалобе.

В отзыве на апелляционную жалобу истец  просил оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу ответчика   -  без удовлетворения.

В судебном заседании  представители истца –  ФИО3, ФИО4,  по доверенностям от 14.12.2023, возражали против доводов, изложенных в апелляционной жалобе, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Иные участвующие в деле лица в судебное заседание не явились.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд рассмотрел дело в отсутствие иных участвующих в деле лиц, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, заслушав пояснения представителей истца, проверив  в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам,  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта. 

При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «РОНА» входит в Группу компаний «ВИТА», которая с 1995 года управляет сетью аптек. Для индивидуализации предприятий (аптек и аптечных пунктов) ГК «ВИТА» с 2014 года используется коммерческое обозначение:

Истцу с 01.04.2016 г. принадлежит исключительное право на товарный знак № 220 «АПТЕКА ВИТА»

который признан общеизвестным (ОТЗ) в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги аптек по продаже оптовой, розничной лекарственных, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения», что подтверждается свидетельством Российской Федерации № 220, копией решения Роспатента о признании ОТЗ № 220 общеизвестным от 21.12.2020 г.  (т. 2 л.д. 89-91).

Истцу  также принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», которое, как указал истец, используется им и юридическими лицами, входящими в ГК «ВИТА», непрерывно с 2014 года для индивидуализации предприятий (аптек и аптечных пунктов), в том числе  находящихся в Пензенской области с 17.11.2016 г.

Коммерческое обозначение представляет собой оригинальное комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», выполненных буквами кириллического алфавита белого цвета стандартным шрифтом и расположенных на фоне оранжевого прямоугольника, с вписанным между словами «АПТЕКА» и «ВИТА» оригинальным графическим элементом:

Обращаясь в суд, истцом указывалось, что ответчик ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» без разрешения истца использует в своей деятельности обозначения, сходные до степени смешения с ОТЗ № 220 и коммерческим обозначением в произвольной части своего фирменного наименования.

Ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 17.11.2017.

Истец ссылался на то, что ответчик без согласия истца использует фирменное наименование ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» при осуществлении видов деятельности, в частности, под кодами ОКВЭД 47.73 (торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)), 46.46 (торговля оптовая фармацевтической продукцией), 47.74 (торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах), 47.75 (торговля розничная косметическими товарами и товарами личной гигиены в специализированных магазинах), 46.49 (торговля оптовая прочими бытовыми товарами), 86.10 (деятельность больничных организаций), 86.21 (общая врачебная практика), 86.23 (стоматологическая практика), 86.90.9 (деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки), которые однородны услугам, для которых признан общеизвестным товарный знак истца.

Как указал истец, ответчик использовал комбинированные обозначения, сходные с общеизвестным товарным знаком № 220 и коммерческим обозначением, для индивидуализации услуг аптек, для индивидуализации услуг по розничной продаже лекарственных средств, являющихся идентичными услугам, для которых охраняется ОТЗ № 220 и которые оказывают предприятия ГК «ВИТА».

По мнению истца, спорное фирменное наименование имеет высокую степень сходства с товарным знаком истца, в связи с чем, его использование в отношении неоднородных видов деятельности, осуществляемых ответчиком (коды ОКВЭД: 47.24.22, 47.71, 47.72, 47.76, 47.79, 49.41, 49.42, 52.29, 69.10, 70.22, 72.19, 73.20.1), также нарушает право на товарный знак истца, поскольку создает у потребителей ложное представление о том, что эти виды деятельности осуществляются истцом.

Установлено, что ответчик 17.10.2023 внес изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в виде исключения из него видов деятельности, аналогичных видам деятельности истца.

Кроме того, истец ссылался на то, что ответчику принадлежит пять аптек на территории Пензенской области, которые осуществляют фармацевтическую деятельность.

05.05.2022 и 06.05.2022 по заявлению представителя истца нотариусом произведен осмотр аптек ответчика, истцом осуществлена  контрольная закупка товаров в аптеках и установлено, что над входами в четыре аптеки ответчика, расположенные по адресам: 

<

...>; 

<

...>;  

<

...>;  Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13, размещаются вывески, содержащие комбинированные обозначения, сходные, как считал истец, до степени смешения с коммерческим обозначением истца:

Ответчик в указанных аптеках осуществляет услуги по розничной продаже лекарственных средств.

Впоследствии сходные обозначения были удалены ответчиком, в связи с чем, истец отказался от части заявленных исковых требований.

С учетом уточнения исковых требований при новом рассмотрении дела истец просил о взыскании с ответчика компенсации за использование обозначений на фасадных вывесках трех аптек, расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...>;  Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13 (первые три вывески из четырех представленных).

При этом, истец просил взыскать с ответчика компенсацию в сумме 5 000 000 руб., указывая, что в действиях ответчика по использованию в своей деятельности по индивидуализации сети аптек принадлежащего истцу общеизвестного товарного знака усматривается признак единства намерений, ответчиком при размещении вывесок на фасадах трех аптек допускалось одно длящееся нарушение.

В силу ст.1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ определено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети ”Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

В соответствии с  пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122, указано, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с п. 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23 апреля 2019 г. "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10) вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

В пункте 162 Постановления № 10 дано разъяснение о том, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Как разъяснено в пункте 55 Постановления N 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтверждается факт принадлежности истцу ОТЗ № 220.

В силу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее- Правила № 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил № 482).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с п. 1 ст. 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В силу п. 1 ст. 1539 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (п.2 ст. 1539 ГК РФ).

Лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (п.3 ст. 1539 ГК РФ).

Как указано в абзаце четвертом пункта 177 Постановления N 10, исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Наличие у обозначения признаков, необходимых для его признания коммерческим обозначением, является вопросом факта, который устанавливается на основе исследования доказательств.

Для установления наличия у лица исключительных прав на коммерческое обозначение необходимо установить, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории.

В числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, как указано выше, закон называет известность в пределах определенной территории употребления этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.

Установлено, что истцом для индивидуализации сети аптек в своей деятельности используется спорное коммерческое обозначение.

В силу п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Как следует из материалов дела, ответчик в своем фирменном наименовании, а также при реализации товаров использует обозначение «АПТЕКА ВИТА Экспресс».

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 03.04.2024 указал на необходимость сопоставления элементов общеизвестного товарного знака как между собой, так и с услугами, в отношении которых он признан таковым, для определения сильных элементов. Лишь после этого должно быть осуществлено сравнение с обозначениями, фактически используемыми ответчиком.

Сравнивая комбинированные обозначения, необходимо установить наличие сходного или коррелирующего элемента в противопоставленном обозначении, а также важность каждого элемента (аналогичная правовая позиция изложена в актах президиума Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-455/2023 от 04.12.2023 г., № СИП-676/2023 от 21.02.2024 г., СИП-965/2019 от 30.06.2021 г. и др.).

При этом надо иметь в виду, что те или иные элементы (в том числе слова) признаются сильными или слабыми не абстрактно.

Сила элемента устанавливается: 1) в конкретном обозначении и по отношению к конкретным иным элементам этого знака; 2) применительно к конкретным товарам или услугам (например, с точки зрения описательности или с точки зрения того, является ли использование элемента обычным в отношении конкретных товаров); 3) исходя из восприятия конкретного обозначения в целом адресной группой потребителей (аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.06.2022 по делу № СИП-661/2021).

Следуя указаниям суда кассационной инстанции, суд первой инстанции произвел сравнение следующих обозначений:

1.      Общеизвестный товарный знак № 220

2.      Коммерческое обозначение истца

3.      Комбинированные обозначения, которые Ответчик использовал на фасадных вывесках своих аптек по адресам 

<

...>; 

<

...>; Пензенская обл., Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13:

Все сравниваемые обозначения представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из словесных и изобразительных элементов.

Анализ ОТЗ №220 показывает, что в нем присутствуют словесные элементы «АПТЕКА» и «ВИТА». Поскольку ОТЗ № 220 признан общеизвестным в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги аптек по продаже оптовой, розничной лекарственных, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения», слово «АПТЕКА» указывает на место оказания соответствующих услуг и является слабым элементом.

Логическое ударение в ОТЗ № 220, очевидно, падает на словесный элемент «ВИТА», который и является сильным элементом этого товарного знака.

Судом учтено, что вопрос о том, какой элемент в ОТЗ № 220 является сильным, был разрешен Судом по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-1206/2021.

В деле № СИП-1206/2021 оценивалось сходство товарного знака №703109 «ВИТАЭКСПРЕСС», ОТЗ №220  и товарного знака №324334 «ВИТА сервис».

Суд по интеллектуальным правам установил, что в данных товарных знаках сильным элементом является совпадающий элемент «ВИТА». Поскольку этот элемент присутствует в каждом из сравниваемых товарных знаков, степень их сходства является высокой.

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что в противопоставленном знаке обслуживания 1 имеется единственный охраняемый элемент «ВИТА» (словесный элемент «сервис» дискламирован), в противопоставленном знаке обслуживания 2 словесный элемент «ВИТА» очевидно является более сильным по сравнению со словесным элементом «АПТЕКА», в спорном знаке обслуживания определяются два словесных элемента «ВИТА» и «ЭКСПРЕСС» (несмотря на то, что они написаны слитно), словесный элемент «ВИТА» является более сильным по отношению к словесному элементу «ЭКСПРЕСС».

Следовательно, сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «ВИТА»».

Таким образом, в ОТЗ № 220 сильным элементом является словесный элемент «ВИТА».

Коммерческое обозначение истца  полностью повторяет ОТЗ №220 и включает лишь один дополнительный элемент – слово «ЭКСПРЕСС».

Слово «ЭКСПРЕСС» представляет собой описательный элемент, используется в деятельности множества различных лиц и не имеет различительной способности. Кроме этого, слово «ЭКСПРЕСС» визуально занимает незначительное место в композиции коммерческого обозначения.

В деле № СИП-1206/2021 Суд по интеллектуальным правам также отметил, что словесный элемент «ВИТА» является более сильным по отношению к словесному элементу «ЭКСПРЕСС».

В связи с этим в составе коммерческого обозначения сильным элементом также является словесный элемент «ВИТА».

которые ответчик размещал на фасадных вывесках своих аптек, по своему композиционному построению полностью повторяют коммерческое обозначение истца. По существу, единственное отличие состоит в том, что по центру этих обозначений расположен изобразительный элемент в виде стилизованного креста.

Поскольку спорные комбинированные обозначения использовались ответчиком для индивидуализации услуг аптек, изобразительный элемент в виде стилизованного креста, по мнению суда первой инстанции, нельзя признать сильным элементом этих обозначений. Кроме этого, как отмечалось выше, в комбинированных обозначениях сильными обычно являются именно словесные элементы, поскольку они легче запоминаются потребителями.

Следовательно, в составе обозначений, которые размещались на фасадных вывесках аптек ответчика, сильными элементами также являются словесные элементы «ВИТА».

Данный сильный элемент совпадает во всех сравниваемых обозначениях.

Суд по интеллектуальным правам отметил, что после установления сильных элементов в обозначениях должно быть проведено их сравнение.

Отменяя судебные акты нижестоящих судов, Суд по интеллектуальным правам также указал, что суды при сравнении обозначений верно руководствовались п. 162 Постановления №10 и пп. 42-44 Правил № 482.

Из проведенного выше анализа следует, что в состав сравниваемых обозначений входят тождественные сильные словесные элементы «ВИТА», что в соответствии с п. 44 Правил № 482 является одним из факторов, свидетельствующих о наличии сходства.

Кроме этого, сходство сравниваемых обозначений обусловлено следующими признаками: коммерческое обозначение и спорные обозначения ответчика являются тождественными по фонетическому критерию, поскольку включают одинаковые слова «АПТЕКА», «ВИТА», «ЭКСПРЕСС».

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что ОТЗ № 220 и спорные обозначения ответчика имеют высокую степень сходства по фонетическому критерию, поскольку включают совпадающие слова «АПТЕКА» и «ВИТА».

Добавление слова «ЭКСПРЕСС» (уточняющего, характеризующего слова) не делает обозначения ответчика не сходными с ОТЗ № 220.

Определяя сходство по графическому критерию, суд первой инстанции верно отметил, что сравниваемые обозначения включают одинаковые слова «АПТЕКА» и «ВИТА», а в коммерческом обозначении и спорных обозначениях ответчика также совпадают слова «ЭКСПРЕСС». При этом указанные словесные элементы выполнены одинаковым или практически одинаковым шрифтом белого цвета.

Все сравниваемые обозначения включают изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника оранжевого цвета, на фоне которого расположены остальные элементы, а также имеют единое композиционное решение, которое обусловлено одинаковым расположением словесных элементов и наличием изобразительного элемента, находящегося в центральной части обозначений.

При этом сравниваемые обозначения выполнены в одинаковой цветовой гамме.

Данные обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что данные обозначения производят общее зрительное впечатление.

Спорные обозначения сходны и по смысловому критерию, поскольку во всех сравниваемых обозначениях заложены одинаковые понятия и идеи, что обусловлено полным совпадением словесных элементов «АПТЕКА» (учреждение, осуществляющее изготовление и отпуск лекарств) и «ВИТА» (транслитерация слова латинского языка «VIТА», перевод на русский язык - «жизнь»).

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными, причем степень такого сходства является высокой.

Судом первой инстанции также установлено, что все сравниваемые обозначения используются в отношении идентичных услуг - услуг аптек по продаже оптовой, розничной лекарственных, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения.

Согласно п. 162 Постановления № 10 при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд первой инстанции исходил из того, что признание товарного знака  общеизвестным с 01.04.2016, в котором, как указывалось выше, сильным является элемент «ВИТА», свидетельствует об его известности и высокой различительной способности.

Аналогичный вывод сделан в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2022 г. по делу № СИП-1206/2021.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что ОТЗ №220 , коммерческое обозначение истца  и обозначения, которые ответчик размещал на фасадных вывесках своих трех аптек, очевидно являются сходными до степени смешения и имеют высокую степень сходства.

В связи с этим использование ответчиком спорных обозначений на вывесках своих аптек представляло собой нарушение исключительных прав истца на ОТЗ № 220 и используемое истцом коммерческое обозначение.

По мнению ответчика, он имеет право использования обозначения, поскольку наименованием ответчика, как составной частью фирменного наименования, является словесный элемент результата интеллектуальной деятельности - произведения дизайна «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС», созданного в октябре 2013 года совместным творческим трудом ФИО6 и ФИО1, неисключительные права на которое учредитель ответчика имеет в соответствии с лицензионным договором от 01 ноября 2017 года. В качестве средства индивидуализации (коммерческого обозначения) своих услуг и предприятия ответчик использует другой результат интеллектуальной деятельности - произведение дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс», созданное в июле 1995 года совместным творческим трудом ФИО6 и ФИО1, неисключительные права на которое ответчик имеет в соответствии с лицензионным договором от 11 ноября 2022 года.

Ответчик указывал, что с целью изготовления новых вывесок для аптечных киосков, принадлежащих ООО МП «Парус», ФИО6 и ФИО1 (соавторы) в июле 1995 года совместным творческим трудом создали данное произведение дизайна.

Доказательством создания данного произведения дизайна является экземпляр фотографического произведения с изображением здания аптечного пункта в с. Лопатино Пензенской области, на фасаде которого размещена вывеска в виде данного произведения дизайна, - копия фототаблицы, являющейся приложением к Отчету ООО «Тарханы-Realty» № 607 от 23 октября 2004 года.

Также доказательством создания данного произведения дизайна, по мнению ответчика, является акт по результатам мероприятий по контролю Территориального управления Роспотребнадзора по Пензенской области от 06 сентября 2005 года, составленный по результатам проведенных мероприятий по контролю деятельности аптечной организации, расположенной в доме № 20 по ул. Пионерской в с. Лопатино Пензенской области, и принадлежащей ООО «Фарма-Люкс».

Согласно данному акту на стене здания расположена вывеска «АПТЕКА цветной крест ВИТА Экспресс», то есть данное произведение дизайна.

Ответчик указал, что правообладатель исключительных прав на произведение дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс» ФИО1 передал ответчику неисключительные права на это произведение по лицензионному договору от 11 ноября 2022 года, условия которого были распространены на отношения сторон, возникшие с 01 февраля 2018 года.

Произведение дизайна «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» создано в октябре 2013 года совместным творческим трудом ФИО6 и ФИО1.

Доказательством создания данного произведения дизайна является, как полагал ответчик, изготовление ООО «Идея» по заказу ООО «Мир Офиса» соответствующей вывески (светового короба) для использования данного произведения дизайна в качестве коммерческого обозначения аптечного пункта, принадлежащего ООО «Мир Офиса» и расположенного по адресу: 

<

...>/Сызранская, 63/146, что подтверждается лицензией ООО «Мир Офиса» на осуществление фармацевтической деятельности от 01 апреля 2014 года № ЛО-58-02-000946, актом об изготовлении и монтаже вывески от 30 октября 2013 года № 69 между ООО «Идея» и ООО «Мир Офиса», квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «Идея» от 30 октября 2013 года № 3 года об оплате ООО «Мир Офиса» 29 800 рублей.

Вместе с тем, общество ответчика зарегистрировано в качестве юридического лица 17.11.2017. Истцу в свою очередь принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 220 с признанием товарного знака общеизвестным с 01.04.2016 г.

Таким образом, право истца на товарный знак возникло ранее, чем у ответчика право на фирменное наименование.

В свою очередь, рассматривая требование истца о нарушении его прав на коммерческое обозначение, суд кассационной инстанции в постановлении от 03.04.2024 указал на необходимость установления факта существования коммерческого обозначения как объекта права в определенный период, на который ссылается истец, подтвержденного с учетом содержания института коммерческого обозначения относимыми доказательствами с точки зрения существа и хронологии.

При этом Суд по интеллектуальным правам указал, что в судебных актах судов нижестоящих инстанций отсутствуют мотивированные выводы о наличии подобной цепи доказательств, в связи с чем, суд кассационной инстанции посчитал преждевременным вывод об использовании истцом коммерческого обозначения и о нарушении ответчиком права на него.

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, изложенными в п. 177 Постановления № 10, исключительное право использования коммерческого обозначения на основании п. 1 ст. 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю при соблюдении следующих условий: такое обозначение обладает достаточными различительными признаками; его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Действующее законодательство не определяет конкретный перечень доказательств, позволяющих установить наличие исключительного права на коммерческое обозначение.

В связи с этим существование коммерческого обозначения устанавливается судом на основании любых документов, подтверждающих фактическое непрерывное использование обозначения для индивидуализации предприятия (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2022 по делу № СИП-388/2022).

Ключевым обстоятельством при этом является существование конкретного объекта недвижимости, с деятельностью через который обозначение стало ассоциироваться (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам 22.12.2022 по делу № СИП-388/2022, от 28.04.2023 по делу № СИП-683/2022, от 20.11.2023 по делу № СИП-!056/2022).

В решении Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2023 г. по делу № СИП-1152/2022, оставленном без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2023 г. и определением Верховного Суда от 20.10.2023 г. №300-ЭС23-21866, такое право было установлено на основании следующих доказательств: лицензии на осуществление медицинской деятельности с указанием конкретного адреса места ее осуществления; договора аренды с указанием аналогичного адреса, содержащего условие об автоматической пролонгации срока его действия; фотографий предприятия по соответствующему адресу из сервисов «Google Maps» и «Яндекс Карты», демонстрирующих непрерывное размещение обозначения на таком предприятии; договоров, подтверждающих непрерывное осуществление предприятием медицинской деятельности с использованием коммерческого обозначения.

В настоящем деле истец ссылался на принадлежность ему исключительного права на коммерческое обозначение  с 17.11.2016 г., то есть за год до даты государственной регистрации ответчика в качестве юридического лица и начала использования им сходного фирменного наименования.

Использование указанного коммерческого обозначения истцом продемонстрировано на примере деятельности следующих предприятий, принадлежащих истцу - ООО «Рона»: аптеки № 114 по адресу: 

<

...>; аптеки № 130 по адресу: 

<

...>.

Истцом в материалы дела были представлены следующие доказательства: ретроспективная выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая наличие у истца лицензий на осуществление фармацевтической деятельности по состоянию на 23.10.2017 (с указанием конкретных адресов предприятий); перечень лицензий истца; выписка из реестра лицензий Росздравнадзора в отношении лицензии № Л0-63-02- 002643 от 14.12.2020 г., в которой также указаны аналогичные адреса предприятий; ретроспективная выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 31.07.2015 г., подтверждающая наличие у истца лицензий № ЛО-58-02- 000342 от 28.12.2009; № ЛО-58-02-000402, № ЛО-58-02-000403, № ЛО-58-02-000404, № ЛО-58-02-000405, № ЛО-58-02-000406, № ЛО-58-02-000407, № ЛО-58-02-000408, № ЛО-58-02-000409, № ЛО-58-02-0004Ю от 31.05.2010; № ЛО-73-02-000161 и № ЛО- 73-02-000162 от 15.06.2010; № ЛО-73-02-000389 от 07.12.2011; № ЛО-73-02-000402 от 06.02.2012; № ЛО-73-02-000407 от 15.02.2012; № ЛО-63-02-000763 от 30.10.2012; № ЛО-63-02-000951 от 27.05.2013; № ЛО-63-02-001340 от 06.11,2014; № ЛО-63-02- 001513 от 13.07.2015; ретроспективная выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 31.08.2016, подтверждающую наличие у истца лицензии № ЛО-63-02-001730 от 28.06.2016; ретроспективная выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 17.08.2018, подтверждающая наличие у истца лицензии № ЛО-73-02-000960 от 14.08.2018.

С целью подтверждения корректности информации, изложенной в ретроспективных выписках из ЕГРЮЛ, истцом представлен пример выписки из единого реестра лицензий Росздравнадзора в отношении лицензии № ЛО-58-02-000342 о 28.12.2009.

Последняя лицензия на осуществление фармацевтической деятельности по указанным адресам выдана истцу 14.12.2020 г. (лицензия № Л042-01184-63/00284371) и действует на момент разрешения спора.

Данные документы подтверждают, что еще до даты государственной регистрации ответчика в качестве юридического лица истцу были выданы лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по адресам нахождения предприятий.

Принадлежность истцу прав на нежилые помещения, используемые для размещения предприятий, подтверждена следующими доказательствами: в отношении аптеки № 114 - договором аренды № 1/15 от 30.04.2015 г., заключенным между истцом и индивидуальными предпринимателями ФИО7, ФИО7; в отношении аптеки № 130 - договором аренды № 125 от 04.09.2013 г., заключенным между истцом и обществом с ограниченной ответственностью «Фарм Альянс».

В материалы дела истцом представлены доказательства исполнения вышеуказанных договоров (реестры платежных документов об оплате арендных платежей).

Факт использования фасадных вывесок, содержащих коммерческое обозначение, для индивидуализации аптек № 114 и № 130 подтверждается представленными истцом в дело фотографиями из сервисов «Google Maps» и «Яндекс Карты».

Кроме этого, в указанных сервисах, а также в сервисе «2ГИС» пользователи размещали любительские фотографии предприятий, которые позволяют установить наличие аналогичных вывесок на предприятиях и за другие периоды времени.

Вышеуказанные предприятия фактически осуществляли хозяйственную деятельность, что подтверждается: в отношении аптеки № 114 - товарными накладными и реестрами расходных накладных, договором о распространении рекламных листовок от 18.06.2015, актами выполненных работ о предоставлении информационных услуг; в отношении аптеки № 130- реестрами расходных накладных, подтверждающими поступление товаров на предприятие, договором от 14.12.2015 на выполнение работ по изготовлению наружной рекламы, счетом на оплату и счет-фактурой, подтверждающими выполнение работ по замене лицевой части короба «Вита Экспресс».

Непрерывность использования спорного коммерческого обозначения на территории Пензенской области также подтверждена истцом отзывами потребителей за различные годы.

Известность коммерческого обозначения потребителям на территории Пензенской области подтверждается представленным истцом заключением Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, согласно которому:

•          на момент проведения исследования подавляющему большинству потребителей (96%) услуг розничной продажи лекарственных, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, проживающих в г. Пензе и Пензенской области, знакомо коммерческое обозначение. Подавляющее большинство респондентов (98%) полагают, что предприятия, осуществляющие свою деятельность под коммерческим обозначением, принадлежат ГК «ВИТА». У большинства опрошенных коммерческое обозначение ассоциируется с такими видами деятельности, как продажа лекарственных средств и гигиенических препаратов (90%), а также продажа материалов медицинского назначения (29%);

•          отвечая на вопросы, относящиеся к ретроспективным датам 17.11.2017 г. и 17.11.2016 г., подавляющее большинство респондентов посчитали, что они уже тогда знали коммерческое обозначение (2017 год - 85%, 2016 год - 88%). Большинство респондентов также ответили, что по состоянию на 17.11.2017 г. и 17.11.2016 г. предприятия, осуществляющие свою деятельность под коммерческим обозначением, принадлежали ГК «ВИТА» (2017 год - 98%, 2016 год - 97%). Кроме этого, по состоянию на 17.11.2017 г. и 17.11.2016 г. у большинства опрошенных коммерческое обозначение ассоциируется с такими видами деятельности, как продажа лекарственных средств и гигиенических препаратов (2017 год - 89%, 2016 год - 90%), а также продажа материалов медицинского назначения (2017 год - 28%, 2016 год - 32%);

•          результаты социологического исследования (стр. 15 Заключения) также подтверждают, что большинство потребителей (36%) на территории г. Пензы и Пензенской области познакомились с коммерческим обозначением в 2016-2017 годах, при этом 23% потребителей познакомились с коммерческим обозначением в 2014-2015 годах или ранее. Известность коммерческого обозначения имела тенденцию к росту - в 2016-2017 годах коммерческое обозначение знали уже более половины опрошенных (59%), к концу 2019 года его известность выросла до 83%, к концу 2020 года уровень известности коммерческого обозначения достиг 91%, а на момент проведения опроса составлял 96%. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что в сознании потребителей на территории г. Пензы и Пензенской области закрепился факт продолжительного широкого использования коммерческого обозначения, а также о том, что это обозначение непрерывно использовалось на протяжении 2014 - 2022 годов для индивидуализации предприятий ГК «ВИТА».

Таким образом, установлено, что на протяжении всего периода времени с 2016 года по 2023 год: истец имел лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по адресам нахождения предприятий; истец имел действующие договоры аренды в отношении нежилых помещений, в которых располагаются предприятия; предприятия истца непрерывно осуществляли свою деятельность; для индивидуализации предприятий истца непрерывно использовалось коммерческое обозначение, которое размещалось на их фасадных вывесках.

При этом использование коммерческого обозначения истцом продолжается и на момент разрешения спора.

С учетом совокупности представленных в дело доказательств, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о подтверждении факта наличия у истца исключительного права на коммерческое обозначение, которое возникло по хронологии до даты государственной регистрации ответчика в качестве юридического лица (17.11.2017).

Со своей        стороны, ответчик не доказал принадлежность третьим лицам предприятий, для индивидуализации которых используется коммерческое обозначение, а также непрерывность использования коммерческих обозначений.

Представленные ответчиком доказательства - фотоотчет фармацевта, представленный в подтверждение факта использования произведения «ВИТА Экспресс» ООО МП «Парус», лицензии, сертификаты, экземпляр фотографического произведения с изображением здания аптечного пункта в с. Лопатино Пензенской области, на фасаде которого размещена вывеска в виде данного произведения дизайна, - копия фототаблицы, являющейся приложением к отчету ООО «Тарханы-Realty» № 607 от 23 октября 2004 года правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку не позволяют достоверно установить создание произведений дизайна «АПТЕКА ВИТА Экспресс» и «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» ФИО6 и ФИО1 в 1995 или 2013 годах, соответственно.

При этом, действующее законодательство не устанавливает презумпции создания произведения в дату, которая указана на экземпляре произведения.

Лицензионный договор, заключенный 11.11.2022 г., также, как верно указал суд первой инстанции, не может подтверждать, что обозначение «ВИТА ЭКСПРЕСС» использовалось ответчиком ранее.

При этом сам по себе факт выдачи лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, а также аренда помещений под аптечные организации ООО «Фарма-Люкс», ООО Аптека «Фарма-Люкс», ООО «Аптека Фарма-Люкс», ООО «Аптека Левзея», входящими в одну группу лиц, в которую входит ответчик, не являются надлежащими доказательствами принадлежности права на имущественный комплекс конкретному лицу.

Таким образом, ответчик не подтвердил создание им предприятия, для коммерческого обозначения которого фактически используется словесный элемент «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», что не позволяет применить правила о приоритете средств индивидуализации (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ).

Сходные до степени смешения с товарным знаком № 220 обозначения размещались ответчиком на вывесках его аптечных пунктов не как произведения дизайна, а именно для целей индивидуализации услуг, однородных услугам, которые оказывают предприятия истца и в отношении которых охраняется его товарный знак.

Как следует из материалов дела, фасадные вывески, содержащие обозначения, сходные до степени смешения со средствами индивидуализации истца, использовались ответчиком в следующие периоды времени: по адресу 

<

...> – ориентировочно с сентября 2018 года по октябрь 2023 г., по адресу 

<

...> – ориентировочно с августа 2019 года по октябрь 2023 г., по адресу Пензенская область, Пензенский район, Засечное, ул. Радужная, д. 13 – ориентировочно с 2020 года по октябрь 2023 года.

Таким образом, ответчик в своей деятельности использовал аналогичное коммерческое обозначение, осуществлял до октября 2023 года деятельность в области аптек по розничной продаже лекарственных средств, которая относится к товарам и услуг 35-го класса МКТУ (услуги аптек по продаже оптовой, розничной лекарственных, ветеринарных, гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения), в отношении которых товарному знаку истца №220 представлена правовая охрана.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что действия ответчика создали опасность смешения сравниваемых обозначений, чем нарушили права истца.

На основании изложенного, заявленные истцом требования о признании действий ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» по использованию в период с 17.11.2017 по 17.10.2023 в своем фирменном наименовании обозначения «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС» в отношении следующих видов деятельности: 47.73 - Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); 46.46 - Торговля оптовая фармацевтической продукцией; 47.74 - Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах; 47.75 - Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах; 86.90.9 - Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки, нарушением исключительных прав общества с ограниченной ответственностью «РОНА» на общеизвестный товарный знак № 220 и коммерческое обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС» являются обоснованными и правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Как установлено пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом при повторном рассмотрении дела было заявлено о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на использование ответчиком товарного знака №220 ответчиком на трех вывесках сети аптеки в общем размере 5 000 000 руб. (как за одно нарушение).

В пункте 65 Постановления N 10 разъяснено, что компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

В соответствии с пунктом 66 Постановления N 10 при доказанном единстве намерений правонарушителя количество контрафактных экземпляров, товаров (размер партии, тиража, серии и так далее) может свидетельствовать о характере правонарушения в целом и подлежит учету судом при определении конкретного размера компенсации.

Принимая во внимание установленный факт неправомерного использования ответчиком товарного знака истца и учитывая характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины ответчика, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции обоснованно признал размер компенсации в сумме 5 000 000 руб. соответствующим степени вины нарушителя, в связи с чем удовлетворил указанные требования истца.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, основанными на правильном применении судом норм материального и процессуального права.

Доводы апелляционной жалобы ответчика выводы суда первой инстанции не опровергают и не могут ставить под сомнение законность принятого судебного акта.

Довод апелляционной жалобы о том, что коммерческое обозначение истца утратило (не приобрело) статус соответствующего средства индивидуализации, поскольку для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения, одна группа лиц, в которую входит истец, для индивидуализации одного предприятия   одновременно   использует   не   только   коммерческое   обозначение

,но и другие коммерческие обозначения, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Как считает ответчик, указанное коммерческое обозначение используется для индивидуализации торгового предприятия, которым в соответствии с п. 8 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее - «Закон о торговой деятельности») является «торговая сеть», то есть совокупность двух и более торговых объектов, принадлежащих на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу.

В соответствии с п. 3 ст. 2 Закона о торговой деятельности под розничной торговлей понимается вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Согласно п. 8 ст. 2 Закона о торговой деятельности под торговой сетью понимается совокупность двух или более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции», или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.

Из указанных положений Закона не следует, что торговая сеть является единым предприятием. В пункте 8 статьи 2 данного закона указано, что торговая сеть объединяет несколько отдельных торговых объектов, для индивидуализации которых используется единое, то есть одно и то же, коммерческое обозначение.

В соответствии со ст. 1538 ГК РФ коммерческое обозначение может использоваться для индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий, понимаемых в смысле ст. 132 ГК РФ. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Согласно ст. 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

В соответствии с п. 4 ст. 2 Закона о торговой деятельности торговым объектом является здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

Из указанного следует, что предприятием, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, является именно конкретный имущественный комплекс - торговый объект, а не торговая сеть, объединяющая несколько таких имущественных комплексов (торговых объектов).

В пункте 177 Постановления № 10 также указано, что право на коммерческое обозначение возникает не ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

Кроме этого, в ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения» содержится определение понятия «сетевого торгового предприятия», под которым понимается торговое предприятие, входящее в торговую сеть.

Аналогичное определение сетевого торгового предприятия содержится и в ГОСТ Р 513032023, который был принят вместо ГОСТ Р 51303-2013.

Таким образом, доводы ответчика о том, что истец использует несколько коммерческих обозначений для индивидуализации одного предприятия («торговой сети»), являются несостоятельными, основаны на неверном толковании действующего законодательства, в связи с чем, не могут быть приняты во внимание. Как установлено материалами дела, истцу принадлежат несколько различных предприятий, для индивидуализации некоторых из которых используется спорное коммерческое обозначение. При этом коммерческое обозначение не используется истцом для индивидуализации одних и тех же предприятий одновременно с другими коммерческими обозначениями.

Относительно довода апелляционной жалобы о том, что ответчик является ненадлежащим, поскольку он не имеет отношения к определению своего фирменного наименования, которое определял его учредитель, судебная коллегия указывает, что  незаконное использование спорного обозначения в фирменном наименовании ответчика установлено судом с 17.11.2017, т.е. с момента регистрации общества "Аптека ВИТАЭкспресс", в связи с чем, исковые требования заявлены к надлежащему ответчику.

Ответчик также ссылался на то, что в соответствии с п. 4 ст. 1474 ГК РФ юридическое лицо вправе по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование.

В связи с изложенным, ответчик считал, что надлежащим требованием должно было быть требование о возложении на него обязанности по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование. 

Вместе с тем, в постановлении от 03.04.2024 по настоящему делу Суд по интеллектуальным правам отклонил довод ответчика о необходимости применения к спорным отношениям положений пунктов 3 и 4 статьи 1474 ГКРФ, поскольку они к спорным отношениям не применяются - отсутствует старшее фирменное наименование (старшим является другое средство индивидуализации - товарный знак).

Несостоятельными следует признать также доводы ответчика об использовании в его фирменном наименовании объектов интеллектуальной собственности третьих лиц.

Ответчик указывал, что в его фирменном наименовании используется не обозначение, сходное до степени смешения со средствами индивидуализации истца, а объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, а именно словесный элемент произведения дизайна, созданного совместным творческим трудом ФИО1 и ФИО6.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 03.04.2024 отклонил данный доводы кассатора, согласившись с позицией нижестоящих судов.

Суд кассационной инстанции отметил, что, как следует из разъяснений, приведенных в пункте 74 Постановления № 10, в случае если один и тот же объект существует в разных правовых режимах, то до оспаривания правомерности существования одного из них при оценке обстоятельств использования следует исходить из того, какой из объектов использовался в конкретном случае. В данном случае суды правомерно установили факт использования товарного знака, поскольку соответствующие действия осуществлялись для индивидуализации услуг (а это, в свою очередь, - функция товарного знака).

Таким образом, в деятельности ответчика использовались именно средства индивидуализации истца, а не произведение дизайна (логотип).

Кроме того, давая оценку данным доводам ответчика на основе представленных им доказательств, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что представленные ответчиком в материалы дела доказательства не позволяют установить факт создания произведения дизайна в 2013 году, то есть ранее возникновения у истца исключительных прав на средства индивидуализации.

Так, «экземпляр» указанного произведения, составленный специально для его представления в суд и содержащий указание на 2013 год, не является документом, позволяющим установить дату создания произведения конкретными лицами.

Действующее законодательство не содержит презумпции создания произведения в дату, указанную на его экземпляре, а также презумпции принадлежности исключительного права на произведение указанным на его экземпляре лицам.

Такая презумпция установлена только в отношении авторства лица, указанного на экземпляре произведения (ст. 1257 ГК РФ), однако факт авторства сам по себе не позволяет установить, что произведение было создано ранее дат приоритета средств индивидуализации истца. Кроме этого, ФИО1 и ФИО6 не указаны на «экземпляре» произведения именно в качестве его авторов.

В ходе судебного разбирательства ответчик признал, что представляемые им «экземпляры» («копии») произведений дизайна были изготовлены не в указанные в них даты.

Установлено, что ФИО1 обращался в суды за защитой своих авторских прав на произведение дизайна, однако в удовлетворении его требований судами было отказано (решение Ленинского районного суда г. Саранска от 21.06.2024 по делу № 2-872/2024, решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 26.06.2024 по делу № 2-717/2024).

Ответчик также ссылается на преждевременность взыскания с него компенсации за нарушение прав на товарный знак № 220, утверждая, что на спорных вывесках аптек он использовал свое фирменное наименование - ООО «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС».

Вместе с тем, из обстоятельств дела следует, что на вывесках аптек ответчика размещались комбинированные обозначения, которые, помимо словесных, включали также и изобразительные элементы.

При этом, на спорных вывесках указание на организационно-правовую форму юридического лица («ООО») занимало менее 1% ее площади по сравнению с обозначением «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС», а элемент «ВИТАЭКСПРЕСС» разделен на два самостоятельных элемента «ВИТА» и «ЭКСПРЕСС», что с очевидностью демонстрирует, что ответчик использовал именно обозначение «АПТЕКА ВИТА ЭКСПРЕСС» для оказания своих услуг, которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца, права на который возникли у истца ранее.

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что истец использует ОТЗ № 220 и коммерческое обозначение способом, противоречащим закону, в подтверждение чего ссылается на положения приказа Минздрава России от 31.07.2020 № 780н «Об утверждении видов аптечных организаций», согласно которому аптечными организациями являются аптеки и аптечные пункты, а также пп. «а» п. 22 Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения (утв. приказом Минздрава России от 31.08.2016 № 647н), в соответствии с которым субъект розничной торговли должен иметь вывеску с указанием вида аптечной организации на русском и национальном языках: «Аптека» или «Аптечный пункт» или «Аптечный киоск».

По мнению ответчика, использование коммерческого обозначения (включающего слово «Аптека») и товарного знака (также включающего слово «Аптека») в отношении аптечных пунктов истца нарушает положения данных нормативных правовых актов, в связи с чем такое использование представляет собой злоупотребление правом со стороны истца (п. 1 ст. 10 ГК РФ).

Вместе с тем, положения вышеуказанных правил предполагают обязанность субъекта розничной торговли иметь вывеску с указанием вида аптечной организации, однако не запрещают субъекту розничной торговли иметь несколько вывесок и размещать на своих предприятиях как вывески с указанием вида аптечной организации, так и вывески, содержащие средства индивидуализации со словом «Аптека». Таким образом, размещение на аптечных пунктах истца вывесок с использованием коммерческого обозначения и ОТЗ № 220 не является нарушением и не может рассматриваться как недобросовестное поведение истца.

Кроме того, действующее законодательство не ставит возникновение и защиту исключительных прав правообладателей на средства индивидуализации в зависимость от соблюдения требований к вывескам аптечных организаций.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Позиция подателя жалобы не опровергает выводов суда первой инстанции и сводится к несогласию с оценкой установленных судом обстоятельств по делу, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не выявлено.

Таким образом, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, в связи с чем, основания для его отмены и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

В соответствии с положениями ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение  Арбитражного суда Пензенской области от 29 августа 2024 года по делу № А49-6687/2022 оставить без изменения,  апелляционную жалобу ООО «АПТЕКА ВИТАЭКСПРЕСС»  - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Председательствующий                                                                         Е.А. Митина

Судьи                                                                                                      Е.В. Коршикова

Л.Л. Ястремский