АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-9314/2018

г. Белгород

19 февраля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 18 февраля 2019 года

Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2019 года

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Хлебникова А. Д.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Стройтепломонтаж" (ИНН 3665032022, ОГРН 1023601533339)

к ООО "СТМ-ОСКОЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 408 500 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от ООО "Стройтепломонтаж" –  по доверенности от 07.11.2018 ФИО2;

от ООО "СТМ-ОСКОЛ" – по доверенности от 04.06.2018 ФИО3

УСТАНОВИЛ:

ООО "Стройтепломонтаж"  (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к ООО "СТМ-ОСКОЛ" (далее – ответчик) о взыскании 408 500 руб. убытков, связанных с защитой прав и законных интересов  истца при оспаривании регистрации товарного знака ответчика, сходного до степени смешения с товарным знаком ООО "Стройтепломонтаж".

ООО "Стройтепломонтаж" в судебном заседании заявленные требования поддержало, указав, что требуемая ко взысканию сумма убытков документально подтверждена и названные расходы были произведены для восстановления истцом его нарушенного права в связи с регистрацией ответчиком товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком ООО "Стройтепломонтаж".

ООО "СТМ-ОСКОЛ" заявленное требование не признало, полагая, что спорные расходы не находятся в причинно-следственной связи  с регистрацией ответчиком товарного знака в Роспатенте (т.1 л.д.151-154).

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд приходит к следующему.

Как видно из материалов дела, товарный знак  по заявке N 2013719095 с приоритетом от 06.06.2013 зарегистрирован Роспатентом за N 549789 на имя общества "СТМ-Оскол" в отношении товаров 6-го и 11-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

ООО "Стройтепломонтаж" обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 549789, мотивированное тем, что регистрация указанного товарного знака произведена в нарушение требований пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Решением Роспатента от 11.04.2017 возражение истца удовлетворено частично, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 549789 признано недействительным в отношении всех товаров 06-го класса МКТУ, за исключением "баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; бункеры металлические; емкости для хранения кислот металлические; изделия из обычных металлов художественные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; свинарники металлические; стойла металлические; установки для парковки велосипедов металлические; ящики почтовые металлические", и всех товаров 11-го класса МКТУ, за исключением "устройства для освещения; аппараты и установки сушильные; мангалы" (т.1 л.д.58).

ООО "СТМ-Оскол", не согласившись с выводами Роспатента, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании указанного решения.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2017 в удовлетворении требования ООО "СТМ-Оскол" отказано (т.1 л.д.77-102).

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2018 решение Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2017 по делу N СИП-256/2017 оставлено без изменения (т.1 л.д.103-121).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2018 ООО "Стройтепломонтаж" было отказано в удовлетворении требования о взыскании в качестве судебных расходов по делу N СИП-256/2017 408 500 руб.  как  не относящихся к судебным расходам и понесенным истцом в Роспатенте при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 549789 в палате по патентным спорам Роспатента, поскольку расходы были понесены заявителем при рассмотрении спора во внесудебном порядке (т.1 л.д.126-149). 

В связи с изложенным, ООО "Стройтепломонтаж" 17.07.2018 в адрес ответчика направлена претензия о возмещении убытков в сумме 408 500 руб. (т.1 л.д.122-125).

Оставление ответчиком претензии без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения ООО "Стройтепломонтаж" с настоящим иском в арбитражный суд.

В обоснование заявленных требований ООО "Стройтепломонтаж" указывает, что для восстановления истцом его нарушенного права в связи с регистрацией ответчиком товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком ООО "Стройтепломонтаж", понесены расходы по оплате патентных услуг по представительству третьего лица в Роспатенте в палате по патентным спорам, а также  консультационных услуг.

Так, между ООО "Стройтепломонтаж" (Заказчик) и обществом ФИО4 Интернешнл (Исполнитель) 25.08.2016 заключен договор на оказание патентных услуг №SMGI 160324 (т.1 л.д.38-45).

Согласно подпункту 1.1 договора от 25.08.2018, его предметом является оказание услуг в области инвентаризации, учета, налогообложения, экспертизы фактических затрат и оценки рыночной стоимости интеллектуальных прав, консультированию по вопросам коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности, а также содействие в вопросах подбора и привлечения внешних источников финансирования инновационной деятельности, а именно, в рамках защиты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (абзац 3 пункта 1.1 Договора):

проведение экспертизы в целях выявления факта нарушения интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

проведение экспертизы в целях определения размера нанесенного ущерба при нарушении интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

претензионная работа;

сопровождение рассмотрения спора в палате по патентным спорам, в Федеральной антимонопольной службе, в суде и арбитражном суде.

Согласно подпункту 3.1 пункта 3 названного договора общая стоимость оказываемых исполнителем услуг, а также способ оплаты по настоящему договору определяются в соответствии с Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Если в приложении не указывается способ оплаты, то стороны по умолчанию принимают предоплату в размере 100% (Ста процентов).

Подпунктом 3.3 пункта 3 указанного договора установлено, что оплата производится в рублях.

Подпунктом 4.1 пункта 4 договора указано, что сдача Исполнителем результата оказанных услуг осуществляется в соответствии с Приложениями к настоящему договору.

В соответствии с подпунктом 4.5 пункта 4 договора, факт передачи оказанной услуги от Исполнителя Заказчику подтверждается Актом об оказании патентных услуг.

В качестве доказательств, подтверждающих факт оказания услуг и сдачи их результатов Заказчику, в материалы дела ООО "Стройтепломонтаж" представлены: приложение N 2 от 25.08.2016 к договору от 25.08.2016 на сумму 15 000 руб., акт об оказании патентных услуг согласно приложению N 2 к договору от 25.08.2016, приложение N 3 от 19.09.2016 к договору от 25.08.2016 на сумму 163 500 руб. (в том числе пошлина 13 500 руб.), акт об оказании патентных услуг согласно приложению N 3 от 19.09.2016, приложение N 4 от 19.09.2016 к договору от 25.08.2016 на сумму 30 000 руб., акт об оказании патентных услуг согласно приложению N 4 от 19.09.2016 к договору от 25.08.2016, приложение N 8 от 14.03.2017 к договору от 25.08.2016 на сумму 200 000 руб. (т.1 л.д.47,48,50,51,53,54,56,57).

В качестве доказательств, подтверждающих оплату услуг согласно приложениям N 2, 3, 4, 8 к договору от 25.08.2016, в материалы дела ООО "Стройтепломонтаж" представлены платежное поручение от 26.08.2016 N 3330 на сумму 15 000 руб., платежное поручение от 14.10.2016 N 4297 на сумму 163 500 руб., платежное поручение от 14.10.2016 N 4296 на сумму 30 000 руб., платежное поручение от 15.03.2017 N 971 на сумму 200 000 руб. (т.1 л.д.46,49,52,55). 

Статьей 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Для наступления ответственности, установленной правилами статьи 15 ГК РФ, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер причиненных убытков.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 10 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на истце. При этом лицо, требующее через суд от иного хозяйствующего субъекта возмещения причиненных убытков, должно доказать наличие состава правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из условий ответственности влечет отказ в удовлетворении иска.

На основании изложенного, истец в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан доказать факт несения убытков ввиду неправомерных действий ООО "СТМ-ОСКОЛ", а также причинно-следственную связь между понесенными расходами и действиями названного общества, выразившимися в  обращении  ответчика  в   Роспатент  с   заявлением  о   регистрации   товарного  знака N 549789.

Как установлено вступившим в законную силу судебным актом (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2018 по делу N СИП-256/2017 (т.1 л.д.103-121)) и, на основании ст.69 АПК РФ, не подлежит доказыванию вновь при рассмотрении настоящего дела, обозначение  было введено истцом в гражданский оборот для индивидуализации систем и элементов отопления, водоснабжения и канализации задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 549789 (06.06.2013), приобрело известность среди потребителей и благодаря его использованию в течение длительного времени стало ассоциироваться именно с ООО "Стройтепломонтаж", а не с правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 549789 (обществом "СТМ-Оскол").

При этом на протяжении нескольких лет до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 549789 (06.06.2013), ООО "СТМ-Оскол" тесно сотрудничало с ООО "Стройтепломонтаж" и являлось его официальным представителем на территории Белгородской области, используя товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319993, правообладателем которого является истец.

Однако после прекращения партнерских отношений в 2012 году, ООО "СТМ-Оскол" по собственной инициативе осуществило ребрендинг, и в настоящее время товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 319993, принадлежащий ООО "Стройтепломонтаж", не использует, так как стало правообладателем оспариваемого товарного знака  по свидетельству Российской Федерации N 549789.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения Гражданского кодекса Российской Федерации, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 1 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона, соответственно наступившим или не наступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

С учетом обстоятельств, установленных вступившими в законную силу судебными актам по делу N СИП-256/2017, суд считает установленным факт недобросовестного поведения ответчика по регистрации товарного знака за N 549789, а расходы в сумме 178 500 руб. произведенными истцом для восстановления нарушенного права, том числе:

- 15 000 руб. за оказанные консультационные услуги по предварительному анализу возможности опротестования охраны товарного знака N 549789;

- 150 000 руб. за оказание услуг по подготовке и направлению в Роспатент возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку N 549789;

- 13 500 руб. возмещения пошлины уплаченной обществом ФИО4 Интернешнл за рассмотрение возражений Роспатентом.

Направленность произведенных расходов на восстановление нарушенного права подтверждается приложением N 2 и 3 к договору от 25.08.2016, актами об оказании услуг от 04.05.2017, платежным поручением общества ФИО4 Интернешнл от 08.12.2016 №664 на уплату 13 500 руб. пошлины за рассмотрение возражений Роспатентом, а также текстом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку  N 549789, представленных в Роспатент 22.12.2016  (т.1 л.д.47,51, т.2 л.д.63-72).

При изложенных обстоятельствах, иск ООО "Стройтепломонтаж" подлежит удовлетворению в части взыскания 178 500 руб. убытков.

ООО "Стройтепломонтаж" также просит взыскать с ответчика убытки в сумме 30 000 руб., понесенные в связи с оплатой истцом услуг общества ФИО4 Интернешнл по подготовке жалобы в Роспатент (приложение N 4 к договору от 25.08.2016 (т.1 л.д.54)). 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб.

Вместе с тем, как видно из текста жалобы от 21.10.2016, подготовленной обществом ФИО4 Интернешнл, названная жалоба подготовлена на экспертизу ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС). В названном обращении заявитель просит дать оценку действиям экспертов ФИПСа (т.2 л.д.59-62). 

В связи с изложенным, подготовка названной жалобы обусловлена не действиями ответчика и, соответственно, отсутствует прямая причинно-следственная связь между понесенными истцом расходами в сумме 30 000 руб. и действиями ООО "СТМ-ОСКОЛ".

Требования истца в части взыскания 30 000 руб. убытков не подлежат удовлетворению.

Помимо  изложенного,  истец  просит  суд   взыскать   с     ООО "СТМ-ОСКОЛ" 200 000 руб. убытков, понесенных в связи с оплатой истцом услуг общества ФИО4 Интернешнл по оказанию дополнительных юридических и консультационных услуг, связанных с представлением интересов ООО "Стройтепломонтаж" в Палате по патентным спорам.

В качестве доказательств того, что названные убытки имели место в связи с рассмотрением Роспатентом возражений ООО "Стройтепломонтаж" против предоставления правовой охраны товарному знаку N 549789, истец представил приложение N 8 к договору от 25.08.2016,  справку общества ФИО4 Интернешнл от 24.12.2018 и протокол заседания коллегии Роспатента от 10.03.2017, по результатам которого было принято решение Роспатента от 11.04.2017 об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку N 549789 (т.1 л.д.57, 58 т.2 л.д.31,32,49).

Как следует из объяснений представителя истца и справки  общества ФИО4 Интернешнл от 24.12.2018, в рамках дополнительных услуг по приложению N 8 к договору от 25.08.2016 был произведен осмотр офиса ООО "Стройтепломонтаж", изучение учредительных и бухгалтерских документов, рекламных материалов, договоров с контрагентами и иных материалов, представляющих интерес для представления в Палату по патентным спорам при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку N 549789 (т.2 л.д.49).

Вместе с тем, из содержания протокола заседания коллегии Роспатента от 10.03.2017, по результатам которого было принято решение Роспатента от 11.04.2017 об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку N 549789 усматривается, что лицами, участвующими при рассмотрении возражений, не предоставлялись новые доводы, отсутствующие в первично представленных обращениях, а также в протоколе отмечено, что существо приведенных  заявителем мотивов изложено в первично представленном возражении (т.2 л.д.31,32).

В  рассматриваемом   случае    истец не доказал того, что расходы в размере 200 000 руб. понесены им для восстановления нарушенного права.

Требования о взыскании названной суммы удовлетворению не подлежат.

При изложенных обстоятельствах заявленное требование подлежит удовлетворению в части взыскания 178 500 руб. убытков.

При обращении в суд истец уплатил 11 170 руб. госпошлины (т.1 л.д.11).

С учетом того, что исковые требования были удовлетворены частично, расходы по госпошлине в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в пользу истца пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в сумме 4 915 руб.

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "СТМ-ОСКОЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "Стройтепломонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 178 500 руб. убытков и 4 915 руб. госпошлины, а всего 183 415 руб. 

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Белгородской области. 

Судья

Хлебников А. Д.