Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

№ А32-21638/2018

г. Краснодар

09 февраля 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 02 февраля 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 09 февраля 2021 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Ермоловой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ершовой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСМАШ» (ИНН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>)

третьи лица: 

ФИО2,

ФИО3

о взыскании 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 473042, а также 756 руб. судебных расходов

при участии: не явились, извещены  

УСТАНОВИЛ:

ООО «РУСМАШ» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края к индивидуальному предпринимателю ФИО1 с требованиями о взыскании 200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 473042, а также 756 руб. судебных расходов (требования, уточненные в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2020 г., оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2020 г., в удовлетворении исковых требований отказано.

Дополнительным решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.05.2020г., оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2020 г., с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСМАШ» (ИНН 

<

***>) пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) взыскано 37 600 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2020 г. решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.03.2020 г. и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2020 г. отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Как указал суд кассационной инстанции, суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочным выводам о том, что представленный истцом лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 не является надлежащим доказательством, так как заключен между аффилированными лицами. Само по себе отличие условий лицензионного договора (за исключением способа использования объекта интеллектуальных прав) и обстоятельств допущенного нарушения не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации. Суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности, соглашаясь с доводами ответчика не подтвержденными документально, и признавая недоказанным истцом факта исполнения лицензионного договора, представленного в обосновании размера компенсации, пришли к незаконному и не основанному на материалах дела выводу об отсутствии оснований для удовлетворения искового требования.

Определением суда от 15.12.2020 г. удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, согласно которому истец просит взыскать с ответчика 100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 473042, 500 руб. расходов на покупку товара, 886 руб. почтовых расходов, а также 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП.

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте предварительного судебного заседания извещены надлежащим образом.

Исследовав документы и оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец – ООО «РУСМАШ» с 17.10.2012 г. на основании свидетельства RU 473042 является правообладателем зарегистрированного 17.10.2012 г. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «РУСМАШ», сроком действия до 13.09.2021г.

05.04.2018 г. ответчик в магазине по продаже автомобильных запчастей «Автодетали 24», по адресу: 

<

...>, реализовал автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобилей ВАЗ (АНЦ «ПИЛОТ»), на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № RU 473042 (Класс МКТУ 12).

Факт продажи указанного товара подтверждается товарным и кассовым чеками от 05.04.2018 г., а также видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты.

Полагая, что распространением указанного товара без заключения соответствующего договора с правообладателем нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуальной собственности, ООО «РУСМАШ» обратилось в суд с настоящим иском.

При рассмотрении дела и разрешении данного спора арбитражный суд полагает исходить из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Пленум № 10), при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет". Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

В подтверждение факта реализации ответчиком спорного автоматического натяжителя цепи «ПИЛОТ», на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком № RU 473042 (Класс МКТУ 12) истцом в материалы дела представлены товарный и кассовый чеки от 05.04.2018 г., а также диск  с видеозаписью, произведенной в целях самозащиты.

Доводы ответчика о том, что спорный товар, реализуемый им в магазине «Автодетали 24», расположенном по адресу: 

<

...>, не содержит признаков контрафактности отклоняются судом.

Судом произведен осмотр представленных в материалы дела оригинального образца спорной продукции, а также экземпляра продукции, приобретенного в магазине ответчика, и  установлено, что на упаковочной коробке спорного натяжителя размещен товарный знак № RU 473042, упаковочная коробка отличается от оригинальной по цвету и качеством полиграфической печати.

Также истец в своих пояснениях от 17.12.2018 г. указал, по каким признакам спорный товар является контрафактным (л.д. 147-148, Т.1).

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 “О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации” (далее – Пленум № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В пункте 61 Пленума № 10 сказано, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (абз.5 п. 61 Пленума №10).

В рассматриваемом споре истец просит взыскать с ответчика компенсацию в двукратном размере стоимости права использования спорного товарного знака, сниженной до 100 000 руб.

Обосновывая данный размер компенсации, истец представил в материалы дела договор № 2 от 01.03.2016, заключенный между обществом и ИП ФИО2, согласно которому стоимость неисключительной лицензии на право использования товарных знаков № 473042, № 561554 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ составляет по 100 000 руб. за каждый товарный знак в год.

Доводы ответчика о том, что лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 не является надлежащим доказательством, так как заключен между аффилированными лицами, отклоняются судом ввиду следующего.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ИП ФИО2 является учредителем ООО «Русмаш», размер его вклада в уставный капитал общества составляет 17 000 руб., при размере уставного капитала 50 000 руб., т.е. доля ФИО2 в уставном капитале общества составляет более 20%.

В силу положений статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» стороны лицензионного договора № 2 от 01.03.2016 являются аффилированными лицами.

Вместе с тем, как указал суд кассационной инстанции по настоящему делу, само по себе отличие условий лицензионного договора (за исключением способа использования объекта интеллектуальных прав) и обстоятельств допущенного нарушения не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Суд также обращает внимание на то, что в делах о взыскании компенсации аффилированность может учитываться как обстоятельство, влияющее на стоимость права, указанную в лицензионном договоре. 

Наличие аффилированности между сторонами лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством для определения цены права пользования товарного знака и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 недействительным не признан, о его фальсификации лицами, участвующими в деле, не заявлялось. Указанный договор зарегистрирован в Роспатенте в установленном законом порядке

В обоснование расчета компенсации истцом в материалы дела представлены соответствующие доказательства: внесения предпринимателем ФИО2 платежей по договору за 2016–2017 годы и отчет № 18И-11/184А об определении рыночной стоимости товарного знака № 473042.

Как указано выше, рассчитанная истцом компенсация в размере двукратной стоимости права может быть оспорена ответчиком путем представления иных лицензионных договоров или иных сведений о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

Вместе с тем указанные сведения ответчиком не представлены.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что представленный истцом лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 может быть учтен судом для определения стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 473042.

В рассматриваемом случае также следует исходить из того, что в силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности только истец определяет, защищать ему или нет свое нарушенное или оспариваемое право (часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), какое исковое требование и в связи с чем предъявлять в суд (пункты 4 и 5 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), к кому предъявлять иск (пункт 3 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и в каком объеме требовать от суда защиты (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, часть 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015).

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 Пленума № 10.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – постановление № 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, № 308-ЭС17-4299 от 12.07.2017, № 305-ЭС17-16920 от 18.01.2018 и № 305-ЭС18-14243 от 13.11.2018.

При этом, как следует из фактических обстоятельств, в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления № 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, поскольку как указывалось выше, истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак (по свидетельству Российской Федерации № 473042).

Из представленного в материалы дела ответчиком отзыва и дополнений к нему усматривается, что он выразил свое несогласие с заявленным истцом размером компенсации за допущенное нарушение, мотивировав его аффилированностью общества с предпринимателем ФИО2, а также неиспользованием указанными лицами спорного товарного знака.

Во исполнение указаний Суда по интеллектуальным правам судом установлено, что ответчик в рассматриваемом случае оспаривает указанную истцом цену, которая при сравнимых  обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, а не на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Учитывая, что в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и разъяснениями, данными в постановлении № 28-П, основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, суд приходит к выводу, что при разрешении настоящего спора у суда отсутствуют основания для снижения компенсации ниже предела, установленного подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и перехода, тем самым на взыскание компенсации по подпункту 1 пункта 4 данной нормы.

При таких обстоятельствах, требования ООО «Русмаш» о взыскании с ответчика компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования спорного товарного знака в сумме 100 000 руб. являются законными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 500 руб. расходов на покупку товара, 886 руб. почтовых расходов, а также 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

В соответствии с пунктом 10 названного постановления Пленума Верховного Суда РФ лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием.

Приобретение контрафактного товара вызвана необходимостью доказывания довода о нарушении исключительного права истца, указанные расходы относимы к предмету спора и подлежат компенсации истцу, по сути, составляют убытки истца, как расходы, понесенные в связи с необходимостью восстановления нарушенного права.

Факт несения истцом указанных расходов на покупку спорного товара, почтовых расходов, а также расходов на получение выписки из ЕГРИП подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен.

При таких обстоятельствах, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию 500 руб. расходов на покупку товара, 886 руб. почтовых расходов, 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП.

Расходы по оплате госпошлины в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСМАШ» (ИНН 

<

***>) 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав, 500 руб. расходов на покупку спорного товара, 886 руб. почтовых расходов, 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП, а также 2 000 руб. расходов по оплате госпошлины.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2 000 руб. госпошлины. 

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок от даты его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края.

Судья Н.А. Ермолова