АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А66-6838/2022

г.Тверь

20 сентября 2022 года

 

(решение в виде резолютивной части от 08 сентября 2022 года)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Борцовой Н.А., рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Уссурийск, (ОГРНИП 309251117300030, ИНН 

<

***>), к ответчику индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Тверь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

о взыскании 50 000 рублей,

У С Т А Н О В И Л :

индивидуальный предприниматель ФИО1, г. Уссурийск, (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2, г. Тверь, (далее – ответчик) о взыскании 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 515848.

Определением от 20 июня 2022 года дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в дела, о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены надлежаще (в порядке ст. 228, ст.ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

07 июля 2022 года от истца поступило ходатайство об изменении исковых требований в части определения нормы, на основании которой подлежит расчету компенсация. Истец просил взыскать с ответчика 153 000 рублей компенсации на основании п. 2 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявленное ходатайство не противоречит положениям ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подлежит удовлетворению судом. Рассмотрению подлежат уточненные требования истца.

15 июля 2022 года от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, требования оспорил, в случае удовлетворения исковых требований - ходатайствовал о снижении  размера компенсации.

Из материалов дела следует, что ФИО1 является правообладателем товарного знака «НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ», зарегистрированного в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ): игры, игрушки, по свидетельству Российской Федерации № 515848 с приоритетом от 21.12 2012, со сроком действия до 21.12.2022. 

В магазине, расположенном по адресу: 

<

...> ТЦ "Можайский", 14.08.2019 г. был приобретен товар, на оборотной стороне упаковки размещено словесное обозначение "Небесный фонарик", в подтверждение чего истцом представлен в материалы дела сам товар, диск с видеозаписью, чек от 14.08.2019 г. на сумму 100 рублей, содержащий указание на приобретение товара у ответчика. 

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Изучив материалы дела, суд не находит правовых оснований для удовлетворения заявленных требований с учетом следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Незаконное размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках товаров, в силу пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельствует об их контрафактности.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1484 названного Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 г. № 307-ЭС16-881 по делу №А56-62226/2014).

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг; обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 г. № 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 г. № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 г. № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 г. № 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 г. № 482 (далее - Правила № 482), а также методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.01.2020 г. № 12 (далее - Руководство N 12).

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В товарном знаке истца словесный элемент "НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ" занимает центральное (доминирующее) положение в обозначении истца.

В обозначении ответчика, размещенном на упаковке товара, словесный элемент "Небесный фонарик" представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух слов "Небесный", "фонарик".

Имеющиеся визуальные (графические) отличия словесного сочетания "Небесный фонарик" в используемом ответчиком обозначении, а также характер изобразительных элементов, входящих в состав обозначения ответчика, не позволяют сделать вывод о наличии сходства до степени смешения между оцениваемыми элементами.

Товарный знак истца содержат словесное наименование "НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ", выполненное определенным шрифтом с использованием прописных букв.

Словосочетание "Небесный фонарик" выполнено ответчиком иным шрифтом с использованием строчных букв и используется совместно с другими словесными и изобразительными элементами для целей описания товара.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара/услуги.

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 г. № 2979/06, от 17.04.2012 г. № 16577/11).

Также, согласно пункту 4.2.2.3 Методических рекомендаций, оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 г. № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Суд учитывает, что главенствующее обозначение, размещенное на упаковке товара, имеет словосочетание "Небесное сердце". Данное обозначение размещено лицом к потребителю и побуждает потребителя приобрести товар. Размещение на оборотной стороне товара словосочетания "Небесный фонарик" не способствует, по мнению суда, возникновению ассоциаций у покупателя с товарным знаком истца, поскольку указанное словосочетание по существу обезличено и является своего рода определением всей родовой совокупности товаров "небесные фонарики".

В данном случае суд приходит к выводу об отсутствии сходства, влекущего возможность смешения данных обозначений при индивидуализации реализуемых товаров. Судом установлено лишь наличие фонетического и смыслового сходства между словесными элементами спорных обозначений, при отсутствии графического сходства. При этом суд полагает, что тождественность фонетических и семантических признаков словесного обозначения при отсутствии тождественности по графическому признаку не означает, что изображения, используемые сторонами, являются схожими до той степени смешения, наличие которой свидетельствовало бы о нарушении исключительных прав истца на товарный знак.

При этом, оценивая сходство фонетических и смысловых признаков следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г.)).

Без надлежащего установления сильных элементов спорного товарного знака его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом.

Заявляемые истцом элементы являются слабыми ввиду их низкой индивидуализирующей способности. Суд полагает, что само по себе использование слов "небесные/небесный", "фонарики/фонарик" при обозначении наименования товара недостаточно для вывода о незаконном использовании ответчиком товарного знака № 515848.

Само по себе использование в обозначении товара слов "небесные/небесный", "фонарики/фонарик" не является достаточным основанием считать нарушенными права истца на товарный знак, поскольку они, с учетом расположения словосочетания "Небесный фонарик" с оборотной стороны товара, явно не воспринимаются потребителями в качестве соответствующего товарного знака и не ассоциируется с продукцией истца и принадлежащим ему товарным знаком, равно как и не ассоциируется с какими-либо другими производителями. Широкой известностью товарный знак "НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ" не обладает, доказательств обратного суду не представлено. Доказательств фактического смешения обозначений товара и товарного знака, в том числе опросов мнений обычных потребителей соответствующего товара, не представлено.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Как отражено в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2019 г. № С01-450/2019 по делу № СИП-642/2018 и Решении Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2020 г. по указанному делу, с учетом установленного Гражданским кодексом Российской Федерации общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака в соответствии с установленной законом целью предоставления правовой охраны, с учетом приведенных официальных разъяснений содержания норм материального права могут считаться недобросовестными и не подлежать судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. Попытка получить судебную защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны заявителя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак или приобретено исключительное право на товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано (Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2016 г. № 306-ЭС16-1500 по делу № А55-1744/2015).

В рамках настоящего спора доказательств фактического использования товарного знака правообладателем не представлено, судом цель приобретения такого товарного знака истцом для самостоятельного использования не установлена.

Дополнительно суд полагает возможным отметить, что словосочетание "Небесное сердце", размещенное на упаковке товара, судом также оценено в рамках пункта 42 Правил № 482, наличие сходства, влекущего возможность смешения данных обозначений при индивидуализации реализуемых товаров, не установлено, истец на указанное обозначение по тексту иска не ссылается.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

руководствуясь статьями 110, 124, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить ходатайство истца об изменении исковых требований.

В иске отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Уссурийск, (ОГРНИП 309251117300030, ИНН 

<

***>) 3 590 рублей государственной пошлины в доход федерального бюджета РФ.

Взыскателю выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд город Вологда в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья                                                                                     Н.А. Борцова