ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А28-16217/2017

г. Киров

25 января 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 17 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 января 2019 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Поляковой С.Г.,

судейСавельева А.Б., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО2, 

при участии в судебном заседании:

представителя истца – ФИО3, по доверенности, ФИО4, по доверенности, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС»

на решение Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2018 по делу № А28-16217/2017, принятое судом в составе судьи Караниной Н.С.,

по иску общества с ограниченной ответственностью «ФИО6 Диагностика Рус» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №5» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Няганская городская поликлиника» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «СтройСетьРесурс» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Академия +» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), индивидуальный предприниматель ФИО5 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Формоза» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «ТоргСервис» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),

о защите исключительных прав и взыскании 280 000 руб. 00 коп. компенсации, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ФИО6 Диагностика Рус» (далее – истец, Компания) обратилось с иском в Арбитражный суд Кировской области (передано по подсудности из Арбитражного суда Свердловской области) к обществу с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС» (далее – ответчик, заявитель, Общество) со следующими требованиями:

1. Запретить ООО «МЕДСЕРВИС» совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия исключительного лицензиата – ООО «ФИО6 Диагностика Рус» товаров с размещенными на них товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, CYFRA, PRECICONTROL, Accutrend в том числе ввоз, хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажу таких товаров.

2. Обязать ООО «МЕДСЕРВИС» изъять из оборота и уничтожить за его счет все товары, маркированные товарными знаками Roche, cobas, Cyfra, PreciControl, поставленные им в Муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по контракту № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора от 17.10.2016.

3. Взыскать с ООО «МЕДСЕРВИС» в пользу ООО «ФИО6 Диагностика Рус» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак Roche в размере 200 000 руб. 00 коп.

4. Взыскать с ООО «МЕДСЕРВИС» в пользу ООО «ФИО6 Диагностика Рус» компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки cobas, ELECSYS, CYFRA, PRECICONTROL, Accutrend в размере 80 000 руб. 00 коп., из расчета: 30 000 руб. 00 коп. за товарный знак сobas, 20 000 руб. 00 коп. за товарный знак Accutrend, по 10 000 руб. 00 коп. за товарные знаки ELECSYS, PRECICONTROL, CYFRA.

Исковые требования основаны на положениях статей 12, 1250, 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы незаконным использованием ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки Roche, cobas, Accutrend, ELECSYS, CYFRA, PRECICONTROL.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены муниципальное бюджетное учреждение «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская поликлиника», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 5» (далее соответственно – Екатеринбургский консультативно-диагностический центр, Няганская городская поликлиника, Клиническая больница № 5), общество с ограниченной ответственностью «СтройСетьРесурс», общество с ограниченной ответственностью «Академия +», индивидуальный предприниматель ФИО5, общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер», общество с ограниченной ответственностью «Формоза», общество с ограниченной ответственностью «ТоргСервис» (далее также соответственно – ООО «СтройСетьРесурс», ООО «Академия +», ООО «Бизнес-Партнер», ИП Стайн П.Т., ООО «Формоза», ООО «ТоргСервис»).

Истец в ходе рассмотрения дела уточнял исковые требования, ходатайством от 04.08.2018 отказался от части требований, направленных на защиту прав в отношении товарного знака CYFRA, изложив окончательно требования следующим образом – просил:

1. Признать незаконными, нарушающими исключительное право на товарный знак, действия ООО «МЕДСЕРВИС» по использованию товарных знаков Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, Accutrend (номера 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003 в Международном реестре товарных знаков), путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложений к продаже и продажи им:

- товаров (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL (номера 832631, 855137, 635479, 1063466 в Международном реестре товарных знаков) муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора,

- товаров (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas, Accutrend (номера 832631, 855137, 539003 в Международном реестре товарных знаков) бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская поликлиника» по товарным накладным от 04.05.2016 № 34, от 21.09.2016 № 160 в соответствии с договором от 18.02.2016 № 2016.48155,

- товаров (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas (номера 832631, 855137 в Международном реестре товарных знаков) государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 5» по товарным накладным от 21.06.2016 № 77, от 30.06.2016 № 84 в соответствии с контрактом от 06.05.2016 № 0855200000516000827 поставка расходных материалов для анализатора Сobas b 121 в 2016 году.

2. Признать товары (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированные товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL (номера 832631, 855137, 635479, 1063466 в Международном реестре товарных знаков), поставленные ООО «МЕДСЕРВИС» муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора, контрафактными.

3. Запретить ООО «МЕДСЕРВИС» незаконное использование товарных знаков Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL (номера 832631, 855137, 635479, 1063466 в Международном реестре товарных знаков), путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложения к продаже и продажи товаров (медицинских изделий для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL (номера 832631, 855137, 635479, 1063466 в Международном реестре товарных знаков), поставленных ООО «МЕДСЕРВИС» муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора.

4. Взыскать с ООО «МЕДСЕРВИС» в пользу ООО «ФИО6 Диагностика Рус» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак Roche в размере 200 000 руб. 00 коп.

5. Взыскать с ООО «МЕДСЕРВИС» в пользу ООО «ФИО6 Диагностика Рус» компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, Accutrend в размере 40 000 руб. 00 коп., из расчета: 10 000 руб. 00 коп. за товарные знаки сobas, ELECSYS, PRECICONTROL, Accutrend.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2018 принят отказ Компании от иска к Обществу в части требований о взыскании 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак CYFRA, производство по делу в указанной части прекращено. В остальной части уточненные исковые требования удовлетворены частично. 

Суд первой инстанции решил:

- признать товары (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированные товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, поставленные Обществом муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора, – контрафактными;

 - запретить Обществу незаконное использование данных товарных знаков путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложения к продаже и продажи товаров (медицинских изделий для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, поставленных Обществом муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, место нахождения: 620039, Россия, Свердловская область, Суворовский пер., д. 5) по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора;

- взыскать с Общества в пользу Компании 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, в том числе: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак Roche и 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, Accutrend, а также 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и за принятие обеспечительных мер.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Общество с принятым решением суда не согласно, обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, в иске отказать в полном объеме.

По мнению заявителя жалобы, решение суда первой инстанции подлежит отмене, поскольку судом не исследован факт наличия лицензионных соглашений в спорный период у иных лиц, не только у истца, на использование товарного знака Roche. В материалах дела отсутствует документ, поименованный как свидетельство на товарный знак. Доказательства регистрации товарных знаков в Роспатенте истцом не представлено, имеется только информация о регистрации лицензионных соглашений. Правовая охрана товарных знаков по международной регистрации не распространяется на территорию Российской Федерации, поскольку доказательства обратного не представлены. Введение товаров в гражданский оборот, маркированных такими изображениями, отсутствующими в реестрах Роспатента, отвечает признакам осмотрительности и заботливости, проявленными ответчиком. На основании каких документов суд пришел к выводу о тождественности изображений, в решении не указано. Судом также не было учтено то обстоятельство, что товар по спорным контрактам поставлялся для государственных нужд, ответчик не мог отказаться от их исполнения. Ответчик не является импортером, продает только приобретенные в России товары, то есть введенные в гражданский оборот. Размер компенсации ничем не обоснован, ставки роялти не применимы. Продукция излишне защищена истцом: товарные знаки дублируют друг друга. Размещение нескольких товарных знаков является злоупотреблением правом. Иные маркировки, кроме знака «R» или латинской буквы «R» в окружности, не имеют правового значения для предупреждения о регистрации прав. Признание судом товара контрафактным является незаконным, поскольку в данной части решение суда первой инстанции неисполнимо. 

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, доводы, изложенные в ней, отклонил, просит оставить решение суда первой инстанции без изменения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции ответчик заявил ходатайство об отмене решения суда первой инстанции и переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции. В качестве основания для отмены обжалуемого судебного акта ответчик указывает, что судом первой инстанции не были рассмотрены уточненные исковые требования, заявленные истцом 25.10.2017 (т. 2, л.д. 162), кроме того, требования об изъятии товара и его уничтожении, а также признании незаконными действий ответчика, судом первой инстанции не разрешены. Также ответчик указал, что судом первой инстанции оставлены без оценки доводы Общества о злоупотреблении истцом своими правами. Так заявитель полагает, что требования истца противоречат публичным интересам по экономии федерального и регионального бюджета. Истец как исключительный лицензиат выходит за пределы предоставленных ему прав по лицензионному договору, поскольку только лицензиар вправе обращаться с исками, направленным на защиту прав на средства индивидуализации. Обозначения cobas, CODAS INTEGRA используются правообладателем в информационных целях для указания на совместимость своих расходных материалов и реагентов под товарным знаком Roche, нанесены не для идентификации товаропроизводителя. Федеральным законом не предусмотрено предъявление требований о признании товара контрафактным. 

В связи с заявлением ответчиком ходатайства о переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции в судебном заседании и необходимостью ознакомления с ним других участников спора судебное разбирательство откладывалось судом апелляционной инстанции определением от 04.12.2018.

Истец представил письменные пояснения на ходатайство ответчика, доводы, изложенные в нем, отклонил, против его удовлетворения возражает. 

Другие лица, участвующие в деле, отзыв на апелляционную жалобу не представили, мнение по ходатайству ответчика письменно не изложили.

После отложения судебное разбирательство по рассмотрению апелляционной жалобы продолжено.

Ответчик, третьи лица явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Ответчик направил в суд апелляционной инстанции ходатайство, указав на невозможность присутствовать в судебном заседании, назначенном на 17.01.2019, просил рассмотреть поданное ходатайство в отсутствие представителей ответчика.

Суд апелляционной инстанции в отсутствие возражений со стороны представителя истца, других участников процесса, пришел к выводу об отсутствии препятствий для рассмотрения апелляционной жалобы по существу в отсутствии представителей неявившихся участников процесса.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика, третьих лиц.

Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство о переходе к рассмотрению дела по правилам для суда первой инстанции, судебная коллегия не находит его обоснованным в силу следующего.

Как следует из материалов дела, истец в соответствии с положениями статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции неоднократно уточнял исковые требования, окончательно изложив их в следующей редакции:

 1. Признать незаконными, нарушающими исключительное право на товарный знак, действия ООО «МЕДСЕРВИС» по использованию товарных знаков Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, Accutrend (номера 832631, 855137, 635479, 1063466, 539003 в Международном реестре товарных знаков), путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложений к продаже и продажи им:

- товаров (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL (номера 832631, 855137, 635479, 1063466 в Международном реестре товарных знаков) муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора,

- товаров (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas, Accutrend (номера 832631, 855137, 539003 в Международном реестре товарных знаков) бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганская городская поликлиника» по товарным накладным от 04.05.2016 № 34, от 21.09.2016 № 160 в соответствии с договором от 18.02.2016 № 2016.48155,

- товаров (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas (номера 832631, 855137 в Международном реестре товарных знаков) государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 5» по товарным накладным от 21.06.2016 № 77, от 30.06.2016 № 84 в соответствии с контрактом от 06.05.2016 № 0855200000516000827 поставка расходных материалов для анализатора Сobas b 121 в 2016 году.

2. Признать товары (медицинские изделия для диагностики in vitro), маркированные товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL (номера 832631, 855137, 635479, 1063466 в Международном реестре товарных знаков), поставленные ООО «МЕДСЕРВИС» муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора, контрафактными.

3. Запретить ООО «МЕДСЕРВИС» незаконное использование товарных знаков Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL (номера 832631, 855137, 635479, 1063466 в Международном реестре товарных знаков), путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством предложения к продаже и продажи товаров (медицинских изделий для диагностики in vitro), маркированных товарными знаками Roche, cobas, ELECSYS, PRECICONTROL (номера 832631, 855137, 635479, 1063466 в Международном реестре товарных знаков), поставленных ООО «МЕДСЕРВИС» муниципальному бюджетному учреждению «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр» по товарной накладной от 17.02.2017 № 27 в соответствии с контрактом от 17.10.2016 № 0162300005316002568 на поставку товара: реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа «Architect i 2000», «Cobas е411», «Access», «Architect 4000 с», «AU 680», «Integra 400», для определения групп крови и резус фактора.

4. Взыскать с ООО «МЕДСЕРВИС» в пользу ООО «ФИО6 Диагностика Рус» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак Roche в размере 200 000 руб. 00 коп.

5. Взыскать с ООО «МЕДСЕРВИС» в пользу ООО «ФИО6 Диагностика Рус» компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, Accutrend в размере 40 000 руб. 00 коп., из расчета: 10 000 руб. 00 коп. за товарные знаки сobas, ELECSYS, PRECICONTROL, Accutrend.

При этом ответчик в судебном заседании 04.09.2018 поддержал отказ от исковых требований в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака CYFRA.

С учетом заявленного отказа, принятого судом первой инстанции, производство по делу в указанной части прекращено. Остальные требования рассмотрены судом первой инстанции по существу с учетом уточнения, при этом из мотивировочной и резолютивной частей решения следует, что судом первой инстанции рассмотрены все требования, заявленные истцом, без исключения, часть требований удовлетворена, в удовлетворении остальных – отказано. Выводы ответчика о том, что судьба требований об изъятии и уничтожении товаров, а также признании действий незаконными, судом не разрешена, противоречат материалам дела, поскольку указанные требования были истцом уточнены, сформулированы следующим образом: признать товары контрафактными и запретить их использование. Вопреки мнению ответчика, по всем заявленным требованиям судом первой инстанции принято решение, что подтвердил истец  при рассмотрении жалобы.

В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство о приобщении к материалам дела проекта постановления суда апелляционной инстанции по настоящему делу. При отсутствии необходимости суд апелляционной инстанции отказал истцу в приобщении указанного документа.

После оглашения резолютивной части судебного акта от истца через электронную систему подачи документов «Мой арбитр» повторно поступило аналогичное ходатайство. Поскольку в судебном заседании в приобщении указанного документа ответчику было отказано, представленный повторно проект судебного акта подлежит возврату истцу в соответствии с положениями статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Законность решения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, Компания Ф.Хоффманн-Ля ФИО6 является правообладателем исключительного права на товарный знак Roche, что подтверждается выпиской из Международного реестра товарных знаков (регистрационный номер 832631), в том числе в отношении перечня товаров 1 класса МКТУ: химическая, биохимическая и биологическая продукция, включенная в данный класс, для применения в промышленности, науке, фотосъемках, сельском хозяйстве, растениеводстве, лесном хозяйстве и научных исследованиях; химические средства для сохранения продуктов питания и кормов; лабораторно-диагностические вещества и реактивы для применения в промышленности, науке, сельском хозяйстве, растениеводстве и лесном хозяйстве; химические и биологические растворы для проверки точности результатов анализов; химические и биологические растворы для эталонирования и мониторинга работы аппаратуры; химическая, биохимическая и биологическая продукция, включённая в данный класс, для научного использования и для медицинских исследований; лабораторно-диагностические (in vitro) вещества и реактивы, а также биологические биохимические реагенты для научного использования; 5 класса МКТУ: фармацевтическая, ветеринарная и санитарно-гигиеническая продукция; диетические товары, используемые для медицинских целей; витаминные и обогащенные минералами препараты; детское питание; гипс; перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вшей; фунгициды, гербициды; химическая, биохимическая и биологическая продукция для медицинского и ветеринарного применения; лабораторно-диагностические вещества и реактивы, а также химические и биологические реактивы для медицинского и ветеринарного применения; 9 класса МКТУ: научная аппаратура и инструменты; лабораторная техника, применяемая в промышленности, науке, сельском хозяйстве, растениеводстве и лесном хозяйстве; распределительные автоматы для приема, обработки, дозирования и выдачи контейнеров, капиллярных колонок, экстракционных вставок, трубок малого диаметра, реактивов, апериодических устройств, контрольных растворов и пипеток, одноразовые лабораторные изделия, и именно: контейнеры, капиллярные колонки, экстракционные вставки, трубки малого диаметра, реактивы, пипетки и контейнеры (включенные в данный класс); оптические, измерительные, контрольные (проверочные) и аварийные (спасательные) приборы и инструменты; приборы и инструменты для проводки, распределения, преобразования, накопления, регулирования или управления электроснабжением; оборудование для обработки данных и компьютеры с принадлежностями; компьютерное ПО; компьютерные программы для диагностики ошибок, удаления ошибок, дистанционного контроля, записи и управления медицинскими, ветеринарными и научными приборами и инструментами, электронными публикациями; записи на видеоленту и электромагнитные или кинематографические воспроизводящие ленты для целей медицинского обучения; приборы и инструменты для медицинских и ветеринарных исследований; файлы, содержащие оптические и магнитные носители данных; 10 класса МКТУ: медицинские, хирургические, стоматологические и ветеринарные приборы и инструменты.

Товарный знак Roche зарегистрирован в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной собственности и охраняется в Российской Федерации в соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891, что подтверждается уведомлением ВОИС от 08.04.2004. 

По лицензионному соглашению от 24.07.2013 компания Ф.Хоффманн-Ля ФИО6 (лицензиар) предоставила истцу (лицензиат) исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарного знака Roche в отношении товаров и услуг 1, 5, 37, 42 классов МКТУ, неисключительную лицензию в отношении товаров и услуг: 9, 10, 16, 44 классов МКТУ. 

Согласно уведомлению Федеральной службы по интеллектуальной собственности лицензионный договор прошел государственную регистрацию.

Компания ФИО6 Диагностикс ГмбХ также является обладателем исключительных прав на товарные знаки: 

- cobas (регистрационный номер 855 137), в том числе в отношении перечня товаров 1 класса МКТУ: химические, биохимические и биологические продукты, используемые в промышленности, науке, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; диагностические средства и реагенты in vitro (за исключением используемых в медицинских и ветеринарных целях); контрольные растворы и реагенты для использования в научных приборах и оборудования; 5 класса МКТУ: фармацевтические и ветеринарные препараты; реактивы, реагенты и растворы для диагностики in vitro, а также индикаторные полоски для использования в медицинских и ветеринарных целях; 9 класса МКТУ: научные приборы и инструменты; лабораторные приборы, предназначенные для использования в исследованиях, науке, промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве, включая их составляющие (включенные в этот класс); распределители  для лабораторных инструментов; одноразовые изделия для лабораторных приборов; резервуары, капиллярные трубки, картриджи, пипетки и контейнеры; компьютерное программное и аппаратное обеспечение, используемое в медицинских, ветеринарных и диагностических целях; электронные публикации, сохраненные на электронных носителях информации для медицинских, ветеринарных и диагностических целей; 10 класса МКТУ: хирургические, медицинские и ветеринарные инструменты и приборы; лабораторные приборы и инструменты, используемые в диагностических целях, включая их составляющие (включенные в этот класс);

- ELECSYS (регистрационный номер 635 479), в том числе в отношении перечня товаров 5 класса МКТУ: продукция для диагностики инвитро в медицинских целях, в отношении перечня товаров 10 класса МКТУ: автоматические приборы для осуществления анализов в медицинских целях;

- CYFRA (регистрационный номер 682 499), в том числе в отношении перечня товаров 5 класса МКТУ: диагностическое средство в пробирке, а именно опухолевые маркеры;

- PRECICONTROL (регистрационный номер 1 063 466) в отношении перечня товаров 1 класса МКТУ: химические, биохимические и биологические препараты, используемые в промышленности, науке, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; диагностические средства и реагенты in vitro (за исключением используемых в медицинских и ветеринарных целях); контрольные растворы и реагенты для контроля точности результатов тестирования, для контроля работы аппаратов и инструментов и для калибровки аппаратов и инструментов; 5 класса МКТУ: средства, реагенты, растворы и тест-полоски для диагностики in vitro в медицинских и ветеринарных целях, за исключением используемых при беременности и в овуляционных тестах);

- Accutrend (регистрационный номер 539 003) в отношении перечня товаров 5 класса МКТУ: продукция для диагностики инвитро в медицинских целях; 10 класса МКТУ: приборы для проведения анализов для диагностики инвитро в медицинских целях), что подтверждается выписками из Международного реестра товарных знаков.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в Международном бюро Всемирной Организации Интеллектуальной собственности и охраняются в Российской Федерации в соответствии с Мадридским Соглашением о международной регистрации знаков от 14.04.1891, что подтверждается уведомлением ВОИС. 

По лицензионному соглашению от 26.11.2013 ФИО6 Диагностикс ГмбХ (лицензиар) предоставил истцу (лицензиат) исключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных знаков cobas, ELECSYS, CYFRA, PRECICONTROL, Accutrend. 

Согласно уведомлению Федеральной службы по интеллектуальной собственности лицензионный договор прошел государственную регистрацию.

Между ответчиком и Екатеринбургским консультативно-диагностическим центром, Няганской городской поликлиникой, Клинической больницей № 5 по итогам электронных аукционов были заключены контракты на поставку товаров (контракт от 17.10.2016 № 0162300005316002568, договор от 18.02.2016 № 2016.48155, контракт от 06.05.2016 № 0855200000516000827 соответственно).

По контракту с Екатеринбургским консультативно-диагностическим центром ответчик обязался поставить реагенты и расходные материалы для анализаторов закрытого типа, в том числе cobas е411, для определения групп крови и резус фактора. В спецификации к контракту в разделе «страна происхождения товара» указано: «Roche Diagnostics GmbH», Германия. По пояснениям третьего лица, ответчик поставил указанный товар заказчику, приложены копии товарных накладных и фото упаковок товара. На товар наложен арест.

По договору с Няганской городской поликлиникой ответчик обязался поставить тест-полоски и контрольные растворы. В спецификации к договору в разделе в разделе наименование товара указано: ФИО6 Диагностикс Гмб. Х, в наименовании показателя товарный знак Accutrend. По пояснениям данного третьего лица от 22.06.2016, ответчиком поставлен товар, который полностью соответствует характеристикам, указанным в техническом задании, в ходе исполнения договора ответчиком поставлялись товары производства «ФИО6 Диагностикс ГмбХ, Германия», которые были маркированы товарными знаками Roche, cobas и Accutrend, к пояснениям приложено фото упаковки товара Accutrend.

По контракту с Клинической больницей № 5 ответчик обязался поставить товар согласно приложению № 1, который предназначен для использования с анализатором cobas b 121. В спецификации к контракту в разделе «страна происхождения товара» указано: ООО «ФИО6 Диагностикс Гмб. Х». Третье лицо сообщило, что не имеет возможности представить упаковки ввиду утилизации упаковок товара.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 25.04.2017 № 021/2юр/17 с требованиями прекратить любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров с размещенными на них товарными знаками Roche, cobas, COBAS INTEGRA, ELECSYS, CYFRA, PRECICONTROL, Accutrend, об изъятии из оборота и уничтожении товаров, маркированных вышеуказанными товарными знаками, поставленных в Екатеринбургский консультативно-диагностический центр, об уплате 200 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак Roche, 80 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки cobas, COBAS INTEGRA, ELECSYS, CYFRA, PRECICONTROL, PRECINORM, Accutrend, из расчета по 10 000 руб. 00 коп. за каждый товарный знак. 

Претензия ответчиком оставлена без ответа.

Неурегулирование спора во внесудебном порядке повлекло обращение истца в арбитражный суд с иском, являющимся предметом спора по настоящему делу.

 Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя истца, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации (интеллектуальная собственность), в том числе товарным знакам.

В силу статей 1226, 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признается исключительное право, являющееся имущественным правом и состоящее в возможности лица, обладающего таким правом (гражданина или юридического лица), использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака определена положениями статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При этом, исходя из содержания статьи 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации, правом на защиту от действий третьих лиц обладает наряду с правообладателем товарного знака лицензиат по исключительной лицензии, если такие действия затрагивают его права, полученные им на основании лицензионного договора.

Поскольку истец является правообладателем исключительных прав, предоставленных ему на основании лицензионных договоров на условиях исключительной лицензии Компаниями Ф.Хоффманн-Ля ФИО6 и  ФИО6 Диагностикс ГмбХ, право на обращение в суд с рассматриваемым иском реализовано им правомерно (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 12  Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правовая охрана спорным обозначениям, зарегистрированным в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (в материалы дела представлены выписки), на территории Российской Федерации как участника международного договора предоставлена на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему (часть 1 статьи 1231 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 4 Мадридского соглашения). 

Материалами дела (объяснениями третьих лиц, копиями контрактов, товарно-сопроводительных документов) подтверждается и ответчиком не оспаривается тот факт, что им на основании заключенных с третьими лицами договоров были осуществлены поставки спорных товаров, маркированных специальными обозначениями.  

В подтверждение факта маркировки в материалы дела представлены фотографии спорных товаров, из которых следует, что поставленные ответчиком товары на упаковке имеют обозначения, тождественные со спорными товарными знаками, права на использование которых переданы истцу. При этом отклоняя доводы заявителя жалобы об отсутствии в решении суда первой инстанции ссылок на то, на основании чего судом сделан вывод о тождестве спорных обозначений, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с положениями процессуального законодательства экспертиза назначается судом только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Между тем, вопрос о тождестве или сходстве до степени смешения словесных обозначений, применяемых на спорных товарах, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Выводы суда первой инстанции о наличии общих внешних признаков охраняемых обозначений с обозначениями, нанесенными на спорный товар, основаны на проведенном визуальном осмотре фотографий, представленных в дело, что отражено в решении суда первой инстанции.

Ответчик, оспаривая предъявленные к нему требования, в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, что спорные товары, маркированные тождественными товарным знакам обозначениями, правомерно введены в гражданский оборот. При этом суд первой инстанции достоверно установил, что официальными дистрибьюторами спорные товары ответчику либо его поставщикам не поставлялись, правомерное введение спорных товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателями либо с их согласия иными лицами материалами дела также не подтверждено, в связи с чем ссылка ответчика на положения статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (Исчерпание исключительного права на товарный знак) не обоснована и не подтверждена документально, право на спорные товарные знаки в отношении поставленных ответчиком товаров нельзя признать исчерпанным. 

Руководствуясь указанными обстоятельствами, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что спорный товар, а также его упаковка являются контрафактными, поскольку нарушают исключительные права правообладателей товарных знаков. Удовлетворение заявленного истцом неимущественного требования (о признании товара в пределах конкретной партии контрафактным и запрете его использования путем введения в оборот) направлено на пресечение дальнейшего незаконного использования спорной медицинской продукции (составляющей конкретную и надлежащим образом индивидуализированную партию товара), в связи с чем доводы заявителя жалобы в указанной части признаются судебной коллегией несостоятельными.

Возражения заявителя, касающиеся определенного судом первой инстанции размера компенсации рассмотрены судебной коллегией и признаются подлежащими отклонению.

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторам статьи 1311, подпунктом 1 пункта 1 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с пунктом 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при взыскании на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. Если представленный истцом расчет компенсации не опровергнут документально, исковые требования подлежат удовлетворению полностью.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции на основе оценки представленных доказательств (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) пришел к выводу, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в размере 200 000 руб., в том числе: 160 000 руб.– за нарушение исключительных прав на товарный знак Roche и 40 000 руб.– за нарушение исключительных прав на товарные знаки cobas, ELECSYS, PRECICONTROL, Accutrend (по 10 000 руб. за каждый товарный знак). При этом суд принял во внимание доказанные факты нарушения (поставка только в Екатеринбургский консультативно-диагностический центр и Няганскую городскую поликлинику), а также степень значимости нарушения прав на товарный знак при его фактической продаже третьим лицам и при вероятном предложении к продаже (реализованный товар – контрафактные медицинские изделия), 

Ответчик, заявляя несогласие с размером компенсации, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представил суду первой и апелляционной инстанции доказательства в подтверждение несоразмерности заявленного истцом размера компенсации последствиям нарушения прав истца, необходимость снижения судом размера компенсации не обосновал, контррасчет не составил.

Доводы ответчика о применении положений Постановления Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 № 8-П в отношении размера ответственности рассмотрены судом первой инстанции и правомерно отклонены. В соответствии с разъяснениями, изложенными Конституционным Судом РФ в указанном постановлении, о применении положений статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в части определения судом размера компенсации исходя из характера нарушения, размер ответственности лица, которое ввело в гражданский оборот контрафактные товары в силу из поддельного происхождения, и лица, являющегося неуполномоченным импортером, но реализовавшего оригинальные товары, не может быть идентичным и должен определяться с учетом указанных обстоятельств. 

Между тем, поскольку материалами дела не нашел своего подтверждения факт введения ответчиком товаров в оборот как уполномоченным представителем производителя либо его приобретения у таких лиц, суд первой инстанции правомерно при определении размера компенсации отклонил доводы ответчика о применении разъяснений Конституционного Суда РФ к спорным правоотношениям. 

Доводы ответчика о препятствовании истцом своими действиями реализации публичных интересов также подлежит отклонению, поскольку исполнение возложенных на поставщика в силу положений Закона о контрактной системе и контракта обязательств не освобождает его от обязанности воздерживаться от нарушения прав иных лиц (в том числе истца) даже в случае, когда исполнение производится для общественных нужд и в целях удовлетворения публичных интересов. Кроме того, заявленный иск направлен не только на получение истцом компенсации потерь, связанных с незаконным использованием принадлежащих ему обозначений, но и на пресечение поставки продукции в медицинские учреждения, качество и безопасность которой не подтверждена документально. 

Нанесение спорных обозначений на товары в информационных целях, как утверждает ответчик, также не является основанием для иных выводов, нежели сделанных судом первой инстанции, поскольку ответчиком законность происхождения спорных товаров в принципе не подтверждена, при этом охраняемые обозначения, как указывает истец, применяются для маркировки как анализаторов, так и реагентов, используемых с ними, что не противоречит перечню товаров, для обозначения которых спорным товарным знакам предоставлена правовая охрана (1, 5, 9, 10 классы МКТУ). 

Исходя из изложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка обстоятельствам дела, оснований для их переоценки не имеется. Судом первой инстанции сделан верный вывод о доказанности факта нарушения, ввиду чего правомерно удовлетворено требование о признании товара контрафактным и запрете его незаконного использования, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы. 

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Кировской области от 14.09.2018 по делу № А28-16217/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «МЕДСЕРВИС» – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Кировской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                                      

С.Г. Полякова

Судьи         

ФИО7

А.В. Тетервак