﻿                                                                                            

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                             Дело  № А19-12368/2021 

«17» ноября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании  10.11.2021.

Решение  в полном объеме изготовлено   17.11.2021.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Исаевой Е.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Наумовой С.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «ДИАЛ Инжиниринг» (ОГРН: 1037739851742, дата присвоения ОГРН: 05.09.2003, ИНН: 7710504460, адрес: 141150, Московская область, город Лосино-Петровский, улица Первомайская, 1, стр.27, пом.5)

к обществу с ограниченной ответственностью «ИЧС» (ОГРН: 1173850013380, дата присвоения ОГРН: 10.04.2017, ИНН: 3827053526, адрес: 664540, область Иркутская, район Иркутский, село Хомутово, улица Ирины Рогаль, дом 17А)

о понуждению к исполнению договора, о взыскании 300 000 руб.,

при участии в судебном заседании: 

в Десятом арбитражном апелляционном  суде:

от истца: Великоборцева Н.В. (доверенность от 09.08.2019 № 6, паспорт);

в Арбитражном суде Иркутской области:

от ответчика: Зацепилин Е.Н. (доверенность от 12.01.2021 № 08, паспорт),

установил:

акционерное общество «ДИАЛ Инжиниринг» обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «ИЧС»  с требованиями:

- обязать не производить, не предлагать к продаже, не продавать и иным образом не вводить в хозяйственный оборот товары, маркированные обозначением «PROGRESS»/ «Прогресс», однородные товарам 01, 03, 05 классов МКТУ, указанным в регистрациях товарных знаков №№ 250678, 696212, 402418;

- о взыскании штрафа по соглашению  об урегулировании спора от 06.07.2020  в размере 300 000 рублей.

Ответчик иск оспорил по мотиву предъявления иска к ненадлежащему ответчику, ходатайствовал о снижении штрафа применительно к положениям статьи 333 Гражданского кодекса РФ.

Обстоятельства дела.

Акционерное общество «ДИАЛ Инжиниринг» является обладателем исключительного права на товарный знак по Свидетельству Российской Федерации № 250678, представляющий собой буквенное обозначение ПРОГРЕСС/PROGRESS, товарный знак  по свидетельству Российской Федерации № 696212, представляющий собой надпись большими белыми буквами на синем фоне «ПРОГРЕСС»люкс, над надписью – буквенное обозначение PROGRESS» и слева от него – изображение звезды, внизу под надписями – изображение хозяйственных товаров для уборки, а также товарный знак  по свидетельству Российской Федерации № 402418, представляющий собой буквенную надпись ПРОГРЕССОР.

В ходе мониторинга сети Интернет правообладателем был выявлен факт использования обществом с ограниченной ответственностью «ИЧС» вышеуказанных товарных знаков на сайте www.kat-rin.ru  в отношении товаров, предназначенных для бытовых и хозяйственных нужд.

Разрешение на использование обозначений, сходных с принадлежащими ему товарными знаками, правообладатель обществу не предоставлял, и в этой связи посчитал, что потенциальные потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя и свойств продукта.

            В силу статьи 1515 Гражданского кодекса РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

             Поэтому правообладатель 13.03.2020 обратился к нарушителю с требованиями прекратить использование обозначения «PROGRESS» «Прогресс», и иных тождественных 

и/или сходных до степени смешения с товарными знаками №№250678, 696212, 402418 обозначений, в отношении товаров, однородных товарам 01, 03, 05 классов МКТУ, в том числе при производстве, предложении к продаже, продаже и ином введении в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации, включая использование в сети Интернет.

Общество с ограниченной ответственностью «ИЧС» в ответе на претензию № 12/01 от 18.03.2020 указало на согласие с предъявленными требованиями правообладателя и выразило намерение на прекращение использования товарных  знаков.

По результатам досудебного взаимодействия между правообладателем и правонарушителем было подписано Соглашение об урегулировании спора от 06.07.2020, в соответствии с условиями которого ООО «ИЧС» обязуется:

- с момента подписания соглашения не производить, не предлагать к продаже, не

продавать и иным образом не вводить в хозяйственный оборот товары, маркированные

обозначением «PROGRESS» («Изымаемая продукция») (п.1);

	- в срок до 01.08.2020 реализовать или уничтожить изымаемую продукцию (п.2);

- 	в срок до 01.08.2020 изъять из оборота и уничтожить все образцы, каталоги и иные материалы, включая размещенные в сети Интернет, которые содержат Изымаемуюпродукцию, изображение этой продукции и информацию об этой продукции (п.3).

В случае нарушения любого из принятых на себя обязательств ООО «ИЧС» обязуется выплатить правообладателю штраф в размере 300 000  рублей за каждый факт нарушения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Истца (п.7).

Однако принятые на себя согласно Соглашению от 06.07.2020 обязательства правонарушителем исполнены не были:

		-в прайс-листе на продукцию ООО «ИЧС», рассылаемом им контрагентам, используются товарные знаки правообладателя при предложении к продаже универсальных моющих средств «UNIVERSAL UNIQUE», в отношении соответствующих товаров;

		- в каталоге продукции «UNIQUE PROFESSIONAL CLEANING ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ», размещенном на принадлежащем ООО «ИЧС» сайте kat-rin.ru, содержится предложение к продаже средства для уборки «UNIQUE PROGRESS».

		Указанные обстоятельства зафиксированы правообладателем  протоколом нотариального осмотра доказательств от 26.01.2021.

В этой связи, ссылаясь на положения статьи 309 Гражданского кодекса РФ, согласно которой обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, а также положения статей 308.3, 330, 393, 396 Гражданского кодекса РФ, истец обратился в суд с настоящим иском о понуждении к исполнению обязательства, принятого по соглашению, и взыскании штрафа.

Ответчик, не оспаривая факт заключения с истцом досудебного соглашения, возражал против удовлетворения иска по мотиву его предъявления к ненадлежащему ответчику.

По утверждению ответчика, сайт www.kat-rin.ru не имеет отношения к обществу «ИЧС», последнее не отвечает за содержание и наполнение указанного сайта; его наполнение и содержание, равно как и указанные на сайте контактные сведения, не указывают никаким образом на ООО «ИЧС».

Владельцем сайта www.kat-rin.ru является физическое лицо, на которое ответчик не имеет прямого воздействия и за действия которого он не может нести ответственности. Каких-либо поручений или иных действий, направленных на размещение спорной информации в сети Интернет, ответчик не совершал.

В свою очередь, ООО «ИЧС» свои обязательства на стадии досудебного урегулирования спора сторонами выполнил, прекратив производство товаров со спорным наименованием, реализацию товаров и удалив сведения о спорном наименовании товара из всех каталогов и прайсов компании.

Истец в возражениях на отзыв доводы ответчика оспорил.

По мнению истца, фактическая принадлежность сайта kat-rin.ru  подтверждается как ранее представленными соглашением от 06.07.2020 и протоколом осмотра сайта от 14.02.2020, так и ответом регистратора ООО «Регтайм» о владельце домена kat-rin.ru от 11.03.2020, согласно которому администратором доменного имени является Никитин Евгений Викторович, он же  - учредитель ООО «ИЧС» (выписка из ЕГРЮЛ). 

Кроме того, именно Никитин Евгений Викторович вел переписку от имени ответчика в ходе заключения Соглашения и после его заключения.

В соответствии с пунктом 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Также презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств.

Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», владелец сайта в сети Интернет обязан размещать на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, об адресе электронной почты для обеспечения возможности правообладателям направлять претензии по поводу нарушений на сайте.

С учетом вышеизложенного, и поскольку на сайте kat-rin.ru размещена информации о фирменном наименовании ответчика, именно ООО «ИЧС» является владельцем сайта.

Суд определением предложил истцу назвать признаки, которые позволяют квалифицировать подписанное сторонами соглашение как сделку сторон, у которых имеются взаимные права и обязанности, а не как действия сторон по досудебному порядку урегулирования спора в порядке статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Указать признаки соответствия подписанного соглашения нормам гражданского права, закрепленных в части четвертой Гражданского кодекса РФ, которой предусмотрена защита нарушенного права посредством подачи иска о пресечении правонарушения и взыскания компенсации.

Истец во исполнение определения суда представил обоснование своей правовой позиции по предложенным судом вопросам. 

Ответчик считает заключенное сторонами соглашение досудебной формой разрешения сторонами спора, при подписании которого исходил из добросовестности и условий общества «ДИАЛ Инжиниринг», ходатайствовал о применении к требованию о взыскании штрафа положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ.

	Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, акционерному обществу «ДИАЛ Инжиниринг» принадлежит исключительное право на товарный знак по Свидетельству Российской Федерации № 250678, представляющий собой буквенное обозначение ПРОГРЕСС/PROGRESS, товарный знак  по свидетельству Российской Федерации № 696212, представляющий собой надпись большими белыми буквами на синем фоне «ПРОГРЕСС»люкс, над надписью – буквенное обозначение PROGRESS» и слева от него – изображение звезды, внизу под надписями – изображение хозяйственных товаров для уборки, а также товарный знак  по свидетельству Российской Федерации № 402418, представляющий собой буквенную надпись ПРОГРЕССОР.

	Правообладателем был выявлен факт использования обществом с ограниченной ответственностью «ИЧС» вышеуказанных товарных знаков на сайте www.kat-rin.ru  в отношении товаров, предназначенных для бытовых и хозяйственных нужд.

Разрешение на использование обозначений, сходных с принадлежащими ему товарными знаками, правообладатель обществу не предоставлял, и в этой связи посчитал, что потенциальные потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя и свойств продукта.

            В силу статьи 1515 Гражданского кодекса РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

             Поэтому правообладатель 13.03.2020 обратился к нарушителю с требованиями прекратить использование обозначения «PROGRESS» «Прогресс», и иных тождественных 

и/или сходных до степени смешения с товарными знаками №№250678, 696212, 402418 обозначений, в отношении товаров, однородных товарам 01, 03, 05 классов МКТУ, в том числе при производстве, предложении к продаже, продаже и ином введении в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации, включая использование в сети Интернет.

Общество с ограниченной ответственностью «ИЧС» в ответе на претензию № 12/01 от 18.03.2020 указало на согласие с предъявленными требованиями правообладателя и выразило намерение на прекращение использования товарных  знаков, и по результатам досудебного взаимодействия между правообладателем и правонарушителем было подписано Соглашение об урегулировании спора от 06.07.2020, в соответствии с условиями которого ООО «ИЧС» обязуется:

- с момента подписания соглашения не производить, не предлагать к продаже, не

продавать и иным образом не вводить в хозяйственный оборот товары, маркированные

обозначением «PROGRESS» («Изымаемая продукция») (п.1);

	- в срок до 01.08.2020 реализовать или уничтожить изымаемую продукцию (п.2);

- 	в срок до 01.08.2020 изъять из оборота и уничтожить все образцы, каталоги и иные материалы, включая размещенные в сети Интернет, которые содержат Изымаемуюпродукцию, изображение этой продукции и информацию об этой продукции (п.3).

В случае нарушения любого из принятых на себя обязательств ООО «ИЧС» обязуется выплатить правообладателю штраф в размере 300 000  рублей за каждый факт нарушения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Истца (п.7).

Ненадлежащее исполнение ответчиком условий досудебного соглашения в части принятия на себя обязательства изъять из оборота и уничтожить все образцы, каталоги и иные материалы, включая размещенные в сети Интернет, которые содержат Изымаемуюпродукцию, изображение этой продукции и информацию об этой продукции, послужило основанием для обращения правообладателя в суд требованием о понуждении к исполнению условий досудебного соглашения как сделки, порождающей взаимные права и обязанности  сторон, и взыскании штрафа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно положениям статьи 153 Гражданского кодекса РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (пункт 1 статьи 420 ГК РФ).

Исходя из положений статьи 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору. 

Таким образом, для квалификации заключенного между сторонами досудебного соглашения как сделки (договора), порождающей взаимные права и обязанности ее сторон, необходимо, чтобы данный договор был направлен на  установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

По мнению суда, подписанное сторонами соглашение не отвечает признакам сделки, а является досудебным урегулированием спора сторонами, понуждение к которому действующим гражданским законодательством, как того требует истец, не предусмотрено.

Доводы истца об обратном основаны на неверном толковании норм права.

Действительно, в силу положений статьи 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Однако в рассматриваемом случае закреплённое сторонами положения о том, что с момента подписания соглашения ответчик обязуется не производить, не предлагать к продаже, не продавать и иным образом не вводить в хозяйственный оборот товары, маркированные обозначением «PROGRESS» не является обязательством в понимании статьи 307 Гражданского кодекса РФ, а является способом защиты   прав правообладателя, закрепленным в подпункте 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ - защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Способ защиты права, прямо предусмотренный законом, не может быть квалифицирован судом в качестве обязательства, к понуждению которого заявлен иск.

 В свою очередь подписанное сторонами досудебное соглашение, не содержащее в себе признаков  установления его сторонами обязательства, судом в качестве сделки быть квалифицировано не может. 

Суд также отмечает, что прямо противоречит  гражданскому законодательству и возможность согласования сторонами штрафа за отказ правообладателя от защиты права в случае выявления им правонарушения, на такие случай действующее законодательство предусматривает возможность взыскания компенсации либо убытков.

В этой связи, поскольку  подписанное сторонами соглашение не отвечает признакам сделки, а является досудебным урегулированием спора сторонами, обязательность соблюдения которого прямо предусмотрена арбитражным процессуальным законодательством, понуждение к исполнению досудебных договоренностей сторон действующее законодательство не допускает, а предусматривает на такие случаи иной способ защиты нарушенного права, суд не усматривает оснований для удовлетворения иска о  понуждении к его исполнению и взыскании штрафа по подписанному между сторонами соглашению, вытекающему из такого соглашения.

Как следует из просительной части искового заявления, требование истца изложено следующим образом: «обязать не производить, не предлагать к продаже, не продавать и иным образом не вводить в хозяйственный оборот товары, маркированные обозначением «PROGRESS»/ «Прогресс», однородные товарам 01, 03, 05 классов МКТУ, указанным в регистрациях товарных знаков №№ 250678, 696212, 402418», то есть ссылок на то, что данное требование заявлено как требование о понуждении к исполнению обязательства, а не избранный способ защиты, не имеется.

В этой связи суд в ходе судебного разбирательства и в настоящем заседании уточнил у истца, является ли данное требование требованием, заявленным применительно к положениям,  закрепленным в подпункте 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ, либо данное требование заявлено исключительно как требование о понуждении к исполнению Соглашения об урегулировании спора.

Истец указал, что данное требование в рамках настоящего процесса им заявлено исключительно как требование о понуждении к исполнению Соглашения об урегулировании спора.

Поскольку суд не вправе выходить за рамки заявленных требований, оснований для рассмотрения данного требования  как требования правообладателя о защите его нарушенного права не имеется.

При этом отказ в настоящем иске не препятствует истцу обратиться в суд с требованием о защиты нарушенного права посредством подачи соответствующего иска по правилам статьи 1252 Гражданского кодекса РФ.

Расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на истца по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца  со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.

Судья:                                                                                                       Е.А. Исаева