Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-99187/2019

28 февраля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 28 февраля 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нестерова С.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец Общество с ограниченной ответственностью "Профит" (адрес: 127238, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

ответчик Общество с ограниченной ответственностью "Бикат" (адрес: 193168, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

третье лицо: ООО "Спецобьединение Юго-Запад" (адрес: 121471, 

<

...>); ООО "СпецТекс 37" (адрес: 153025, 

<

...>; ОГРН: 

<

***>); ООО "Эксперт спецодежда" (адрес:  141044, Московская обл., г. Мытищи,  

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании компенсации

при участии

- от истца: Бура Т.В. – по доверенности от 24.06.2018;

- от ответчика: ФИО2 – генеральный директор, ФИО3 – по доверенности от 09.01.2020;

- от третьих лиц: - не явились, извещены;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Профит" (далее – истец, ООО "Профит") обратился в суд с исковым заявлением к Общество с ограниченной ответственностью "Бикат" (далее – ответчик, ООО "Бикат") с требованием о взыскании 400 000 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарных знаков «Охранник» (свидетельство № 32815), «Передовик» (свидетельство № 3951656), «Инженер» (свидетельство № 336201) и «Вьюга» (свидетельство № 336049), а также 11 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Определением суда от 12.09.2019 исковое заявление принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Определением от 11.11.2019 суд перешёл к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначив судебное заседание на 30.01.2020 в связи с привлечением к участию в дело в качестве третьих лиц - ООО «Спецобъединение Юго-Запад», ООО «СпецТекс 37», ООО «Эксперт спецодежда».

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, назначенного на 30.01.2020, не обеспечили явку своих представителей в судебное заседание, что в свою очередь в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела.

При этом от ООО «СпецТекс 37», ООО «Эксперт спецодежда» направили отзывы на исковое заявление, в котором просили рассмотреть дело в их отсутствие, от ООО «Спецобъединение Юго-Запад» также поступил отзыв на исковое заявление, в котором последнее просило отказать в иске в полном объеме.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика возражал относительно удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве, заявил ходатайство о назначении судебной экономической экспертизы.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд не находит оснований для его удовлетворения ввиду следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле; в случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств. 

Заключения экспертов являются одним из доказательств по делу и оцениваются наряду с другими доказательствами (часть 2 статьи 64, часть 3 статьи 86 АПК РФ). 

Таким образом, вопрос о необходимости проведения экспертизы, согласно статье 82 АПК РФ, находится в компетенции суда, разрешающего дело по существу, судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания, а, следовательно, требование одной из сторон о назначении судебной экспертизы не создает обязанности суда ее назначить. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 8 Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» круг и содержание вопросов, по которым проводится экспертиза, определяются судом. Определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств не могут быть поставлены перед экспертом. 

Исходя из изложенного, в данном случае суд пришел к выводу об отсутствии необходимости проведения экспертизы.

В соответствии со статьёй 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным к рассмотрению, завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению спора по существу.

Как следует из материалов дела, ООО «Профит» является правообладателем товарных знаков: «Охранник» (свидетельство № 32815, приоритет от 10.03.2006г., 25 класс МКТУ), «Передовик» (свидетельство № 3951656, приоритет от 15.10.2007г., 9, 25 класс МКТУ), «Инженер» (свидетельство № 336201, приоритет от 10.03.2006г., 25 класс МКТУ) и «Вьюга» (свидетельство 336049, приоритет от 10.03.2006г., 25 класс МКТУ).

Посредством заключения с Обществом с ограниченной ответственностью «УРСУС» договора неисключительной лицензии о предоставлении права использования товарного знака от 01.03.2016 под указанными товарными знаками истцом предлагаются к продаже соответствующие костюмы (верхняя одежда), что подтверждается распечаткой сайта http://www,ursus.ru о продаже костюмов «Охотник», «Вьюга», «Вепрь», «Рыбак» и «Буран» (администратором домена http://www.ursus.ru является истец, что подтверждается сервисом "Whois" (www.whois-service.ru) и вышеназванным договором неисключительной лицензии о предоставлении права использования товарного знака от 01.03.2016.

Вместе с тем, из информационно-телекоммуникационной сети Интернет истцом получены сведения о том, что костюмы «Охранник», «Передовик», «Инженер» и «Вьюга» предлагаются к продаже ООО "Бикат" на сайте http://bi-forma.ru, что подтверждается соответствующими скри-шотами страниц сайта. При этом на названном сайте имеется информация, что товар предлагается к продаже именно ООО "Бикат" с указанием  ИНН, ОГРН и адреса места нахождения организации.

Придя к выводу, что ООО "Бикат" неправомерно использует товарные знаки, правообладателем которых является ООО «Профит», истец направил в адрес ответчика претензию от 28.06.2019 б/н с предложением ответчику прекратить продажу костюмов, маркированных обозначением «Охранник», «Передовик», «Инженер» и «Вьюга», уничтожить все контрафактные костюмы «Охранник», «Передовик», «Инженер» и «Вьюга», а также с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав, которая оставлена ООО "Бикат" без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения ООО «Профит» с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

В соответствии с положениями раздела 7 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (статья 1226).

К результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным независимо от способа использования и влечет ответственность, установленную гражданским и иным законодательством.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

Так, в обоснование заявленных требований, истец представил в материалы дела выписки из государственного реестра товарных знаков «Охранник» (свидетельство № 32815, приоритет от 10.03.2006г., 25 класс МКТУ), «Передовик» (свидетельство № 3951656, приоритет от 15.10.2007г., 9, 25 класс МКТУ), «Инженер» (свидетельство № 336201, приоритет от 10.03.2006г., 25 класс МКТУ) и «Вьюга» (свидетельство 336049, приоритет от 10.03.2006г., 25 класс МКТУ), а также скри-шоты страниц сайта http://bi-forma.ru, содержащие сведения  о предложении ООО "Бикат" к продаже спорных костюмов.

При этом факт предложения ООО "Бикат" к продаже спорных костюмов ответчиком не оспаривается.

Согласно пунктам 42-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов…по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков…, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом вышеприведенного, исследовав представленные в материалы дела доказательства, принимая во внимание, что на страницах сайта http://bi-forma.ru были непосредственно использованы обозначения «Охранник», «Передовик», «Инженер» и «Вьюга» с фотографиями соответствующих костюмов, суд соглашается с истцом, что спорные обозначения является сходными до степени смешения с товарными знаками ООО «Профит», и способно ввести в заблуждение потенциального потребителя относительно принадлежности обозначения определенному лицу, тем более, что спорные обозначения использованы при предложении к продаже товаров аналогичных товарам ООО «Профит».

Доказательств наличия у ООО "Бикат" прав на использование вышеназванных товарных знаков, равно как и доказательств ввода спорных товаров в гражданский оборот непосредственно истцом или с его согласия, ответчиком вопреки части 1 статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Наличие же сертификатов у поставщиков ответчика не дает оснований полагать, что ответчик использует товарные знаки «Вьюга», «Охранник», «Инженер», «Передовик», принадлежащие истцу, правомерно, равно как и полагать, что ответчиком приобреталась специальная одежда, маркированная спорными товарными знаками, у соответствующих юридических лиц на законных основаниях, то есть после ввода спорных товаров в гражданский оборот непосредственно истцом или с его согласия.

При этом в силу пункта 5 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя таких мер, как публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252), пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252), изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252).

В соответствии со статьёй  1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе, в том числе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

При определении размера компенсации (100 000 руб. 00 коп. за использование каждого товарного знака) истец просит учесть характер допущенного нарушения (непосредственное использование зарегистрированных за ООО «Профит» товарных знаков), срок незаконного использования, способ предложения спорных товаров к продаже (через сеть Интернет, что значительно увеличивает объем предложения и охват потенциальных потребителей спорных товаров), а также стоимость права на реализацию костюмов «Охранник», «Передовик», «Инженер» и «Вьюга», взимаемую ООО «Профит» при заключении соответствующих договоров о предоставлении права использования товарного знака (100 000 руб. 00 коп. за каждый товарный знак в месяц, что подтверждается договором неисключительной лицензии от 01.03.2016).

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд признает обоснованным определенный истцом размер компенсации за нарушение исключительных прав, а именно по 100 000 руб. 00 коп. за незаконное использование каждого обозначения, поскольку из материалов дела усматривается длительность распространения ответчиками спорной продукции (с октября 2017 года, что подтверждается распечаткой с сайта archive.org), в том числе и после получения соответствующей претензии истца, что им не оспаривается, учтен судом также способ предложения спорных товаров к продаже (через сеть Интернет, что значительно увеличивает объем предложения и охват потенциальных потребителей спорных товаров), а также стоимость права на реализацию костюмов «Охранник», «Передовик», «Инженер» и «Вьюга», взимаемую ООО «Профит» при заключении соответствующих договоров о предоставлении права использования товарного знака (100 000 руб. 00 коп. за каждый товарный знак в месяц, что подтверждается договором неисключительной лицензии от 01.03.2016).

Как разъяснено в пункте в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», федеральными законами не предусмотрено каких-либо ограничений в способах доказывания факта распространения сведений через телекоммуникационные сети (в том числе, через сайты в сети «Интернет»). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством, в том числе распечатки с архивных интернет-страниц сайта ответчика.

При этом суд отклоняет доводы ответчик о необходимости отказа истцу в удовлетворении заявленных им требований в полном объеме ввиду наличия на его стороне злоупотребления правом при регистрации вышеназванных товарных знаков ввиду следующего.

Согласно части 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения названных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (часть 2 статьи 10 ГК РФ).

Следовательно, защита на основании статьи 10 ГК РФ не предоставляется, в том числе и в случае совершения формально правомерных действий, исключительной целью которых является причинение вреда другой стороне. 

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 4 и 5 Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий", утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2, признаками злоупотребления правом при регистрации товарного знака являются:

-действия лица по регистрации обозначения, которое широко использовалось до даты приоритета ответчиком или ответчиком наряду с иными лицами-конкурентами истца и если при этом обозначение получило известность именно в результате такого использования;

-при этом лицо, зарегистрировавшее товарный знак, знало или должно было знать о том, что ответчик и иные лица на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей. Также должно быть установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Однако, доказательств того, что обозначения «Инженер», «Охранник», «Вьюга» и «Передовик» имели широкую известность до даты приоритета (10.03.2006 и 15.10.2007 соответственно) для индивидуализации одежды и что такая известность является результатом использования данного обозначения ответчиком, равно как и доказательств того, что истец или аффилированные с ним лица знали о такой известности и имели намерение воспользоваться такой узнаваемостью при регистрации товарных знаков, или ответчик или его аффилированные лица вводили в гражданский оборот одежду, маркированную обозначениями «Инженер», «Охранник», «Вьюга» и «Передовик», до даты приоритета, ООО "Бикат" в материалы дела вопреки части 1 статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Более того, ответчик зарегистрирован в качестве юридического лица 16.02.2015, в то время как дата приоритета товарных знаков «Инженер», «Охранник», «Вьюга» (дата подачи заявки на регистрацию), в отношении которых ответчик заявляет о злоупотреблении правом, 10.03.2006, дата приоритета товарного знака «Передовик» (дата подачи заявки на регистрацию), в отношении которого Ответчик заявляет о злоупотреблении правом,15.10.2007.

Следовательно, ответчик зарегистрирован позже даты приоритета товарных знаков истца, то есть ответчик не использовал данный товарный знак до даты его приоритета и не являлся конкурентом истца в соответствующие периоды.

Кроме того, в пункте 6 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий", утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2 разъяснено, что одним из критериев недобросовестного поведения лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, являются действия по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

В то же время группа «УРСУС», в которую входит ООО «Профит», начала использовать спорные обозначения в начале 2000-х годов, что подтверждается каталогом Спецодежда УРСУС-2003-2004, информацией с сервиса http://web.archive.org со страниц сайта www.ursu.ru http://www.ursu.ru/store.phtm?cat=2&sub=65.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии на стороне истца злоупотребления правом при регистрации вышеназванных товарных знаков.

Не могут быть приняты судом во внимание и соответствующие доводы ответчика со ссылкой на судебные акты по иным арбитражным делам между иными лицами, в частности по делу №А40-95469/2011, поскольку они не носят преюдициального характера для настоящего спора, а также ввиду того, что в рамках настоящего дела и соответствующих судебных актах предметом оценки являются товары принадлежащие к различным группам МКТУ (25 класса МКТУ и 09 класс МКТУ).

На основании изложенного, суд находит заявленные требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме в размере 400 000 руб. 00 коп.

В связи с удовлетворением исковых требований в полном объеме и в соответствии со статьёй 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины по настоящему делу относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Бикат" в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Профит» 400 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав и 11 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Судья С. А. Нестеров