ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-12598/2024

Дело № А40-149758/22

г. Москва

13 мая 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2024 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 13 мая 2024 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Ким,

судей О.Н. Лаптевой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Солодовниковой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Акционерного общества Фирма "Август"  

ответчиков Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Землякофф", Общества с ограниченной ответственностью "Землякофф Кроп Протекшен" 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 января 2024 года по делу № А40- 149758/22, 

по иску Акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН: 

<

***>) 

к 1. Обществу с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Землякофф" (ОГРН: 

<

***>), 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Землякофф Кроп Протекшен" (ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 16.08.2023, 

от ответчиков: от Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Землякофф": ФИО2 по доверенности от 17.08.2023, ФИО3 по доверенности от 14.12.2023; от Общества с ограниченной ответственностью "Землякофф Кроп Протекшен": ФИО2 по доверенности от 28.04.2023, ФИО3 по доверенности от14.12.2023.

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество Фирма "Август" обратилось с иском к Обществу с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Землякофф", Обществу с ограниченной ответственностью "Землякофф Кроп Протекшен" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 105 000 000 руб. компенсации.

Общество с ограниченной ответственностью "Землякофф Кроп Протекшен" предъявило встречный иск о признании права на дальнейшее безвозмездное использование изобретения по патенту №2488999 путем ввоза на территорию РФ гербицида Статус Гранд, ВДГ в объеме 26 462 кг в год .

Решением суда от 20.01.2023 первоначальный иск удовлетворен в полном объеме, в удовлетворении встречного иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 апреля 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2023 года по делу № А40-149758/22 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 3 августа 2023 года решение Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2023 по делу № А40-149758/2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2023 по тому же делу отменены в части определения размера взыскиваемой компенсации, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы в указанной части. Отменяя состоявшиеся судебные акты Суд по интеллектуальным правам указал следующее:

Суды первой и апелляционной инстанций определили размер компенсации произвольно, без учета обстоятельств конкретного дела и характера допущенного нарушения, в одинаковом размере (по 5 000 000 рублей за каждый из 21 факта нарушения) как в период, когда спорный патент не действовал (и степень вины ответчиков была иной), так и в последующий период (после восстановления действия патента).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, судебная коллегия принимает во внимание аргументы кассаторов о том, что выводы судов о взыскании компенсации в максимальном размере как в период, когда патент на изобретение был признан Роспатентом недействительным и ответчики могли полагаться на законность вынесенного уполномоченным органом ненормативного правового акта, так и после восстановления действия спорного патента, сделаны без учета конкретных обстоятельств дела, характера допущенного нарушения, степени вины нарушителей (которая совершенно очевидно была разной в соответствующие периоды).

Существенным образом различаются и объемы партий товаров, за которые компенсация взыскана в одинаковом размере, что также свидетельствует о том, что компенсация определена без учета конкретных обстоятельств дела и характера допущенного нарушения.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо на основании представленных доказательств правильно установить подлежащий взысканию размер компенсации.

При новом рассмотрении дела оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь ст.ст. 323, 1229, 1252, 1358, 1406.1 ч.1  ГК РФ, ст. ст. 110, 123,167-171 АПК РФ решением от 15 января 2024 г. суд первой инстанции иск удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что суд определяя размер компенсации не мотивировал невозможность взыскания компенсации в максимальном размере, неправильно определил степень вины ответчиков применительно к размеру компенсации, а также размер партии контрафактного товара.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что суд произвел расчет компенсации без учета всех обстоятельств дела, а именно существенности нарушения, его характера, необоснованно отклонил контррасчет ответчика.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца доводы своей апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. Считает решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить. Возражает против удовлетворения апелляционных жалоб ответчиков.

Представители ответчиков доводы своей апелляционной жалобы поддержали в полном объеме. Считают решение суда незаконным и необоснованным, просят решение суда отменить. Возражают против удовлетворения апелляционной жалобы истца.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, находит оснований для изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

Судом установлено, что АО ФИРМА «АВГУСТ» является обладателем патента Российской Федерации № 2488999 на изобретение «Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений» с приоритетом от 15.11.2011, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 14.03.2013. Указанный патент реализован АО ФИРМА «АВГУСТ» в продукте под названием «Бомба, ВДГ».

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» на территории Российской Федерации допускается оборот лишь тех пестицидов и агрохимикатов, которые внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Учитывая это пестицид «Бомба, ВДГ» (563 г/кг трибенурон-метила +187 г/кг флорасулама) внесен Министерством Сельского Хозяйства РФ в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации за № 021-03-1797-1.

Указанный препарат реализуется Истцом в Российской Федерации с 2013 года.

Вместе тем Ответчики, действуя совместно, организовали производство за рубежом, ввоз в Российскую Федерацию и реализацию на ее территории контрафактного препарата - «СТАТУС ГРАНД», ВДГ, в котором используется изобретение Истца.

Ответчики являются аффилированными юридическими лицами. Так согласно данным Единого Государственного Реестра Юридических лиц учредителями ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» в равных долях являются граждане РФ: ФИО4 и ФИО5. Те же лица являются учредителями второго ответчика ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ». Генеральным директором обоих ответчиков является ФИО4.

13 июня 2013 года Министерством сельского хозяйства России было выдано свидетельство №64 о государственной регистрации по №192-03-61-1 пестицида  «Статус Гранд», ВДГ (500 г/кг трибенурон-метила+104 г/кг флорасулама). Регистрантом указанного пестицида является ответчик ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ».

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 года №109-ФЗ не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Учитывая это, ввоз на территорию Российской Федерации препарата «СТАТУС ГРАНД», ВДГ и его последующая реализации могут производиться лишь самим ответчиком - ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» либо с его разрешения.

Производство контрафактного препарата «СТАТУС ГРАНД», ВДГ было организовано за пределами Российской Федерации (Польша, Сербия, Австрия). Вместе с тем, указанный препарат производится под товарным знаком "ZEMLYAKOFF", который принадлежит второму ответчику - ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ» и зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности за номером 803288.

На территорию Российской Федерации указанный препарат ввозится ответчиками: ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» и ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ».

Причем, в соответствии с правилами ввоза средств защиты растений (пестицидов) необходимым условием для ввоза на территорию Российской Федерации средств защиты растений (пестицидов) является предварительное получение соответствующей лицензии на импорт.

Для оформления указанной лицензии необходимо предоставление Гарантийного письма регистранта пестицида в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов.

Таким образом, ввоз контрафактного препарата «Статус Гранд» ВДГ на территорию Российской Федерации как самим ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ», так и вторым ответчиком -ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ» осуществлялся на основании гарантийных писем, выдаваемых ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ».

ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» выдало вышеупомянутые гарантийные письма заведомо зная о том, что не имеет законных прав на их совершение поскольку при изготовлении препарата СТАТУС ГРАНД, ВДГ незаконно использована формула пестицида, защищенная принадлежащим Истцу патентом №2488999.

Ответчики осуществляют реализацию контрафактного препарата «Статус Гранд, ВДГ» на территории Российской Федерации, в том числе через дилерскую сеть, организованную ответчиками.

Таким образом, ответчики совместно в течение длительного времени совершают действия, направленные на ввоз и реализацию на территории Российской Федерации препарата «СТАТУС ГРАНД, ВДГ»

В 2014 году АО ФИРМА «АВГУСТ» обратилось с иском о запрете (дело №А40-189533/2014) изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранить для этих целей гербицида «Статус Гранд» (трибенурон— метил+ флорасулам, 500 г/кг+ 104 г/кг). Одним ответчиков по указанному иску являлось ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ».

В рамках рассмотрения дела А40-189533/2014 была проведена судебная экспертиза, по результатам которой суд пришел к выводу о том, что в препарате ответчика «Статус Гранд ВДГ» использован каждый из признаков изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте Истца формулы изобретения.

Так суд в решении по делу А40-189533/2014 указал следующее:

- «Учитывая, что при первоначальном рассмотрении дела было назначено проведение судебной экспертизы, согласно заключению экспертов решение, представленное в справке ООО «ЗЕМЛЯКОФФ» о составе продукта (пестицида)  «Статус Гранд» ВДГ (500 г/кг трибенурон-метила-104 г/кг флорасулама), произведенного им для испытаний и исследований в соответствии с пунктом 2.8 Соглашения о формуляции от 08.07.2011 года, является тождественным одному из возможных решений, охватываемых патентом РФ № 2488999.» (лист 10 решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-189533/2014, третий абзац снизу);

-«Поскольку факт использования ответчиками изобретения по патенту № 2488999 подтверждается материалами дела, суд считает, что первоначальные исковые требования о запрете ответчикам изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида «Статус Гранд» (трибенурон—метил+ флорасулам, 500 г/кг+ 104 г/кг), подлежат удовлетворению.» (лист 10 решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-189533/2014, последний абзац).

Согласно п.2 ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица(в данном случае истец и ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ»).

Учитывая изложенное, факт незаконного использования принадлежащего Истцу патента №2488999 в изделии ответчика ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» «Статус Гранд» ВДГ установлен в деле А40-189533/2014 и не нуждается в доказывании в рамках настоящего дела.

Таким образом, действия Ответчиков, связанные с ввозом на территорию Российской Федерации и введением в оборот препарата «СТАТУС ГРАНД, ВДГ» являются нарушением исключительных Истца, которые выражаются в следующих действиях каждого из ответчиков:

-объем контрафактного препарата «СТАТУС ГРАНД». ВДГ ввезенного и реализованного на территории РФ ответчиком ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ».

-препарат «СТАТУС ГРАНД, ВДГ» производится за рубежом. ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» является одним из лиц, которое осуществляет ввоз указанного препарата на территорию Российской Федерации и его реализацию.

Ответчики допускали нарушение исключительных прав Истца в течение длительного времени.

Ответчик 1 действовали в нарушение решения суда, установившего запрет на использование патента Истца.

В 2014 году АО ФИРМА «АВГУСТ» обратилось с иском о запрете (дело №А40-189533/2014) изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранить для этих целей гербицида «Статус Гранд» (трибенурон— метил+ флорасулам, 500 г/кг+ 104 г/кг). Одним ответчиков по указанному иску являлось ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ».

По результатам рассмотрения дела Арбитражный суд г. Москвы вынес решение от 12 сентября 2016 годап, согласно которому запретил обществу с ограниченной ответственностью «ЗемлякоФФ защита растений Центр», обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний «ЗемлякоФФ», обществу с ограниченной ответственностью «ЗемлякоФФ» изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот и хранение для этих целей гербицида «Статус Гранд» (трибенурон—метил+ флорасулам, 500 г/кг+ 104 г/кг)».

Как было указано выше Ответчики являются аффилированными юридическими лицами. Так согласно данным Единого Государственного Реестра Юридических лиц учредителями ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» в равных долях являются граждане РФ: ФИО4 и ФИО5. Те же лица являются учредителями второго ответчика ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ». Генеральным директором обоих ответчиков является ФИО4.

Таким образом, оба ответчика не могли не знать, что факт ввоза и ввода в оборот контрафактного препарата "Статус Гранд» не только нарушает исключительные права Истца, но и является неисполнением указанного выше судебного акта.

Согласно официальным сведениям базы данных «ГЛОБУС ВЭД» Федеральной таможенной статистики, включающей сведения о каждой грузовой таможенной декларации (ГТД) ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» в период с 2018 года по 2021 года было ввезено на территорию Российской Федерации следующее количество контрафактного препарата «СТАТУС ГРАНД, ВДГ»:

Дата выпуска

Наименование получателя

Изготовитель

Вес нетто, кг

25.03.2019

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ   ЕВРОПА   Л   И МИТЕД

5 940,00

18.03.2019

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                      ЕВРОПА ЛИМИТЕД

1 620,00

01.04.2019

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                      ЕВРОПА ЛИМИТЕД

3 140,00

01.05.2020

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

Ш 2ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

4 032,00

20.05.2020

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

2 304,00

22.10.2020

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

Ш 2ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

1 860,00

09.04.2020

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

864,00

15.02.2021

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО ЫШ8ЕУАС

1 980,00

18.02.2021

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

Ш 2ОТА БОО ЫШ8ЕУАС

5 940,00

28.02.2021

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

Ш 2ОТА БОО ЫШ8ЕУАС

3 780,00

29.04.2021

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

Ш 2ОТА БОО ККИЗЕУАС

5 940,00

05.05.2021

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

Ш 2ИРА БОО ККИЗЕУАС

1 260,00

11.05.2021

ООО       ГК       "Землякофф"       ИНН 

<

***>

Н12ИРА БОО ККИЗЕУАС

3 060,00

Согласно официальным сведениям базы данных «ГЛОБУС ВЭД» Федеральной таможенной статистики, включающей сведения о каждой грузовой таможенной декларации (ГТД) ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ» в период с 2018 года по 2021 года было ввезено на территорию Российской Федерации следующее количество контрафактного препарата «СТАТУС ГРАНД, ВДГ»:

Дата выпуска

Наименование получателя

Изготовитель

Вес нетто, кг

26.02.2018

ООО     "Землякофф     Кроп     Протекшей"

ЗЕМЛЯКОФФ                      ЕВРОПА

3 642,00

ИНН 

<

***>

ЛИМИТЕД

05.03.2018

ООО "Землякофф Кроп Протекшей" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                      ЕВРОПА ЛИМИТЕД

3 420,00

23.04.2018

ООО "Землякофф Кроп Протекшей" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                      ЕВРОПА ЛИМИТЕД

1 002,00

26.04.2018

ООО "Землякофф Кроп Протекшей" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                      ЕВРОПА ЛИМИТЕД

3 600,00

04.05.2018

ООО "Землякофф Кроп Протекшей" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                      ЕВРОПА ЛИМИТЕД

2 858,00

21.05.2018

ООО "Землякофф Кроп Протекшем" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                      ЕВРОПА ЛИМИТЕД

585,00

12.03.2018

ООО "Землякофф Кроп Протекшей" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                      ЕВРОПА ЛИМИТЕД

3 240,00

31.03.2020

ООО "Землякофф Кроп Протекшей" ИНН 

<

***>

Ш 2ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

6 336,00

Основываясь на материалах дела и полученном на запрос суда ответе Государственной службы РФ Истец заявил о наличии оснований для взыскания с ответчиков общей суммы компенсаций по ст. 1406.1 ч.1 ГК РФ в размере 5 000 000 рублей за каждый из 21 случаев нарушения исключительных прав Истца с ООО Группа Компаний «ЗЕМЛЯКОФФ» и ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ» солидарно.

Как следует из ответа Государственной таможенной службы РФ в каждом из заявленных в исковом заявлении 21 случая ввоза контрафактного препарата СТАТУС ГРАНД, ВДГ декларантом и контрактодержателем являлся ответчик ООО «Землякофф Кроп Протекшей».

В 14 случаях получателем контрафактного препарата СТАТУС ГРАНД, ВДГ являлся ответчик ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ», а именно:

Дата выпуска

Наименование получателя

Изготовитель

Вес нетто, кг

25.03.2019

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                        ЕВРОПА ЛИМИТЕД

5 940,00

18.03.2019

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                        ЕВРОПА ЛИМИТЕД

1 620,00

01.04.2019

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                        ЕВРОПА ЛИМИТЕД

3 140,00

01.05.2020

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

4 032,00

20.05.2020

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

2 304,00

22.10.2020

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

Ш 2ИРА БОО К1Ш8ЕУАС

1 860,00

09.04.2020

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

864,00

15.02.2021

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

1 980,00

18.02.2021

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

5 940,00

28.02.2021

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

3 780,00

29.04.2021

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

5 940,00

05.05.2021

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

1 260,00

11.05.2021

ООО ГК "Землякофф" ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

3 060,00

31.03.2020

ООО   "Землякофф   Кроп   Протекшей" ИНН 

<

***>

Н12ОТА БОО К1Ш8ЕУАС

6 336,00

Ответчик ООО «Землякофф Кроп Протекшей» являлся получателем контрафактного препарата СТАТУС ГРАНД, ВДГ в 7 из 21 случаев, а именно в следующих случаях ввоза:

Дата выпуска

Наименование получателя

Изготовитель

Вес нетто, кг

26.02.2018

ООО      "Землякофф      Кроп      Протекшей" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                        ЕВРОПА ЛИМИТЕД

3 642,00

05.03.2018

ООО      "Землякофф      Кроп      Протекшен" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                        ЕВРОПА ЛИМИТЕД

3 420,00

23.04.2018

ООО      "Землякофф      Кроп      Протекшен" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                        ЕВРОПА ЛИМИТЕД

1 002,00

26.04.2018

ООО      "Землякофф      Кроп      Протекшен" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ                        ЕВРОПА ЛИМИТЕД

3 600,00

04.05.2018

ООО      "Землякофф      Кроп      Протекшен"

ЗЕМЛЯКОФФ                        ЕВРОПА

2 858,00

ИНН 

<

***>

ЛИМИТЕД

21.05.2018

ООО "Землякофф Кроп Протекшен" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ ЕВРОПА ЛИМИТЕД

585,00

12.03.2018

ООО "Землякофф Кроп Протекшен" ИНН 

<

***>

ЗЕМЛЯКОФФ ЕВРОПА ЛИМИТЕД

3 240,00

Кроме того, 13 июня 2013 года Министерством сельского хозяйства России было выдано свидетельство №64 о государственной регистрации под номером №192-03-61-1 пестицида «Статус Гранд», ВДГ (500 г/кг трибеиурон-метила+104 г/кг флорасулама). Регистрантом указанного пестицида является ответчик ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ».

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 года №109-ФЗ не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

Учитывая это, ввоз на территорию Российской Федерации контрафактного препарата «СТАТУС ГРАНД», ВДГ и его последующая реализации могут производиться лишь самим ответчиком - ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» либо с его разрешения.

Производство контрафактного препарата «СТАТУС ГРАНД», ВДГ было организовано за пределами Российской Федерации (Польша, Сербия, Австрия). Вместе с тем, указанный препарат производится под товарным знаком "ZEMLYAKOFF", который принадлежит второму ответчику - ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ» и зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности за номером 803288.

На территорию Российской Федерации указанный препарат ввозится ответчиками: ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ» и ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ».

Таким образом, ответчики совместно в течение длительного времени совершают действия, направленные на ввоз и реализацию на территории Российской Федерации препарата «СТАТУС ГРАНД, ВДГ». Действия ответчиков носили систематический характер. Ответчики, начиная с 2013 года совершали необходимые приготовления и выполняли многочисленные формальные процедуры с целью нарушения прав Истца.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела,  руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции признал исковое заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению частично, снизив размер заявленной компенсации  до  36 050 000 руб.

Апелляционный суд отклоняет доводы апелляционной жалобы ответчика по следующим основаниям.

Судом  первой инстанции обоснованно отклонил  контрарасчет ответчиков, поскольку пришел к выводу о заниженном размере контрарасчета, что не соответствует требованию справедливости, исходя из следующего.

Начиная с 12 октября 2016 года производство, ввоз и иной ввод в гражданский оборот препарата «Статус Гранд, ВДГ» были запрещены решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.09.2016 года по другому делу №А40-189533/2014.

ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗЕМЛЯКОФФ» являлось ответчиком в указанном деле. Будучи полностью аффилированным ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ» также не могло не знать, что ввоз указанного препарата является нарушением указанного решения суда. Указанное решение вступило в силу, не было отменено и действовало в течение всего спорного периода, в том числе и в период с 13.10.2017 года по 22.10.2019 года. Таким образом, ответчики осознанно действовали в нарушение прав истца и указанного судебного акта.

Кроме того ответчики знали о том, что решение Роспатента от 13 октября 2017 года о признании патента истца недействительным оспорено истцом в судебном порядке: ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗЕМЛЯКОФФ» являлось участником судебного процесса. ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ» имея тех же учредителей и генерального директора, что и ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗЕМЛЯКОФФ» также не могло не знать об указанном обстоятельстве.

Действуя добросовестно и осмотрительно, они не могли не понимать, что существует вероятность, при которой указанное решение Роспатента РФ может быть отменено и должны были воздерживаться от действий, связанных с использованием патента истца.

Решение Роспатента от 13 октября 2017 года было признано незаконным решением суда по делу №СИП-685/2017. Учитывая, что недействительный ненормативный акт является недействительным с даты его вынесения, указанное Решение Роспатента не имело каких-либо правовых последствий.

Ответчики не прекратили нарушение исключительных прав истца после признания незаконным решения Роспатента о признании патента истца недействительным. Напротив, объем ввоза контрафактного препарата был увеличен. Указанное свидетельствует о том, что в действительности, ответчики не руководствовались указанным решением Роспатента, а их единственной целью было извлечение прибыли из своих действий, противоправность которых они безусловно осознавали.

С учетом изложенного, суд сделал вывод о том, что степень вины ответчиков если и не была одинаковой в различные периоды, то в любом случае не в том размере,   который заявлен в отзыве.

Из материалов дела и ответа Таможенной службы РФ на запрос суда следует, что минимальная партия контрафактного препарата составляла 585 кг. Как следует из таможенных документов, ввезенный на территорию Российской Федерации препарат «Статус Гранд, ВДГ» был расфасован в упаковки весом по 0,6 кг каждая. Таким образом, партия препарата весом 585 кг - это почти 1 ООО упаковок контрафактного товара.

При этом, как следует из инструкции к применению указанного аппарата 30 г вещества достаточно для обработки 1 гектара посевных площадей. То есть даже одной упаковки весом 0,6 кг достаточно для обработки 20 гектаров. Такой объем, безусловно, является существенным.

По смыслу п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 г. все перечисленные в указанном пункте обстоятельства должны учитываться судами в комплексе. Ни одно из указанных обстоятельств не может служить основанием для уменьшения или увеличения размера компенсации без учета прочих обстоятельств, характеризующих нарушение.

Исходя из этого, при определении размера компенсации следует учитывать все прочие обстоятельства, характеризующие совершенные ответчиками нарушения, в том числе перечисленные в п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 г.

Ответчики действовали совместно с целью нарушения прав истца.

Ответчики производили подготовку к совершению нарушения исключительным прав в течение длительного времени, с 2013 года.

Нарушения носили многократный и длительный характер (21 случай ввоза контрафактного препарата в течение 4 лет).

Ответчики осуществляли ввоз контрафактного препарата в значительном объеме, заведомо зная о том, что тем самым нарушают права истца.

Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции в части снижения размера компенсации до 36 050 000 руб. в силу следующего.

Суд первой инстанции, придя к выводу об умышленных совместных действиях ответчика, направленных на ввоз контрафактного товара, многократность и длительность нарушений, произвел расчет компенсации следующим образом.

Выпуски от 31.03.2020,18.01.2021, 29.04.2021-по 5 000 000 руб., от 01.05.2020, 28.02.2021-по 3 300 000 руб., от 11.05.2021-2 500 000 руб., от 20.05.2020, 22.10.2020, от 15.02.2021-по 1 650 000 руб., от 09.04.2020, от 05.05.2021-по 1 000 000 руб., по остальным 10 выпускам-по 500 000 руб.

Однако апелляционная коллегия не может признать указанный расчет обоснованным, поскольку судом первой инстанции не приведено мотивированное обоснование указанного расчета.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В соответствии со статьей 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом при обращении с иском по настоящему делу избрана компенсация, взыскиваемая по пункту 1 статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, лишь по своей инициативе.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все представленные в материалы дела доказательства, а также размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации  оследствиям нарушения, суд считает компенсацию в размере 60 000 рублей за нарушение исключительных прав Истца соответствующей степени вины нарушителя и установленным обстоятельствам.

Как разъяснено в пункте 56 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обоснованно.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" даны разъяснения по порядку расчета указанной компенсации. 

Так, согласно п.62 указанного Постановления Пленума при определении размера компенсации суд должен учитывать, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая изложенное, а также указания Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу, при определении размера компенсации апелляционная коллегия приходит к выводу о доказанности наличия в действиях истца всех приведенных в п.62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 критериев, влияющих на размер компенсации.

АО Фирма «Август» является обладателем патента Российской Федерации № 2488999 на изобретение «Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений» с приоритетом от 15.11.2011, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 14.03.2013. Указанный патент реализован АО Фирма «Август» в продукте под названием «Бомба, ВДГ».

На территории Российской Федерации официально зарегистрированы только четыре гербицида на основе трибенуронметила+флорасулам. Одним из таких препаратов является препарат истца -БОМБА, ВДГ.

Таким образом, на территории Российской Федерации к продаже разрешены всего четыре подобных препарата. Препарат Истца, в котором реализован нарушенный Ответчиками патент, является одним из таких четырех гербицидов.

АО Фирма «Август» является лидером рынка средств защиты растений в Российской Федерации и занимает первое место в стране по выручке от продаж средств защиты растений, что подтверждается данными, представленными в заключении специалистов №026-21-00034 от 04 апреля 2022 года, выполненного АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ.

В течение рассматриваемого в рамках настоящего дела периода (18-21 года) Истцом было произведено и реализовано на территории Российской Федерации 117 841,4 кг препарата БОМБА, ВДГ.

Данные обстоятельства подтверждают известность продукта Истца.

Следующий критерий - характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.)

В рассматриваемой ситуации нарушение исключительных прав Истца заключается во ввозе на территорию Российской Федерации средства защиты растений, гербицида, который был изготовлен с использованием формулы, защищенной вышеуказанным патентом Истца.

Такой препарат производился по заказу Ответчиков за пределами Российской Федерации (Польша, Сербия, Австрия) и ввозился на территорию Российской Федерации под иным названием - «Статус Гранд», ВДГ, который был зарегистрирован Министерством сельского хозяйства РФ на ООО ГК «Землякофф». Контрафактный препарат производится под товарным знаком "2ЕМЬУАК0РР", который принадлежит ответчику - ООО «Землякофф Кроп Протекшей».

Таким образом, имело место использование патента Истца в виде ввоза без согласия Истца на территорию Российской Федерации экземпляров препарата под наименованием и товарным знаком, зарегистрированным на Ответчиков.

В рамках настоящего дела рассматривается период с 2018 по 2021 годы. Факты 21 ввоза в указанный период на территорию Российской Федерации установлены судом и не оспариваются ответчиками.

Вместе с тем, как следует из ответа Федеральной таможенной службы РФ на запрос суда в рамках настоящего дела, факты ввоза имели место также и в 2022 года в объеме более 19 тонн.

Таким образом, срок незаконного использования патента Истца только в рамках настоящего дела составляет как минимум 4 года. Партии контрафактного товара каждый раз ввозились ответчиками в период с февраля по май каждого года, то есть к очередному сельскохозяйственному сезону.

Такой срок является не просто значительным, но и свидетельствует о реализации Ответчиками систематической незаконной деятельности направленной на извлечение выгоды из нарушения прав Истца.

Представленные  деле доказательства позволяют сделать вывод, что степень вины Ответчиков является высокой.

Так, ответчики сознавали, что действуют в нарушение закона и прав Истца. Намеренно совершали указанные нарушения и желали наступления последствий своей противозаконной деятельности с целью извлечения выгоды.

Нарушения совершались многократно - 21 случай ввоза только в рамках настоящего дела.

Нарушения носили грубый характер, поскольку стороны осуществляли ввоз препарата «Статус Гранд, ВДГ», осознавая, что нарушают не только исключительные права Истца, но и обязательное решение суда по делу №А40-189533/2014, т.е. фактически злостно уклонялись от его исполнения.

Более того, вместо того, чтобы прекратить нарушения прав истца, Ответчики, путем злоупотребления правом и незаконных действий пытались избежать негативных последствий от своей противозаконной деятельности. Так осознавая, что производство контрафактного препарата на территории Российской Федерации приведет к наступлению ответственности, Ответчики организовали производство контрафактного препарата за рубежом.

Ответчики продолжали ввоз контрафактного товара также после  предъявления истцом  соответствующих исков.

Учитывая изложенное, действия Ответчиков носят не просто умышленный характер, но содержат признаки злостного уклонения от исполнения решения суда.

Истцом доказано, что у него могли возникнуть имущественные потери в результате незаконных действий Ответчиков.

Истец активно использовал свой патент, производя и реализовывая свой препарата БОМБА, ВДГ.

Появление на рынке контрафактного препарата Статус Гранд, ВДГ, изготовленного с применением патента Истца, безусловно, не могло не отразиться на хозяйственной деятельности Истца.

Из представленного Истцом заключения специалистов №026-21-00034 от 04 апреля 2022 года, выполненного АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ следует, что упущенная выгода Истца могла составить более 198 млн. рублей, что вдвое меньше истребуемой с Ответчиков компенсации.

Указанные выводы подтверждаются также и представленными Истцом в суде первой инстанции данными бухгалтерии, иными доказательствами, в том числе бухгалтерской справкой-расчетом «Данные бухгалтерского учета АО Фирма «Август» о себестоимости производства и реализации на территории РФ препарата Бомба, ВДГ 0,3 кг за 2018-2021 годы».

Общая таможенная стоимость товара, который был ввезен Ответчиками составляет более 200 000 000 рублей. Указанная сумма фактически составляет закупочную стоимость контрафактного препарата Ответчиками. Таким образом, только на закупку ввезенного с целью продажи препарата Статус Гранд, ВДГ Ответчики затратили более 200 000 000 рублей.

Согласно материалам дела за период с 2018 по 2021 годы Ответчиками было ввезено всего 66 403 тонн контрафактного препарата Статус Гранд, ВДГ. За этот же период Истцом было произведено и реализовано 117 841,4 кг препарата БОМБА, ВДГ.

Таким образом, за один и тот же период Ответчики ввезли на территорию Российской Федерации с целью реализации 56,35% от объема, который был реализован самим правообладателем. Объем ввоза такого объема контрафакта можно свидетельствует о существенном нарушении прав истца, нарушающих его законные экономические интересы.

Учитывая изложенное, апелляционная коллегия приходит к выводу, что для ответчиков нарушение исключительных прав Истца являлось существенной частью хозяйственной деятельности.

Заявленная истцом компенсация (105 000 000 рублей) в два раза меньше вероятных имущественных потерь Истца (198 000 000 рублей).

Судом первой инстанции установлен факт существенности каждой партии контрафактного препарата, указав, что из материалов дела и ответа Таможенной службы РФ на запрос суда следует, что минимальная партия контрафактного препарата составляла 585 кг. Как следует из таможенных документов, ввезенный на территорию Российской Федерации препарат «Статус Гранд, ВДГ» был расфасован в упаковки весом по 0,6 кг каждая. Таким образом, партия препарата весом 585 кг - это почти 1 000 упаковок контрафактного товара. При этом, как следует из инструкции к применению указанного аппарата 30 г вещества достаточно для обработки 1 гектара посевных площадей. То есть даже одной упаковки весом 0,6 кг достаточно для обработки 20 гектаров. Такой объемявляется существенным.

С учетом указания суда кассационной инстанции о необходимости определения обоснованного размера компенсации нарушения исключительных прав истца, апелляционная коллегия считает возможным применение следующего подхода при оценке существенности каждой партии контрафактного препарата и соразмерности компенсации за каждое нарушение.

Истцом в материалы дела в суд первой инстанции была представлена Бухгалтерская справка-расчет «Данные бухгалтерского учета АО Фирма «Август» о себестоимости производства и реализации на территории РФ препарата Бомба, ВДГ 0,3 кг за 2018-2021 годы». Приведенные в указанной справке данные также подтверждаются заключением специалистов №026-21-00034 от 04 апреля 2022 года, выполненного АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ (стр.45 заключения).

Указанная справка содержит в себе данные о средней цене реализации одного килограмма препарата Истца в каждом году спорного периода, а также о среднем размере всех расходов Истца от стадии производства до реализации 1 кг. указанного препарата.

Указанные данные позволяют определить размер чистой прибыли, которую получал Истец от продажи 1 кг своего препарата.

Так по формуле: средняя цена реализации 1 кг. препарата (графа 3 таблицы) минус все понесенные Истцом расходы на 1 кг препарата (графа 4 таблицы) Истец рассчитал размер чистой прибыли Истца от продажи одного кг своего препарата в каждом году спорного периода (графа 5 Таблицы).

Ответчики ввезли 66 403 тонн контрафактного товара. Размер каждой партии указан в графе 2 таблицы.

Именно в препарате Бомба, ВДГ Истец реализовал свой патент, который и был нарушен Ответчиками. Учитывая, что Истец мог самостоятельно реализовать такое же количество собственного препарата, можно рассчитать размер вероятных имущественных потерь Истца в связи с ввозом каждой партии контрафактного товара по формуле:

Объем партии (графа 2 Таблицы) контрафактного препарата Ответчиков в килограммах, помноженный на размер чистой прибыли Истца от продажи 1 кг. своего препарата (графа 5 Таблицы).

Результаты расчета приведены в таблице.

1

2

3

4

5

6

Дата ввоза

партии контрафакта

Вес нетто, кг

Средняя цена

реализации

препарата

Истца за кг

Средняя

сумма

расходов

Истца на 1

кг своего препарата

Размер

упущенной

выгоды за 1 кг

Размер вероятных

имущественных

потерь истца

26.02.2018

3 642,00

6531,27

4290,65

2240,62

8 160 338,04

05.03.2018

3 420,00

6531,27

4290,65

2240,62

7 662 920,4

23.04.2018

1 002,00

6531,27

4290,65

2240,62

2 245 101,24

26.04.2018

3 600,00

6531,27

4290,65

2240,62

8 066 232

04.05.2018

2 858,00

6531,27

4290,65

2240,62

6 403 691,96

21.05.2018

585,00

6531,27

4290,65

2240,62

1 310 762,7

12.03.2018

3 240,00

6531,27

4290,65

2240,62

7 259 608,8

25.03.2019

5 940,00

7204,86

4275,63

2929,23

17 399 626,2

18.03.2019

1 620,00

7204,86

4275,63

2929,23

4 745 352,6

01.04.2019

3 140,00

7204,86

4275,63

2929,23

9 197 782,2

01.05.2020

4 032,00

7318,5

4045,44

3273,06

13 196 977,9

20.05.2020

2 304,00

7318,5

4045,44

3273,06

7 541130, 24

22.10.2020

1 860,00

7318,5

4045,44

3273,06

6 087 891,6

09.04.2020

864,00

7318,5

4045,44

3273,06

2 827 923,84

31.03.2020

6 336,00

7318,5

4045,44

3273,06

20 738 108,2

15.02.2021

1 980,00

7508,28

4041,28

3467

6 864 660

18.02.2021

5 940,00

7508,28

4041,28

3467

20 593 980

28.02.2021

3 780,00

7508,28

4041,28

3467

13 105 260

29.04.2021

5 940,00

7508,28

4041,28

3467

20 593 980

05.05.2021

1 260,00

7508,28

4041,28

3467

4 368 420

11.05.2021

3 060,00

7508,28

4041,28

3467

10 609 020

ИТОГО

198 978 780,08

Указанные расчеты подтверждают не только существенный размер каждой партии контрафактного товара, но и то, что последствия нарушения в подавляющем большинстве случаев значительно превышают размер максимальной компенсации, предусмотренной законом в общем и применительно к каждой партии.

Апелляционный суд полагает, что с учетом меньшего по сравнению с остальными объема партий от 23.04.2018, 21.05.2018,18.03.2019, 09.04.2020,05.05.2021 в пяти случаях ввоза контрафактного товара размер компенсации подлежит снижению до размера обоснованных вероятных имущественных потерь истца. Таким образом обоснованным размером компенсации по указанным фактам нарушения исключительных прав истца является сумма 15 497 560 руб. 38 коп.

Суд апелляционной инстанции учитывает правовую позицию, изложенную в  Постановлении Конституционного суда от 13 декабря 2016 г. N 28-П, согласно которой взыскание вместо убытков компенсации за нарушение исключительных прав имеет не только компенсаторную, но и штрафную природу. 

Конституционный суд также указал: «Вводя штрафную по своей природе ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, федеральный законодатель не только учитывал объективные трудности в оценке причиненных правообладателю убытков, но и руководствовался необходимостью - в контексте правовой политики государства по охране интеллектуальной собственности - общей превенции соответствующих правонарушений. Наряду с мерами публично-правовой ответственности, предусмотренными уголовным законодательством и законодательством об административных правонарушениях, предоставление частным лицам - правообладателям возможности требовать взыскания с правонарушителей компенсации за незаконное использование исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, размер которой может превышать размер понесенных ими убытков, имеет целью реализацию предписаний ст.44 (часть 1) Конституции Российской Федерации и выполнение Российской Федерацией принятых на себя международных обязательств».

В отношении фактов ввоза конрафактного товара, произведенных ответчиками в период когда патент на изобретение был признан недействительным, с учетом указания суда кассационной инстанции компенсация подлежит снижению. Апелляционный суд полагает возможным снизить заявленный размер компенсации до 4 500 000 руб. по каждому нарушению, исключая те случаев ввоза, по которым размер компенсации уже был снижен с учетом меньшего объема ввозимого товара. 

Определяя данный размер снижения компенсации по фактам ввоза за период с 13.10.2017 по дату признания решения Роспатента недействительным, апелляционный суд исходит из совокупности установленных по делу обстоятельств, в том числе учитывает, что в итоге судебных разбирательств было установлено, что исключительное право истца существовало в спорный период и, следовательно, подлежало защите. Кроме того, суд учитывает недобросовестность поведения ответчиков  в целом с 2014 по 2021 г., доказанность умысла на нарушение исключительных прав истца, обоснованную вероятность причинения  значительного ущерба правообладателю.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу об удовлетворения исковых требований в размере 92 497 560 руб. 40 коп. с ответчиков солидарно. В остальной части исковых требований следует отказать.

Иные доводы, изложенные в апелляционных жалобах, сводятся к переоценке выводов суда первой инстанции и неверному толкованию действующего законодательства.

Девятый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что обжалуемое решение Арбитражного суда города Москвы подлежит изменению в части взыскания компенсации.

При изготовлении резолютивной части постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2024 года по делу № А40-149758/22 допущена техническая описка (опечатка), а именно указано о солидарном взыскании с ответчиков госпошлины в размере 176 185 руб. 82 коп.

В силу ч. 3 ст. 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава - исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Поскольку указанная опечатка носят исключительно технический характер и ее исправление не приведет к изменению содержания судебного акта, арбитражный апелляционный суд считает возможным исправить допущенную опечатку на основании ч. 3 ст. 179 АПК РФ.

Исправить техническую ошибку в резолютивной части постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2024 года по делу № А40-149758/22.

В резолютивной части постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 апреля 2024 года по делу № А40-149758/22, следует читать верно:

«Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Землякофф" (ОГРН: 

<

***>), Общества с ограниченной ответственностью "Землякофф Кроп Протекшен" (ОГРН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН: 

<

***>) 92 497 560 руб. 40 коп. компенсации.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Землякофф" (ОГРН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН: 

<

***>) 89 592 руб. 91 коп. госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Землякофф Кроп Протекшен" (ОГРН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН: 

<

***>) 89 592 руб. 91 коп. госпошлины.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать».

Руководствуясь статьями 176, 179, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 января 2024 года по делу №  А40-149758/22 изменить.

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Землякофф" (ОГРН: 

<

***>), Общества с ограниченной ответственностью "Землякофф Кроп Протекшен" (ОГРН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН: 

<

***>) 92 497 560 руб. 40 коп. компенсации.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Землякофф" (ОГРН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН: 

<

***>) 89 592 руб. 91 коп. госпошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Землякофф Кроп Протекшен" (ОГРН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества Фирма "Август" (ОГРН: 

<

***>) 89 592 руб. 91 коп. госпошлины.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

В удовлетворении апелляционных жалоб Общества с ограниченной ответственностью Группа Компаний "Землякофф", Общества с ограниченной ответственностью "Землякофф Кроп Протекшен" отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам. 

Председательствующий судьяЕ.А. Ким  

Судьи:О.Н. Лаптева

А.И. Трубицын

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.