АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-512/19

04 июня 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   28 мая 2019 г.

Полный текст решения изготовлен            04 июня 2019 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тер-Акопян О. С.

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Открытого акционерного общества «Цимлянские вина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью «Ростовский комбинат шампанских вин» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 54 394 004 руб. задолженности; 590 882,81 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами; процентов за пользование чужими денежными средствами  по день полного погашения задолженности

 

при участии:

от истца: представитель ФИО2 доверенность от 13.02.2019- участвовал до перерыва в суд. заседании;

от ответчика – представитель ФИО3- дов. №14 от 09.01.2019; представитель ФИО4 доверенность №20 от 20.05.2019г.- участвовал после перерыва в суд. заседании. 

 

установил:

В  судебном заседании рассматривается дело по иску Открытого акционерного общества «Цимлянские вина» к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью «Ростовский комбинат шампанских вин»  о взыскании 54 394 004 руб. задолженности по лицензионному договору № 163 от 03.04.2012 за период с 03.04.3012 по 12.10.2018; 590 882,81 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитанных за период с 21.11.2018 по 11.01.2019; процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начисленной на сумму задолженности в сумме 54 394 004 руб. за период с 12.01.2018 по день полного погашения задолженности.

В судебном заседании, начатом 21.05.2019, объявлялся перерыв до 28.05.20-19, о чем информация была размещена в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на доске объявлений о судебных заседаниях в помещении суда.

Истец поддержал исковые требования, дал пояснения.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд установил, что открытое акционерное общество "Цимлянские вина"  является правообладателем  товарных знаков , защищенных свидетельствами  № 301559, №438380,  №441221 (т.1 л.д. 25-35).

 03 апреля 2012 года между ОАО «Цимлянские вина» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ростовский комбинат шампанских вин»  был заключен лицензионный договор № 163 на неисключительное использование товарных знаков (т.1 л.д.21-24).

В соответствии с п. 1.1 Договора, Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия Договора неисключительную лицензию на использование на территории Российской Федерации товарных знаков по свидетельству № 301559 от 21.02.2006 в отношении товаров 33 класса МКТУ - вин, по свидетельствам № 438380 от 01.06.2011 и № 441221 от 18.07.2011 в отношении товаров 33 класса МКТУ - алкогольных напитков, а именно вин игристых для обозначения Лицензиатом производимой и реализуемой им продукции, а Лицензиат выплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение за использование товарных знаков в соответствии с условиями Договора.

Согласно п. 2.4 Договора, Лицензиат уплачивает Лицензиару за право неисключительного пользования товарными знаками по свидетельствам № 301559, № 438380, № 441221 вознаграждение в размере 29 рублей за бутылку, в том числе, НДС, путем перечисления на расчетный счет.

06 декабря 2012 года Лицензиаром и Лицензиатом было подписано дополнительное соглашение № 2 к Договору ( т.1 л.д.38), согласно которому п. 2.4 Договора изложен в следующей редакции: «Лицензиат утачивает Лицензиару за право неисключительного использования товарными знаками по свидетельству  №301559, №438380, №441221: - за общий объем произведенной продукции, вознаграждение в размере 28 рублей за бутылку, в том числе НДС». Действие данного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие до момента вступления его в силу (п. 4 Дополнительного соглашения).

Пунктом 2 Дополнительного соглашения установлено, что Лицензиат обязуется ежеквартально предоставлять Лицензиару сведения по форме, установленной Приложением № 1 к Дополнительному соглашению, в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента окончания каждого квартала (о количестве произведенной продукции и о начислении лицензионного вознаграждения. Истец получил  сведения Росалкогольрегулирования, согласно которым   в период с 03 апреля 2012 года по 12 октября 2018 года ответчик произвел 1 942 643 бутылок с использованием товарных знаков истца по договору. Размер лицензионного вознаграждения по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 28 руб. за бутылку произведенной продукции. Общий объем лицензионного вознаграждения, по расчетам истца, составил  54 394 004,00 руб.. Ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору послужило основанием для обращения с настоящим иском.

Ответчик, не признавая исковые требования, пояснил, что указанный договор был заключен по просьбе ответчика. Причиной, по которой ответчик обратился к истцу с такой просьбой, послужил тот факт, что у ответчика с июня по декабрь 2011 года было приостановлено производство из-за неполучения новой лицензии на производство алкогольной продукции. Ответчик  обратился к истцу с предложением разрешить разлить какое-то количество алкогольной продукции под маркой истца, чтобы за счет полученной прибыли возобновить свое производство и ответчик согласился на условие по роялти в размере 28 рублей.

          Ответчик подтвердил, что в 2012 году ответчик разлил под товарными знаками истца только 172 019 бутылок. Это позволило истцу восстановить собственное производство. После этого ответчик прекратил выпуск алкогольной продукции под товарными знаками истца и в 2013, 2014, 2015 и в первой половине 2016 года ответчик ее больше не выпускал.

За выпущенные в 2012 году 172 019 бутылок размер вознаграждения составил:

172 019 бутылок X 28 руб. = 4 816 532 руб.

Данную сумму ответчик полностью погасил в течение 2013-2014 г.г. следующими платежными поручениями на счет истца в ОАО «Банк ВТБ» (т.3 л.д.79-88): 

- 1 500 000 руб. (П/п № 2012 от 26.12.2013);

- 2 100 000 руб. (П/п № 414 от 04.03.2014);

- 300 000 руб. (П/п № 804 от 30.04.2014);

- 300 000 руб. (П/п № 810 от 05.05.2014);

- 100 000 руб. (П/п № 831 от 06.05.2014);

- 100 000 руб. (П/п № 840 от 07.05.2014);

- 100 000 руб. (П/п № 926 от 21.05.2014);

- 100 000 руб. (П/п № 968 от 28.05.2014);

- 100 000 руб. (П/п № 996 от 29.05.2014);

- 116 532 руб. (П/п № 1013 от 30.05.2014). 

Ответчик пояснил, что с 2016 года у истца начались финансовые трудности и он вновь обратился к ответчику с просьбой возобновить правоотношения по лицензионному договору.  Положение ответчика было стабильным, для него не было экономически целесообразным выпускать  продукцию под товарными знаками истца с таким высоким вознаграждением. Поэтому ответчик согласился на предложение истца  с условием, что размер вознаграждения будет снижен до приемлемого рыночного размера.

14 июля 2016 года между истцом и ответчиком было заключено  дополнительное соглашение № 3 к лицензионному договору от 03.04.2012 (т.3 л.д.89), по условиям которого за выпуск алкогольной продукции под товарными знаками истца по свидетельствам № 301559, 438380 и 441221, ответчик выплачивает истцу вознаграждение (роялти) в размере 2,70 руб.

В 2016 году ответчик разлил продукции под товарными знаками истца по свидетельствам № 301559, 438380 и 441221 в объеме 300 961 бутылку.

В 2017 году ответчик разлил продукции под товарными знаками истца по свидетельствам № 301559, 438380 и 441221 в объеме 678 444 бутылки.

В 2018 году ответчик разлил продукции под товарными знаками истца по свидетельствам № 301559, 438380 и 441221 в объеме 855 756 бутылок.

Итого было разлито 1 835 161 бутылка. За выпущенную в этот период продукцию, размер вознаграждения составил:

1 835 161 бутылка x 2,70 руб. = 4 954 934,70 руб.

Размер вознаграждения фиксировался ежеквартальными актами: 

- 3 квартал 2016 года - 280 338,3 руб. (акт от 15.10.2016);

- 4 квартал 2016 года - 532 256,4 руб. (акт от 13.01.2017);

- 2 квартал 2017 года - 128 382,3 руб. (акт от 14.07.2017);

- 3 квартал 2017 года - 295 255,8 руб. (акт от 13.10.2017);

- 4 квартал 2017 года - 1 408 160,7 руб. (акт от 15.01.2018);

- 1 квартал 2018 года - 513 718,2 руб. (акт от 13.04.2018);

- 2 квартал 2018 года - 768 201,3 руб. (акт от 13.07.2018). Разногласия по количеству между сторонами отсутствуют.

 Всего сторонами подтвержден размер вознаграждения на сумму 3 900 000 руб.

Данная сумма была зачтена в счет долга истца перед ответчиком по договору № 02/02-18 Осн от 18.12.2017 за поставку цистерн, что подтверждается:

Актом зачета взаимных требований от 16.01.2018; Актом зачета взаимных требований от 18.07.2018 (т.3 л.д.111-112). Остальная часть вознаграждения в размере 1 054 934,70 руб. была оплачена следующими платежными поручениями на счет истца в Сбербанке (т.3 л.д.113-116):

- 100 000 руб. (П/п № 931 от 19.11.2018);

- 130 000 руб. (П/п № 1058 от 29.11.2018);

- 500 000 руб. (П/п № 1179 от 11.12.2018);

- 324 934,70 руб. (П/п № 1409 от 27.12.2018).

Согласно  пункту 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации  на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

          Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Договор, заключенный между Истцом и Ответчиком, был зарегистрирован ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) Федеральной службы по интеллектуальной собственности 19 июня 2012 года, что подтверждается уведомлением о государственной регистрации Договора. 

Дополнительное соглашение было зарегистрировано ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) Федеральной службы по интеллектуальной собственности 06 февраля 2013 года, что подтверждается уведомлением о государственной регистрации Дополнительного соглашения. 

Истец утверждает, что дополнительное соглашение №3 от 14.07.2016 не имеет юридический силы, так как  подлежало государственной регистрации. Между тем,  в соответствии  с пунктом 5 дополнительного соглашения №3 обязательства по   регистрации данного дополнительного соглашения в российском агентстве по патентам и товарным знакам возлагаются на лицензиара, т.е. на истца. Именно  истец, заинтересованный в заключении данной сделки, принял на себя обязанность по ее государственной регистрации и не исполнил.

2.11.2018 ответчик самостоятельно обратился в регистрирующий орган за государственной регистрацией дополнительного соглашения. Однако Федеральной службой по интеллектуальной собственности госрегистрация не была проведена,  так как 25.09.2018 в Роспатент  было подано извещение о неосуществлении каких-либо регистрационных действий в отношении товарных знаков ОАО "Цимлянские вина".  

Согласно п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона и иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

          Пункт  3 ст. 433 ГК РФ содержал следующую редакцию: "Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом". (до внесения изменений Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Согласно пункту 2 ст. 1235 ГК РФ, в редакции, действующей в период заключения лицензионного договора, содержал следующую редакцию:

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Дополнительного соглашения № 3 от 14.07.2016, редакции указанных выше норм ГК РФ были изменены.

С 01.10.2014 была изменена редакция п. 3 ст. 1235 ГК РФ и теперь она изложена в следующей редакции:

В соответствии с пунктом 3 статьи 1235 ГК РФ в редакции изменений, внесенных Федеральным законом от 12.03.2014 N 35 Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ была изменена редакция пункта 3 статьи 433 ГК РФ, в соответствии с которой договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Таким образом, с 1.10.2014 государственная регистрация самого  лицензионного договора не требуется. С этого момента регистрации подлежит только переход права на исключительное право. Поскольку в период  заключения дополнительного соглашения №3 от 14.078.2016  закон  не предусматривал государственной регистрации лицензионных договоров, дополнительное соглашение не было зарегистрировано.

Кроме того, в силу изменений пункта 3 статьи 433 ГК РФ условие о заключенности с момента регистрации договора, требующего государственной регистрации, обязательно только во взаимоотношениях с третьими лицами, но не для сторон самой сделки. 

Таким образом, учитывая, что обязанность по государственной регистрации дополнительного соглашения была возложена на истца, которая не была исполнена, попытка ответчика самостоятельно  осуществить государственную регистрацию была безуспешной в связи с запретом на совершение сделок со стороны внешнего управляющего, негативные последствия отсутствия такой регистрации не могут быть возложены на  ответчика.  Принимая во внимание исполнение сделки сторонами, изменения в законодательстве, не требующего госрегистрации лицензионного договора, ссылка на отсутствие госрегистрации дополнительного соглашения стороной сделки, а не третьими лицами, является несостоятельной.

Данных о том, что    размер вознаграждения (роялти), установленный дополнительным соглашением № 3 от 14.07.2016  не соответствует сложившимся рыночным ценам, истцом не представлено. Напротив, согласно оценке, проведенной  экспертной организацией при Торгово-промышленной палате РО по заказу ответчика,  размер вознаграждения в 2016-2018 годах составил 1,8% - 2%, что соответствует вознаграждению, установленному Дополнительным соглашением № 3 от 14.07.2016.

Изложенное является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

При этом суд отмечает, что определением Арбитражного суда Ростовской области от 18.02.2019, резолютивная часть которого объявлена 12.02.2019, вынесенным в рамках дела №А53-35814/17 в отношении ОАО «Цимлянские вина» введена процедура банкротства – внешнее управление. Внешним управляющим утвержден  ФИО5. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО "Цимлянские вина" внешним управляющим подано заявление о признании дополнительного соглашения №3 от 14.07.2016 недействительным.

Истцом было подано ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения обособленного спора в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Цимлянские вина».

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23 июля 2009 г. N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" возбуждение самостоятельного производства по иску об оспаривании договора, в том числе в случае, когда такой иск предъявлен учредителем, акционером (участником) организации или иным лицом, которому право на предъявление иска предоставлено законом (пункт 2 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации), само по себе не означает невозможности рассмотрения дела о взыскании по договору в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, в силу чего не должно влечь приостановления производства по этому делу на основании пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, а также приостановления исполнения судебного акта по правилам части 1 статьи 283 либо части 1 статьи 298 Кодекса.

В связи с изложенным в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по  настоящему делу надлежит отказать.  Между тем, суд отмечает, что результат рассмотрения обособленного спора в деле о банкротстве по оспариванию сделки должника может иметь значения для данного дела. Удовлетворение исковых требований  внешнего управляющего может явиться основанием для пересмотра   данного судебного акта по новым обстоятельствам.

По правилам статьи 110 АПК РФ в связи с отказом в удовлетворении исковых требований   бремя уплаты государственной пошлины, отсроченная по ходатайству истца, возлагается на истца.     

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Цимлянские вина» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в   доход федерального бюджета 200 000 руб.- государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья                                                                                               Тер-Акопян О. С.