Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-99262/2019

01 марта 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 01 марта 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нестеров С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец Общество с ограниченной ответственностью "Борк-Импорт" (адрес: 108811, г. Москва, 

<

...>, этаж 3, пом. 104, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

ответчики 1) ФИО2; 2) Общество с ограниченной ответственностью "Бытовая Элитная Техника" (адрес: 197341, 

<

...>, лит. А, пом. 12Н, оф. 9, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании компенсации,

 

при участии

от истца: ФИО3 – по доверенности от 19.05.2020;

от ответчика-1: ФИО4 – по доверенности от 22.01.2020;

от ответчика-2: ФИО4 – по доверенности от 18.12.2019;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Борк-Импорт" (далее – истец, ООО "Борк-Импорт") обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО2 – администратору спорного сайта (далее – ответчик-1), Обществу с ограниченной ответственностью "Бытовая Элитная Техника" (далее – ответчик-2, ООО "Бытовая Элитная Техника") о взыскании солидарно 300 000 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака, 68 190 руб. 00 коп. судебных расходов на заверение доказательств, а также 9 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2020 иск оставлен без рассмотрения на основании пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020, определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.07.2020 исковое заявление ООО "Борк-Импорт" назначено к рассмотрению в судебном заседании на 17.09.2020, которое определениями от 17.09.2020, от 26.11.2020 было отложено на 28.01.2021, в том числе в связи с нахождением дела в Суде по интеллектуальным правам в связи с подачей ответчиками кассационной жалобы о на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020.

При новом рассмотрении дела в судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчиков возражал относительно удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенных в отзывах, заявил ходатайства о приостановлении производства по делу, об истребовании доказательств и отложении рассмотрения дела.

Представитель истца возражал против удовлетворения заявленных ходатайств.

Рассмотрев ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу, суд не усмотрел предусмотренных статьей 143 АПК РФ оснований для приостановления производства по делу, так как оспаривание сделки истца – сублицензионного договора (исключительная лицензия), зарегистрированного 17.06.2019 за № РД0297982, не является основанием для приостановления производства по делу, а может служить лишь основанием для пересмотра решения суда по настоящему делу в случае признания соответствующей сделки недействительной.

Ходатайства ответчика об истребовании доказательств и об отложении рассмотрения дела судом также отклонены ввиду отсутствия к тому оснований.

Кроме того, представить ответчика заявил о необходимости снижения заявленной истцом к взысканию компенсации ввиду её необоснованности и несоответствия последствиям нарушенного обязательства.

По существу заявленных требований суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ООО "Борк-Импорт" является исключительным сублицензиатом на территории Российской Федерации в отношении товарного знака «Laurastar», зарегистрированного Всемирной организацией интеллектуальной собственности на имя компании Дивелит Холдинг СА под № 1051584, в отношении товаров и услуг 7, 11, 37 классов МКТУ (гладильные машины; ротационные паровые прессы, переносные, для тканей; аппараты для производства пара; ремонт и техническое обслуживание электробытовых приборов) (далее – «Товарный знак»), что подтверждается сублицензионным договором (исключительная лицензия), зарегистрированным 17.06.2019 за № РД0297982. 

При этом ООО "Борк-Импорт" стало известно, что товарный знак № 1051584 (сходное с ним до степени смешения обозначение) используется в наполнении Интернет-сайта, расположенного на домене houselit.ru, для индивидуализации товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, что подтверждается протоколами осмотра доказательств, удостоверенными нотариусом города Москвы ФИО5 от 12.07.2019 и от 15.07.2019. На названном сайте имеется информация, что товар предлагается к продаже именно ООО "Бытовая Элитная Техника" с указанием  ИНН, ОГРН и адреса места нахождения организации.

Администратором спорного домена является ФИО2, что подтверждается соответствующим письмом регистратора АО «РСИЦ».

Придя к выводу, что ООО "Бытовая Элитная Техника" неправомерно использует товарный знак, правообладателем которых является ООО "Борк-Импорт", истец направил в адреса ответчиков претензии от 29.12.2018 №29122018-а01-Lau, от 29.12.2018 №29122018-а03-Lau с требованиям выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав, прекратить неавторизованное использование интеллектуальной собственности истца, в том числе прекратить использование товарных знаков и удалить весь нарушающий исключительные права правообладателей контент с веб-сайта ООО "Бытовая Элитная Техника", которая оставлена ответчиками без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения ООО "Борк-Импорт" с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме на основании следующего.

В соответствии с положениями раздела 7 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (статья 1226).

К результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным независимо от способа использования и влечет ответственность, установленную гражданским и иным законодательством.

Исключительные права могут передаваться авторами по различным основаниям: по договору авторского заказа (статья 1288 ГК РФ), по договору об отчуждении исключительного права (абзац 2 пункт 1 статьи 1240 ГК РФ), по лицензионному договору (абзац 3 пункта 1 статьи 1240 ГК РФ), в порядке создания служебного произведения (статья 1295 ГК РФ).

На основании статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Так, в обоснование заявленных требований, истец представил в материалы дела выписки из государственного реестра товарных знаков (Laurastar № 1051584), а также нотариально заверенные протоколы осмотра доказательств от 12.07.2019 и от 15.07.2019, об осмотре спорного сайта, а также об осмотре приобретенной на спорном сайте продукции.

Согласно пунктам 42-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов…по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков…, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом вышеприведенного, исследовав нотариально заверенные протоколы осмотра спорного сайта и приобретенной на спорном сайте продукции, принимая во внимание, что на ряде страниц были неоднократно непосредственно использованы обозначения Laurastar с фотографиями соответствующих товаров, суд соглашается с истцом, что спорные обозначения является сходными до степени смешения с товарным знаком ООО "Борк-Импорт", и способно ввести в заблуждение потенциального потребителя относительно принадлежности обозначения определенному лицу, тем более, что спорное обозначение использовано при предложении к продаже товаров аналогичных товарам ООО "Борк-Импорт".

Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Так, в пункте 159 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 № 2011-18/81, администратор домена (пользователь на имя которого зарегистрировано доменное имя) как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации. Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на соответствующем сайте информации.

Следует также отметить, что отсутствие у ответчика-1 статуса индивидуального предпринимателя в рассматриваемом случае не является препятствием для предъявления истцом к нему солидарных требований с ответчиком-2 и рассмотрения дела в арбитражном суде, поскольку, являясь администратором спорного сайта, ответчик-1 фактически осуществлял предпринимательскую деятельность (доказательств обратного вопреки части 1 статьи 65 АПК РФ суду не представлено).

Таким образом, с учетом положений подпункта 3 пункта 1, пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.05.2011 № 18012/10, привлечение к участию в деле в качестве ответчика физического лица, являющегося администратором домена в сети Интернет, не является основанием для вывода о неподведомственности спора арбитражному суду.

Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда РФ от 09.11.2016 № 309-ЭС16-14762 по делу № А60-35429/2015.

Как указано выше, в соответствии с пунктом 4 статьёй  1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе, в том числе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

При определении размера компенсации (300 000 руб. 00 коп. за использование товарного знака) истец просит учесть грубый характер допущенного нарушения (непосредственное использование зарегистрированного за ООО "Борк-Импорт" товарного знака), длительный срок незаконного использования, способ предложения спорных товаров к продаже (через сеть Интернет), а также высокую популярность спорных товаров с соответствующим товарным знаком.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, судом вопреки позиции ответчиков не установлено оснований для снижения заявленного истцом к взысканию размера компенсации.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд признает обоснованным определенный истцом размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, а именно 300 000 руб. 00 коп. за незаконное использование обозначения Laurastar, поскольку из материалов дела усматривается длительность распространения ответчиками спорной продукции, в том числе и после получения соответствующих претензий истца, а также грубый характер допущенного нарушения (непосредственное использование ответчиками зарегистрированного за ООО "Борк-Импорт" товарного знака).

При оценке разумности размера компенсации, заявленной истцом к взысканию с ответчика, судом приняты во внимание и высокая стоимость спорной продукции (38 990 руб. 00 коп.), способ предложения спорных товаров к продаже (через сеть Интернет), что значительно увеличивает размер потенциальных покупателей спорных товаров, а также высокая популярность спорных товаров с соответствующим товарным знаком.

Таким образом, суд находит заявленные требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Доводы ответчика об обратном противоречат представленным в материалы дела доказательствам, а потому отклоняются судом как несостоятельные.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», при предъявлении иска совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) распределение судебных издержек производится с учетом особенностей материального правоотношения, из которого возник спор, и фактического процессуального поведения каждого из них (статья 46 АПК РФ). Если лица, не в пользу которых принят судебный акт, являются солидарными должниками или кредиторами, судебные издержки возмещаются указанными лицами в солидарном порядке (часть 5 статьи 3 АПК РФ, статьи 323, 1080 ГК РФ), а потому в связи с удовлетворением исковых требований в полном объеме и в соответствии со статьёй 110 АПК РФ солидарно относятся на ответчиков и судебные издержки истца на получение доказательств по делу в размере 68 190 руб. 00 коп. (протоколы осмотра доказательств от 12.07.2019 и от 15.07.2019 с учетом приобретения спорной продукции на сумму 38 990 руб. 00 коп., что подтверждается кассовым чеком от 15.07.2019).

При этом в пункте 18 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" разъяснено, в случае, когда решение принято против нескольких ответчиков, понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины взыскиваются судом с данных ответчиков как содолжников в долевом обязательстве, независимо от требований истца взыскать такие расходы лишь с одного или нескольких из них, в связи с чем с ответчиков в пользу истца подлежат взысканию по 4 500 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО2 и Общества с ограниченной ответственностью «Бытовая Элитная Техника» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Борк-Импорт» 300 000 руб. 00 коп. компенсации и 68 190 руб. 00 коп. судебных издержек.

Взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Борк-Импорт» 4 500 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Бытовая Элитная Техника» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Борк-Импорт» 4 500 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме.

Судья С. А. Нестеров