Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-49900/17-5-464

г. Москва

13 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2017 года

Решение изготовлено в полном объеме 13 октября 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи – Чадова А.С. 

протокол составлен – секретарем судебного заседания ФИО1

проводит судебное заседание по делу по иску (заявлению) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

к ответчику: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

третьи лица: 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА ОТ СКЛАДА-СЕВЕР" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), 2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТСЕРВИС" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 562223 в размере 8.506.800 руб., изъятии из оборота контрафактного товара биологически активная добавка к пище «Капли «Колыбельные», изъятии из оборота и уничтожении оборудования, предназначенного для производства контрафактного товара,

при участии: согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

С учетом частичного отказа от иска ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (далее – истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ №562223 в размере 8.506.800 рублей.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует в предпринимательской деятельности товарный знак по свидетельству №562223 путем реализации биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли Колыбельные".

В судебном заседании представители истца поддержали требования, просили взыскать сумму компенсации по основаниям, изложенным в заявлении.

Представители ответчика по существу заявленных требований возражали, ссылаясь на незаконность и необоснованность предъявленных требований.

Третьи лица представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи, с чем суд в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ рассмотрел иск в отсутствие их представителей.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей истца и ответчика, оценив в совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству №562223, дата подачи заявки: 25.09.2014, дата регистрации: 19.01.2016, в отношении товаров следующих классов МКТУ: 05-биологически активные добавки к пище.

Как указал истец, в ходе мониторинга рынка по поручению ООО "Курортмедсервис" была осуществлена контрольная закупка биологически активной добавки к пище (БАД) "Капли "Колыбельные" в ООО "Аптека от склада – Север" по адресу: 

<

...>. На этикетке, наклеенной на флакон, размещен изобразительный знак, сходный с товарным знаком по свидетельству о государственной регистрации №562223, правообладателем которого является истец. На лицевой стороне картонной упаковки размещен изобразительный знак, сходный с товарным знаком по свидетельству о государственной регистрации №562223, правообладателем которого является истец, на обратной стороне упаковки производителем продукции указано ООО "Йодные технологии и маркетинг", претензии по ее качеству принимает ООО "ПродуктСервис".

Согласно информации на упаковке (картонная упаковка) и приложенным к контрольной закупке БАД "Капли "Колыбельные" документам, полученным от аптеки по адресу: 

<

...>:

- кассовый чек с указанием стоимости БАД, место продаж;

- заказ с указанием стоимости БАД и производителя БАД;

- паспорт качества №513 от производителя ООО «Йодные технологии и маркетинг», выпущенный на партию №2, с указанием названия БАД «Капли «Колыбельные», названия производителя, даты производства, количество произведенных БАД в этой партии;

- свидетельство о государственной регистрации БАД «Капли «Колыбельные»

БАД «Капли «Колыбельные» произведены ООО «Йодные технологии и маркетинг» в составе товарной партии в флаконах по 50 мл. в общем количестве 50.040 шт. Дата выпуска 19.06.2016 г.

На основании анализа, приобретённых в ходе мониторинга рынка товаров (БАД) и документов, и с учетом того, что ООО «Курортмедсервис» разрешения на использование товарного знака по свидетельству о государственной регистрации №562223 ООО «Йодные технологии и маркетинг» не давал, истец пришел к выводу, что данные товары являются контрафактной продукцией и обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с точки зрения рядового потребителя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003,  № 4322 «обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом».

Суд считает, что на произведённой ответчиком, ООО «Йодные технологии и маркетинг», продукции размещены  обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству №562223, что подтверждается: сравнительными фотографиями спорной продукции и продукции, производимой истцом. 

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

Как разъяснено в пунктах 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения, условия реализации, учитывать отнесение товаров к товарам широкого применения или научно-технического назначения, отнесения товаров к товарам длительного или краткосрочного использования.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» биологически активные добавки к пище являются пищевыми продуктами.

В соответствии с применимой редакцией МКТУ от 01.01.2012 биологически активные добавки к пище относятся к 5 классу. 

Также к 5 классу относятся фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей и биологические препараты для фармацевтических целей. Эти товары входят в перечень товаров, в отношении которых охраняется товарный знак истца по свидетельству № 562223.

Однородность товаров биологически активные добавки к пище, фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей, биологические препараты для фармацевтических целей установлена информационным письмом Роспатента от 05.11.2008 и Постановлением Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 8817/11 от 29.11.2011г. по делу № А40-103027/10-12-654 о товарном знаке «Вечерние».

Производство и оборот биологически активных добавок регулируется СанПиН 2.3.2.1290-03 «Продовольственное сырьё и пищевые продукты. Гигиенические требования к организации производства и оборота Биологически активных добавок к пище (БАД)» от 20.06.2003.

В соответствии с СанПиН 2.3.2.1290-03 розничная торговля биологически активными добавками осуществляется не только через аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптечные киоски и др.), но и через специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины.

Согласно п. 9 статьи 2 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» «продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки».

Биологически активные добавки к пище, а также обогащенные этими добавками продукты продаются в одних и тех же торговых точках, к которым относятся, в том числе, аптеки, в которых были осуществлены контрольные закупки контрафактного товара.

Таким образом, биологически активные добавки, детское питание, чаи, диетические вещества для медицинских целей, (спорные товары, для которых зарегистрирован спорный товарный знак) относятся к одному роду (виду) товаров – продуктам питания.

Все эти продукты являются товарами широкого потребления, краткосрочного использования, могут реализовываться через розничную торговую сеть.

Биологически активные добавки используются для употребления вместе с пищей, и могут быть предназначены для введения в состав пищевых продуктов, как для взрослых, так и для детей до 14 лет, то есть, предназначены для одной группы потребителей.

При таких обстоятельствах существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности биологически активных добавок к пище и относящихся к 5 классу МКТУ: фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, чаи, сборы лекарственных трав и биологические препараты для фармацевтических целей  одному производителю.

В соответствии с частью 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону, способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. 

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

При таких обстоятельствах товары из партии с паспортом качества № 513, произведённые ООО «Йодные технологии и маркетинг» в соответствии со свидетельством о государственной регистрации биологически активной добавки «Капли "Колыбельные», содержащие обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству №562223 являются контрафактными.

Довод ООО «Йодные технологии и маркетинг» о том, что указанное общество действовало в рамках агентских правоотношений, и все действия по использованию товарного знака были совершены на основании поручения третьего лица – ООО "ПродуктСервис", в связи с чем, у него отсутствует вина, подлежит отклонению с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 13537/12 от 19.30.2013 по делу № А32-26605/11, согласно которой «нарушение исключительных прав вообще не является сделкой, в том числе совершенной агентом во исполнение указаний принципала, а порождает деликтное обязательство (обязательство вследствие причинения вреда), возникшее у предпринимателя вследствие нарушения исключительных смежных прав общества. Обязанность возместить вред, причиненный нарушением, не связана с исполнением или неисполнением договорных обязательств». 

По смыслу статей 1005-1011 ГК РФ агент не может совершать по поручению принципала действия в отношении самого себя, в то время как согласно пункту 1.1. агентского договора от 02.09.2013 № 1/13 ООО «Йодные технологии и маркетинг» обязалось произвести для ООО «ПродуктСервис» биологически активные добавки «Серебряный», «Морфей» и «Баю-Бай» на собственных мощностях. 

При таких обстоятельствах агентский договор от 02.09.2013 № 1/13 является по сути договором на контрактное производство, что в совокупности с другими договорами, заключёнными ответчиком, и совершёнными им действиями свидетельствует об осуществлении совместной деятельности по производству и реализации контрафактной продукции. 

Как следует из фактических обстоятельств дела, в свидетельстве о государственной регистрации биологически активной добавки «Капли "Колыбельные» № RU.77.99.11.003.Е.011434.11.14 в качестве производителя добавки указано ООО «Йодные технологии и маркетинг». 

Свидетельство о государственной регистрации биологически активной добавки «Капли "Колыбельные» было выдано 28.11.2014, т.е. практически за три года до заключения агентского договора от 28.04.2016 г., на который ссылается ответчик.

Довод ответчика, ООО «Йодные технологии и маркетинг», об отсутствии вины со ссылкой на положения второго абзаца ч. 1 ст. 401 ГК РФ, не может быть принят во внимание судом по той причине, что к ООО «Йодные технологии и маркетинг», как к лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность, подлежат применению не положения ч. 1 ст. 401 ГК РФ, а императивное требование ч. 3 ст. 401 ГК РФ, согласно которому предприниматель несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1484 ГК РФ, товарный знак может быть использован, в частности, путем размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. 

Из приведенной нормы следует, что товар, его этикетка и упаковка рассматриваются как один объект. Индивидуализация товара осуществляется нанесением товарных знаков на этикетку и упаковку. 

Довод ответчика об уничтожении контрафактной продукции как об основании освобождения от ответственности за нарушение исключительных прав подлежит отклонению, так как согласно п. 1 ч. 2 ст. 1484 ГК РФ производство контрафактных товаров в целях введения в гражданский оборот является самостоятельным способом использования товарного знака. 

Кроме того, суд критически относится к представленному в доказательство уничтожения контрафактной продукции поручению принципала на уничтожение продукции от 31.10.2016 г. и акту об уничтожении от 02.11.2016 г.

В частности, в акте уничтожения от 02.11.2016 г. указывается, что картонная упаковка сдана на уничтожение в ООО "СтройМонтаж", а флаконы на стекольный завод, при этом стекольный завод не поименован, нет информации ни об обществе "СтройМонтаж", ни каких-либо накладных, подтверждающих передачу упаковки и флаконов, отсутствует фото и видеосъемка, подтверждающие сам факт уничтожения БАД, включая содержимое БАД, упаковку и стеклянный флакон.

Кроме того, в материалы дела представлены доказательства, что ответчик после 02.11.2016 г. вплоть до мая 2017 года предлагал к продаже БАД "Капли "Колыбельные":

- письмо от ООО "Компания ФармАналитик" от 17.04.2017 г., подтверждающее, что ООО "Компания ФармАналитик" размещало на своем сайте прайс-листы, полученные от ООО «Йодные технологии и маркетинг» после даты "уничтожения" 02.11.2016 г.;

- скриншот сайта компании "Фарманалитик" от 17.03.2017 г., содержащий прайс-лист ООО «Йодные технологии и маркетинг» на 17.03.2017 г.;

- скриншот сайта компании "Фарманалитик" от 22.05.2017 г., содержащий прайс-лист ООО «Йодные технологии и маркетинг» на 22.05.2017 г.

Кроме того, как следует из доказательств, датированных 2016-2017 годами, ответчик, ООО «Йодные технологии и маркетинг», продолжает предлагать к продаже продукцию с использованием обозначений, схожих до степени смешения с товарным знаком истца.

В силу ч. 1 ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно п. 1 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом в соответствии с частью второй указанной нормы арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Принимая во внимание то, что ответчик не представил доказательств правомерного использования товарного знака истца, суд признает заявленные требования подлежащими удовлетворению. 

Согласно разъяснениям, данным в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», применяя положения ст.ст. 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 

Частью 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

При этом пунктом 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара. При этом вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции. 

Истец, пользуясь правом, установленным ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, требует взыскания компенсации в размере 8.506.800 рублей. 

Расчет размера компенсации произведен истцом на условиях ст. 1515 ГК РФ, основан на доказательствах, представленных в материалы дела, проверен судом и признан обоснованным. 

Оснований для уменьшения начисленной истцом суммы компенсации у суда не имеется, учитывая длящийся характер правонарушения, неоднократность его совершения и объем выпущенной контрафактной продукции, рассчитанной на массового потребителя (включая несовершеннолетних). 

Ответчик, как это следует из предписания Федеральной Антимонопольной Службы РФ от 05.02.2016 по делу № 1-14-61/00-08-15, определения Федеральной Антимонопольной Службы РФ от 13.01.2017 о возбуждении в отношении ООО «ПродуктСервис» дела об административном правонарушении по признакам нарушения статьи 51 Закона о защите конкуренции, выразившегося в невыполнении в установленный срок законного Предписания ФАС России от 05.02.2016 по делу № 1-14-61/00-08-15, и других, представленных в материалы дела доказательств, ответчик продолжает нарушать исключительные права истца на товарный знак по свидетельству № 562223.

Иные доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск, отклоняются судом, как несостоятельные, противоречащие установленным по делу обстоятельствам, представленным доказательствам и основанные на неверном толковании норм права. 

Суд полагает, что с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, соразмерности компенсации последствиям нарушения, требования истца о взыскании компенсации подлежит удовлетворению в полном объеме, что является соразмерным допущенному ответчиком нарушению и разумным.

В связи с удовлетворением заявленных требований госпошлина в соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Учитывая изложенное и на основании Постановления совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», ст.ст. 12, 14, 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак по Свидетельству РФ № 562223 в размере 8.506.800 (восемь миллионов пятьсот шесть тысяч восемьсот) руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 65.534 (шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре) руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. 

Судья:            А.С.Чадов