ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

апелляционной инстанции по проверке законности и 

обоснованности решения арбитражного суда

Дело № А65-3232/2022

город Самара

23 ноября 2022 года

11АП-15690/2022

  11АП-15813/2022

 

Резолютивная часть  постановления  объявлена   17 ноября  2022 года

Постановление в полном объеме изготовлено       23 ноября  2022 года 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Митиной Е.А.,  судей Коршиковой Е.В., Романенко   С.Ш.,   при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО2, индивидуального предпринимателя ФИО2 на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 августа 2022 года по делу № А65-3232/2022 (судья Артемьева Ю.В.), по иску Индивидуального предпринимателя ФИО3, г.Уфа, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО2, г.Казань, (ОГРНИП 314169036700621, ИНН 

<

***>) и Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 320169000156720, ИНН 

<

***>),

об обязании ответчиков удалить обозначение «Ботаника», сходное до степени смешения с товарным знаком истца № 621625, которым сопровождает выполнение работ ответчик, связанных с осуществлением деятельности, однородной с деятельностью истца, взыскании 808 666,71 руб. компенсации с каждого из ответчиков, 

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Байкальская Вода Северо-Запад» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), ИП ФИО4 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), ИП ФИО5 (ОГРН: 

<

***>),

  с участием в судебном заседании:

от ответчика  ИП ФИО2 -   ФИО6, по доверенности от 01.08.2022  г.,

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены, 

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО3 обратилась с иском в суд к ответчикам к индивидуальному предпринимателю ФИО2 и индивидуальному предпринимателю ФИО2, в котором просила обязать индивидуального предпринимателя ФИО2 и Индивидуального предпринимателя ФИО2 удалить обозначение «Ботаника», сходное до степени смешения с товарным знаком истца №621625, которое сопровождает оказание услуг ответчиками, связанное с осуществлением деятельности, однородной с деятельностью истца, с площадок в информационно-коммуникационной сети Интернет:

а)- Instagram (запрещен на территории РФ) https://instagram.com/botanicashop?igshid=YmMvMTA2M2Y=

- Вконтакте - https://vk.com/botanicashop

 - непосредственно с сайта в сети «Интернет» - https://botanicashop.ru/ и доменного имени;

- Telegram - https://t.me/s/botanicashop;

- Яндекс. Дзен - https://zen.yandex.ru/botanica;

б) при последующей продаже ответчиками цветочных композиций (букетов) в стационарных местах продажи товаров;

взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2, 

<

...> 680 000 руб. компенсации, с индивидуального предпринимателя ФИО2 1 680 000 руб. компенсации (с учетом принятых судом уточнений исковых требований).

Судом к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены:  ООО «Байкальская Вода Северо-Запад», ИП ФИО4, ИП ФИО5.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 августа 2022 года исковые требования удовлетворены частично; на индивидуального предпринимателя ФИО2 и индивидуального предпринимателя ФИО2 возложена обязанность удалить обозначение «Ботаника», сходное до степени смешения с товарным знаком истца №621625, которое сопровождает оказание услуг ответчиками, связанное с осуществлением деятельности, однородной с деятельностью истца, а именно изготовление венков (искусство цветочное), составление цветочных композиций, торговля розничная цветами и другими растениями, с площадок в информационно-коммуникационной сети Интернет:

а)-Instagram (запрещен на территории РФ) https://instagram.com/botanicashop?igshid=YmMvMTA2M2Y=

- Вконтакте - https://vk.com/botanicashop

 - непосредственно с сайта в сети «Интернет» - https://botanicashop.ru/ и доменного имени;

- Telegram - https://t.me/s/botanicashop;

- Яндекс. Дзен - https://zen.yandex.ru/botanica;

б) при последующей продаже ответчиками цветочных композиций (букетов) в стационарных местах продажи товаров.

С индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО3 взыскано  840 000 руб. компенсации; с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО3 взыскано 840 000 руб. компенсации; в оставшейся части в иске отказано; с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета взыскано  22 900 руб. государственной пошлины; с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета взыскано 22 900 руб. государственной пошлины; с индивидуального предпринимателя ФИО3 в доход федерального бюджета взыскано  19 900 руб. государственной пошлины.

 Не согласившись с принятым  судебным актом, ИП ФИО2 и ИП ФИО2  обратились в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

В  апелляционной жалобе  ИП ФИО2 (с учетом представленных дополнений к апелляционной жалобе) просит изменить размер компенсации до уровня возмещения ущерба, понесенного истцом, указав, что суд первой инстанции  не установил надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения. Отсутствие одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов не является безусловным основанием для отказа во взыскании компенсации в размере меньше заявленного истцом. Истцом не представлено доказательств, подтверждающих негативное воздействие однократного нарушения на его имущественное положение и необходимость восстановления своего имущественного положения.  Считает заявленный размер компенсации чрезмерным, противоречащим принципам разумности и справедливости, носящим «карательный» характер, не отвечающим требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств.

В апелляционной жалобе ИП ФИО2 (с учетом представленных дополнений к апелляционной жалообе) просит отменить решение в части удаления доменного имени botanicashop.ru. и изменить размер компенсации до уровня возмещения ущерба, понесенного истцом. Указывает, что ФИО2 зарегистрировал доменное имя botanicashop.ru в 2016 году, т.е. до регистрации истцом 29.06.2017 г. товарного знака «BOTANICA» №621625. Считает размер компенсации несоразмерным действиям ответчика. Ссылается на то, что истцом не был соблюден претензионный порядок разрешения спора по требованию об удалении доменного имени. Кроме того, указывает, что сайт ответчика используется им для продажи не только тех товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, но также посредством сайта ответчик реализует мягкие игрушки, сладости и аксессуары, подарочный чай, воздушные шары, данные виды товаров не защищены товарным знаком истца, в связи с чем, считает возложение на него обязанности об удалении доменного имени неправомерным.

В отзывах на апелляционные жалобы истец просит оставить решение суда без изменения, апелляционные жалобы ответчиков -  без удовлетворения. 

В судебном заседании представитель ответчика  ИП ФИО2 -   ФИО6, по доверенности от 01.08.2022  г., апелляционные жалобы поддержал, просил решение суда первой инстанции изменить, апелляционные жалобы удовлетворить.

Иные участвующие в деле лица в судебном заседание не явились.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

   В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о месте и времени судебного  разбирательства.

Выслушав представителя ответчика, проверив законность и обоснованность  обжалуемого судебного акта  в соответствии со ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела и оценив доводы апелляционных жалоб  в совокупности с исследованными доказательствами по делу, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что индивидуальный предприниматель ФИО3 является правообладателем исключительного права на товарный знак «BOTANICA» на основании свидетельства №621625 (приоритет товарного знака 06.04.2016г.; дата регистрации: 29.06.2017г.), зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации (номер регистрации RU 621625) в отношении услуг 44 класса МКТУ - изготовление венков (искусство цветочное), составление цветочных композиций.

Обращаясь в суд, истец ссылалась на то, что индивидуальный предприниматель ФИО2 незаконно использует товарный знак истца.

Использование товарного знака подтверждается систематическим использованием сходного с товарным знаком логотипа в сети Интернет, в информационных сообщениях в прессе, при оказании услуг, в предложениях об оказании услуг, в рекламе. Кроме того, написание сайта в интернете https://botanicashop.ru/, используемого ИП ФИО2, схоже с написанием сайта истца — https://shopbotanica.ru/, так как в обоих случаях используются одни и те же слова при воспроизведении наименования товарного знака. 

Истцом были представлены протоколы осмотра и исследования письменных доказательств от 15 июля 2021 года в 16-10, 17-25, составленные нотариусом ФИО7, согласно которым ИП ФИО2 разместил на сайте https://botanicashop.ru/ изображение с использованием словесного обозначения логотипа «БОТАНИКА».

В протоколах нотариального осмотра отражены следующие обстоятельства.

ИП ФИО2 осуществляет через сайты https://botanicashop.ru/, https://www.instagram.com/botanicashop/ франчайзинг и реализует товары, однородные с товарами, которые правообладатель реализует через свои магазины, оборудованные вывесками с размещенным на них товарным знаком «БОТАНИКА» (цветочные изделия, композиции). 

Наряду с этим, как указывал истец, ИП ФИО2 использовал также сайт с наименованием https://pma.ufa.botanicashop.ru/ с целью оказания услуг в городе Уфе, то есть в месте расположения истца, где истец осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже цветочных композиций.

Кроме того, в сети Интернет по адресу: https://realnoevremya.ru/articles/79281-ildar-i- ilnaz-timerbaevy-rasskazyvayut-kak-sozdayut-cvetochnyy-biznesразмещена статья об ответчике, ИП ФИО2, а также ИП ФИО2, в которой они неоднократно ссылаются на товарный знак, принадлежащий истцу.

В протоколе нотариального осмотра отражена ссылка на youtube.com, по которой размещено видеоинтервью братьев Т-вых «Ботаника: как заработать на цветочном магазине?» от 27.08.2019.

В протоколе нотариального осмотра отражена ссылка на посты в запрещенной на территории РФ сети Instagram, в которых размещены публикации, датированные 23.09.2019, 11.02.2020, о целях и задачах команды «Ботаника».

Истец в обоснование своих требований представил заключение ООО «Агентство по интеллектуальной собственности «Технид» от 13.08.2021, в котором сделан вывод о сходстве до степени смешения товарного знака «Botanica» и логотипа «Ботаника», о фонетическом тождестве слов, совпадении в смысловом значении, слово «Ботаника» занимает значимое, центральное место в общей композиции сравниваемых обозначений.

В заключении указано, что дополнительные словесные элементы в товарном знаке («цветочная мастерская, «BFM») выполнены мелким шрифтом, указывают на назначение услуг и не обладают различительной способностью, не влияют на общее восприятие товарного знака и логотипа.

Из материалов дела следует, что 19.08.2021 года истец направил ИП ФИО2 претензию с указанием на нарушение прав и законных интересов правообладателя.

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в суд первоначально к ИП ФИО2 как лицу, осуществляющему реализацию товаров  с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Впоследствии истцом предъявлены аналогичные требования к ответчику  ИП ФИО2 как администратору домена botanicashop.ru.

В силу ст.1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ определено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети ”Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

В соответствии с  пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

- о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

При этом признание таких товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее, распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе реализующее их в розницу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Согласно пункту 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца, является вопросом факта и может быть решен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с п. 75  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление № 10) вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10). 

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 названных Правил N 482.

В силу пункта 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 Постановления № 10 дано разъяснение о том, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Сравнивая противопоставленные обозначения, суд первой инстанции установил, что обозначение «Ботаника», используемое ответчиками, является транслитерацией на русский язык английского слова «Botanica», которое полностью повторяет товарный знак истца, в связи с чем, сходно с ним до степени смешения по звуковому (фонетическому) и смысловому (семантическому) критериям.

Судом первой инстанции установлен факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак действиями ответчика ИП ФИО2, выразившимися в размещении товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет на сайте https://botanicashop.ru/, а также во взаимосвязанных страницах социальной сети, на которые ведут ссылки с сайта https://botanicashop.ru/:  «ВКонтакте» (https://vk.com/botanicashop), «Instagram» (запрещен на территории РФ) (https://instagram.com/botanicashop?igshid=YmMvMTA2M2Y), «Telegram»  (https://t.me/s/botanicashop),  Яндекс. Дзен (https://zen.yandex.ru/botanica).

Установлено, что реализуемые ответчиком товары, а также услуги по оформлению и продаже букетов (флористика) однородны тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. 

Материалами дела подтверждается принадлежность сайта с доменным именем  botanicashop.ru ИП ФИО2.

Исходя из положений статьи 1253.1 ГК РФ в доведении информации до всеобщего сведения в сети Интернет, как правило, задействованы следующие лица: администратор домена, владелец сайта, провайдер хостинга, регистратор доменов, лицо, размещающее ссылки/оператор поисковой системы.

Под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя (пункт 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81).

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена.

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

С помощью домена осуществляется адресация на сайт. При этом администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать (путем указания IP-адреса сервера хостинг-провайдера, на котором размещен сайт).

Администратор домена устанавливается с помощью онлайн-сервиса whois (www.whois-service.ru), если данные администратора не скрыты, или путем запроса регистратору доменов.

Согласно п. 158 Постановления № 10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

В пункте 159 Постановления № 10 разъяснено, что требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени. Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. 

Судом установлено сходство доменного имени https://botanicashop.ru/ до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу, а также факт того, что между ними возникает устойчивая ассоциативная связь, которая приводит к смешению спорных обозначений в сознании российского потребителя (пользователя в сети Интернет).

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения исходя из общего восприятия объектов интеллектуальных прав в целом (общим впечатлением), а не отдельных элементов.

В соответствии с ответом ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ» от 11.08.2022г. исх. №10196 ИП ФИО2 являлся администратором указанного домена в заявленный истцом период взыскания компенсации. 

С учетом изложенного, надлежащим ответчиком по требованию истца правомерно определен администратор сайта с доменным именем  botanicashop.ru ИП ФИО2.

В рассматриваемом случае ответчиком ИП ФИО2 в домене https://botanicashop.ru/ допущено фактическое использование сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному выводу о нарушении исключительных прав истца на спорный товарный знак действиями обоих ответчиков. 

Доводы ответчиков о регистрации доменного имени со сходным названием до регистрации истцом товарного знака не свидетельствуют о законном использовании спорного обозначения и отсутствии факта нарушения.

Пунктом 6 ст. 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. 

Как установлено, товарный знак «BOTANICA» по свидетельству Российской Федерации №621625 зарегистрирован истцом 29.06.2017 (с датой приоритета от 06.04.2016), при этом истец использовал указанное обозначение в социальных сетях Вконтакте (публикация от 10.11.2014), запрещенной на территории РФ социальной сети Instagram (публикация от 09.11.2014, 11.12.2014, 29.01.2015, 19.02.2015).

Ответчик ИП ФИО2 начал предпринимательскую деятельность 29.12.2020. Товарный знак со сходным наименованием им не регистрировался. Регистрация доменного имени не свидетельствует о приоритетном использовании спорного обозначения перед истцом.

Кроме того, ответчиком не представлено доказательств использования товарного знака «Ботаника» до начала использования его истцом.

Поскольку факт незаконного использования ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца подтвержден материалами дела,  суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии оснований для взыскания с ответчиков компенсации.

Согласно п.4 ст.1515 ГК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Истец просил о взыскании компенсации, рассчитанной на основании пп. 2 п.4 ст. 1515 ГК РФ, в размере 808 666, 71 руб. с каждого из соответчиков за период с 10.02.2019 по 23.06.2022 г., определив размер компенсации, исходя из стоимости использования товарного знака 20 000 руб. в месяц, закрепленной в лицензионном соглашении об использовании товарного знака от 01.03.2022г., заключенном истцом с ФИО5 

Истцом в подтверждение стоимости права были представлены платежные поручения об оплате за использование товарного знака, фотографии об использовании ФИО5 указанного товарного знака, открытии цветочного салона.

В силу пунктов 59, 61 Постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. 

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

 В соответствии с пунктом 62 Постановления № 10 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, указанными в пункте 61 Постановления  № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В пункте 31 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021) отмечается, что поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, то доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего п. 3 ст. 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. N 28-П и 24 июля 2020 г. N 40-П).

В силу п.3.1 представленного истцом лицензионного соглашения, лицензиат получает право использовать товарный знак следующими способами: маркировать изготовленную и сбываемую продукцию товарным знаком, использовать товарный знак лицензиара совместно со своим товарным знаком, указывать товарный знак в сопроводительной и деловой документации, рекламных материалах, на ценниках, этикетках, дисконтных картах, иной печатной продукции в рамках услуг в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Поскольку расчет компенсации истцом обоснован, при этом со стороны ответчиков не предоставлены доказательства иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, суд первой инстанции правильно принял представленное истцом лицензионное соглашение в подтверждение стоимости права использования соответствующего товарного знака.

Доводы апеллянтов о том, что стоимость права по лицензионному соглашению об использовании товарного знака от 01.03.2022г. не может быть использована за период взыскания, предшествующий дате заключения данного соглашения, отклоняются, поскольку ответчиками не доказано, что в предшествующий соглашению период применялась иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

 Вместе с тем, ответчики ходатайствовали о снижении размера компенсации.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 изложено мнение о том, что установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации выраженной в постановлении от 24.07.2020 N 40-П).

Согласно абзацу второму пункта 4.2 названного постановления Конституционного Суда Российской Федерации, в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Оценивая доводы ответчиков о снижении размера компенсации, суд первой инстанции, руководствуясь правовой позицией, приведенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, учитывая, что ответчики узнали о нарушении прав истца только после получения от него претензии в августе 2021 года, ранее к ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки иных правообладателей не привлекались, в свою очередь, обоими ответчиками был предпринят ряд мер по добровольному прекращению использования товарного знака истца, а именно, меры по добровольному прекращению использования товарного знака истца: демонтирована вывеска «Ботаника» из магазина в г.Казани, а также из самого салона (имеются фотографии), устранены слова «Ботаника» с мессенджера What's Арр, переименован аккаунт в Яндекс. Дзен с «Ботаника» на «Изифло», (представлены скриншоты), частично удалены слова «Ботаника» с сайта botanicashop, с учетом предоставленной ответчику ИП ФИО2 в период с 06.04.2020 по 07.01.2021 меры поддержки в виде моратория на банкротство, а также принимая во внимание, что на момент разрешения спора ответчиками в г.Уфа прекращена реализация цветочной продукции, пришел к обоснованному выводу о возможности снижения размера компенсации до однократного размера стоимости товаров, до 840 000 руб. компенсации с каждого из ответчиков. 

У суда апелляционной инстанции не имеется оснований не согласиться с данными выводами суда первой инстанции. Обстоятельств для снижения размера компенсации в большем размере судебной коллегией не установлено.

При разрешении требований истца об обязании ответчиков удалить обозначение «Ботаника», сходное до степени смешения с товарным знаком истца №621625, с площадок в информационно-коммуникационной сети Интернет, суд первой инстанции руководствовался следующим.

В силу положений статьи 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Суд первой инстанции обоснованно указал, что используя доменное имя https://botanicashop.ru/, ответчики тем самым, недобросовестно вводят потребителей в заблуждение, поскольку потребители могут ошибочно воспринимать указанное доменное имя и товарный знак истца как разновидности одного и тоже обозначения, используемого одним и тем же хозяйствующим субъектом.

При таких обстоятельствах являются обоснованными и подлежали удовлетворению требования истца об обязании ответчиков удалить обозначение «Ботаника», сходное до степени смешения с товарным знаком истца №621625.

Ссылка апеллянтов на то, что посредством сайта с вышеуказанным доменным именем ими производится реализация помимо цветочной также иной продукции, что, по мнению ответчиков, исключает возможность удаления обозначения «Ботаника» в отношении реализации указанных товаров, отклоняется, поскольку судом указано на удаление спорного обозначения применительно к оказываемым ответчиками услугам, связанным с осуществлением деятельности, однородной с деятельностью истца. В отношении иной деятельности и иных товаров данная обязанность ответчиков не установлена.

Доводы о не соблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора в отношении требования об удалении доменного имени botanicashop.ru, не могут быть приняты во внимание. 

В соответствии с ч. 5 ст. 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Предъявленное истцом требование об удалении доменного имени к категории споров, в отношении которых установлен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, не относится.

Кроме того, обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации N R (86) 12 Комитета министров Совета Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров). Решение спора самими сторонами миром позволяет в том числе минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений (пункт 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе").

Судом не установлено намерение ответчиков урегулировать спор с истцом мирным путем в период рассмотрения дела.

Доводы, приведенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, апелляционным судом не установлено, в связи с чем, оснований для отмены решения суда не имеется, апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат. 

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителей.

Поскольку заявителями была  излишне уплачена государственная пошлина по апелляционным жалобам, ФИО2 следует возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 8 450 рублей, перечисленную по платежному поручению № 127 от 15.09.2022   г., ФИО2 возвратить из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 8 450 рублей, перечисленную по платежному поручению № 583 от 15.09.2022   г.

Руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 августа 2022 года по делу № А65-3232/2022  оставить без изменения, апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя ФИО2, индивидуального предпринимателя ФИО2  - без удовлетворения.

Возвратить ФИО2 из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 8 450  рублей, перечисленную по платежному поручению № 127 от 15.09.2022   г. 

Возвратить ФИО2из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 8 450  рублей, перечисленную по платежному поручению № 583 от 15.09.2022   г. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам  в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

  Председательствующий судья

 

Судьи

Е.А. Митина

 

Е.В. Коршикова

 

С.Ш. Романенко