ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Хлыновская, д. 3, г. Киров, Кировская область, 610998

http://2aas.arbitr.ru, тел. 8 (8332) 519-109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А28-14154/2023

г. Киров

10 февраля 2025 года

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2025 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 февраля 2025 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Савельева А.Б.,

судейМалых Е.Г., ФИО1,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Хариной Ю.А.,

при участии в судебном заседании:

представителя истца – ФИО2, действующего на основании доверенности от 04.09.2024,

представителя ответчика ИП ФИО3 – ФИО4, действующей на основании доверенности от 08.11.2023,

представителя ответчиков ИП ФИО5 и ООО «Дай Краба» – ФИО6, действующей на основании доверенностей от 02.12.2024, 09.01.2025,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО7 

на решение Арбитражного суда Кировской области от 26.07.2024 по делу № А28-14154/2023

по иску индивидуального предпринимателя ФИО7 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>), индивидуальному предпринимателю ФИО5 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>), обществу с ограниченной ответственностью «Дай Краба» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Дэма» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании компенсации,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО7 (далее – ИП ФИО7, истец) обратился в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением (с учетом уточнения) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 911119 с индивидуального предпринимателя ФИО3 (далее - ИП ФИО3) в размере 5 000 000 рублей, с индивидуального предпринимателя ФИО5 (далее - ИП ФИО5) в размере 1 000 000 рублей, с общества с ограниченной ответственностью «Дай Краба» » (далее – Общество) в размере 4 000 000 рублей, а также о взыскании пропорционально с ответчиков 61 000 рублей 00 копеек расходов на нотариальное удостоверение протоколов осмотра доказательств, 68 440 рублей 86 копеек расходов на оплату услуг представителя, 1 136 рублей 02 копеек почтовых расходов и взыскании расходов на оплату государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда Кировской области от 26.07.2024 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением суда, предприниматель ФИО7 обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объёме.

По мнению заявителя жалобы, незаконное, злостное и систематичное использование товарного знака ответчиками подтверждается материалами дела, в том числе работающими по настоящее время ссылками в сети «Интернет», реализацией контрафактной продукции, рекламными сведениями, записями голосовых сообщений. Мнение ответчиков о том, что Общество имеет достаточный набор полномочий для предоставления обоим предпринимателям-ответчикам прав на распространение морепродуктов под товарным знаком «Дай краба», основано на неверном истолковании действующих правовых норм в сфере авторского права. Именно истец является единственным правомочным обладателем товарного знака «Дай краба» как специального идентификационного обозначения для маркировки морепродуктов, следовательно, Общество не вправе было заключать соответствующие соглашения с любыми третьими лицами. Апеллянт отмечает, что впоследствии ответчики не только не прекратили свою деятельность по продаже морепродуктов под спорным товарным знаком, но даже и масштабировали её, в частности, путём организации дистанционной продажи в другие регионы, включая место постоянного нахождения истца.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 16.08.2024 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 17.08.2024 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Предприниматель ФИО3, предприниматель ФИО5 и Общество в отзывах на апелляционную жалобу отклонили содержащиеся в ней доводы, просят решение оставить без изменения, а жалобу – без удовлетворения. 

Предприниматель ФИО5 и Общество поясняют, что право на фирменное наименование «Дай краба» и обозначение (логотип) с этим наименованием и изображением краба у Общества возникло ранее даты регистрации спорного товарного знака, право использования фирменного наименования и обозначения передано предпринимателям-ответчикам по соглашениям, следовательно, какие-либо нарушения прав истца отсутствуют. Имеющиеся различия в изобразительном элементе являются существенными и свидетельствуют об отсутствии сходства обозначений истца и ответчиков до степени смешения. Заявление истца о наличии сходства между его товарным знаком и обозначением ответчиков ставит под сомнение его добросовестность. Подачей иска истец не преследует цель защитить своё исключительное право на товарный знак, а стремится к созданию препятствий для осуществления ответчиками добросовестной предпринимательской деятельности, причинению им вреда, следовательно, злоупотребляет своими правами.

Предприниматель ФИО3 утверждает, что преимущественно исключительное право в качестве индивидуализации имеет фирменное наименование Общества. С момента регистрации в качестве предпринимателя в сети «Интернет» начала размещать информацию о своем интернете-магазине с названием «Дай Краба», то есть ещё до регистрации истца в качестве предпринимателя и до регистрации его товарного знака. На приобретённой истцом продукции нанесён не товарный знак истца, а фирменное наименование Общества с логотипом согласно условиям соглашения. Реализацию морепродуктов осуществляется только в г. Кирове по одному адресу, других розничных точек у предпринимателя нет; с апреля 2023 года в своей деятельности предприниматель использует своё название «Krab' sberry», которое отличается от товарного знака истца. По мнению предпринимателя ФИО3, действия истца показывают его недобросовестное поведение и злоупотребление своим правом. 

В дополнениях к жалобе истец акцентировал внимание на то, что ответчики не возражали относительно активного использования ими в своей коммерческой деятельности обозначения «Дай краба», маркируя таким способом отпускаемую продукцию. Вывод о схожести двух спорных обозначений однозначен. 

Предприниматель ФИО3 представила письменные доводы по коммерческому обозначению, в которых раскрыла сведения о размещении с момента своей регистрации рекламы и информации о своём магазине «Дай краба» в сети «Интернет» и на радио.

Общество и предприниматель ФИО3 направили в суд подробное обоснование своей позиции. 

Рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось протокольными определениями от 03.10.2024 на 07.11.2024 в 13 час. 20 мин., от 07.11.2024 на 12.12.2024 в 13 час. 00 мин., от 12.12.2024 на 23.01.2024 в 14 час. 40 мин., информация о чём размещена в установленном порядке. В судебном заседании 23.01.2024 объявлялся перерыв до 06.02.2024 в 15 час. 00 мин.

Определением от 06.11.2024 произведена замена судьи Горева Л.Н. на судью Малых Е.Г.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои доводы и возражения.

Третье лицо – ООО «Дэма» явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом. В соответствии со статьями 153.2, 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании с использованием системы веб-конференции в отсутствие представителя третьего лица.

Законность решения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 АПК РФ. 

Как следует из материалов дела, предприниматель ФИО7 является обладателем исключительных прав на использование товарного знака по свидетельству № 911119 , который зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.12.2022, дата приоритета 04.10.2021, срок действия до 04.10.2031. Классы МКТУ 29 и 35.

Летом 2023 года в ходе осуществления текущего мониторинга сети «Интернет» правообладателю товарного знака стало известно, что предприниматели ФИО3 и ФИО5 совместно допускают использование обозначений, содержащих словесные элементы товарного знака, а именно , в том числе без элемента со словами «всегда свежие морепродукты». 

По утверждению предпринимателя ФИО7, предприниматели ФИО3 и ФИО5 массово закупают у заводов-изготовителей и реализуют в розницу товары классов МКТУ 29 и 35 с использованием незаконного воспроизведения словесного обозначения товарного знака и части графического изображения; используют товарный знак в предложениях о розничной и оптовой продаже товаров, в объявлениях, на вывесках, в рекламе с целью популяризации собственного товара в сети «Интернет» и магазинах по адресам в 

<

...>

Полагая, что обозначение, размещённое на упаковке приобретённого товара, обладает характеристиками, сходными до степени смешения с товарным знаком, вследствие чего вводит в заблуждение покупателей, предприниматель ФИО7 направил предпринимателям ФИО3 и ФИО5 претензии от 28.07.2023 с требованием о прекращении использования спорного обозначения и выплате компенсации.

В ответ на претензию предприниматель ФИО3 указала, что оказываемые ею услуги индивидуализируются за счёт собственного названия, а не за счёт товарного знака, следовательно, правообладатель не мог понести заявленные убытки.

Неисполнение предпринимателями ФИО3 и ФИО5 требований претензии послужило основанием для обращения предпринимателя ФИО7 с иском в суд.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзывов на неё, дополнений к жалобе, письменных пояснений, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции приходит к следующему. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование при оказании услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Статьёй 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путём предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, принял во внимание доводы ответчиков об отсутствии в их действиях каких-либо нарушений прав истца, поскольку право на фирменное наименование «Дай Краба» и обозначение (логотип) с этим наименованием и изображением краба у Общества возникло ранее даты регистрации товарного знака № 911119. Суд счёл правомерным использование предпринимателями-ответчиками в своей деятельности (наименованиях магазинов, в рекламе, на продаваемых товарах и пр.) название «Дай краба» и обозначение, сочетающее в себе это название с изображением краба, основанное на соглашениях от 28.09.2021 и 20.04.2023. Также суд, несмотря на тождественность словесного элемента, не усмотрел наличие сходства до степени смешения спорного обозначения с товарным знаком истца. 

Вместе с тем суд первой инстанции не учёл, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия и что исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путём указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети Интернет, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определённой территории.

В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее) (абзац пятый пункта 177 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Постановление № 10)). 

В силу пункта 4 статьи 1539 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется. Если коммерческое обозначение используется правообладателем для индивидуализации нескольких предприятий, переход к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий.

Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование (пункт 1 статьи 1541 ГК РФ). 

В пункте 177 Постановления № 10 разъяснено, что исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определённой территории.

Для установления наличия у лица исключительных прав на коммерческое обозначение необходимо установить, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось, и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определённой территории (постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2020 № С01-1437/2020 по делу № А17-545/2019).

При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

В числе условий, необходимых для возникновения права на коммерческое обозначение, как указано выше, закон называет известность в пределах определённой территории употребления этого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия. В этом проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим обозначением и, соответственно, только на такое обозначение возникает исключительное право.

Подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определённой территории, произведённые затраты на рекламу, значительные объёмы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории, и другие подобные сведения.

Согласно разъяснениям, данным в абзаце втором пункта 178 Постановления № 10, бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе.

Как следует из материалов дела предприниматель ФИО3 начала использовать обозначение «Дай Краба» для индивидуализации своего предприятия (магазина с названием «Дай Краба») в г. Кирове с 2020 года. Однако, после заключения с зарегистрированным 22.09.2021 Обществом соглашения от 28.09.2021, по которому последнее даёт своё согласие и гарантирует не препятствовать предпринимателю ФИО3 использование фирменного наименования в своей деятельности, предприниматель ФИО3 стала использовать в своей деятельности обозначение «Дай Краба» не как коммерческое. 

Из материалов дела следует, что Общество предпринимателю ФИО3 не принадлежит, договоры аренды предприятия (статья 656 ГК РФ) или коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ) для предоставления права использования коммерческого обозначения ИП ФИО3 с Обществом не заключала (пункт 5 статьи 1539 ГК РФ). Планы рекламной компании предпринимателя ФИО3 ограничиваются 08.03.2021; для индивидуализации своего магазина в своей деятельности согласно соглашению от 28.09.2021 она использует произвольную часть фирменного наименования Общества, а с 2023 года в своей деятельности предприниматель использует название «Krab' sberry».

В свою очередь Общество, у которого могло возникнуть право на использование коммерческого обозначения «Дай Краба» и только с момента начала фактического использования такого обозначения соответствующие доказательства, в том числе в подтверждение продолжения его использования в 2023 году, не представило. 

Оценив представленные в дело доказательства, суд апелляционной инстанции также приходит к выводу, что указываемое ответчиками обозначение «Дай краба» не приобрело известность на территории Кировской области, не ассоциировалось с деятельностью конкретного ответчика. 

Предприниматель ФИО5, зарегистрировавшийся в качестве предпринимателя 19.04.2023, то есть после регистрации товарного знака № 911119, не может претендовать на то, что его исключительное право на коммерческое обозначение для индивидуализации своего предприятия возникло ранее исключительного права истца на товарный знак. В данном случае следует руководствоваться положениями пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, согласно которым если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В силу пункта 2 статьи 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определённому лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищённым исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Соответственно, любое использование ответчиками обозначения «Дай Краба», сходного до степени смешения с иными средствами индивидуализации, в отсутствие согласия правообладателя является нарушением исключительных прав, и такие нарушения имели место быть. 

Так, предпринимателем ФИО3 01.07.2023, 24.07.2023, 10.10.2023, то есть после регистрации товарного знака № 911119, реализована продукция с нанесением на упаковку обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Кассовые чеки содержат сведения о месте расчётов (Дай краба, Садаковская, 10; Дай краба, Октябрьский, 106), о кассире и продавце – предпринимателе ФИО3 (т. 1 л. 50-51, т. 2 л. 130-132, 134). 

Предпринимателем ФИО5 24.07.2023, 10.10.2023 также реализована продукция с нанесенным на упаковку обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Кассовый чек содержит сведения о месте расчётов (Рынок, ИП ФИО5), кассире (ФИО3), продавце – предпринимателе ФИО5 (т. 1 л. 52, т. 2 л. 135). Как пояснял представитель ИП ФИО5 в судебных заседаниях апелляционной инстанции, предприниматель продавал продукцию, которую покупал у Общества. 

Общество также нарушило исключительные права истца на товарный знак, поскольку осуществляло оптовые закупки и реализацию товаров, маркируемых спорным обозначением. Ветеринарное свидетельство от 31.03.2023 (т. 1 л. 108) подтверждает, что получателем рыбных консервов «Печень трески натуральная 1 с.» в стеклянных пол-литровых банках для реализации в пищу людям является Общество; с дополнительными пояснениями от 31.10.2024 Общество представило макет этикетки со спорным обозначением. Общество осуществляло публикации в социальной сети «ВКонтакте», рекламировало продукцию и деятельность магазина «Дай краба» на ул. Садаковская, 10 (т. 1 л. 127, 129). В судебных заседаниях суда апелляционной инстанции представитель Общества подтвердил реализацию продукции с использованием обозначения «Дай краба».  

В ответе на претензию предприниматель ФИО3 отмечала, что на продукцию в стекле нанесён не товарный знак, а наименование юридического лица, по заказу которого она изготовлена, и Общество имело право размещать своё наименование на товарах, которые были реализованы в розницу через её магазины. Между тем указанное на упаковках обозначение «Дай Краба» не свидетельствует о его использовании ответчиками ни в качестве коммерческого, ни в качестве фирменного наименования, право на которое принадлежит только Обществу и которое должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица (пункт 2 статьи 1473 ГК РФ). В рассматриваемом случае на этикетках отсутствует информация, что продукция произведена ООО «Дай Краба», либо для ООО «Дай Краба», либо по заказу ООО «Дай Краба», в связи с чем маркировка продукции только с указанием произвольной части фирменного наименования, а не совместно с обязательной частью, является незаконным использованием товарного знака истца. 

Вопреки позиции ответчиков используемое ими обозначение «Дай Краба» сходно до степени смешения с товарным знаком № 911119. 

Из разъяснений, данных в пункте 162 Постановления № 10, следует, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учётом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объём использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединённых общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

На основании пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённых Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, при установлении однородности товаров и услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В соответствии с пунктом 7.1.2.4 Руководства Роспатента, утверждённого приказом ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. В первую очередь необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений, учитывая их расположение в обозначении, то есть являются ли сходные элементы доминирующими, занимают ли центральное место в общей композиции обозначения.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нём акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Например, при тождестве или сходстве доминирующего словесного элемента комбинированного обозначения со словесным обозначением или с доминирующим словесным элементом другого комбинированного обозначения, такие обозначения, зачастую, признаются сходными.

Сравнение словесных элементов обозначения в соответствии с пунктом 7.1.2.1 Руководства Роспатента оценивается по наличию/отсутствию их сходства по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) признаку, как в отдельности, так и в совокупности.

В данном случае элемент ДАЙ КРАБА полностью совпадает по фонетическим, визуальным и семантическим признакам со словесным элементом товарного знака № 911119; занимает доминирующее положение и значительную часть, несёт основное семантическое значение в восприятии обозначения в целом, запоминается легче изобразительного знака, на словесном элементе акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. 

Таким образом, обозначение, используемое ответчиками, может ввести потребителя в заблуждение, имеется угроза смешения с товарным знаком истца. Соответственно, ответчики незаконно использовали в своей предпринимательской деятельности (наименованиях магазинов, в рекламе, на продаваемых товарах и пр.) обозначение «Дай краба». 

Оснований признать поведение и действия истца недобросовестными (статья 10 ГК РФ), направленными исключительно на причинение вреда ответчикам, у апелляционного суда не имеется. Истец в своей предпринимательской деятельности активно использует свой товарный знак с декабря 2019 года в целях рекламирования своей продукции и своего магазина морепродуктов в сети «Интернет», на радио с февраля по декабрь 2022 года. Истцом разработан и согласован с администрацией города Нижнего Новгорода эскиз на размещение рекламной конструкции (наружной вывески с названием «Дай краба»); созданы сайты с доменным именем. Ветеринарные свидетельства подтверждают систематическое использование спорного обозначения с 04.01.2021 по 07.11.2023 (т. 2 л. 64-117). Осуществление сторонами деятельности в разных субъектах Российской Федерации не препятствует истцу защищать свои права, поскольку на основании положений статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права распространяется на всю территорию Российской Федерации безоговорочно. Довод о том, что истец умышленно подал заявку на регистрацию товарного знака с целью извлечения прибыли путём обращения с иском о взыскании компенсации и с недобросовестной целью вытеснения ответчиков с рынка не основано на доказательствах.  

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В силу статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Истцом выбран способ взыскания компенсации в соответствии с положениями подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. При этом истец счёл целесообразным взыскание максимальной компенсации с предпринимателя ФИО3 (5 000 000 рублей), с предпринимателя ФИО5 – 1 000 000 рублей, с Общества – 4 000 000 рублей. 

Размер компенсации предприниматель ФИО7 обосновывает длительной деятельностью ответчиков по массовой реализации продукции с использованием обозначения «Дай краба» (более двух лет подряд по настоящее время, в трёх магазинах в г. Кирове и через интернет-магазин).

Согласно правовой позиции, изложенной в пунктах 61, 62 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещён ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В нарушение статьи 65 АПК РФ доказательства причинения убытков в предъявленных к взысканию размерах компенсаций истцом не представлены; стоимость приобретённой истцом продукции в подтверждение обстоятельств нарушения исключительных прав значительно ниже предъявленной к взысканию суммы. 

После получения претензии ИП ФИО3 приняла меры к изменению обозначения в сети «Интернет», вывеске и кассовых чеках (на «krab’s berry» с регистрацией в качестве товарного знака) (т. 2 л. 12-15, 27-30); Общество зарегистрировало товарный знак № 966233 (Шеф, краба) (т. 2 л. 49). 

Апелляционный суд также принимает во внимание, что в переписке с исполнителем на разработку логотипа для магазина морепродуктов истец в 2020 осознавал наличие иных логотипов (обозначений) с такой же словесной частью («Дай Краба»).

Доводы истца о продолжении использования ответчиками товарного знака истца в период рассмотрения спора в суде подлежат отклонению, поскольку не представлено доказательств того, что имеющаяся на данный момент в сети Интернет информация размещена именно кем-либо из ответчиков, а не связана с деятельностью соответствующих агрегаторов.

Оценив доводы истца о целесообразности взыскания заявленной суммы, доводы ответчиков о её несоразмерности, апелляционный суд считает соразмерной и обоснованной компенсацию в размере 100 000 рублей с каждого из ответчиков. 

С учётом изложенного апелляционная жалоба истца подлежит частичному удовлетворению, а обжалуемое решение суда изменению в части на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ ввиду несоответствия выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела. 

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворён частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворённых исковых требований.

Согласно статье 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), другие расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Пунктом 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление № 1) разъяснено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесёнными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

В подтверждение несения судебных расходов истцом представлены:

- платёжное поручение от 25.10.2023 № 402090 об уплате 73 000 рублей государственной пошлины;

- протоколы осмотра доказательств от 27.07.2023 серии 52 АА № 6086437, от 27.07.2023 серии 52 АА № 6086439, от 23.08.2023 серии 52 АА № 6111067, за совершение нотариальных действий уплачено 61 000 рублей; кассовые чеки от 27.07.2023 и 23.08.2023;

- договор на оказание информационно-консультационных услуг от 24.07.2023, заключённый с ИП ФИО8 (исполнителем), по которому исполнитель подготовил досудебные претензии; платёжные поручения от 04.07.2023 № 75 на 5 376 рублей 34 копейки и от 03.08.2023 № 13 на 8 064 рубля 52 копейки; 

- договор на оказание юридических услуг от 26.09.2023 № К-769, заключённый с ИП ФИО2 (исполнителем) со стоимостью услуг в 55 000 рублей, по которому исполнитель подготовил и подал исковое заявление, представил интересы истца в арбитражном суде первой инстанции (вне зависимости от конкретного количества судебных заседаний); 

- платёжное поручение от 27.09.2023 № 72 на 55 000 рублей.

- кассовые чеки и накладные на отправку досудебных претензий на 1 136 рублей 02 копейки. 

Связь понесённых предпринимателем ФИО7 судебных расходов с рассматриваемым делом не вызывает у суда апелляционной инстанции сомнений.

В пункте 11 Постановления № 1 разъяснено, что разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с неё расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ).

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объём заявленных требований, цена иска, сложность дела, объём оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства (пункт 13 Постановления № 1). 

Учитывая отсутствие возражений о несоразмерности судебных расходов, объём оказанных исполнителями юридических услуг, сложность дела и собранную по делу значительную доказательственную базу, время рассмотрения спора, апелляционный считает предъявленные к взысканию судебные расходы разумными и не подлежащими уменьшению. Указанные судебные расходы отвечают требованию разумных, учитывают баланс интересов участников процесса. 

Исковые требования предъявлены к ответчикам раздельно. Следовательно, судебные издержки подлежат распределению исходя из пропорционального соотношения требований к каждому ответчику (50% к ИП ФИО3 (5 000 000 рублей из 10 000 000 рублей), 10% к ИП ФИО5, 40% к Обществу) и пропорционально размеру удовлетворённых исковых требований (2% (100 000 рублей из 5 000 000 рублей), 10% и 2,5% соответственно). 

С ИП ФИО3 в пользу истца надлежит взыскать 730 рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску, 610 рублей в возмещение судебных расходов на нотариальное удостоверение протоколов осмотра доказательств; 644 рубля 41 копейку в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя; 11 рублей 36 копеек в возмещение судебных расходов на отправку досудебных претензий. 

Аналогично с ИП ФИО5 и с Общества в пользу истца взыскивается по 730 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску; 610 рублей в возмещение судебных расходов на нотариальное удостоверение протоколов осмотра доказательств; 644 рубля 41 копейка в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя; 11 рублей 36 копеек в возмещение судебных расходов на отправку досудебных претензий.

Расходы истца по апелляционной жалобе относятся на ответчиков пропорционально удовлетворённым требованиям: на ИП ФИО3 – 20 рублей (1 000 * 2%); на ИП ФИО5 – 100 рублей (1 000 * 10%); на Общество – 25 рублей (1 000 * 2,5%).

Руководствуясь статьями 258, 268–271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО7 удовлетворить частично. 

Решение Арбитражного суда Кировской области от 26.07.2024 по делу № А28-14154/2023 отменить, принять новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО7 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек компенсации; 750 рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы; 610 рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов на нотариальное удостоверение протоколов осмотра доказательств; 644 рубля 41 копейку в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя; 11 рублей 36 копеек в возмещение судебных расходов на отправку досудебных претензий.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО7 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек компенсации; 830 рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы; 610 рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов на нотариальное удостоверение протоколов осмотра доказательств; 644 рубля 41 копейку в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя; 11 рублей 36 копеек в возмещение судебных расходов на отправку досудебных претензий.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дай Краба» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО7 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП: 

<

***>) 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек компенсации; 755 рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы; 610 рублей 00 копеек в возмещение судебных расходов на нотариальное удостоверение протоколов осмотра доказательств; 644 рубля 41 копейку в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя; 11 рублей 36 копеек в возмещение судебных расходов на отправку досудебных претензий.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Кировской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1–291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий                               

Судьи

А.Б. Савельев

Е.Г. Малых

ФИО1