АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-13589/23

20 сентября 2023 года

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   13 сентября 2023 года

Полный текст решения изготовлен            20 сентября 2023 года

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Жигало Н. А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поляковой Д.А.,

при участии представителя истца ФИО1 по доверенности  от 07.06.2021 (путем веб-конференции),

от ответчика: представитель ФИО2 по доверенности от 27.12.2022

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-13589/23 по иску индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью  «Феникс-презент» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «Уникс» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>).

о взыскании компенсации, 

 

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее также истец, предприниматель) обратился в суд с исковым заявлением  к обществу с ограниченной ответственностью  «Феникс-презент» (далее также ответчик) с требование о взыскании компенсации в размере 10 000 000 рублей, об обязании прекратить реализацию товара, содержащих словесное обозначение «Время чудес».               Представитель истца в судебном заседании изложила правовую позицию по делу, возражала против назначения по делу судебной экспертизы, исковые требования поддержала в полном объеме.

Представитель ответчика возражала против удовлетворения исковых требований, по основаниям, изложенным в отзыве, поддержала ранее заявленное ходатайство о фальсификации доказательств по делу.

На основании статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд протокольным определением от 13.09.2023 отклонил ходатайство о фальсификации доказательств, поскольку истец возражал против  вырезок из лицензионного договора  для проведения судебной экспертизы. При этом проведение судебной экспертизы по вопросу давности составления документа требует вырезок, как указано в письме экспертной организации (т.1 л.д.73-74).

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Индивидуальный предприниматель ФИО3 (далее -Правообладатель) на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный является правообладателем товарного знака «ВРЕМЯ ЧУДЕС».

Товарному знаку № 644701 «ВРЕМЯ ЧУДЕС» предоставлена правовая охрана в отношении товаров 28 класса МКТУ, включающего игры, игрушки; елочные украшения, в том числе конфетти, хлопушки новогодние, изделия-сюрпризы.

В ноябре 2022 года при проведении конкурентного анализа истцу стало известно о том, что ООО «Феникс-Презент» незаконно использует товарный знак «ВРЕМЯ ЧУДЕС» путем его размещения на упаковках, этикетках товаров, импортируемых ответчиком в Российскую Федерацию, а также путем реализации указанных товаров на сайте в сети Интернет:  https://f-present.ru/. В частности, по данной ссылке реализовывался товар, для индивидуализации которого было использовано словесное обозначение «ВРЕМЯ ЧУДЕС», сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя, а именно:

«Игрушка детская - Калейдоскоп Новый год время чудес из плотного картона и полистирола с внутренними элементами из ЭВА, ПЭТ20x5,6см, арт.86306»

Помимо словесного обозначения «ВРЕМЯ ЧУДЕС» было использовано ответчиком для индивидуализации части новогодней коллекции.

Так, 17.11.2022 в адрес представителя истца от работника ответчика поступил прайс, содержащий в качестве приложений презентацию новогодней коллекции ответчика и ассортимент. Титульный лист презентации новогодней коллекции ООО «Феникс-Презент» содержит словесное обозначение «ВРЕМЯ ЧУДЕС», сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя. Помимо того, ассортимент товаров ответчика включает новогоднее оконное украшение «Время чудес», пакеты из крафт-бумаги «Время чудес», словесное обозначение «ВРЕМЯ ЧУДЕС» в которых является основным элементом.

Факт размещения на сайте в сети интернет (https://f-present.ru/) товаров со словесным обозначением «ВРЕМЯ ЧУДЕС», а также получение представителем истца прайса, презентации и ассортимента ответчика, подтверждается протоколом осмотра доказательств от 17.11.2022, удостоверенным нотариусом ФИО4

Кроме того, реализация ответчиком в розничных магазинах товаров, содержащих на упаковке словесное обозначение «ВРЕМЯ ЧУДЕС» подтверждается приобретенными товарами и чеком на общую сумму 268 рублей от 22.12.2022.

28.11.2022 истцом в адрес ООО «Феникс-Презент» направлена претензия № б/н от 25.11.2022, содержащая требования о прекращении реализации товаров, содержащих словесный элемент «ВРЕМЯ ЧУДЕС» и выплате компенсации в размере 10 000 000 рублей (по 5 000 000 рублей за каждый факт выявленного нарушения: за факт ввода товаров в гражданский оборот и за реализацию продукции).

В ответе на претензию ответчик отказал в удовлетворении требований, указанных в претензии. В январе 2023г. в адрес истца поступило письмо, содержащее предложение о заключении договора об отчуждении товарного знака № 644701 ответчику.

В ответ на письмо № 158 от 20.01.2023 истцом направлена повторная претензия с отказом от предложения ответчика об отчуждении исключительного права на товарный знак, с указанием на возможность досудебного урегулирования спора путем удовлетворения требований, содержащихся в претензии от 25.11.2022, которая оставлена без ответа и финансового удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящими исковыми требованиями.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходит из следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим  правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано. (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013)

Как следует из материалов дела, между предпринимателем ФИО3 (лицензиаром) и обществом с ограниченной ответственностью «УНИКС» (лицензиатом) заключен лицензионный договор от 20.12.2021, согласно которому лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия настоящего договора лицензию на пользование товарным знаком (словесным обозначением) «ВРЕМЯ ЧУДЕС» № 644701, для использования его в отношении всех товаров, приведенных в заявках № 2016730484, № 2021723109, а лицензиат обязуется уплатить лицензиару соответствующее вознаграждение.

Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-353/2023 решением от 26.07.2023 правовая охрана товарного знака «Время чудес» по свидетельству РФ № 644701 в отношении товаров «елочные украшения» 28-го класса МКТУ прекращена вследствие его неиспользования.

При этом Суд по интеллектуальным правам указал на недоказанность факта использования ИП ФИО3 товарного знака в отношении «елочные украшения» 28-го класса МКТУ.

Представленные в материалы дела ООО «УНИКС» таможенные декларации №№10702070/060922/3291359, 10702070/101022/3342132 не подтверждают факт ввоза на территорию России товара с маркировкой «Время чудес», поскольку при описании товара в декларации в графе 31 «Описание и характеристики товара» декларант не заявил сведения о наличии товарного знака. В УПД №№ 4867,5425, 5453 также  не содержатся сведения о наличии  товара с  наименованием товарного знака «Время чудес».  

ООО «УНИКС» в своих пояснениях сообщило, о том, что  товары «Украшение на елку «Груша заснеженная» арт. LY22NY03618, «Украшение на елку «Апельсин заснеженный» арт. LY22NY03617, «Веточка зимней рябины арт. LY22NY64783» производились на основании заключенного между ООО «УНИКС» и Ningbo world-source import&export Co., ltd контракта № 02/20 от 25.03.2020. Печать этикеток, упаковок на указанные товары осуществлялась привлеченной Ningbo world-source import&export Co., ltd типографией на основании согласованных макетов. Елочные украшения, в том числе, артикулов, указанных выше, вводились в гражданский оборот путем продажи ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК».  В подтверждение  факта реализации ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» елочных украшений, маркированных товарным знаком истца, представлены скриншоты.  

В силу положений статьи 68 АПК РФ,  представленные скриншоты   не могут являться допустимым, относимым и достаточным доказательством, в частности скриншот «Елочные украшения»  так как не содержат информацию о дате и времени его получения, наименовании сайта, принадлежности заявителю, не содержит данные о лице, которое произвело его выведение на экран и дальнейшую распечатку.  Более того, из представленных скриншотов видно, что дата их создания «21.08.2023», тогда как вменяемое ответчику правонарушение выявлено в ноябре 2022 года. Истец и третье лицо представленными скриншотами не подтверждают реализацию товаров с товарным знаком истца в ноябре 2022 года, поскольку такая информация из представленных скриншотов не усматривается.  

Учитывая изложенное,  заключение лицензионного договора само по себе без доказательств его реального исполнения и ввода в гражданский оборот услуг с использованием товарного знака не свидетельствует об использовании лицензиатами спорного товарного знака. Лицензионный договор не был зарегистрирован в установленном порядке.

Более того, в связи с отказом истца в осуществлении вырезок из представленного лицензионного договора у суда отсутствует объективная возможность провести судебную экспертизу на предмет давности составления лицензионного договора. Поэтому представленный лицензионный договор может быть квалифицирован как недостоверное доказательство в силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иных доказательств, достоверно свидетельствующих об использовании истцом товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 644701 в отношении спорного товара в материалы дела не представлено.

Таким образом, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства в совокупности с фактическими обстоятельствами по делу, суд признает заявленные требования истца не подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Отказать в иске.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               Жигало Н. А.