АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-12771/19

28 октября 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   21 октября 2019 г.

Полный текст решения изготовлен            28 октября 2019 г.

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тер-Акопян О. С.

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по иску акционерного общества "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику- индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 304611935600031, ИНН 

<

***>)

о взыскании  200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 289226,  расходов, связанных с приобретением товара

 

при участии:

от истца – представитель ФИО3- дов. от 29.12.2018;

от ответчика – индивидуальный предприниматель ФИО2- паспорт, представитель  адвокат Тищенко А.А.  доверенность от 04.06.2019г . 

 

установил:

АО "Корпорация "МАСТЕРНЭТ"     обратилось в суд с исковым заявлением к  индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании  100 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 289226,  расходов, связанных с приобретением товара.

Определением суда от 19.04.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Определением от 07.06.2019 на основании статьи 49 АПК РФ  было удовлетворено ходатайство истца об увеличении суммы компенсации до 200 000 руб., рассчитанной в порядке пп.2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ   в размере двукратной стоимости права использования спорного товарного знака.

Определением от 17.06.2019 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

 

Истец  поддержал исковые требования, дал пояснения.

Ответчик, не оспаривая факта продажи спорного товара, пояснил, что не знал о том, что товар является контрафактным и что он нарушает права истца на товарный знак. Готов возместить компенсацию, однако заявленный истцом размер компенсации считает чрезмерно высоким для него, так как является пенсионером, проживет с женой-пенсионеркой, у них слабое здоровье. Ведет предпринимательскую деятельность в магазине, пристроенном к дому, торгует мелкими хозяйственными товарами: гвозди,  крепежный материал, который приносит незначительный доход; доходов для возмещения истцу компенсации его предпринимательская деятельность не приносит.

В судебном заседании, начатом 15 октября 2019, объявлялся перерыв до 21.10.2019, о чем информация была размещена в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Истец поддержал исковые требования, заявил об отложении судебного заседания до рассмотрения в суде апелляционной и кассационной инстанций аналогичных споров.

Рассмотрев ходатайство, суд признал его подлежащим отклонению ввиду отсутствия оснований, предусмотренных статьей 158 АПК РФ.

Ответчик просил об уменьшении размера компенсации. Представил справки о размере пенсии по старости своей и супруги, о , налоговые декларации, справку банка о наличии непогашенной задолженности по кредитному договору.

Рассмотрев материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд установил, что закрытое  акционерное общество «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» является правообладателем товарного знака  по свидетельству Российской Федерации N 289226 (дата приоритета - 18.04.2003, дата регистрации - 19.05.2005), зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34-го и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

06.04.2018 в торговом павильоне по адресу 

<

...> представителем правоообладателя ЗАО «Корпорация «Мастернэт» были приобретены товары маркированные изображением товарного знака «STAYER» с явными признаками контрафактности: кисти шириной 75мм – 2  штуки на сумму 80 руб.

Согласно выданному товарному чеку №2 от 06.04.2018 с печатью, продавцом товара является индивидуальный предприниматель ФИО2.

В результате незаконного использования товарного знака, истец заявил о взыскании денежной компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака  размере  200 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «STAYER» № 289226 (класс МКТУ 11) с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковых требований.

Досудебная претензия  от 19.08.2018  об уплате компенсации в размере 50 000 руб., направленная ответчику,   была оставлена ответчиком без ответа и  удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых исковых требований.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 того же Кодекса предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как отмечено выше, ЗАО «Корпорация «МАСТЕРНЭТ» с 24.01.2013 на основании свидетельства RU 289226 является правообладателем зарегистрированного 24.01.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания товарного знака «STAYER», сроком действия до 18.04.2023.

В подтверждение факта продажи спорного товара в материалы дела представлен товарный чек №2 от 06.04.2018 г., а также видеозапись  реализации контрафактного товара ответчиком.

Согласно статье 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

В соответствии с данной статьей законодатель подразумевает использование товарного знака другими лицами, не правообладателем лично, в отношении маркированных товаров, введенных в гражданский оборот, на которых использован товарный знак, находящийся под действующей правовой охраной.

Исходя из этого, последующее использование на этих же товарах этого же товарного знака не является нарушением исключительных прав даже без получения разрешения правообладателя.

Дополнительного разрешения от правообладателя на реализацию этого товара не требуется, поскольку товар маркирован производителем, он в соответствии с законом, правомерно введен в гражданский оборот на территории страны. То есть, законодатель этим подразумевает, что право на товар, на котором нанесен товарный знак, на который распространяется правовая охрана, считается исчерпанным.

В материалы дела не представлены документы, подтверждающие факт приобретения ответчиком товара у правообладателя или с его согласия.

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Истцом в обоснование заявленных требований был представлен лицензионный договор № 32 от 12.08.2015 г.  на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, заключенный между истцом (лицензиар) и ООО "Денеб" (лицензиат) о предоставлении последнему права использования трех товарных знаков, в том числе заявленного к защите в настоящем иске.  В соответствии с пунктом 4.2 договора лицензиат обязался уплачивать лицензиару лицензионное вознаграждение  в виде ежеквартальных платежей в размере 300 000 руб.. Исходя из данной цены договора, право использования каждого товарного знака  истец оценивает в 100 000 руб. , с учетом которого  при обращении с иском ЗАО «Корпорация «Мастернэт» избран вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

          В соответствии с пунктом 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

          Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

            Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят  следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

           При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения. После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

          Истец в обоснование размера компенсации за использование товарного знака в материалы дела представил лицензионный договор на использование товарного знака N 32 от 12.08.2015, заключенный между ЗАО «Корпорация «Мастернэт» с ООО «Денеб», по условиям которого лицензиату было предоставлено право использовать товарные знаки «KRAFTOOL», «STAYER», «DEXX». За данное право лицензиат обязан уплачивать ежеквартально 300 000 рублей.

          После установления размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика. При таких обстоятельствах оценке подлежит стоимость права использования, на которой основан расчет компенсации. Расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

            Ответчик является пенсионером, имеет  пенсию размером 12 030,89 руб. в месяц. Согласно представленной справки жена также пенсионерка, размер ежемесячной пенсии-  8 524,47 руб., а также  социальная доплата к пенсии- 525,09 руб.           Ответчик пояснил, что в пристроенном к своему дому помещению открыл магазин, в котором торгует мелкими хозяйственными предметами, гвоздями, винтиками, гайками, болтами, которые имеют небольшую цену. Магазин находится  в деревне, где активной   торговли нет.

Согласно представленных ответчиком налоговых деклараций налогооблагаемый доход от предпринимательской деятельности за  9 месяцев 2017 года составил 42 720 руб.; за 2018 год- 44 385 руб..

          Ответчик представил справку из ПАО КБ "Центр-инвест"  от 11.09.2019, из которой следует наличие у ответчика задолженности перед банком  по кредитному договору в сумме 330 000 руб., срок погашения – до 04.04.2023г., в залоге автомобиль "ВАЗ321053, 1999года выпуска, и поручительство ФИО4. Ответчик пояснил, что год назад тяжело заболела жена и пришлось  срочно занимать деньги у родных и знакомых, а затем, что рассчитаться с ними получил кредит.

           Суд   считает , что размер компенсации 200 000 руб.  не является  справедливым и несоразмерным по отношению к обстоятельствам правонарушения и фактическим обстоятельствам дела и не будет направлен на восстановление нарушенного права.

          Заявленный размер компенсации является чрезмерным, противоречит принципам разумности и справедливости, носит «карательный» характер, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств.

          В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2019 N С01- 179/2019 по делу N А01-1014/2018 суд указал: «Суд кассационной инстанции считает ошибочным мнение истца о том, что невозможно снижение компенсации, заявленной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, поскольку вне зависимости от выбранного правообладателем вида компенсации суды при определении ее размера должны учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

           Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного

Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233 по делу N А40- 131931/2014, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, подход, допускающий снижение размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратно  размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака».

          Судом  учитывается, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не является существенной частью его предпринимательской деятельности, не носит грубый характер (продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции). ИП  ФИО2  ранее не допускал аналогичных нарушений, в том числе и в отношении прав истца.

         Определяя размер компенсации, суд учитывает, что  в досудебной претензии от 19.08.2018, направленной ответчику,  правообладатель требовал осуществить выплату компенсации в размере 50 000 руб.,  то есть истец сам, направляя претензию,  оценивал

нарушенное право в 50 000 руб.

          С учетом характера и последствий нарушения, отсутствия доказательств и расчетов убытков истца вследствие действий ответчика, незначительную цену товара, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения,  суд считает  возможным снизить размер компенсации до 50 000 руб.

Определением от 16.05.2018 к материалам дела в качестве вещественных докащзательств по делу приобщены кисти; с учетом заявления истца от 04.06.2019   о допущенной технической ошибке- л.д.27- две кисти шириной 75 мм.

          В соответствии со статьей 80 АПК РФ вещественные доказательства, находящиеся в арбитражном суде, после их осмотра и исследования судом возвращаются лицам, от которых они были получены, если они не подлежат передаче другим лицам.

Вещественные доказательства, которые должны быть возвращены владельцу, выдаются ему под расписку, в которой должны быть указаны номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес получателя.

Так как данные рулетки имеют изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, права на использования которого ответчик не имеет,  вещественные доказательства подлежат уничтожению после вступления настоящего решения в законную силу.

         В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

        Поскольку иск удовлетворен частично, расходы по оплате государственной пошлины по иску подлежат распределению пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

          При подаче иска на сумму 100 000 руб.  по платежному поручению №50 от 25.03.2019 истцом уплачена государственная пошлина в сумме 4 000 руб.. Цене иска 200 000 руб.  с учетом ее увеличения соответствует госпошлина в сумме  7 000 руб..     Поскольку исковые требования удовлетворены в части (25%), с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 1 750 руб., а также судебные расходы в размере 20 руб.- на приобретение товара, 50 руб.- на получение выписки из ЕГРИП. С истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства истца об отложении судебного заседания отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 304611935600031, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака № 289226, 1 750 руб.- судебных расходов по уплате государственной пошлины, 20 руб. расходов, связанных с приобретением товара, 50 руб.- расходов по получению выписки из ЕГРИП.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с акционерного общества "Корпорация "МАСТЕРНЭТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  3 000 руб.- государственной пошлины.

После вступления настоящего решения в законную силу уничтожить вещественные доказательства по делу- две кисточки, шириной 75м.м..

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                               Тер-Акопян О. С.