ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-27346/2020

Дело № А40-248317/19

г. Москва

09 октября 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 09 октября 2020 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Г. Головкиной, 

судей В.Р. Валиева, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу                                     ФГБУ "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 марта 2020 г. по делу №А40-248317/19, по иску  ФГБУ "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" к Акционерному обществу "Улан-Удэнский авиационный завод", с участием третьих лиц РОСПАТЕНТ, Министерство финансов Российской Федерации об обязании предоставить отчетную документацию по лицензионному договору от 23.11.2012 г. № 1-01-12-00714, о взыскании штрафа

при участии в судебном заседании: от истца ФИО2 (по доверенности от 15.06.2020 г.), от ответчика ФИО3 (по доверенности от 27.12.2019 г.), от третьих лиц – не явились, извещены 

У С Т А Н О В И Л:

ФГБУ "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Акционерному обществу "Улан-Удэнский авиационный завод" (далее – ответчик) об обязании предоставить отчетную документацию по лицензионному договору от 23.11.2012 №1-01-12-00714, о взыскании штрафа в размере 150 000 руб. за ненадлежащее исполнение условий лицензионного договора от 23.11.2012 №1-01-12-00714. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены РОСПАТЕНТ, Министерство финансов Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 марта 2020 г. в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал, что суд первой инстанции не учел деловые отношения между сторонами, а также условия лицензионного договора.

Ответчик против  удовлетворения  апелляционной  жалобы  возражал  по  основаниям, изложенным в  отзыве на апелляционную жалобу,  указав на  отсутствие правовых  оснований для  отмены решения суда первой инстанции.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена без их участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, исковые требования удовлетворить.

Представитель ответчика возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 27.03.2020 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из следует материалов дела, между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ «ФАПРИД» (далее - Лицензиар), и Открытым акционерным обществом «Улан-Удэнский авиационный завод» (далее - Предприятие, Лицензиат) заключен Лицензионный договору от 23Л1.2012 № 1-01-12-00714 (далее - Договор) о предоставлении ответчику неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации.

На основании норм главы 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ответчик изменил наименование.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ новое наименование общества -                        АО «УланУдэнский авиационный завод».

Как утверждает истец, ответчиком допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по Лицензионному договору.

В соответствии с п. 7.2 Договора за предоставленное право на использование РИД, Лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере                            1 783 849, 05 евро.

Лицензионный платеж перечисляется Лицензиатом на счет Лицензиара пропорциональными платежами по отношению к средствам, поступающим на счет Лицензиата согласно условиям договора комиссии в течение 30 (тридцати) дней с дат поступления соответствующих средств за поставляемую продукцию. В соответствии с п. 1 ст. 1237 ГК РФ Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании РИД.

В соответствии с п. 9.1. Договора, Лицензиат в течение 30 (тридцати) дней, следующих за отчетным периодом, представляет Лицензиару отчетную документацию, предусмотренную п. 1.9. Договора, в том числе отчет о выполнении Договора по форме, указанной в разделе 14 Договора, содержащий сведения о дате и сумме полученной Лицензиатом выручки от использования РИД.

Под «Отчетной документацией» согласно п. 1.9 Лицензионного договора понимается отчет о выполнении лицензионного договора согласно форме, указанной в разделе 14 Лицензионного договора; выписка из банка о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата по договору комиссии; копия экспортной лицензии на поставку продукции по контракту; копия оформленного паспорта сделки на реализацию продукции по контракту; копии документов, подтверждающих факт отгрузки продукции, в том числе копия грузовой таможенной декларации на отгрузку партии продукции по контракту;

Под «Отчетным периодом» согласно п. 1.8 Лицензионного договора понимается каждый календарный квартал в течение срока действия Лицензионного договора.

Обязательство по предоставлению отчетной документации является единственной мерой контроля за надлежащим исполнением условий Договора со стороны Предприятия.

Только из отчетной документации, предоставляемой Предприятием                        ФГБУ «ФАПРИД» получает сведения о поступлении валютной выручки по контракту.

Следовательно, только с поступлением отчетной документации                            ФГБУ «ФАПРИД» имеет возможность установить факт поступления валютной выручки на счет Предприятия, а также контролировать своевременность оплаты платежей и размер лицензионных платежей, подлежащих перечислению в бюджет Российской Федерации.

Обязанность предоставить отчетную документацию возникает у ответчика в течение 30 дней, следующих за каждым отчетным периодом.

Крайняя дата предоставления отчетной документации за: IV квартал 2017 года - 31 января 2018 года; I квартал 2018 года - 30 апреля 2018 года; II квартал 2018 года -            31 июля 2018 года; III квартал 2018 года - 31 октября 2018 года; IV квартал 2018 года - 31 января 2019 года; I квартал 2019 года - 30 апреля 2019 года. 

Согласно п. 1.9 лицензионного договора в отчетной документации отражается информация о поступлении денежных средств на расчетный счет Лицензиата (валютная выручка за поставленную продукцию).

Таким образом, предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа и своевременного его зачисления в федеральный бюджет.

Несмотря на указанные нормы гражданского законодательства и условия Лицензионного договора, Предприятием допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по лицензионному договору.

В соответствии с разделом 9 лицензионного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 25 000 руб. за нарушение пункта 9.1 Лицензионного договора, а именно о представлении Лицензиару отчётной документации в течение                 30 дней, следующих за отчётным периодом.

Как утверждает истец ответчиком не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за IV кв. 2017 года, I-IV кв. 2018 года, I кв. 2017 года                            (6 отчетных периодов) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетными периодами (п. 9.1 лицензионного договора), тем самым ответчик нарушил условия лицензионного договора и п. 1 ст. 1237 ГК РФ.

Таким образом, по мнению истца, ответчик обязан оплатить в доход федерального бюджета штраф в размере 150 000 рублей (25 000 руб. х 6 отчетных периодов).

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 21.05.2019 г. № 835/5-3-АН с требованием предоставить отчетную документацию, и оплатить штраф в размере 150 000 рублей, однако данная претензия была оставлена без удовлетворения.

Исследовав  и  оценив  представленные  в  материалы  дела  доказательства  по правилам статьи  71 Арбитражного  процессуального  кодекса  Российской  Федерации, установив, что исходя из положений ст. 1235, 1237 ГК РФ, по окончании (прекращении) действия договора использование РИД не допускается, а также поскольку действие договора окончено 11.09.2017, а использование результата интеллектуальной деятельности не производится, следовательно, прекращена и обязанность по предоставлению отчетности по использованию РИД, суд  первой  инстанции  отказал в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы истца подлежат отклонению по следующим основаниям.

Так ответчиком во исполнение п. 5.1. Лицензионного договора сопроводительным письмом № 110-16-1448/БМИ от 11.05.2012 в адрес истца представлены извещение о заключении гражданского правового договора с приложением Формы №2, контракт и договор комиссии со всеми изменениями и дополнениями, учредительные документы, согласно штампу истца документы приняты им 15.05.2012.

Согласно п. 9.1. Лицензионного договора отчеты, подтверждающие поступление валютной выручки (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) по контракту на счет лицензиата были направлены истцу письмом 110-16-0180БМТО от 25.01.2013 г. получено истцом 29.01.2013, письмом 110-16-0180БМТО от 25.01.2013 получено истцом 29.01.2013 г., письмом 110-16-0180БМТО от 25.01.2013 г. получено истцом 29.01.2013 г., письмом 110-16-0180БМТО от 25.01.2013 г. получено истцом 29.01.2013 г., письмом 110-16-0180БМТО от 25.01.2013 г. получено истцом 29.01.2013 г., письмом 110-16-1278БМТО от 19.04.2013 г. получено истцом 24.04.2013, письмом 110-16-1278БМТО от                19.04.2013 г. получено истцом 24.04.2013 г., письмом 110-16-2207БМТО от                 15.07.2013 г. получено истцом 22.07.2013 г., письмом 110-16-2207БМТО от                15.07.2013 г. получено истцом 22.07.2013 г., письмом 110-16-165БМТО от 24.01.2013 г. получено истцом 31.01.2014 г., письмом 110-18-488БМТО от 24.04.2015 г. получено истцом 04.05.2015.

Также 23.01.2014 г. в рамках предоставления отчетной документации и исполнения пункта 9.5 лицензионного договора ответчиком в адрес истца было направлено письмо-уведомление № 110-16-0127БТМО (копия имеется в деле) о полном исполнении обязательств по договору комиссии и поступлении выручки по контракту и договору комиссии на счета ответчика в установленные договорами сроки и объеме.

Доказательством получения уведомления истцом является отметка на штампе «Документы приняты ФГБУ «ФАПРИД» 30.01.2014».

Письмом № 160-3/42-457 от 15.04.2019, ответчик дополнительно предложил констатировать факт прекращения обязательств по лицензионному договору и по необходимости оформить Акт их выполнения согласно п. 9.5. договора.

С момента полного исполнения обязательств по договору комиссии и прекращения использования РИД прекращается обязанность по предоставлению отчетной документации по лицензионному договору, поскольку предоставление нулевых отчетных данных является равноценным ранее направленному уведомлению № 110-16-0127БТМО от 23.01.2014.

Таким образом, обязательства по предоставлению отчетной документации ответчиком выполнены надлежащим образом и в полном объеме.

В соответствии с частью 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420-453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В силу статьи 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным этим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

В соответствии с пунктом 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ в случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно положениям статьи 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.

Как следует из пункта 13.1 лицензионного договора № 1-01-12-00714 от 23.11.2012 г., действует до подписания сторонами акта выполненных обязательств по договору.

Учитывая, что в данном случае названное условие зависит именно от воли сторон, и не относится к событию, которое должно неизбежно наступить, следовательно, оно не может являться условием о сроке окончания действия спорного лицензионного договора (статьи 190 ГК РФ). 

Таким образом, спорный лицензионный договор считается заключенным на неопределенный срок, в связи с чем, в совокупности с положениями пункта 13.1. лицензионного договора, ст.ст. 190, 1235 ГК РФ, указанный договор заключен на 5 лет, то есть по 23.11.2017, при этом предметом искового заявления являлось взыскание с ответчика штрафа в размере 150 000 рублей за непредставление отчетной документации за периоды 4 кв., 2017 года 1-4 кв. 2018 года, 1 кв. 2019 года.

В соответствии с частью 3 статьи 1237 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Таким образом, из взаимосвязи норм статей 1235, 1237 ГК РФ следует, что по окончании (прекращении) действия договора использование РИД не допускается.

Поскольку действие договора окончено 23.11.2017, а использование результата интеллектуальной деятельности не производится, следовательно, прекращена и обязанность по предоставлению отчетности по использованию РИД.

Таким образом, РИД не используется ответчиком после от 30.01.2014 г. (дата получения уведомления), поскольку в соответствии с уведомлением № 110-16-0127БТМО от 23.01.2014 г. исполнение контрактов с иностранным заказчиком ответчиком завершено именно в 2014 году.

Доказательств использования ответчиком РИД после 2014 г., истцом, в порядке, предусмотренном статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в исковом заявлении не представлено.

Исходя из доводов приведенных истцом в заявлении, только из отчетной документации ФГБУ «ФАПРИД» получает сведения о поступлении валютной выручки по контракту.

Таким образом, истец 30.01.2014 (дата получения письма № 110-16-0127БТМО) было официально поставлено в известность о завершении действия поставочных и комиссионных контрактов ответчиком, а по поступившей валютной выручке предприятием до направления уведомления была предоставлена полная отчетная документация.

Как указывалось выше, письмом № 160-3/42-457 от 15.04.2019 г., ответчик дополнительно     предложил  констатировать    факт    прекращения     обязательств    по лицензионному договору и по необходимости оформить Акт выполнения обязательств, согласно п. 9.5. Договора.

Также следует отметить, что согласно пункту 5.1. Лицензионного договора ответчик обязуется использовать результаты интеллектуальной деятельности исключительно в целях выполнения договора комиссии.

Поскольку предмет лицензионного договора и другие его условия связаны с условиями Контракта и Договора комиссии, вывод о прекращении либо о наличии обязательств по предоставлению отчетной документации подлежит установлению с учетом обстоятельств исполнения Контракта и Договора комиссии и не должен зависеть от факта подписания Акта выполненных обязательств по Лицензионному договору.

Пунктом 1.9. Лицензионного договора, предусмотрено предоставление отчета о выполнении указанного договора и об использовании РИД, таким образом, обязанность по предоставлению отчетов обусловлена исключительно фактом использования РИД.

Кроме того, согласно форме отчета (Приложение к Лицензионному договору), данная форма должна заполняться после получения денежных средств на счет Ответчика. Предоставление «нулевых» отчетов (т.е. о неиспользовании РИД) Лицензионным договором не предусмотрено.

Пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ предусмотрено предоставление лицензиару отчетов о фактическом использовании РИД. 

Пунктом 1.9 лицензионного договора предусмотрена подготовка отчетов согласно форме, указанной в разделе 14 Договора в соответствии со статьей 1237 ГК РФ. 

Данная форма (колонки 4-9) заполняется только после произведенной реализации продукции, в связи с чем, и были направлены отчеты подтверждающие поступление валютной выручки по контракту на счет лицензиата за периоды с 01.07.2012 г. по 31.03.2015 г. согласно таблице № 1. После 20.03.2015 г. выручка на счета ответчика не поступала.

Истец в обоснование исковых требований указывает, что предоставление отчетной документации необходимо для правильного исчисления лицензионного платежа, осуществления контроля за осуществлением расчетов с Российской Федерацией за предоставленное ответчику право на использование РИД, поскольку  только исходя из отчетной документации ФГБУ "ФАПРИД" имеет возможность получить необходимую информацию о поступившей или не поступившей выручки.

Однако в рамках взаимоотношений сторон по Лицензионному договору не предоставление ответчиком отчетной документации за рассматриваемый период неуплату лицензионного платежа не повлекло.

Задолженность ответчика по уплате лицензионного платежа на сегодняшний день отсутствует. 

При этом, истец мог и должен был обеспечить подготовку необходимого соглашения, предусматривающего расторжение Лицензионного договора, стороной которого (лицензиаром) он является.

Таким образом, обязательства по предоставлению отчетной документации ответчиком выполнены надлежащим образом и в полном объеме.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

           Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 марта 2020 года по делу № А40-248317/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья:   О.Г. Головкина 

Судьи:       В.Р. Валиев  

  Е.А. Птанская