АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-25305/2023

г. Новосибирск

25 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 марта 2024 года.

Мотивированное решение изготовлено 25 марта 2024 года.

 

Арбитражный суд Новосибирской области  в составе судьи  Богер А.А., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Шипицыной В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Новосибирск (ИНН:540961219190) 

к обществу с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙСЕРВИС" (ИНН:5405499595) 

о взыскании компенсации за использование товарного знака в размере 8 446 623, 66 руб., 

при участии в судебном заседании представителей 

от истца: ФИО2 по доверенности от 10.11.2023, паспорт, диплом; 

от ответчика: ФИО3, доверенность от 11.03.2021, паспорт, диплом,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1, г. Новосибирск (ИНН:540961219190) обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке ст.51 Арбитражного процессуального кодекса РФ, к обществу с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙСЕРВИС" (ИНН:5405499595) о взыскании компенсации за использование товарного знака TOPFENCE за период с 10.08.2021 по 11.04.2023 в размере 3 400 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины.

Ответчик в отзыве, поддержанном в судебном заседании, исковые требования не признал, просил отказать в иске, ссылаясь на обстоятельство,  что в действиях истца усматривается злоупотребление правом, что является основанием для отказа в удовлетворении иска. 22.08.2022г. ИП ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС» о взыскании компенсации за использование товарного знака за период с 26.05.2021 по 09.08.2021 в размере 844 516 рублей 12 копеек (дело №А45- 23090/2022). В качестве подтверждения использования товарного знака истцом в материалы дела были представлены скриншоты страниц сайта fensgar.ru за период с 26.05.2021 по 09.08.2021, на которых присутствовало словесное обозначение TOPFENCE. Доказательств незаконного использования товарного знака ответчиком после 09.08.2021г. истцом представлено не было, в том числе требований об обязании ответчика прекратить незаконное использования товарного знака истцом не заявлялось, однако      истец обратился к нотариуса для составления протокола осмотра доказательств 11.04.2023г., согласно которому было зафиксировано наличие словесного обозначения TOPFENCE в URL-адресе страницы сайта ответчика: https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/uchebnye-zavedeniya-omska-rabotayut-s-topfence/., при  этом исковые требования истца о взыскании компенсации заявлены за период с 10.08.2021г. по 04.09.2023г. 

Таким образом, из указанного следует, что при рассмотрении иска по делу №А45-23090/2022 указанная ссылка также существовала, однако истцом не было заявлено требований к ответчику о прекращении незаконного использования товарного знака на момент рассмотрения указанного спора.

   Согласно представленному отчету ответчика за период с 10.08.2021г. по 04.09.2023г. с использованием адресной ссылки https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/uchebnye-zavedeniyaomska-rabotayut-s-topfence/ на сайт fensgar.ru прямой переход осуществило 2 посетителя, которые никаких покупок не осуществляли. 

Адресная строка новостной статьи на сайте ответчика содержит слово  topfence, однако не свидетельствует о незаконном использовании товарного знака истца, поскольку указанная статья ранее была опубликована в период когда истец не являлся правообладателем товарного знака, размещена   10.09.2015, возможность смешения продукции истца и ответчика отсутствует.

Подробная позиция ответчика изложена в отзыве и дополнениях к отзыву.

          Проанализировав исковые требования, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности согласно части 2 статьи 64, статье 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд установил следующее.

Истец в обосновании исковых требований ссылается на следующие обстоятельства.

ФИО1 (далее - Правообладатель) является правообладателем товарного знака TOPFENCE по Свидетельству № 632017 от «10» октября 2017 г. с приоритетом от 28.11.2016 г. для товаров и услуг: Классы №№ 06,19,35,37 (далее - Товарный знак):

Между ИП ФИО1 и ООО «СибСтройСервис» в период с 16.03.2018г. по 25.05.2021г. действовал Лицензионный договор на использование товарного знака TOPFENCE, ответчик использовал товарный знак в том числе на своем сайте fensgar.ru.

При проведении мониторинга открытых источников информации и сети Интернет после прекращения действия Лицензионного договора Правообладателем были выявлены факты незаконного использования Товарного знака на страницах сайта fensgar.ru в период с 26.05.2021г. по 09.08.2021г.

Право использовать Товарный знак после прекращения действия Лицензионного договора на сайте fensgar.ru Ответчику не предоставлялось.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.10.2022г. по делу №А45-23090/2022, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2022 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2023г. с ООО «СибСтройСервис» в пользу ФИО1 была взыскана компенсация за использование товарного знака «TOPFENCE» на сайте fensgar.ru за период с 26.05.2021 по 09.08.2021г.

Между тем, Ответчик продолжает использовать товарный знак TOPFENCE. что подтверждается протоколом нотариального осмотра от 11.04.2023г., скрин-шотами страниц сайта fensgar.ru.

Истец указывает, что фактическое использование обозначения «TOPFENCE» осуществлялось Ответчиком в адресах трех страниц своего сайта (в адресной строке), на которые могли попасть пользователи при вводе в поисковой системе обозначения «TOPFENCE»:

 - https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/uchebnye-zavedeniya-omska-rabotayut-stopfence/:

- https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/vnimanie-dom-zaborov-teper-topfence/,

- https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/topfence-na-zaschite-vashikh-obektov/.

На сайте fensgar.ru предлагаются к продаже товары и услуги, относящиеся к тем же классам товаров, в отношении которых был зарегистрирован Товарный знак:

- класс МКТУ №06: материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические.

- класс МКТУ № 19: Материалы строительные неметаллические; конструкции и сооружения передвижные неметаллические.

- класс МКТУ №35: включает, в основном, услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения, в том числе: подготовка платежных документов; Предоставление деловой информации; Предоставление деловой информации через веб-сайты; Предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; Предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; Управление процессами обработки заказов товаров;

- класс МКТУ №37: Услуги строительные; услуги по установке и ремонту.

Таким образом, использование Товарного знака на сайте fensgar.ru допустимо только при наличии согласия Правообладателя.

Арбитражными судами трех инстанций при рассмотрении дела №А45-16197/2021 в рамках спора между ИП ФИО1 и ООО «Сибстройсервис» о взыскании платы по лицензионному договору, заключенного в отношении товарного знака TOPFENCE, установлено, что сайт fensgar.ru используется ООО «Сибстройсервис» (стр.5 решения Арбитражного суда Новосибирской области от 09.11.2021, стр.4 постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2022, стр. 5 постановления Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2022). 

Согласно условиям Лицензионного договора, лицензионное вознаграждение составляет 170 000 рублей. Оплата производится ежемесячно. В случае неполного месяца использования Товарного знака, Лицензиат оплачивает лицензионное вознаграждение пропорционального количеству дней (п. 4.1 Лицензионного договора)

В силу п.2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, нарушителем права на Товарный знак является ООО «СибСтройСервис».

В соответствии с п. 2 ч.4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель при выявлении факта незаконного использования Товарного знака, вправе потребовать компенсации в размере двойной стоимости права использования товарного знака, определяемого исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

    В целях соблюдения требований п.5 ст.4 АПК РФ, Истец направил в адрес Ответчика претензию от 18.05.2023г. о выплате компенсации, однако Ответчик удовлетворить требования в полном объеме отказался.

Вышеуказанные обстоятельства явились основаниями для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

          Согласно ранее заключенному между Истцом и Ответчиком лицензионному договору в отношении товарного знака №632017 ежемесячный лицензионный платеж за предоставление права использования установлен в размере 170 000 рублей, вне зависимости от фактического объема использования (для всех или не для всех классов МКТУ).

        Тем самым, истец в рамках пп.2. п.4. ст. 1515 ГК РФ, представил следующий уточненный расчет компенсации за признанный Ответчиком период использования обозначения «TOPFENCE» в адресах страниц сайта с 10.08.2021 по 11.04.2023 (20 месяцев): 170 000 рублей*20*2=6 800 000 рублей.                        

          Истец воспользовавшись  правом добровольно снизить рассчитанную сумму компенсации, в ходе рассмотрения дела снизил размер компенсации до однократного размера, что составляет 3 400 000 рублей с  учетом того обстоятельства, что Ответчик предпринимал меры для устранения нарушения, в связи с чем уменьшил исковые требования  на основании ст. 49 АПК РФ.

               В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

             Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

            При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

           Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

            Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без 4 разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. 

           Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. 

           В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

         Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

         Как отмечено в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановления № 10), в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. 

          Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

           Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления № 10, в предмет  доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. 

         Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу. 

        Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «TOPFENCE» по свидетельству Российской Федерации № 632017 с приоритетом от 28.11.2016, который зарегистрирован для товаров и услуг: 06, 19, 35, 37-го классов МКТУ

   В статье 8 ГК РФ в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. 

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. 

Судом из материалов дела установлено, что после прекращения действия Лицензионного договора правообладателем были выявлены факты незаконного использования Товарного знака TOPFENCE на страницах сайта fensgar.ru в период с 26.05.2021 по 09.08.2021, в связи с указанными обстоятельствами решением Арбитражного суда Новосибирской области 11.10.2022 по делу А45- 23090/2022 с ответчика в пользу истца взыскана компенсация  за использование товарного  знака TOPFENCE на сайте fensgar.ru за период с 26.05.2021 по 09.08.2021 в размере 844 516 рублей 12 копеек. 

В п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» указано, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет». Допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. 

Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ). 

Следовательно, скриншоты, представленные истцом, нотариальный протокол осмотра страниц сайта правомерно учтены судом в качестве надлежащего доказательства.

Судом установлено, что после вынесения решения суда от 11.10.2022 по делу А45-23090/2022 истцом произведен осмотр сайта fensgar.ru используемым  ООО «Сибстройсервис», 11.04.2023 выявлено нарушение исключительных прав на товарный знак истца путем использования ответчиком обозначения «TOPFENCE» сходного до степени смешения с товарным знаком истца в адресной строке интернет ссылок на адрес ответчика, что подтверждается протоколом нотариального осмотра от 11.04.2023г., скриншотами страниц сайта fensgar.ru, а именно скриншот с адресом интернет ссылки   https://fensgar.ru/o- kompanii/press_center/news/uchebnye-zavedeniya-omska-rabotayut-s-topfence/.

Ответчик не отрицал факт включения в указанную адресную строку обозначения «topfence».

Ответчиком указано, что 10.09.2015г. на сайте ответчика в разделе новости компании была опубликована статья, при размещении которой автоматически сформировался следующий URL-адрес (унифицированный указатель ресурса) страницы сайта в сети интернет: https://fensgar.ru/o-kompanii/press center/news/uchebnve-zavedeniva-omska-rabotavut-s-topfence/. в структуру которого, в качестве конечного фрагмента формирования URL-адреса вошел заголовок новостной статьи на момент ее размещения: «Учебные заведения Омска работают с TOPFENCE».

Факт размещения указанной новостной статьи, имеющей URL-адрес: https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/uchebnye-zavedeniya-omska-rabotayut-s-topfence/ 10.09.2015г. подтверждается ,в том числе протоколом осмотра доказательств от 11.04.2023г., предоставленным истцом в материалы дела.

Как следует из протокола нотариального осмотра, ссылка на новостную статью, имеющую адрес:  https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/uchebnve-zavedeniya-omska-rabotayut-s-topfence/ размещена на 23 странице раздела новости компании, датирована 10 сентября 2015г., при этом ссылки на последующие новостные статьи, которые размещены на указанной странице сайта также датированы сентябрем 2015г., а именно 20.09.2015г. и 30.09.2015г.

Следует дополнительно отметить, что по окончанию действия лицензионного договора, заключенного между ИП ФИО1 и ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС» в период с 16.03.2018г. по 25.05.2021г. на использование товарного знака №632017 новостной заголовок на сайте ответчика «Учебные заведения Омска работают с TOPFENCE» был изменен на «Учебные заведения Омска доверяют нам!».

Указанные обстоятельства подтверждаются нотариальным протоколом осмотра доказательств от 11.04.2023г, а также предоставленным истцом скриншотом от 08.04.2023г. страницы сайта ответчика с URL-адресом: https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/uchebnve-zavedeniya-omska-rabotavut-s-topfence/ согласно которым на сайте ответчика в разделе новости компании новостная статья, датированная 10 сентября 2015г. имеет заголовок «Учебные заведения Омска доверяют нам!». Как пояснил ответчик непосредственно товарный знак TOPFENCE, на указанной странице сайта отсутствует, указанное обозначение непосредственно с новостной статьи было удалено ответчиком после вынесения решения суда от 11.10.2022, однако  в адресной строке обозначение topfence удалено не было, в связи с чем суд соглашается с доводами истца о том, что данная адресная строка продолжает адресовать пользователь на сайт ответчика на новостную статью «Учебные заведения Омска доверяют нам!» и фактически на сайт ответчик, на котором ответчик  продолжает предлагать к продаже товары однородные по классам МКТУ с товарами истца, тем самым несмотря на отсутствия словесного обозначения topfence  в самой новостной статье или непосредственно в информации на сайте, истцом обоснованно указано на продолжение нарушения исключительных прав истца ответчиком  в сети интернет с использованием адресации страниц на сайт ответчика https://fensgar.ru.

Как верно указано истцом ответчик должен был предпринять все меры для проверки своего сайта на предмет сохранения использования обозначения «TOPFENCE», в том числе в адресной строке, адресующий на сайт ответчика.

Так, использование обозначения «TOPFENCE» в адресной строке в качестве адреса страницы сайта является использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ.

         Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

           В рассматриваемом случае способом нарушения исключительных прав истца ответчиком являлось использование  товарного знака истца в сети "Интернет" при способе  адресации на страницу сайта, принадлежащую ответчику, при этом на сайте осуществляется реализация товаров однородных товарам истца.

 В абзаце пятом пункта 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), разъяснено, что в случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

Доводы  Ответчика о том, что он начал использование обозначения «TOPFENCE» до даты приоритета товарного знака №632017, а затем использовал его как правообладатель и лицензиат и в адресной строке до регистрации прав истца на товарный знак не свидетельствую об отсутствии нарушения исключительных прав истца, поскольку   после того, как право использования было утрачено, Ответчик обязан был прекратить любое использование товарного знака, которое может привести потребителей к смешению.

 Следовательно, после того, как Ответчик был уже единожды привлечен к ответственности за нарушение прав на товарный знак №632017 в его обязанность входило устранить любое упоминание обозначения «TOPFENCE» в своей деятельности, в том числе, в отображаемых адресах страниц сайта.  

  Вопреки доводам ответчика в рассматриваемом случае не подлежат применению положение п. 155 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", поскольку требования Истца связаны с периодом использования Ответчиком товарного знака с 10.08.2021г. по 04.09.2023г., то есть уже после регистрации товарного знака №632017. 

Таким образом, у Ответчика отсутствовали законные основания на использование обозначения «TOPFENCE» в адресной строке своего сайта в период с 10.08.2021г. по 04.09.2023г., даже если эта строка была сформирована еще в период законного использования товарного знака. 

То, что Ответчик предпринял меры для устранения упоминания обозначения «TOPFENCE» на своем сайте в содержании статьи, однако не сделал этого в полном объеме, путем изменения адресных строк, не является обстоятельством исключающим ответственность за нарушение прав на товарный знак.

Кроме того при рассмотрении дела  А45-23090/2022 рассматривался факт нарушения исключительных прав истца действиями ответчика по размещению обозначения «TOPFENCE» непосредственно на страницах сайта https://fensgar.ru, при этом действия ответчика по использованию обозначения в адресной строке, адресующей на сайт ответчика не были предметом рассмотрения, в связи с чем указанные действия образуют самостоятельный факт нарушения исключительных прав истца, также истцом приведено то обстоятельство, что ранее обозначение использовалось и в адресных строках согласно  https://fensgar.ru/o-kornpanii/press_center/news/vnirnanie-dom-zaborov-teper-topfence/, что подтверждается скриншотами от 17.04.2023г., 02.06.2023г., 05.07.2023г., 10.07.2023г. и 04.08.2023г. страницы сайта ответчика с URL-адресом: https://fensgar.ru/o-kompanii/presscenter/nevvs/uchebnve-zavedeniya-omska-rabotayxjt-s-topfence/ также содержит элемент «TOPFENCE».

По указанным двум ссылкам информация содержавшийся по указанной адресной ссылке не найдена, указано на ошибку на странице сайта по указанным ссылкам, однако потребитель попадает на сайт https://fensgar.ru/, на страницах удалены новостные статьи.

Ответчик также  ссылается на то обстоятельство, что использование обозначение в адресной ссылке сайта  https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/uchebnye-zavedeniya-omska-rabotayut-s-topfence/ не образует факта нарушения, поскольку  использование товарного знака в ключевых словах не признается нарушением исключительных прав.

Вместе с тем, ответчиком не учтено следующее.

          Как разъяснено в пункте 172 Постановления N 10, использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции. 

      Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права. 

     Само по себе включение обозначения, совпадающего с товарным знаком либо с фирменным наименованием хозяйствующего субъекта-конкурента, при оформлении контекстной рекламы не может рассматриваться как использование средства индивидуализации в смысле положений ГК РФ, если данное действие не направлено на индивидуализацию собственных товаров (услуг).

     Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров.   По смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика. 

           В случае, если в результате использования в качестве ключевых слов товарных знаков, фирменных наименований либо коммерческих обозначений, помимо сайта правообладателя, пользователю демонстрируются ссылки контекстной рекламы, прямо указывающие на то, что объектом рекламирования являются товары/услуги иного лица, нежели правообладатель обозначения, введенного пользователем в строку поиска, и указанная ссылка ведет на сайт иного хозяйствующего субъекта-конкурента данного правообладателя, такие действия не влекут смешения указанных лиц либо их товаров. 

        Возможность смешения возникает в случае, если под воздействием конкретного содержания контекстной рекламы у пользователя может возникнуть впечатление, что при переходе по рекламной ссылке он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо на сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации. 

     Например, к этому может приводить последовательное перечисление в тексте рекламного объявления двух фирменных наименований либо коммерческих обозначений (правообладателя и предполагаемого нарушителя) без уточнения о том, что это различные организации, реализующие одни и те же товары (услуги), особенно в случае, если указанные обозначения имеют общие элементы.

       Ключевое слово представляет собой технический параметр, определяемый рекламодателем, который и указывает данный параметр посредством соответствующих инструментов настройки в системах онлайн рекламы. Для каждого объявления может быть выбран ряд ключевых слов. При этом ключевые слова для поиска информации разных рекламодателей могут совпадать. Пользователь не ставится в известность относительно того, по каким ключевым словам он может получить выход на интересующую его информацию. Поэтому при введении ключевого слова пользователь получает ряд ссылок на возможные ресурсы, для которых выбрано соответствующее ключевое слово. Поэтому ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности. 

       Однако, судом при рассмотрении дела установлено, что в данном случае ответчиком обозначение не используется  в контекстной рекламе, т.е. в данном случае не использовалось просто ключевое слово, которое не видно потребителю в адресе и служит только для поиска системой «Яндекс» подходящих запросу объявлений, а использовалась отображаемая ссылка «https://fensgar.ru/o-kornpanii/press_center/news/vnirnanie-dom-zaborov-teper-topfence/», тем самым обозначение в адресной ссылке на сайт создано непосредственно ответчиком и добавлено в адресную строку сайта ответчика, тем самым потребитель вводится в заблуждение о том, что сайт https://fensgar.ru/  имеет отношение к продукции с обозначением товарного знака topfence.       

     В свою очередь ссылка «https://fensgar.ru/o-kornpanii/press_center/news/vnirnanie-dom-zaborov-teper-topfence/» являлась активной и при нажатии на нее производился переход на сайт ответчика «https://fensgar.ru/», что свидетельствует о том, что у пользователя могло возникнуть впечатление, что при переходе по указанной ссылке он будет переадресован на сайт правообладателя средства индивидуализации либо сайт, иным образом связанный с правообладателем средства индивидуализации, получить информацию именно о продукции «topfence», что может создать впечатление о принадлежности данного сетевого ресурса правообладателю рассматриваемого товарного знака или отношению к указанному правообладателю. 

Тем самым, и отображаемая ссылка, и адрес страницы сайта визуально воспринимаются пользователями, что делает их одинаково отличающимися от просто ключевых слов.

Ответчик является заводом ограждений и на сайте https://fensgar.ru/ предлагает потребителям свои товары и услуги. На указанном сайте имеется раздел новостей, в котором обозначение «TOPFENCE» было использовано в отображаемом адресе страницы одной из новостных публикаций.

В действиях Ответчика по использованию обозначения «TOPFENCE» в отображаемом и визуально воспринимаемом пользователями адресе страницы сайта содержится нарушение исключительных прав на товарный знак №632017, по смыслу ст. 1484 ГК РФ, в связи с вероятностью введения потребителей в заблуждение таким использованием.

         В силу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения приведенных требований, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

        По смыслу вышеприведенных норм статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных, добросовестных целей). 

       При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. 

        В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. 

        Заявляя о злоупотреблении правом со стороны истца, ответчик не представил надлежащих доказательств, подтверждающих бесспорно, что действия по подаче истцом настоящего искового заявления направлены на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной целью которого было причинение вреда другому лицу, в частности ответчику, при том, что подача компанией настоящего искового заявления осуществлена с целью защиты нарушенного права и восстановления имущественных интересов компании, затронутых действиями ответчика по незаконному использованию объектов исключительных прав истца.

Истец обоснованно указывает, что если бы Ответчик предпринял все необходимые меры для прекращения использования спорного обозначения «TOPFENCE», то у Истца не возникло бы необходимости обратиться к Ответчику с исковыми требованиями о взыскании компенсации.

В обязанности Истца не входил ежедневный мониторинг сайта Ответчика на предмет прекращения использования спорного обозначения «TOPFENCE», однако когда данное обстоятельство было установлено Истцом, то он незамедлительно обратился к Ответчику с претензией,  Ответчик в свою очередь должен был всесторонне проверить свой сайт, найти и устранить нарушение, которое по своему характеру являлось злостным в силу того обстоятельства, что ответчику ранее было известно о наличии исключительных прав истца на товарный знак «TOPFENCE», тем самым доводы ответчика о злоупотреблении истцом правом на обращение в суд за защитой нарушенного права подлежат отклонению.

Таким образом, в период с 10.08.2021 по 11.04.2023 года, после прекращения действия Лицензионного договора, Ответчик продолжал использовать товарный знак истца в адресной строке, адресующей на сайт ответчика https://fensgar.ru/o-kornpanii/press_center/news/vnirnanie-dom-zaborov-teper-topfence/.

Подобное использование вводит потребителей в заблуждение в целом, заставляя думать, что все товары и услуги, предлагаемые на сайте ответчика, относятся к товарному знаку TOPFENCE, таким образом, суд полагает доказанным истцом факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак действиями ответчика.

В соответствии со ст.ст. 1252, 1515 ГК РФ, обладатели исключительных прав на товарные знаки вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 в рублей, определяемой по усмотрению суда, исходя из характера нарушения либо 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Указанная мера применяется по выбору обладателя прав на товарные знаки вместо возмещения убытков.

Правообладатель вправе в соответствии с  п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ,  пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснению, данному в п. 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Расчет компенсации был определен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, исходя из двукратного размера стоимости права.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иного размера стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика. 

        В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства. Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

           Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратного размера стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Однако из материалов дела не следует, что предпринимателем в подтверждение довода о чрезмерности размера компенсации представлены какие-либо иные лицензионные договоры, заключения оценщика или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Ходатайство ответчика о назначении по делу судебной экспертизы в порядке ст.82 АПК РФ отклонено протокольным определением в порядке ч.5 ст.184 АПК РФ, поскольку  ответчиком заявлены вопросы не определении цены, которая может при сравнимых обстоятельствах взиматься  за правомерное использование товарного знака, а об  определении стоимости права использования именно товарного знака TOPFENCE, зарегистрированного Свидетельством №632017 от 10.10.2017г. с приоритетом от 28.11.2016г. для товаров и услуг: Классы №№ 06,19,35,37 за период с 10.08.2021г. по 04.09.2023г., тогда как стоимость права использования именно указанного товарного знака TOPFENCE, зарегистрированного Свидетельством №632017 от 10.10.2017г. отнесено к прерогативе правообладателя конкретного товарного знака.

Кроме того, суд полагает возможным руководствоваться именно условиями лицензионного договора, показанного истцом от 16.03.2018г., поскольку ответчик, заключая указанный договор от 16.03.2018г., ранее был согласен с размером оплаты за право использования товарным знаком  TOPFENCE исходя из суммы 170000 рублей ежемесячно.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. 

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления от 13.12.2016 N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика. 

Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления N 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Как указывалось выше, истцом предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак. При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. 

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. 

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305- ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17- 16920.

На сайте fensgar.ru предлагаются к продаже товары и услуги, относящиеся ко всем классам товаров, в отношении которых был зарегистрирован Товарный знак: - класс МКТУ №06: материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические; - класс МКТУ № 19: Материалы строительные неметаллические; конструкции и сооружения передвижные неметаллические; - класс МКТУ №35: включает, в основном, услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения, в том числе: подготовка платежных документов; Предоставление деловой информации; Предоставление деловой информации через веб-сайты; Предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; Предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; Управление процессами обработки заказов товаров; - класс МКТУ №37: Услуги строительные; услуги по установке и ремонту. 

Ответчик использовал товарный знак истца для идентификации своей компании в качестве «компании TOPFENCE» путем использования обозначения в интернет адресе страницы. На сайте ответчика к продаже предлагаются как товары, относящиеся к классу МКТУ№06, так и товары, относящиеся к классу МКТУ №19, кроме того, на сайте ответчика предлагаются услуги и относящиеся к классу МКТУ №35, и к классу МКТУ №37. Более того, использование товарного знака в адресной строке интернет сайта ответчика носило не разовый, а длительный характер, товарный знак TOPFENCE после прекращения действия Лицензионного договора использовался в адресных строках  сайта Ответчика на протяжении нескольких месяцев, период использования с 10.08.2021 по 11.04.2023 ответчиком не оспаривался.

 Таким образом, условия Лицензионного договора от 16.03.2018, предусматривающие возможность использования товарного знака для четырех классов МКТУ и помесячную оплату, не противоречат способу  использования товарного знака ответчиком, а именно в сети интернет.

Таким образом, истцом верно произведен расчет компенсации: период использования обозначения «TOPFENCE» в адресах стрех страниц сайта с 10.08.2021 по 11.04.2023 (20 месяцев): 170 000 рублей*20*2=6 800 000 рублей. 

Однако Истец самостоятельно с учетом обстоятельств дела, учитывая принятие  Ответчиком меры для устранения нарушения по удалению заявленных в иске ссылок, снизил рассчитанную сумму компенсации до однократного размера, что составляет 3 400 000 рублей.

Взыскание заявленной истцом заявленной истцом  суммы компенсации позволяет не только возместить стороне (истцу) убытки, в связи с неправомерным использованием, принадлежащего ему товарного знака при осуществлении ответчиком предпринимательской деятельности, но и удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по уплаченной по иску государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика, исходя из цены иска по уточненным исковым требованиям истца.

руководствуясь  статьями   110, 167, 168, 169, 170, 176,  216 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

                                              РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить. 

        Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙСЕРВИС" (ИНН:5405499595) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Новосибирск (ИНН:540961219190) компенсацию за использование товарного знака TOPFENCE за период с 10.08.2021 по 11.04.2023 в размере 3 400 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 40000 рублей. 

       Вернуть Индивидуальному  предпринимателю ФИО1 (ИНН:540961219190)  из средств федерального бюджета  РФ  расходы по оплате государственной пошлины в размере 25233 рубля.

 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам  в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

А.А. Богер