АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А17-9704/2018

20 марта 2019 года

г.Иваново

Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2019 года

В полном объеме решение изготовлено 20 марта 2019 года

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе: 

председательствующего по делу - судьи Тимофеева М.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании

гражданское дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Профит»

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 127238, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «РУБИН» 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 153029, 

<

...>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании:

от истца – представителя ФИО2 (доверенность от 13.06.2018 года),

от ответчика (до перерыва) – представителя ФИО3 (доверенность от 19.08.2018 года), 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Профит» (далее – истец, ООО «Профит») обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «РУБИН» (далее – ответчик, ООО «РУБИН») 100 000 рублей 00 копеек денежной компенсации за нарушение исключительных прав в отношении товарного знака «Рейнир» (свидетельство № 395166, приоритет от 15.10.2007 года).

Правовым обоснованием своих требований истец указал положения статей 1225, 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением от 07.12.2018 года заявление принято к производству Арбитражного суда Ивановской области, возбуждено производство по делу № А17-9704/2018, предварительное судебное заседание назначено на 05.02.2019 года. 

Протокольным определением от 05.02.2019 года дело назначено к рассмотрению по существу спора на 05.03.2019 года.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании был объявлен перерыв до 14 часов 30 минут 13 марта 2019 года.

В судебном заседании истец в лице своего представителя требования иска поддержал в полном объеме по основаниям и доводам, изложенным в исковом заявлении, сославшись при этом на следующие обстоятельства.

ООО «Профит» является обладателем исключительных прав на товарный знак «Рейнир» по свидетельству № 395166. Использование данного товарного знака истцом производится посредством размещения на сайте http://www.ursus.ru, администратором которого он является, информации о продаже одежды «Рейнир». 

Ответчиком в феврале 2018 года посредством электронных средств связи осуществлена рекламная деятельность по рассылке предложений о сотрудничестве с приложением каталога одежды, в котором была позиция «Костюм Рейнир».

С целью пресечения нарушения исключительных прав истцом был заключен агентский договор № 1-03/18 от 01.03.2018 года с индивидуальным предпринимателем ФИО4, которым впоследствии у ответчика был приобретен костюм «Рейнир».

Полагая, что данными действиями ответчика были нарушены исключительные права на товарный знак, истец обратился в Арбитражный суд Ивановской области с настоящим иском.

Ответчик считал, что оснований для удовлетворения иска не имеется, представил в дело отзыв, в котором указал на следующее.

Истец, действуя недобросовестно, злоупотребляет правом и вводит суд в заблуждение. На реализованном ФИО4 костюме отсутствуют какие-либо обозначения, нашивки, маркировки с обозначением «Рейнир», название костюма указано исключительно по просьбе истца, подтверждением чему служит переписка между представителями ООО «РУБИН» и ИП ФИО4

Таким образом, истец, действуя недобросовестно, вынудило ответчика указать в документах именно то, что ему было выгодно (просил переделать документы, исправить наименование позиции).

В настоящее время на интернет-ресурсе https://my.arbitr.ru размещены около 100 аналогичных дел, где истцом выступает ООО «ПРОФИТ», и требования везде одинаковы (взыскание компенсации в размере 100 000 рублей).

Посчитал, что если бы истец действительно обнаружил и хотел пресечь незаконное использование своего товарного знака, то он, действуя добросовестно, должен был выдвинуть требование о прекращении использования, а не о выплате компенсации. Исходя из поведения истца, его цель очевидна – получить необоснованное обогащение путем подачи подобных исков.

В силу изложенного, и на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 года, истцу должно быть отказано в иске, поскольку в данном случае товарный знак был им зарегистрирован не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения другим лицам использовать соответствующее обозначение.

Обозначение «Рейнир» является общеупотребительным и распространенным, его используют многие производители и/или поставщики специальной одежды. В то же время, в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие факт применения данного обозначения обществом «ПРОФИТ» в своей экономической деятельности.

Сам факт регистрации спорного товарного знака истцом следует расценивать в качестве акта недобросовестной конкуренции, в соответствии с чем в защите заявленного права истцу должно быть отказано.

Кроме того, указал на то, что, по мнению ответчика, товарный знак «Рейнир» обладает всеми признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, не только производителей, но и потребителей, как обозначение товара определенного вида.

Исходя из этого, в соответствии с положениями подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана данного товарного знака должна быть прекращена, о чем ответчиком подано соответствующее заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Также считал, что заявленный к взысканию размер денежной компенсации в сумме 100 000 рублей является завышенным, не отвечающим принципам соразмерности и справедливости, и фактическим обстоятельствам дела.

Данные возражения представителем ответчика в судебном заседании до объявления перерыва поддержаны в полном объеме.

Заслушав объяснения участвующих в деле лиц, исследовав представленные в дело письменные доказательства, суд приходит к следующим выводам.          

При рассмотрении дела установлено, что ООО «Профит» принадлежат исключительные права в отношении словесного товарного знака «Рейнир», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 395166, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (заявка № 2007731690, приоритет товарного знака 15.10.2007 года, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.12.2009 года, срок действия, с учетом продления, до 15.10.2027 года).

Данное свидетельство распространяет свое действие, в числе прочих, в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ (одежда, обувь, головные уборы, в том числе одежда, обувь, головные уборы специального, военного назначения; одежда, обувь, головные уборы для работников различных профессий; одежда, обувь, головные уборы с защитными свойствами, униформа).

Использование товарного знака «Рейнир» в своей деятельности, связанной с продажей одежды, истцом производится путем размещения информации на сайте http://www.ursus.ru, администратором которого он является, что подтверждено справкой акционерного общества «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 29.05.2018 года.  

Из дела следует, что 05.03.2018 года ответчик посредством совершения разовой сделки купли-продажи реализовал в пользу индивидуального предпринимателя ФИО4 товар, - костюм «Рейнир» в количестве одной единицы стоимостью 720 рублей 00 копеек.

В подтверждение данного факта истцом в материалы дела представлены: 

счет на оплату № 12 от 28.02.2018 года, содержащий в себе наименование предлагаемого к продаже товара (костюм «Рейнир»), количество товара и его стоимость;

универсальный передаточный документ № 12 от 05.03.2018 года, подтверждающий факт передачи покупателю поименованного в счете товара;

агентский договор № 1-03/18 от 01.03.2018 года, заключенный между ООО «Профит» (принципалом) и индивидуальным предпринимателем ФИО4 (агентом), по условиям которого агент от своего имени, по поручению и за счет принципала обязался осуществить комплекс действий, связанных с покупкой костюмов со специальными защитными свойствами «Рейнир» у общества с ограниченной ответственностью «РУБИН».

Помимо этого, как следует из содержания коммерческого предложения о сотрудничестве, направленного 26.02.2018 года посредством электронных средств связи на адрес snab@ursu.ru, ответчиком предложена к поставке спецодежда, производителем и реализатором которой заявлено ООО «РУБИН», в том числе костюмы «Рейнир».

В претензии от 17.04.2018 года истец потребовал от ответчика в тридцатидневный срок со дня направления настоящей претензии прекратить продажу костюмов, маркированных обозначением «Рейнир», уничтожить все контрафактные костюмы «Рейнир», а также выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака «Рейнир» в размере 100 000 рублей 00 копеек

Принимая во внимание, что данные претензионные требования ответчиком оставлены без внимания, истец обратился в Арбитражный суд Ивановской области с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства в их совокупности по правилам статей 64-65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит требования истца обоснованными, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1)на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2)при выполнении работ, оказании услуг;

3)на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года № 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В данном случае использованное ответчиком в коммерческом предложении от 26.02.2018 года, счете на оплату № 12 от 28.02.2018 года и универсальном передаточном документе № 12 от 05.03.2018 года обозначение «Рейнир» является полностью тождественным товарному знаку «Рейнир» по свидетельству № 395166 по всем составным (графическим, фонетическим, смысловым) элементам. 

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 года № 198 (далее - Методические рекомендации по однородности), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В данной ситуации и истец, и ответчик являются производителями и реализаторами одежды, относящейся к категории «специальная, рабочая».

Использование товарного знака «Рейнир» при производстве и реализации рабочей одежды истцом производится посредством администрируемого им сайта http://www.ursus.ru, а также участием в экономической деятельности группы компаний УРСУС, в которой истец является аффилированным лицом. 

В силу изложенного довод ответчика о неучастии ООО «Профит» в использовании спорного товарного знака судом отклоняется как опровергнутый фактическими обстоятельствами дела.  

При этом суд также учитывает, что согласно пункту 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса.

Помимо вышеназванного довода, ответчик, не признавая иск, сослался на то, что:

обозначение «Рейнир» предназначено для информирования потребителей о внешнем виде и фасоне рабочей одежды, имеющем широкое распространение на рынке и производимом значительным количеством изготовителей;

действия истца следует расценивать как недобросовестную конкуренцию, поскольку обозначение «Рейнир» приобрело широкую известность среди потребителей, что подтверждается информацией из сети Интернет.

Данные доводы судом признаются в качестве несостоятельных в силу следующего.

В пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

В рассматриваемом случае регистрация товарного знака истца не оспорена.

Согласно статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 года, ратифицированной Союзом Советских Социалистических Республик 19.09.1968 года, участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Таким образом, недобросовестной конкуренцией могут быть признаны действия лица по регистрации товарного знака, если ответчик докажет:

- факт введения в оборот спорного обозначения ответчиком и иными лицами, являющимися конкурентами заявителя, до даты приоритета товарного знака;

- факт широкой известности среди потребителей спорного обозначения как имеющего отношение к ответчику и иным лицам,

- факт осведомленности лица, подавшего заявку о регистрации товарного знака, о широкой известности обозначения до подачи заявки.

Как установлено статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Ответчиком при рассмотрении дела таких доказательств не представлено.

Истец предъявил к ответчику требования, связанные с незаконным использованием им словесного товарного знака «Рейнир» при обозначении товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак.

Факт незаконного использования словесного товарного знака подтверждается коммерческим предложением о сотрудничестве, счетом на оплату и универсальным передаточным документом; из указанных документов следует, что ответчик реализовывал спецодежду под обозначением «Рейнир», которое тождественно товарному знаку «Рейнир». Доказательств, что ответчик произвел написание данного обозначения исключительно по просьбе агента истца в дело не представлено, и опровергнуто информацией, содержащейся в коммерческом предложении о сотрудничестве от 26.02.2018 года, согласно которой общество «РУБИН» изначально предлагало к реализации продукцию, маркированную словесным обозначением «Рейнир». 

Дата приоритета данного товарного знака «Рейнир» - 15.10.2007 года. Информация о том, что ответчик или какие-либо третьи лица использовали товарный знак то указанной даты приоритета, в материалы дела не представлена.

Факт широкой известности среди потребителей спорного обозначения как имеющего отношение к ответчику и иным лицам ответчиком не доказан. Какие-либо исследования (опросы) относительно известности используемого обозначения «Рейнир» при производстве рабочей одежды не проводились, информация поисковых систем сети Интернет, на которую ссылался ответчик в качестве подтверждения широкого распространения костюмов «Рейнир», не может быть признана судом достаточным и допустимым доказательством, поскольку отражает только текущую ситуацию (на дату составления запроса) и не может являться подтверждением широкой известности обозначения «Рейнир» до предоставления товарному знаку приоритета.

Патент на промышленный образец «Рейнир» ответчиком также не представлен.

Учитывая изложенное, суд считает, что требования истца о запрете использования обозначения «Рейнир» без согласия истца при производстве и реализации одежды, а также выплате денежной компенсации за допущенное нарушение являются обоснованными, доказанными и подлежат удовлетворению.

Истец определил компенсацию в размере 100 000 рублей 00 копеек на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в постановлении от 26.03.2009 года Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав и соразмерности компенсации последствиям нарушения, по правилам пункта 43.3 постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 года № 5/29, считает возможным взыскать с ответчика компенсацию в размере 40 000 рублей 00 копеек. В удовлетворении остальной части иска следует отказать.

Расходы по государственной пошлине распределяются по правилам пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально размеру удовлетворенной части иска. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Профит» – удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РУБИН» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 153029, 

<

...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Профит» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 127238, 

<

...>):

-     компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 40 000 рублей 00 копеек;

-     расходы по оплате государственной пошлины в сумме 1 600 рублей 00 копеек.

3.В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (

<

...>) (статья 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (статья 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Подача апелляционной и кассационной жалоб производится через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья                                                                                              Тимофеев М.Ю.