ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

20 января 2021 года                                                              Дело № А55-37887/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 19 января 2021 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 20 января 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ануфриевой А.Э., 

судей Дегтярева Д.А., Ястремского Л.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

с участием:

от истца - не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом,

от третьего лица - не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании 19 января 2021 года

апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Шатлык" на решение Арбитражного суда Самарской области от 7 сентября 2020 года по делу №А55-37887/2019 (судья Лукин А.Г.) 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат", г.Нижний Новгород (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Первый Мясокомбинат", г.Екатеринбург (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Шатлык", г.Самара (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 1 000 000,00 руб.

  третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат" и ООО «Торговый дом «Первый Мясокомбинат» обратились в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Шатлык" (далее - ответчик) о взыскании 1 000 000,00 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «ТЕМЛЕ», а также 23 000,00 руб. расходов по оплате государственной пошлины в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат".

Определением от 23.07.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Решением  Арбитражного суда Самарской области от 07.09.2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме.  С Общества с ограниченной ответственностью "Шатлык" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Первый Мясокомбинат" взыскано 1 000 000,00 рублей основного долга, а также 23 000,00 рублей расходов по оплате госпошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить  решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 10 000 руб., ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального права. В обоснование  апелляционной жалобы заявитель указал на следующие обстоятельства. Лицензионный договор, на основании которого определена сумма компенсации заключен между  взаимозависимыми лицами, фактически сторонами не исполнялся, поэтому носит притворный характер. Сам истец не использует товарный знак более 3 лет, в связи с чем ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой защиты товарного знака №721159. Кроме того, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам о признании недействительным Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.07.2020 принятого по результатам возражений  относительно предоставленной правовой охраны  товарному знаку №721159. При таких обстоятельствах, по мнению ответчика, суд первой инстанции обязан был приостановить производство о делу, чего не сделал. 

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.llaas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором не согласился с доводами апелляционной жалобы, просил оставить решение без изменения, жалобу – без удовлетворения.

От третьего лица отзыв на апелляционную жалобу не поступал. 

Определением Врио председателя судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2021, на основании ст. 18 АПК РФ произведена замена судьи Романенко С.Ш. на судью Дегтярева Д.А. 

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие в порядке норм части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, и установлено судом первой инстанции, ООО «Торговый лом «Первый Мясокомбинат» является правообладателем словесного товарного знака «ТЕМЛЕ» на товары 29 класса МКТУ на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 309537 от 07.03.2019г., зарегистрированного в ФИПС 25.07.2019 по свидетельству №721159. ООО «Первый Мясокомбинат» на основании договора от 29.07.2019 является лицензиатом, то есть лицом, обладающим правом использования товарного знака в определенных лицензионным договором пределах и правомочным осуществлять защиту товарного знака «ТЕМЛЕ» в судебном порядке.

На территории Российской Федерации ООО «ШАТЛЫК»» производит, предлагает к продаже и продает колбасные изделия, а именно сосиски, маркированные обозначением «ТЕМЛЕ». Данное обстоятельство ответчик не оспаривает.

Обозначение которым ответчик маркирует указанную продукцию, является тождественным, сходным до степени смешения с товарным знаком «ТЕМЛЕ», зарегистрированным по свидетельству № 721159. Колбасные изделия в составе товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) входят в перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован словесный товарный знак «ТЕМЛЕ», является нарушением исключительного права Истцов на товарный знак «ТЕМЛЕ». 

Согласно расчетам истца, основанном на лицензионном договоре, минимальный (усредненный) размер компенсации за незаконное использование Ответчиком товарного знака «ТЕМЛЕ» за девять месяцев с марта по декабрь 2019 года в двукратном размере стоимости права использования товарного знака составляет 1 800 000,00 рублей. Уменьшив по своей инициативе сумму компенсации с 1 800 000 руб. до 1 000 000 руб., не получив удовлетворения письменной претензии от 25.10.2019 №67, истцы обратились с настоящим требованием к ответчику в суд.

Разрешая спор, суд первой инстанции, исходил из следующего. 

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров. которые производятся предлагаются к продаже. продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации: при выполнении работ, оказании услуг: на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот: в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе: в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правообладатель может по своему смотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

Как следует из материалов дела, Товарный знак «ТЕМЛЕ» на товары 29 класса МКТУ приобретен ООО «Торговый дом «Первый Мясокомбинат» 07.03.2019г. на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 309537. Лицензионный договор на использование товарного знака «ТЕМЛЕ» между ООО «Торговый дом «Первый Мясокомбинат» и ООО «Первый Мясокомбинат» заключен 29.07.2019г. Сумма ежемесячного платежа по лицензионному договору составляет 100000 (Сто тысяч) рублей.

Суд первой инстанции установил, что использование (предложение к продаже) Ответчиком товарного знака «ТЕМЛЕ» первоначально было обнаружено в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте: http://eggsale.ru/products/23/248/. Причем, предложение к продаже также продолжалось (Шатлык - Сосиски Темле Халяль 165.00 руб. кг)  вплоть до принятия судом первой инстанции обжалуемого решения.  Ответчик является промышленным производителем указанного товара, что ответчиком не оспаривается. 

В ходе судебного разбирательства в первой инстанции ответчик производство и предложение к продаже товаров соответствующего класса не оспаривал. Настаивал на том, что истцы не использует свой товарный знак, а также на недействительности правовой охраны данного товарного знака.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, судом первой инстанции дана оценка данным доводам. 

Представленными в материалы дела фотоматериалми подтверждается изготовление истцом продукции собственного производства - колбаса вареная ТЕМЛЕ, Сардельки Темле.

Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №   10  «О  применении  части  четвертой Гражданского  кодекса  Российской Федерации" для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. 

ООО «Шатлык» обратилось к ООО «Первый Мясокомбинат» в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением от 24.04.2020 г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 721159 в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трех лет с 24.01.2017 г. по 24.01.2020 г., на основании пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса РФ. Указанное исковое заявление ООО «Шатлык» к ООО «Первый Мясокомбинат» принято к производству Суда по интеллектуальным правам определением от 29.05.2020 г. по делу № СИП-336/2020.

В пункте 39 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержденном Президиумом ВС РФ 23.09.2015) указано, прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, указанным в ст. 1514 ГК РФ (в том числе и ввиду его неиспользования правообладателем), означает прекращение исключительного права на будущее время. До этого момента лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите. Поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные в связи с нарушением, совершенным до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению. Действия правообладателя по защите исключительного права не являются в данном случае злоупотреблением правом, поскольку совершены до обращения компании в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны.

В силу изложенного результаты рассмотрения указанного дела не влияют на оценку обстоятельств по настоящему спору. 

Кроме того, ООО «Шатлык» обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с возражениями (вх. от 07.02.2020) против предоставления правовой охраны товарному знаку № 721159 полностью в течение всего срока его действия, в связи с нарушениями, допущенными при его регистрации (на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, «не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака обозначению, состоящему только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство»).

Решением от 30.07.2020 Роспатента возражения ответчика были отклонены.

Доказательств поступления жалобы ответчика на решение Роспатента от 30.07.2020 в СИП не имеется. 

Поскольку Лицензионный договор на использование товарного знака ООО «ТД «Первый Мясокомбинат» с Ответчиком не заключало, что не оспаривается ответчиком, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что изготовление и распространение колбасных изделий с нанесенным на этикетке обозначением «ТЕМЛЕ» являются нарушением исключительного права ООО «Первый Мясокомбинат» на товарный знак. С учетом норм статей 1515, 1252 ГК РФ посчитал обоснованным расчет истца, основанный на лицензионном договоре, справедливо отметив отсутствие какого-либо расчета и обоснования ответчиком снижения размера компенсации до 50 000 руб.  

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы о мнимости лицензионного договора 29.07.2019, суд апелляционной инстанции отмечает, что данные доводы ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции не заявлялись. Сведения, приведенные ответчиком в апелляционной жалобе, о доходах и расходах ООО «ТД «Первый Мясокомбинат» за 2018 год из неизвестных источников также при рассмотрении дела в суде первой инстанции не заявлялись и не рассматривались. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о ничтожности данного договора в материалах дела не имеется. Кроме того, изготовление колбасной продукции лицензиатом подтверждается материалами дела. При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что данное заявление сделано апеллянтом с целью оспорить сумму компенсации, т.е. направлено на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которую ответчик в апелляционной жалобе просит снизить до 10 000 руб., которое суд апелляционной инстанции оценивает как несостоятельное в силу следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления N 10.

Как разъяснено в пункте 61 постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как усматривается из материалов дела, истцом в обоснование размера заявленных требований был представлен лицензионный договор на предоставление права использования вышеуказанного товарного знака, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен настоящий иск. 

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом,

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. Указанная правовая позиция изложена в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 N 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018 N 305-ЭС17-16920.

Ответчик вправе оспорить стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод, не обосновав его), исковые требования подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение.

Компенсация за нарушение исключительных прав носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности - превентивный и карательный (штрафной) характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков, при этом ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

С учетом изложенного в рассматриваемом случае именно на ответчике лежит бремя доказывания несоразмерности заявленной к взысканию компенсации либо представления доказательств, направленных на оспаривание стоимости права использования.

В нарушение указанных принципов, ответчиком не представлены конкретные доказательства, свидетельствующие о наличии оснований для определения размера компенсации в ином (меньшем) размере.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции установлено, что доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит.

Материалы дела исследованы судом первой инстанции полно, всесторонне и объективно, представленным сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка, изложенные в обжалуемом судебном акте выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела не допустил нарушения норм материального и процессуального права. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции также не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным.

В силу ч.1 ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобы относятся на заявителя. 

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Самарской области от 7 сентября 2020 года по делу №А55-37887/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Шатлык" – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья                                                                     А.Э. Ануфриева

Судьи                                                                                                               Д.А. Дегтярев

                Л.Л.Ястремский