АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

http://www.kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А27-2577/2021

город Кемерово

15 августа 2022 года

Дата оглашения резолютивной части решения: 08 августа 2022 года

Дата изготовления судебного акта в полном объёме: 15 августа 2022 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи  Филатова А.А.

при ведении протокола, с использованием средств аудиозаписи, секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Промышленное оборудование», город Кемерово, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие» ШАХТПОЖСЕРВИС», город Кемерово, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о защите исключительных прав на полезную модель

при участии:

от истца: ФИО2 – представитель (доверенность от 09.02.2021 № 29/ПО, паспорт, диплом);

от ответчика: ФИО3 – представитель (доверенность от 03.08.2020 № 21/20, паспорт, диплом),

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Промышленное оборудование», город Кемерово, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие» ШАХТПОЖСЕРВИС», город Кемерово, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с исковыми требованиями: 

- запретить ответчику незаконное использование полезной модели «Концевой огнепреградитель» по патенту № 199162, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать или иным способом вводить в гражданский оборот на территории РФ или хранить для этих целей «Концевой огнепреградитель», который является зависимым по отношению к полезной модели «Огнепреградитель» № 189242, дата приоритета 21.09.2018г.;

- изъять у ответчика и его контрагентов и уничтожить за его счет все образцы полезной модели «Концевой огнепреградитель», которые являются зависимыми по отношению к полезной модели «Огнепреградитель» № 189242, дата приоритета 21.09.2018г.;

- обязать ответчика опубликовать решение суда о незаконном использовании модели «Концевой огнепреградитель» в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Ответчик иск оспорил, сославшись на отсутствие нарушений прав истца, поскольку полезная модель по патенту № 199162 не является зависимой от полезной модели по патенту № 189242, в подтверждение чего представил экспертное заключение от 05.03.2021, выполненное экспертом общества с ограниченной ответственностью «Патентно-оценочное агентство  «ИНВЕРС», город Санкт-Петербург. 

Из пояснений истца и ответчика в судебном заседании, письменных документов следует,  что истец является обладателем патента на полезную модель № 189242 – «Огнепреградитель».

Ответчик является обладателем патента на полезную модель № 199162 – «Концевой огнепреградитель».

По утверждению истца техническое решение зарегистрированного ответчиком патента на полезную модель  не является пионерным, ему предшествует прототип, все существенные признаки которого составляют основные части формулы полезной модели истца, соответственно является зависимым от указанного прототипа и его использование возможно только с разрешения правообладателя прототипа. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1358 Кодекса. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на полезную модель входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком. На ответчика возлагается бремя доказывания законности использования соответствующего объекта интеллектуальной собственности.

Как следует из материалов дела, предметом настоящего спора является защита исключительного права на полезную модель истца от неправомерного использования ее ответчиком.

Исходя из предмета и оснований настоящего иска, истец должен доказать факт принадлежности ему исключительного права на полезную модель и факт нарушения ответчиком указанного права, а ответчик доказать, что его действия не нарушили прав обладателя патента.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. 

Факт принадлежности истцу прав на полезную модель подтвержден патентом и ответчиком не оспорен.

В целях установления использования ответчиком всех признаков полезной модели истца определением суда от 02.06.2021 назначена судебная патентоведческая экспертиза.

Проведение экспертизы поручено эксперту-патентоведу ФИО4.

На разрешение  эксперта-патентоведа поставлены следующие вопросы:

1. Использован ли каждый признак (использовались ли все признаки) независимого пункта формулы полезной модели по патенту № 189242 в независимом пункте формулы полезной модели по патенту № 199162 ?

2. Возможно ли использовать полезную модель по патенту № 199162 без использования полезной модели по патенту № 189242 ?

3. Является ли полезная модель по патенту № 199162 зависимой по отношению к полезной модели по патенту № 189242 ?

По результатам экспертизы эксперт, согласно заключению эксперта от 05.08.2021 пришел к следующим выводам: 

Вывод по первому вопросу:

На основании проведённого экспертного исследования можно сделать однозначный вывод: В независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ №199162 не использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ №189242.

Вывод по второму вопросу:           

На основании проведённого экспертного исследования можно сделать однозначный вывод: Полезную модель по патенту РФ №199162 можно использовать без использования полезной модели по патенту РФ №189242, при условии, что пламегасящий элемент выполнен из не чередующихся плоской и гофрированной металлических лент.

Вывод по третьему вопросу:

На основании проведённого мною экспертного исследования можно сделать однозначный вывод: Полезная модель по патенту РФ №199162 является зависимой по отношению к полезной модели по патенту РФ №189242 только при условии выполнения сменного пламегасящего элемента из чередующихся плоской и гофрированной металлических лент, при ином выполнении пламегасящего элемента полезная модель по патенту РФ №199162 не является зависимой по отношению к полезной модели по патенту РФ №189242.

Экспертное заключение признано судом надлежащим доказательством.

Аналогичного характера выводы содержатся в заключении эксперта ФИО5 от 04.04.2022 по результатам проведения экспертизы, назначенной Судом по интеллектуальным правам в рамках дела № СИП-893/2021: 

В материалах Технических условий ТУ 3146-040- 46316725-2014 и Руководства по эксплуатации ОПК-2 00.000РЭ, описывающих устройство Огнепреградитель кассетный концевой ОПК-2 модификации П, не содержится вся совокупность существенных признаков, обеспечивающих достижения технического результата по патенту Российской Федерации № 189242 на полезную модель «Огнепреградитель».

В независимом пункте формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 189242 не имеются признаки, отличные от технического решения Огнепреградитель кассетный концевой ОПК-2 модификации П, приведенного в материалах Технических условий ТУ 3146-040- 46316725-2014 и Руководства по эксплуатации ОПК-2 00.000РЭ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2022 отказано в удовлетворении иска ФИО6, общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Шахтпожсервис» к ФИО7, ФИО8, обществу с ограниченной ответственностью «Промышленное оборудование» о признании патента Российской Федерации № 189242 на полезную модель «Огнепреградитель» недействительным в части указания автора и патентообладателя и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) выдать новый патент с указанием в качестве автора ФИО6, а в качестве патентообладателя общества «НПП «Шахтпожсервис» и внести соответствующие изменения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Таким образом, исходя из представленных доказательств и заключения эксперта-патентоведа, суд приходит к выводу, что изделие ответчика не содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели истца, соответственно не является тождественной, либо зависимой полезной моделью.

Согласно статьям 8, 9, 65, 64 части 1, 65 части 2, 71, 168 АПК РФ, арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права и на основе состязательности и равноправия сторон.

Истец не доказал факт нарушения ответчиком исключительного права на полезную модель.

При указанных обстоятельствах исковое заявление удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины и судебные издержки, в том числе по оплате услуг эксперта,  в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относятся на истца, поскольку судебный акт принят не в его пользу.

Руководствуясь статьями 167 - 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск), в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам (г. Москва). 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

 

Судья                                                                                               А. А. Филатов