Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-18266/2018

г. Хабаровск

09 января 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 25.12.2018.

 

       Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Н.Л. Коваленко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания М.А.Кляузер,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  Компания «Грасп»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 690005, 

<

...>)

 к  обществу с ограниченной ответственностью «Масложиркомбинат «Хабаровский» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 680006,                            

<

...>)

 о нарушении исключительных прав, взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью  «ТоргСити» (690000, 

<

...>, лит. Л, оф. 303).  

 при участии:

 от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 01.11.2015;

 от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 13.10.2015;

 от третьего лица: ФИО1, представитель по доверенности от 21.12.2018.

 

       Общество с ограниченной ответственностью Компания «Грасп»   (далее - ООО Компания «Грасп», истец, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Масложиркомбинат «Хабаровский» (далее - ООО «МЖК «Хабаровский», ответчик) о запрете ответчику использовать товарные знаки № 593720, 570935, 570933, 593825; прекратить продажу товара - майонез с использованием товарных знаков № 593720, 570935, 570933, 593825; изъять из оборота и уничтожить за свой счет этикетки (упаковки) продукции, находящейся у ответчика, на которых размешено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ № 593720, 570935, 570933, 593825; изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию - майонез, на которой размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ № 593720, 570935, 570933, 593825. Также ООО Компания «Грасп» заявлено требование о взыскании с ООО «МЖК «Хабаровский» компенсации в размере 5 000 000 рублей.

     Иск нормативно обоснован положениями статей 1229, 1477, 1484, 1515 ГК РФ и мотивирован незаконным  использованием ответчиком  товарного знака  истца при осуществлении коммерческой деятельности.

    Определением суда от 12.12.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью  «ТоргСити». 

     В судебном заседании представитель истца поддержала заявленные требования в полном объеме.

     Представитель ответчика с иском не согласен по основаниям, изложенным в отзыве на иск, указав на то, что 22.08.2018 за № РДО0262754 Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) проведена государственная регистрация отчуждения исключительного права по свидетельствам № 593720, 570935, 570933, 593825, с указанной даты собственником данных товарных знаков является ООО «ТоргСити». По мнению ответчика, ООО Компания «Грасп» не является надлежащим истцом по данному делу. Также ответчиком сообщено о прекращении с 01.12.2018 выпуска майонеза с использованием слова «Золотой». 

   Представитель третьего лица поддержал позицию истца, представил письменные пояснения, в которых указал, что 22.08.2018 за № РДО0262754 Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) проведена государственная регистрация отчуждения исключительного права по свидетельствам № 593720, 570935, 570933, 593825, с указанной даты собственником данных товарных знаков является ООО «ТоргСити».  23.08.2018 между ООО «ТоргСити» и ООО Компания «ГРАСП» заключено соглашение в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ о разрешении ООО Компания «ГРАСП» размещать на товарах, в том числе упаковках/этикетках, товарные знаки по свидетельствам № 593720, 570935, 570933, 593825. Таким образом, учитывая дополнительно, что ООО «ТоргСити» и ООО Компания «ГРАСП» являются аффилированными лицами (участник ООО «ТоргСити» одновременно является участником и генеральным директором ООО Компания «ГРАСП»), выпуск товаров производится ООО Компания «ГРАСП» под непосредственным контролем правообладателя. 26.09.2018 ООО «ТоргСити» как правообладатель направил в адрес ответчика претензию с требованиями, аналогичными заявленным истцом. 29.10.2018 письмом № 28 ответчик ответил на предъявленную ООО «ТоргСити» претензию, в которой признал неправомерное использование товарных знаков и просил заключить лицензионный договор. Стороны 01.10.2018 заключили договор уступки прав требования, по которому ООО «ТоргСити» передал истцу все права требования, связанные с незаконным использованием товарных знаков по свидетельствам № 593720, 570935, 570933, 593825, согласно ст. 1252, 1515 ГК РФ. Согласно условий заключенного договора истцу были переданы претензия от 26.09.2018, почтовые квитанции. Согласно указанному договору к истцу перешли все права, указанные в ст. 1252, 1515 ГК РФ, в связи с чем требования, заявленные в исковом заявлении, третье лицо считает правомерными,   соизмеримыми допущенным ответчиком нарушениям.

      Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, ООО Компания «Грасп»  являлось правообладателем словесных товарных знаков: 

    - «ЗОЛОТОЙ», «ZОЛОТОЙ» по свидетельству Российской Федерации № 593720 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ (в частности, майонез), приоритет от 03.06.2014, срок действия регистрации истекает 03.06.2024; 

    - «Золотой» по свидетельству Российской Федерации № 570935 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ (в частности, майонез), приоритет от 14.12.2010; срок действия регистрации истекает 14.12.2020; 

    - «ЗОЛОТОЙ» по свидетельству Российской Федерации № 570933 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ (в частности, майонез), приоритет от 22.05.1997, срок действия регистрации истекает 22.05.2027;   

    - «ЗОЛОТОЙ», «ZOLOTOY» по свидетельству Российской Федерации № 593825 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ (в частности, майонез), приоритет от 12.05.2015, срок действия регистрации истекает 12.05.2025.

     16.10.2016 между ООО Компания «ГРАСП» и ООО «МЖК «Хабаровский» был заключен лицензионный договор, согласно которому Истец предоставлял за вознаграждение Ответчику неисключительную лицензию на использование Товарных знаков на всей территории действия исключительною права по вышеуказанным свидетельствам для обозначения производимой и продаваемой Ответчиком продукции (майонез) со словесным обозначением «Золотой», свидетельств № 570935, 570933.

      В соответствии с п.7.1. настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в отношении каждого вышеуказанного Товарного знака до 31.12.2017. 

     Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что он может быть пролонгирован по соглашению сторон. 

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период действия данного договора Ответчик за пользование вышеуказанными Товарными знаками ежемесячно выплачивал Истцу вознаграждение в размере 82 600 руб.  Факт заключения указанного договора с 16.10.2016 подтверждает, что ответчику не принадлежит исключительное право использования товарных знаков № 593720, 570935, 570933, 593825 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ (в частности, майонез). 

     Договор прекратил своё действие, а на новый срок лицензионный договор между сторонами не заключен. Соглашение о пролонгации лицензионного договора от 16.10.2016 не подписано.

     06.04.2018 Ответчику предложено произвести расчеты за фактическое использование знаков № 570935, 570933 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ (в частности, майонез), в связи с отсутствием предложений, касающихся продления срока действия Лицензионного договора. Данное предложение оставлено ответчиком без ответа.  

     11.07.2018 в торговых сетях «ТРИ КОТА» по адресу: 

<

...>, д. 15. торг. зал. 1; «РЕМИ» по  адресу: 

<

...>, установлено наличие продукции (майонез), реализуемой ответчиком, на которой размешено словесное обозначение «Золотой». В указанную дату истцом проведены контрольные закупки, приобретены товары - майонезы, на упаковке которых размещено словесное обозначение «Золотой». Факт реализации данного товара подтвержден чеками от 11.07.2018 № 11.1369.158, от 11.07.2018 № 116 и видеозаписью.

      ООО «МЖК «Хабаровский» на протяжении продолжительного периода времени (с 01.01.2018 по настоящее время), без согласия правообладателя, реализует продукцию (майонез) со словесным обозначением «Золотой».

      На оборотной стороне упаковки продукции майонез «Золотой», реализуемой ответчиком, указано: «изготовителем является ООО «МЖК «Хабаровский», адрес производителя: Россия, 680006, 

<

...>». 

     С целью проверки сходства обозначений истцом была подана заявка в ООО «ПАТЕНТНОЕ АГЕНТСТВО». По результатам экспертных исследований установлено, что словесный элемент «Золотой» на упаковке для продукции (майонез), реализуемой Ответчиком, является сходным до степени смешения с обозначениями Истца, зарегистрированными в качестве товарных знаков Российской Федерации № 593720, 570935, 570933, 593825.

      Также, в реестрах заявок на регистрацию товарных знаков РФ, размещенных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, имеются заявки, поданные ответчиком 09.04.2007, 29.04.2015 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ (в частности, майонез), которые повторяют дизайн вышеуказанных упаковок. Однако во всех случаях Федеральная служба по интеллектуальной собственности 27.04.2009, 01.12.2016 вынесла решение об отказe в регистрации данного обозначения.

     Следует отметить наличие товарного знака РФ № 655198, зарегистрированного на Ответчика в официальном реестре товарных знаков РФ от 08.05.2018, применительно для товаров и услуг 30 класса МКТУ (в частности, майонез), которое является действующим товарным знаком РФ, срок регистрации которого заканчивается 23.08.2026. В данном  товарном знаке отсутствует словесный элемент «Золотой», однако вместо него есть элемент «Мировой».  

      После окончания срока действия лицензионного договора ответчик не предпринимал мер для законного использования товарных знаков со словесным элементом «Золотой».  

     04.07.2018 истцом в адрес ответчика была направлена претензия                                  с указанием на недопустимость использования вышеперечисленных Товарных знаков без согласия правообладателя, которая оставлена последним без ответа и удовлетворения.

       22.08.2018 за № РДО0262754 Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) проведена государственная регистрация отчуждения исключительного права по свидетельствам № 593720, 570935, 570933, 593825, с указанной даты собственником данных товарных знаков является ООО «ТоргСити».  23.08.2018 между ООО «ТоргСити» и ООО Компания «ГРАСП» заключено соглашение в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ о разрешении ООО Компания «ГРАСП» размещать на товарах, в том числе упаковках/этикетках, товарные знаки по свидетельствам № 593720, 570935, 570933, 593825.

     26.09.2018 ООО «ТоргСити» как правообладатель направил в адрес ответчика претензию с требованиями, аналогичными заявленным истцом.     29.10.2018 письмом № 28 ответчик ответил на предъявленную ООО «ТоргСити» претензию, в которой признал неправомерное использование товарных знаков и просил заключить лицензионный договор. 

      ООО Компания «Грасп» и ООО «ТоргСити» 01.10.2018 заключили договор уступки прав требования, по которому ООО «ТоргСити» передал истцу все права требования, связанные с незаконным использованием товарных знаков по свидетельствам № 593720, 570935, 570933, 593825, согласно ст. 1252, 1515 ГК РФ.

Исходя из изложенных обстоятельств,  ООО Компания «Грасп» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о защите своих исключительных прав.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ, суд считает заявленные требования обоснованными подлежащими удовлетворению в части, исходя из следующего.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

 Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

      Правоотношения сторон по настоящему делу регулируются нормами главы 76 Гражданского кодекса РФ (Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий). 

    В соответствии с п. 1  ст. 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

       В силу п. 1  ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

      Согласно ст. 1478 ГК РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

      В соответствии с п. 1  ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

       Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3  ст. 1484 ГК РФ).

       В  силу  п. 1  ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

      Факт использования ответчиком Товарных знаков № 593720, 570935, 570933, 593825 на продукции (майонез) подтвержден  представленными в  материалы  дела доказательствами и не оспорен ответчиком.

      Истец до 23.08.2018 являлся правообладателем товарного знака «ЗОЛОТОЙ» по свидетельству Российской Федерации № 570933 в отношении товаров и услуг 30 класса МКТУ (в частности, майонез), по указанному товарному знаку приоритет установлен с 22.05.1997.

      Согласно статьи 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Приоритет товарного знака не имеет отношения к вопросу отчуждения прав на товарный знак. С датой приоритета связаны важные правовые последствия. С этой даты исчисляется срок действия исключительного права на товарный знак. Она принимается во внимание при проведении экспертизы заявляемого обозначения, при определении "старшинства" прав на сравниваемые обозначения (товарные знаки).

        Истец действительно приобрел права на указанные товарные знаки в отношении части товаров 30 класса МКТУ в 2016 году, и данный факт подтверждается представленными истцом в материалы дела свидетельствами на товарные знаки.

      Согласно выписки ЕГРЮЛ основным видом деятельности истца является оптовая торговля продуктами питания. Действующее законодательство не связывает предоставление судебной защиты владельцу товарного знака с видом осуществляемой им деятельности. Поэтому довод ответчика в этой части не относится к сути настоящего спора.

    Доводы ответчика касательно товарных знаков № 655198, № 636707, а также заявки № 2018719487 не имеют правового значения  и не являются предметом спора.  

     Сторонами подтвержден факт заключения лицензионного договора б/н от 13.10.2016, который прекратил свое действие 31.12.2017г. Пунктом 7.3 договора предусмотрено, что он может быть пролонгирован по соглашению сторон.  

     Ответчик после 01.01.2018 не прекратил выпуск и ввод в оборот продукции - майонез с использованием товарных знаков № 593720, 570935, 570933, 593825, при этом дополнительное соглашение между сторонами о пролонгации лицензионного договора не заключено, оплата по лицензионному договору не осуществлялась после 10.01.2018.  

   Пленум Верховного суда РФ № 5 и Пленум Высшего арбитражного суда РФ № 29 Постановлением от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в пункте 43.5 указал, что при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования выплаты компенсаций за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения. Нарушение исключительных прав ответчиком совершено с 01.01.2018. Ответчик фактически с 01.01.2018 производил и вводит в оборот продукцию с использованием товарных знаков. В материалы дела истцом предоставлены документы и видеозапись по факту контрольной закупки товара с использованием товарных знаков.

       Согласно изменений к свидетельствам № 593720, 570935,570933, 593825 на товарные знаки истца дата и номер государственной регистрации отчуждения исключительного права: 22.08.2018 № РД0262754. Таким образом, за период с 01.01.2018 по 22.08.2018 исключительное право на товарные знаки принадлежало истцу, и именно истец, как правообладатель в указанный период, имеет право требовать выплаты компенсации за незаконное использование ответчиком товарных знаков по свидетельствам № 593720, 570935, 570933, 593825.

      Кроме того, ООО Компания «Грасп» и ООО «ТоргСити» 01.10.2018 заключили договор уступки прав требования, по которому ООО «ТоргСити» передал истцу все права требования, связанные с незаконным использованием товарных знаков по свидетельствам № 593720, 570935, 570933, 593825, согласно ст. 1252, 1515 ГК РФ.

      Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года статья l0.bis [Недобросовестная конкуренция] устанавливает запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

      Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ устанавливает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Таким образом, законодательством прямо установлено, что для защиты прав на товарный знак в первую очередь определяется сходство спорных используемого обозначения и товарных знаков. 

     Учитывая, что истец являлся правообладателем словесных товарных знаков, а ответчик использовал чужой товарный знак, руководствуясь постановлениями Президиум Суда по интеллектуальным правам, а также презумпцией разумности и добросовестности участников правоотношений необходимо в первую очередь определить сходство.

      Кроме того, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 28.07.2011 № 2130, истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителя в заблуждение, поскольку согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений. Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака. При этом для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

      Закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей. Для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации исследованию подлежит факт размещения на таком товаре (упаковке) обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, обладателем прав на которые является истец. В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

     При рассмотрении вопроса о наличии сходства/тождества используемого ответчиком элемента и товарных знаков истца установлено, что как указано в Приказах № 482 пункт 42, Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 пункт 4 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. При этом комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (Приказы № 482 пункт 44, № 197 пункты 6.1-6.3). При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки и положения, приведенные в разделах 4 и 5 Приказа №197. При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

    Согласно Приказу № 482 пункт 42, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. В соответствии с п.41 приказа №482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Следовательно, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

   Таким образом, имеет место графическое (визуальное) сходство до степени смешения спорного обозначения и товарных знаков истца. Правовой анализ обозначения ответчика и противопоставленных товарных знаков истца показывает, что использование стандартных шрифтовых решений (строчные буквы русского алфавита без какой-либо оригинальной графической проработки) сближает их визуально, несмотря на отличия их изобразительных элементов и использование при их выполнении разной цветовой гаммы, а некоторое различие по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений в целом.

     Отдельные графические отличия не влияют на восприятие этих обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений достигается за счет включения в их состав фонетически тождественных словесных элементов.

      Как указано в пункте 4.2.3.2. приказа № 197, наличие у обозначения смыслового значения (или, наоборот, отсутствие такового) может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными. Учитывая, что спорное обозначение ответчика и товарные знаки истца имеют полное фонетическое тождество, сходны до полного тождества в графическом написании, то и смысловое значение у указанных обозначений полностью совпадает, вне зависимости от их самостоятельного использования, а тем более при написании рядом с наименованием одного и того же товара - майонез.

      Вероятность смешения товарных знаков повышается от степени однородности, близости с точки зрения потребителей товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам.

     Товарные знаки истца зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе в отношении такого товара, как МАЙОНЕЗ. Ответчик использовал товарные знаки истца на упаковке товара - МАЙОНЕЗ. Таким образом, имеет место не просто однородность товаров, а их полная идентичность – ТОЖДЕСТВО ТОВАРОВ.

     Учитывая фактическую тождественность товаров, следует вывод не только о сходстве, но и о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

     В материалы дела истцом предоставлено Заключение экспертизы на предмет сходства товарных знаков Свидетельств № 593720, 570935, 570933, 593825 и продукции, выпускаемой ответчиком. Данное заключение содержит полный анализ на предмет сходства и тождества, выполненный патентным поверенным, имеющим соответствующее свидетельство и регистрацию.

      Согласно статье 1483 пункт 3 не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

    Товарный знак «Золотой» не характеризует товар и не описывает его. Словесное обозначение «Золотой» в отношении товара майонез не является  описательным. Слово «Золотой» является самостоятельным, автономным элементом этикетки, на котором акцентировано все внимание потребителя.

     Доказательства, подтверждающие правомерность использования в исковой период ответчиком товарного знака № 593720, 570935, 570933, 593825, в материалах дела отсутствуют, доводы истца об обратном не опровергнуты.

      Таким образом, в данном случае введение в гражданский оборот указанных товарных знаков осуществлено без согласия правообладателя и является незаконным.

      Согласно п. 3  ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

       В соответствии с ч. 1  ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Таким образом, обязательным условием для возникновения права на судебную защиту является факт нарушения прав и законных интересов лица.

      Оценив представленные в дело доказательства в порядке, предусмотренном ст. 71  АПК РФ, суд пришел к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав ООО Компания «Грасп»                       на товарный знак при осуществлении предпринимательской деятельности                  с использованием товарного знака до степени смешения сходного  с  товарным  знаков  № 593720, 570935, 570933, 593825; а также продукцию - майонез, на которой размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ № 593720, 570935, 570933, 593825, в связи с чем подлежат удовлетворению требования о прекращении ответчиком использования товарных знаков № 593720, 570935, 570933, 593825; продажу товара - майонез с использованием товарных знаков № 593720, 570935, 570933,593825; обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет:  этикетки (упаковки) продукции, находящиеся у ответчика, на которых размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ № 593720, 570935, 570933, 593825; а также продукцию - майонез, на которой размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ № 593720, 570935, 570933, 593825.

      В силу п. 1  ч. 4  ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

      Согласно п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 5/29), рассматривая дела о взыскании, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела.    Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

     Для квалификации незаконного использования товарного знака не имеет значения, кем был произведен товар и кто разместил на нем охраняемый товарный знак.  

     В соответствии с  правовой позицией, изложенной в  Постановлении Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. Размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

     В данном случае истец настаивает на выплате компенсации за нарушение указанного права, при этом, вид компенсации выбран самостоятельно в соответствии с пунктом  1 статьи 1301 и   подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в размере  5 000 000 рублей. 

     Вместе с тем, согласно пунктам 3, 4 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

      В соответствии с  пунктом 2  резолютивной части Постановления №28-П   положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

      Как  указано в данном Постановлении, не исключаются ситуации, при которых определяемая на основании указанных норм Гражданского кодекса Российской Федерации мера ответственности за однократное нарушение исключительных прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации - даже принимая во внимание его характер и последствия, а также другие обстоятельства дела - может оказаться чрезмерной, не отвечающей требованиям разумности и справедливости. 

     Между тем, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

     Нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

      Нормы  пункта  1 статьи 1301  и  подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, наряду с компенсацией  в  размере   от  10 000   руб.  до  5 000 000  руб.  позволяют  также истцу обратиться с требованием  о  взыскании  компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров произведения (товара, на котором  размещен товарный  знак)  или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

     При выборе  иного способа  защиты своего права, предусмотренного указанными статьями,  размер  компенсации,   приходящейся истцу,  в  любом случае  должен  был  бы  быть  подтвержден  правообладателем сведениями  либо о стоимости экземпляров произведения (товара),  либо о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения (товарного знака). В данном случае, истребование  компенсации  в соответствии с  пунктом  1 статьи 1301   и  подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ освобождает истца от доказывания в суде размера причиненных убытков, однако мера ответственности за однократное нарушение исключительных прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности, принимая во внимание его характер и последствия, а также установленные обстоятельства дела, признается чрезмерной, не отвечающей требованиям разумности и справедливости, приводящая к обогащению одной из сторон за счет другой.  

     Нарушение  прав  истца осуществлено ответчиком  впервые. Ответчик,   с учетом последствий нарушения, просит  снизить размер санкций, указывая на  их значительный  размер,  исходя  из  специфики  ведения    предпринимательской  деятельности.   

     При определении размера компенсации   судом принимается во внимание характер действий истца, направленных на  защиту  нарушенного права, которые по сути своей пресекательный характер не носили, и  осуществлялись  фактически с целью сбора доказательств для обращения в суд за соответствующей компенсацией.

     Компенсация за незаконное использование товарного знака истцом заявлена в размере, равном максимальному размеру компенсации, предусмотренной п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ,  что не соответствует принципу разумности и справедливости, с учетом характера правонарушения, степени вины. Учитывая обстоятельства совершения ответчиком правонарушения,   суд приходит к выводу о необходимости снижения истребуемого истцом размера компенсации до  1 000 000  руб.  

      Судебные расходы в соответствии со статьей 110 АПК РФ  распределяются  пропорционально  удовлетворенным  требованиям.

      Руководствуясь статьями 167-170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Обязать  общество с ограниченной ответственностью «Масложиркомбинат «Хабаровский» прекратить: использование товарных знаков № 593720, 570935, 570933, 593825; продажу товара - майонез с использованием товарных знаков № 593720, 570935, 570933,593825.

         Обязать общество с ограниченной ответственностью «Масложиркомбинат «Хабаровский»  изъять из оборота и уничтожить за свой счет:  этикетки (упаковки) продукции, находящиеся у ответчика, на которых размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ № 593720, 570935, 570933, 593825; а также продукцию - майонез, на которой размещено словесное обозначение «Золотой», являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам РФ № 593720, 570935, 570933, 593825.

      Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Масложиркомбинат «Хабаровский»  в пользу общества с ограниченной ответственностью Компания «Грасп»  компенсацию в размере 1 000 000 руб.,  судебные расходы по государственной пошлине в размере 47 000 руб.

     В остальной части иска отказать.

     Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

     По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

     Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

     Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

   Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

     

       Судья                                                                                   Н.Л. Коваленко