РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-222223/23-110-1800

г. Москва

18 марта 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 18 марта 2024  года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "АВЕНТА-ИНФО" (121099, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>) о взыскании 150 000 руб.,

 

при участии:

от истца –не явился,

от ответчика- не явился, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АВЕНТА-ИНФО" обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании 150 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков №№424762, 425502, 500593, 395624, 653932.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении спора по существу в случае их неявки и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в I инстанции, в заседание не явились, возражений против открытия судебного заседания в I инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявили. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Ответчик отзыв не представил.

Исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела,  истец является правообладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

-  по свидетельству РФ № 395624, дата регистрации: 07.12.2009, в отношении услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ;

-  по свидетельству РФ № 424762, дата регистрации: 06.12.2010, в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ;

-  по свидетельству РФ № 425502, дата регистрации: 14.12.2010, в отношении услуг 41, 45 классов МКТУ;

-  по свидетельству РФ № 500593, дата регистрации: 25.11.2013, в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ;

-  по свидетельству РФ № 653932, дата регистрации: 26.04.2018, в отношении услуг 35, 42, 45 классов МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В обоснование требования истец указал, что между ООО «Флора» и истцом заключен договор от 14 октября 2013 года № Д/03/АИ-13, предметом которого является поставка защитных стакеров «DAT» и их информационное обслуживание, выражающееся в предоставлении потребителям продукции ООО «Флора» возможности осуществлять проверку подлинности выпущенной в обращение продукции, в том числе и путем направления CMC - запроса и получения ответа, на короткий номер операторов сотовой связи. Истец является разработчиком «Системы бренд-контроля «DAT», которая позволяет конечному потребителю распознать подделку от оригинала. Система представляет собой «комплексное решение защиты товара от подделок». Система защищена патентом РФ на изобретение № 2519564, свидетельствами РФ на товарные знаки №№ 395624, 424762, 425502, 500593, 653932, а также свидетельством о регистрации программы для ЭВМ 2009610936. Истец заключает договоры с производителями на маркировку оригинальной продукции, в том числе на оказание услуг генерации и активации уникального идентификационного кода (УИК). Истец с помощью разработанной системы, формирует строго определенное договором количество уникальных кодов. Коды генерируются в системе с применением генератора случайных чисел. Каждый созданный код хранится в базе данных системы. Каждому коду в системе соответствует информация о промаркированной продукции, в том числе о производителе и продукте. Формула генератора случайных чисел, посредством которого формируются уникальные коды, полностью исключает возможность повторной генерации кода. Программа, обеспечивающая работу генератора, является собственной разработкой истца. Истец обладает исключительными правами на упомянутую программу для ЭВМ. Результатом работы программы является сформированный уникальный код. Каждый случай проверки кода фиксируется в специальном электронном журнале системы. В журнале проверок отображается проверяемый код, IP-адрес или номер телефона мобильной связи, при помощи которых осуществлялась проверка, регион и дата проверки, номер поверки и результат проверки, предоставленный проверяющему лицу. Сообщение о том, что приобретен оригинальный товар может быть отправлено системой только при условии, если код проверяется первый раз. В случае повторной и последующих проверок кода система отправит проверяющему лицу сообщение о том, что приобретенный им товар может быть подделкой и предложит связаться с операторами системы. По условиям вышеуказанного договора вся поставляемая ООО «Флора» в Российскую Федерацию продукция под товарным знаком «НВ-101» в упаковках объемом 06 мл., 50 мл., 100 мл. и 300 мл. промаркирована защитным стакером «DAT» с уникальным идентификационным кодом, размещенным под защитным слоем, либо содержит код непосредственно на флаконе. Каждый код является уникальным и не должен повторяться. На упаковке и непосредственно на флаконе размещаются товарные знаки истца.

04 мая 2023 года на сайте https://www.ozon.ru/ у продавца ИП ФИО3, кем является ответчик, истцом была совершена покупка товара – удобрение стимулятор роста «НВ-101», Виталайзер «НВ-101» для растений 2 шт. по 6 мл стоимостью 306 руб.

Покупка сопровождалась проведением видеосъемки на видеокамеру мобильного телефона. Видеозапись покупки произведена с целью самозащиты прав в соответствии со статьями 12 и 14 ГК РФ.

Истец при получении товара зафиксировал размещенный на товаре код подлинности (013420053194091, 013423684935831). При проверке кода 013420053194091 Система выдала ответ - «Код проверялся 187 раз! ОСТОРОЖНО, это ПОДДЕЛКА! Горячая линия 88001003888 – БЕСПЛАТНО.». При проверке кода 013423684935831 Система выдала ответ - «Код проверялся 134 раза! ОСТОРОЖНО, это ПОДДЕЛКА! Горячая линия 88001003888 – БЕСПЛАТНО.».

Вместе с тем, DAT-код, который размещается на оригинальном флаконе препарата НВ-101, является уникальным, выпускается один раз и не подлежит тиражированию. Код остается неизвестным до момента проверки.

Таким образом, на основании полученных ответов, истцом было установлено, что приобретенный товар обладает признаками контрафакта.

В подтверждение факта продажи спорного товара истцом в материалы дела представлен кассовый чек №1879 от 08.05.2023, видеозапись оформления покупки на сайте https://www. ozon.ru/ и получения товара в пункте выдачи «Ozon», упаковка спорного товара.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

По смыслу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как отмечено в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При проведении сравнительного анализа товарных знаков истца с товаром, реализованным ответчиком, было установлено их сходство до степени смешения при тождестве товаров в связи со следующими обстоятельствами.

Товарный знак «» по свидетельству РФ № 395624 является комбинированным, представляет собой словесную часть «три восьмерки», сверху которой размещено в цифровом формате «3888», выполнен в черном цвете.

Товарный знак «» по свидетельству РФ № 424762 является комбинированным, представляет собой словесное обозначение «DAT», выполненное заглавными белыми буквами на красном фоне, а также словесное обозначение «СИСТЕМА БРЕНД-КОНТРОЛЯ», выполненное заглавными белыми буквами в меньшем шрифте на красном зеленом фоне, посередине размере круг, половина которого красного цвета на зеленом фоне, дорогая половина – зеленого цвета на красном фоне.

Товарный знак «» по свидетельству РФ № 425502 является словесным, представляет собой обозначение «DAT», выполненное заглавными черными буквами на белом фоне, помещённом в овал.

Товарный знак «» является словесным, выполнен стандартным шрифтом в черном цвете.

Товарный знак «» по свидетельству РФ № 653932 является словесным, выполнен заглавными буквами черного цвета, между обозначениями «DAT» и «СИСТЕМА БРЕНД-КОНТРОЛЯ» имеется вертикальная разделительная полоса.

На спорном товаре размещены обозначения, являющиеся сходными до степени смешения за счет полного фонетического вхождения обозначений ««DAT», «СИСТЕМА БРЕНД-КОНТРОЛЯ», «3888» в товарные знаки истца.

Цветовая гамма также полностью совпадает, в связи с чем, при визуальном сравнении у потенциального потребителя внимание акцентируется в том числе и на данном сходстве.

Незначительные графические отличия не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Напротив, исполнение словесного элемента буквами одного алфавита усиливает установленное выше фонетическое сходство.

Сходство с товарным знаком по международной регистрации № 1368334 выражено во внешней форме, наличии симметрии, смысловом значении, характер изображений (стилизованный квадрат с закругленными краями в обрамлении в центре которого расположен крест). Различие цветовой гаммы выполненного креста не является существенным отличием, поскольку

В постановлении от 09.08.2016 по делу № А09-10722/2015 по иску того же истца по спору о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки по свидетельствам РФ №№ 424762, 425502, 500593, Суд по интеллектуальным правам указал, что товары и услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности, а в конкретном случае в целях проверки подлинности, введенной в гражданский оборот продукции, путем маркировки специальным стикером с нанесением товарных знаков, принадлежащих истцу. Стикер с нанесенными товарными знаками и кодом, сам по себе является товаром и фактически предлагается к продаже совместно с защищаемой продукцией. Таким образом, предлагая продукцию к продаже, продавец одновременно предлагает к продаже услугу по идентификации этой продукции, так как такая услуга оказывается с каждой единицей продукции.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что реализация ответчиком спорного препарата, содержащего на своей упаковке товарные знаки, принадлежащие истцу, могла рассматриваться как нарушение исключительных прав истца.

В связи с чем суд приходит к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в общем размере 150 000 руб. При этом в исковом заявлении нет ссылок на конкретный подпункт пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в то же время нет и указания на двукратный размер компенсации, в связи с чем суд приходит к выводу, что компенсация истцом заявлена на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В силу пункта 59 постановления № 10 компенсация за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности либо средство индивидуализации подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Как разъяснено в пункте 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Вместе с тем, суд полагает, что компенсация в заявленном Истцом размере (150 000руб.), является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности и, тем самым, приводит к осуществлению прав Истца с нарушением прав и свобод Ответчика сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает компенсацию в общем размере 75 000руб.

Указанный размер компенсации, по убеждению суда, соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерен последствиям совершенного Ответчиком нарушения, направлен на восстановление имущественного положения Истца и исключает неосновательное обогащение правообладателя.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.110,123,156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>)  в пользу  общества с ограниченной ответственностью "АВЕНТА-ИНФО" (ОГРН: 

<

***>) 75 000 руб. компенсации,  2 750 руб. в возмещение расходов по госпошлине, 17 500 руб. в возмещение судебных издержек.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

 

Судья:

ФИО1