АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620000, г. Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

 

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-63951/2023

08 февраля 2024 года

г. Екатеринбург

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.С. Павловой рассмотрел дело по исковому заявлению акционерного общества  Научно-производственный холдинг «ВМП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Компания РЛК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 248026 и № 312702 в сумме 534 200 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

 

Судом 29.01.2024 путем подписания резолютивной части вынесено решение.  01.02.2024 АО Научно-производственный холдинг «ВМП» обратилось в суд с  заявлением о составлении мотивированного решения. Учитывая, что заявление подано с соблюдением установленного ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса срока, изготовлено мотивированное решение.

 

АО Научно-производственный холдинг «ВМП» обратилось в  Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ООО «Компания РЛК» с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 248026 и № 312702 в сумме 534 200 руб.

Определением от 29.11.2023 исковое заявление принято к производству с указанием на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства.

От ответчика 21.12.2023 поступил отзыв, ввиду отсутствия состава нарушения просит в удовлетворении исковых требований отказать.

Ответчиком 19.01.2024 заявлено ходатайство о снижении размера компенсации.

Истец 24.01.2024 обратился с ходатайством о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. В обосновании заявленного ходатайства ссылается на представление ответчиком отзыва, в котором ООО «Компания РЛК» не признает предъявленные исковые требования.

В силу ст. 227 АПК РФ, если по формальным признакам дело относится к перечню, указанному в ч. 1, 2 ст. 227 АПК РФ, арбитражный суд на основании ч. 2 ст. 228 АПК РФ в определении о принятии искового заявления, заявления к производству указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства.

При этом согласие сторон на рассмотрение этого дела в порядке упрощенного производства не требуется. Бесспорность требований не является критерием для рассмотрения дела в упрощенном порядке. 

Наличие со стороны ответчика возражений по иску не является самостоятельным основанием для перехода к рассмотрению дела в общем порядке. Обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в порядке упрощенного производства также не установлено, в связи с чем ходатайство АО Научно-производственный холдинг «ВМП» подлежит оставлению без удовлетворения.

Документы, поступившие от сторон, приобщены к материалам дела.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

установил:

Правообладателю Акционерному обществу Научно - производственный холдинг «ВМП» (далее по тексту - АО НПХ ВМП, Истец) принадлежат исключительные права на товарный знак «ПОЛИТОН», зарегистрированный по свидетельству № 248026, и товарный знак «ИЗОЛЭП», зарегистрированный по свидетельству № 312702.

В обоснование исковых требований истец ссылается на предложение к реализации ООО «КОМПАНИЯ РЛК» на основании счёта на оплату № 2418 от 19.05.2023 контрафактной продукции, содержащей обозначения, сходные до степени смешения с продукцией АО НПХ ВМП, а именно:

1) эмаль чёрного цвета, массой 250 кг., стоимостью 212 500 руб., с обозначением «ФИО1 (УФ)», наименование которого является сходным до степени смешения с такой продукцией АО НПХ ВМП, как эмаль акрил-уретановая «ПОЛИТОН-УР (УФ)», являющейся производной от товарного знака «ПОЛИТОН», исключительное право на который принадлежит правообладателю АО НПХ ВМП;

2) грунт серого цвета, массой 84 кг., стоимостью 54 600 руб., с таким обозначением как «ЭП-Праймер», сходным до степени смешения с эпоксидной грунтовкой с фосфатом цинка «ИЗОЛЭП-Primer», являющейся производной от товарного знака «ИЗОЛЭП», право пользования которым передано правообладателем АО НПХ ВМП в пользу ООО НПП «ВМП-Нева».Исходя из сравнения наименований продукции Ответчика - «ФИО1 (УФ)» и «ЭП-Праймер» с продукцией Истца - «ПОЛИТОН-УР (УФ)» и «ИЗОЛЭП-Primer» следует вывод, что используемые Ответчиком указанные наименования продукции являются сходным до степени смешения с упомянутыми наименованиями товарных знаков Истца.

Таким образом, со стороны ООО «КОМПАНИЯ РЛК» допущено неправомерное использование без разрешения правообладателя сходных с его товарными знаками обозначений в отношении тех товаров, для индивидуализации которых данные товарные знаки зарегистрированы.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском, просит взыскать с ответчика 425 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «ПОЛИТОН-УР (УФ)» из расчета двукратной стоимости контрафактного товара; 109 200 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «ИЗОЛЭП-Primer» из расчета двукратной стоимости контрафактного товара.

Ответчик считает, что сравнимые обозначения сходством не обладают, и как следствие, предложение ответчиком к продаже товаров со спорными обозначениями не может привести к смешению обозначений потенциальным покупателем. Ввиду отсутствия состава нарушения исключительных прав истца, просит в удовлетворении иска отказать.

Оценив фактические обстоятельства, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем следующих товарных знаков:

словесное обозначение «ПОЛИТОН», зарегистрированное по свидетельству РФ № 248026, дата приоритета 22.07.2002, в отношении товаров 1 класса МКТУ (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, препараты для восстановления металлов, составы для обработки стали, составы для цинкования, химические вещества для изготовления красок, противостарители, за исключением красок и масел), 2 класса МКТУ (связующие вещества для красок, краски, лаки, эмали, вещества, предохраняющие металлы от коррозии, защитные препараты для металлов, антикоррозийные составы, покрытия защитные и грунтовки, составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; составы для восстановления (подновления) поверхности металлов, замазки, шпаклевки, мастики, грунтовки, металлические порошки, используемые для художественных и 3 декоративных целей, красящие вещества; 6 класса МКТУ металлы обычные необработанные или частично обработанные, в том числе в виде порошков и суспензий, сплавы из обычных металлов, в том числе  в виде порошков, порошки из металлов и сплавов, в том числе нанодисперсные); 37 класса МКТУ (установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, восстановление машин, полностью или частично вышедших из строя, антикоррозийная обработка, техническое обслуживание транспортных средств, антикоррозийная обработка транспортных средств, восстановление двигателей, полностью или частично вышедших из строя); 40 класса МКТУ (обработка материалов, а именно путем восстановления металлических поверхностей, в том числе методом электроосаждения, плакирования, закалки, обработка металлов, гальванопокрытие, плакирование металлов, в том числе нанесение антикоррозийного покрытия).

словесное обозначение «ИЗОЛЭП», зарегистрированное по свидетельству РФ № 312702, дата приоритета 14.10.2005, в отношении товаров 1 класса МКТУ (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, препараты для восстановления металлов, составы для обработки стали, составы для цинкования, химические вещества для изготовления красок, противостарители, за исключением красок и масел), 2 класса МКТУ (связующие вещества для красок, краски, лаки, эмали, вещества, предохраняющие металлы от коррозии, защитные препараты для металлов, антикоррозийные составы, покрытия защитные и грунтовки, составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; составы для восстановления (подновления) поверхности металлов, замазки, шпаклевки, мастики, грунтовки, металлические порошки, используемые для художественных и 3 декоративных целей, красящие вещества).

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, приравненными к результатам интеллектуальной деятельности, права на которые охраняются законом.

Пунктом 1 статьи 1231 ГК РФ установлено, что на территории РФ действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установленные международными договорами РФ и данным кодексом.

На основании п. 1 ст. 1232 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии со статьей 1479 ГК РФ на территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором РФ.

Правообладатель товарного знака согласно статье 1229 ГК РФ вправе использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в т.ч. разрешать или запрещать другим лицам его использование.

Другие лица не могут использовать товарный знак правообладателя без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Использование товарного знака способами, предусмотренными ГК РФ, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечёт ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двухкратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двухкратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как установлено судом, согласно счету от 19.05.2023 № 2418 ответчиком был реализован третьему лицу следующий товар: Эмаль ФИО1 (УФ), цвет черный (Компания ВМП) в количестве 250 кг, грунт ЭП-Праймер, цвет серый (Компания ВМП) в количестве 84  кг, на общую сумму 222 583,33 руб. (без учета НДС).

Реализованный товар относится к 02 классу МКТУ – эмали, грунтовки.

Также истцом представлены фотографии товара, заявленного в качестве контрафактного.

Ответчик факт реализации спорного товара не оспаривает (ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В силу положений пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482) и пунктом 162 Постановления №  10 обозначение считается:

- тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах;

- сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Непосредственно на реализованном товаре, в счете № 2418 тождественных товарным знакам «ИЗОЛЭП», «ПОЛИТОН»  обозначения отсутствуют.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Словесный элемент, используемый ответчиком в наименовании товара эмаль, совпадающий с товарным знаком истца – «Поли». 

Наличие в наименовании спорного товара «ФИО1 (УФ)» и противопоставленный товарный знак «ПОЛИТОН» совпадающей начальной части «ПОЛИ», при отсутствии совпадающих средней или конечной частей слов, обуславливает разное звуковое восприятие сравниваемых слов в целом при их произношении. 

Совпадающая начальная часть «ПОЛИ» сравниваемых словесных обозначений является слабой, и ее совпадения недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых словесных обозначений. Именно словесный элемент «ТОН» в составе товарного знака «ПОЛИТОН» является сильным, определяющим элементом.

Словесное обозначение «ПОЛИ» и все производные от него, а также слово «полимер», «полиуретан» истцом не зарегистрированы. 

Также сравниваемые словесные обозначения не совпадают по количеству слогов (5 слогов в оспариваемом обозначении и 3 слога в противопоставляемых обозначениях) и их очередности, а отличия между сопоставляемыми обозначениями составляют 6 букв, что существенно отличает спорное обозначение от противопоставленного знака. 

Оценив указанные обстоятельства, суд приходит к выводу об отсутствии сходства товарного знака «ПОЛИТОН» и спорного обозначения «ФИО1 (УФ)» до степени смешения.

При сравнении спорного обозначения «ЭП-Праймер» и товарного знака «ИЗОЛЭП» суд также приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения, поскольку совпадающий элемент «ЭП» расположен в разных частях словесного обозначения, обозначения различны по количеству слогов (3 и 2). С учетом того, что словесные элементы «ЭП» и «Праймер» широко используются производителями как нарицательное, производное от характеристик товара, совпадение сравниваемых обозначений только двумя буквами «ЭП» не может вызвать угрозу смешения при формировании впечатления потенциального покупателя.

С учетом изложенного, суд полагает, что простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны чужого комбинированного товарного знака само по себе, не является использованием этого знака в ситуации, когда это словесное обозначение имеет смысловую нагрузку, используется в своем прямом словарном обозначении и безотносительно товаров и услуг, для которых товарный знак зарегистрирован.

Сравнение истцом обозначения ответчика с иным обозначением, в данном случае, наименования выпускаемого им продукта, не образует нарушения исключительных прав на товарный знак в соответствии со ст. 1515 ГК РФ. Вопреки мнению истца защита исключительных прав распространяется только на зарегистрированный товарный знак, и не включает в себя производные обозначения (п. 1 ст. 1477 ГК РФ).

На основании изложенного, сравниваемые обозначения сходством не обладают, и как следствие, предложение ответчиком к продаже товаров со спорными обозначениями не может привести к смешению обозначений потенциальным покупателем с товарными знаками, зарегистрированными по свидетельствам № 312702, № 248026. 

Таким образом, истец не доказал факт незаконного использования ответчиком на реализуемой им продукции товарных знаков истца.

На основании статей 1250, 1252,1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 9, 65, 70, 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении иска отказать.

2. По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

3. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, если решение не отменено или не изменено, оно вступает в законную силу со дня принятия арбитражным судом апелляционной инстанции постановления.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

 

Судья                                                                                   С.С. Павлова