ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Суворова, д. 21, Севастополь, 299011, тел. 8 (8692) 54-74-95

 E-mail: info@21aas.arbitr.ru  

         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А83-12130/2018

16 декабря 2019 года

город Севастополь

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16.12.2019

Постановление изготовлено в полном объеме 09.12.2019

Двадцать       первый      арбитражный      апелляционный        суд        в       составе: 

председательствующего судьи Сикорской Н.И., судей Евдокимова И.В., Тарасенко А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1,

при участии:

от ООО «Агрофирма «Золотая Балка» – ФИО2., представитель по доверенности № 85 от 14.12.2018, личность удостоверена паспортом гражданина Российской Федерации; 

от ООО «КД Коктебель» - ФИО3, представитель по доверенности б/н от 05.10.2018, личность удостоверена паспортом гражданина Российской Федерации; 

от ООО «Крымский винный дом» – ФИО4, представитель по доверенности № 32 от 06.08.2019, личность удостоверена паспортом гражданина Российской Федерации, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Балка» на решение Арбитражного суда Республики Крым от 05.07.2019 по делу №А83-12130/2018 (судья Плотников И.В.), 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Балка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Крымский винный дом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «КД Коктебель» (ОГРН1149102040119, ИНН9108002169)

о понуждении совершить определенные действия,

                                                            у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Балка» (далее - ООО «АЗБ») обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Крымский винный дом» (далее - ООО «Крымский винный дом») с требованием о понуждении ответчика ООО «Крымский винный дом» прекратить использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации №632900 при производстве, хранении, предложении к продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, в том числе изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено незаконно используемое обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. 

Исковые требования основаны на положениях в частности ст.ст. 1229, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и обоснованы нарушением ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации N 632900 в отношении однородных товаров (вина, в том числе игристые) вследствие использования ответчиком в гражданском обороте алкогольной продукции, а именно вино игристое, маркированной обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, в ситуации, когда правообладателем этого товарного знака разрешения на его использование не давалось.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, истец изменил в порядке ст. 49 АПК РФ  исковые требования, которые суд принял к рассмотрению, в связи с чем предметом рассмотрения являются следующие требования:

- обязать ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» прекратить использование обозначения: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в двух цветах: черном и золотистом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент- ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета -«КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ВИНО ИГРИСТОЕ»; словесный элемент золотого цвета «ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ»; словесные и цифровые элементы бледно-желтого цвета; специальные знаки бледно-желтого цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) для маркировки однородных товаров 33 класса МКТУ при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции;

- обязать ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» прекратить использование обозначения: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в трех цветах: черном, золотистом и голубом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент -ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета -«КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ВИНО ИГРИСТОЕ»; словесный элемент голубого цвета «БРЮТ БЕЛОЕ»; словесные элементы голубого цвета; специальные знаки бледно-желтого и голубого цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) и тремя голубыми линиями разной ширины, -для маркировки однородных товаров 33 класса МКТУ при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции;

- обязать ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» прекратить использование обозначения: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в трех цветах: черном, золотистом и розовом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент -ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета - «КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ИГРИСТОЕ ВИНО»; словесный элемент розового цвета «ПОЛУСЛАДКОЕ РОЗОВОЕ»; словесные элементы розового цвета; специальные знаки бледно-желтого и розового цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) и тремя розовыми линиями разной ширины, -для маркировки однородных товаров 33 класса МКТУ при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции;

- обязать ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» прекратить использование обозначения: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в трех цветах: черном, золотистом и желтом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент -ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета -«КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ВИНО ИГРИСТОЕ»; словесный элемент желтого цвета «ПОЛУСУХОЕ БЕЛОЕ»; словесные элементы желтого цвета; специальные знаки бледно-желтого и желтого цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) и тремя желтыми линиями разной ширины, -для маркировки однородных товаров 33 класса МКТУ при производстве, хранении, предложении к продаже, продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции;

- изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено незаконно используемое обозначение: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в двух цветах: черном и золотистом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент - ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета - «КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ВИНО ИГРИСТОЕ»; словесный элемент золотого цвета «ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ»; словесные и цифровые элементы бледно-желтого цвета; специальные знаки бледно-желтого цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) для маркировки однородных товаров 33 класса МКТУ;

- изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено незаконно используемое обозначение выполненное в трех цветах: черном, золотистом и голубом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент - ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета -«КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ВИНО ИГРИСТОЕ»; словесный элемент голубого цвета «БРЮТ БЕЛОЕ»; словесные элементы голубого цвета; специальные знаки бледно-желтого и голубого цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) и тремя голубыми линиями разной ширины, - для маркировки однородных товаров 33 класса МКТУ; 

- изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено незаконно используемое обозначение: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в трех цветах: черном, золотистом и розовом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент - ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета-«КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ИГРИСТОЕ ВИНО»; словесный элемент розового цвета «ПОЛУСЛАДКОЕ РОЗОВОЕ»; словесные элементы розового цвета; специальные знаки бледно-желтого и розового цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) и тремя розовыми линиями разной ширины, -для маркировки однородных товаров 33 класса МКТУ; 

- изъять из оборота и уничтожить за счет ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено незаконно используемое обозначение: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в трех цветах: черном, золотистом и желтом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент -ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета- «КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ВИНО ИГРИСТОЕ»; словесный элемент желтого цвета «ПОЛУСУХОЕ БЕЛОЕ»; словесные элементы желтого цвета; специальные знаки бледно-желтого и желтого цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) и тремя желтыми линиями разной ширины, - для маркировки однородных товаров 33 класса МКТУ;

- удалить за счет ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» обозначение: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в двух цветах: черном и золотистом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент - ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета - «КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ВИНО ИГРИСТОЕ»; словесный элемент золотого цвета «ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ»; словесные и цифровые элементы бледно-желтого цвета; специальные знаки бледно-желтого цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок;

- удалить за счет ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» обозначение: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в трех цветах: черном, золотистом и голубом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент - ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета - «КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ВИНО ИГРИСТОЕ»; словесный элемент голубого цвета «БРЮТ БЕЛОЕ»; словесные элементы голубого цвета; специальные знаки бледно-желтого и голубого цвета; границы четырехугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) и тремя голубыми линиями разной ширины, -с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок;

- удалить за счет ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» обозначение: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в трех цветах: черном, золотистом и розовом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент - ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета - «КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ИГРИСТОЕ ВИНО»; словесный элемент розового цвета «ПОЛУСЛАДКОЕ РОЗОВОЕ»; словесные элементы розового цвета; специальные знаки бледно-желтого и розового цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) и тремя розовыми линиями разной ширины, - с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок;

- удалить за счет ООО «Крымский винный дом» и ООО «КД Коктебель» обозначение: четырёхугольник прямоугольной формы, выполненный в трех цветах: черном, золотистом и желтом; по центру четырёхугольника размещены следующие элементы в порядке сверху вниз: изобразительный элемент -ангел с дудой белого цвета; словесный элемент белого цвета-«КОКТЕБЕЛЬ»; цифровое обозначение, размещенное между двумя полосами золотого цвета «1879»; словесный элемент золотого цвета «ВИНО ИГРИСТОЕ»; словесный элемент желтого цвета «ПОЛУСУХОЕ БЕЛОЕ»; словесные элементы желтого цвета; специальные знаки бледно-желтого и желтого цвета; границы четырёхугольника прямоугольной формы обрамлены шестью золотистыми линиями разной ширины (одна из которых, пятая по счету от края этикетки, составлена из точек) и тремя желтыми линиями разной ширины, - с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Определением от 20.09.2018 года к участию в деле был привлечен соответчик Общество с ограниченной ответственностью «КД Коктебель»

Решением Арбитражного суда Республики Крым  от 05.07.2019 года  исковые требования оставлены без удовлетворения.

Сравнивая защищаемый товарный знак и используемые ответчиками обозначения, суд пришел к выводу о том, что доминирующие  в  этикетках  словесные  элементы  «БАЛАКЛАВА»  и «КОКТЕБЕЛЬ» не являются сходными, а изобразительные элементы, являющиеся слабыми, не оригинальны, а потому товарный  знак  истца  по  свидетельству  Российской Федерации N  632900  и этикетки  ответчиков  не являются сходными в целом и не могут  вызвать смешения маркируемых ими товаров. При этом суд учел, что  ответчику  ООО  «КД  «Коктебель»  принадлежит исключительное  право  использования  этикетки  «КОКТЕБЕЛЬ», зарегистрированной  в качестве товарного знака  согласно  Свидетельству N  710374,  выданному  Федеральной  службой  по  интеллектуальной собственности  для индивидуализации товаров  33  класса  МКТУ  «алкогольные  напитки».  Суд первой инстанции указал, что до  момента  прекращения  действия  указанного  Свидетельства  в установленном  законом  порядке  ответчику  не  может  быть  запрещено  использование указанной  этикетки, а другие  этикетки  ответчиков  в  еще  большей  степени  отличаются  от товарного знака истца №632900 цветовым сочетанием. Аналитический отчет ООО «НАФИ», представленный истцом в качестве доказательства, суд признал недостоверным. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «АЗБ» подало апелляционную жалобу, в которой просил обжалуемое решение отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Истец считает, что  решение суда первой инстанции является  незаконным, необоснованным, немотивированным, подлежащим отмене  в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела,  с неполным выяснением судом обстоятельств, имеющих значение для дела, а также в связи с допущенными судом нарушениями.

Так истец полагает, что в решении содержатся выводы о наличии в товарном знаке и спорных этикетках сильных и доминирующих элементов, которые не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах документах, что нарушает нормы материального права; в решении отсутствует надлежащая оценка доводам заявителя о распространении правовой охраны на этикетки продукции, созданные на основании товарного знака № 632900; в решении отсутствует оценка доводам о злоупотреблении правом со стороны  ответчиков при регистрации товарного знака по свидетельству № 710374 в отношении товаров 33 класса МКТУ; судом необоснованно отказано в принятии аналитического отчета ООО «НАФИ» в качестве надлежащего доказательства. При этом податель апелляционной жалобы указывает, что  судом неправильно применены к спорным отношениям положения ст. 1477, п. 2 ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и п.п. 2 п «С» ст. 5 Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, относительно использования товарного знака № 632900 в незначительно измененном виде; не применены положения ст. 1483 ГК РФ относительно географических названий, используемых на обозначениях сторонами; в обоснование выводов о наличии сильных и доминирующих элементов в товарном знаке № 632900 и этикетках ответчиков, судом применен приказ Роспатента от 31.12.2009 № 197, который утратил силу.

14.10.2019 от ООО «КД «Коктебель» поступили  возражения на апелляционную жалобу, в которых ответчик просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение суда первой инстанции оставить без изменений.

Через систему «Мой арбитр» 23.10.2019 от Общества с Ограниченной ответственностью «Крымский  винный дом» поступили  возражения на апелляционную жалобу, по содержанию аналогичные возражениям ООО «КД «Коктебель».

18.11.2019 года от ООО «АЗБ» по системе «Мой арбитр», а в дальнейшем по почте 25.11.2019 года поступили письменные пояснения, в которых истец изложил в дополнение к доводам, заявленным в жалобе, правовую позицию истца, приложив копию заявления о выявлении фактов недобросовестной конкуренции, направленное в ФАС России, и копию заявления о выявлении фактов недобросовестной конкуренции, направленное в УФАС по Республике Крым и городу Севастополю, а также ответ из УФАС по Республике Крым и городу Севастополю  об оставлении заявления без рассмотрения. Указанные документы, с учетом мнения сторон, судом апелляционной инстанции приобщены к материалам дела.

09.12.2019 года в судебном заседании по предложению суда, сторонами были представлены с оригиналами этикеток, используемые сторонами, а также копия свидетельства  на товарный знак №632900 ООО «АЗБ».

Представители истца в судебных заседаниях поддержали доводы апелляционной жалобы, представители ответчиков возражали против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, указанным в возражениях на апелляционную жалобу, полагали решение суда законным и обоснованным.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, отзывах ответчиков на апелляционную жалобу, арбитражный апелляционный суд установил следующее.

ООО «Агрофирма «Золотая Балка» является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак, зарегистрированный по свидетельству Российской Федерации №632900, Федеральной службой по интеллектуальной собственности 16.10.2017 с приоритетом товарного знака 14.06.2016 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) «вина, в том числе вина игристые». Данное обстоятельство подтверждаются представленным в материалы дела свидетельством о регистрации товарного знака, выданного на имя общества (л.д. 38, том 5).

03.07.2018 истцом была осуществлена закупка у ООО «Краймиан Венчэ Кампани»  алкогольной продукции «Коктебель шампанское брют белое», «Коктебель шампанское полусухое белое»,  что подтверждается товарными чеками и фотографиями.  (л.д. 23-30, том 1 ). 

Указанная алкогольная продукция была приобретена ООО «Краймиан Венчэ Кампани» по договору поставки №51281 от 19.02.2018 у ООО «Крымский Винный Дом».

Согласно материалам дела между ООО «КД КОКТЕБЕЛЬ» и ООО «Крымский винный дом» был заключен лицензионный договор №07/03-2018 от 07.03.2018  о предоставлении ООО «Крымский винный дом» неисключительной лицензии на Товарные знаки (в том числе, КОКТЕБЕЛЬ (словесный) свидетельство Российской Федерации № 521785; КОКТЕБЕЛЬ-1879 (комбинированный) свидетельство Российской Федерации № 526380; ангел с дудой (изобразительный) свидетельство Российской Федерации №353066, в объеме и на условиях, предусмотренных договором. (л.д. 15- 20 том 2)

Также между ООО «КД Коктебель» и ООО «Крымский винный дом» был заключен договор № 2 от 20.02.2018 года  о предоставлении права на использование макета при производстве вина игристого «Крымское» товарный знак «Коктебель». ( том 2 л.д. 2-14)

Кроме того, 18.07.2018 года согласно представленному кассовому чеку и фотографиям, истцом была приобретена алкогольная продукция «Вино игристое (Коктебель) Крымское белое полусладкое»  в торговом магазине ООО «Честер». 

На контрэтикетках приобретенной алкогольной продукции содержится информация относительно изготовителя : ООО «Крымский Винный Дом», Российская Федерация, 298100, 

<

...>. Дата розлива 14.05.2018, место розлива соответствует адресу изготовителя.

Кроме того, истец в качестве доказательства использования обозначения, сходного с его товарным знаком, представил протокол осмотра доказательств № 92АА0443994 от 20.07.2018, нотариально удостоверенный нотариусом г. Севастополя ФИО5, согласно которого, на сайте http://ruvh.ru, право на доменное имя которого принадлежит ООО «Русский Водочный Холдинг», содержится информация о продукции, маркированной обозначением, сходным с товарным знаком истца. Также истец представил фотографии с прилавков розничных сетей, предлагающих к продаже алкогольную продукцию, маркированную обозначением сходным с защищаемым товарным знаком.

Полагая, что алкогольная продукция ответчика, маркированная обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, чем нарушаются его исключительные права на вышеуказанный товарный знак, истец обратился с претензией  к ООО «Крымский Винный Дом» от 23.04.2018 исх.№300, в которой содержались требования прекратить незаконное использование обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца при производстве, хранении, предложении к продаже, рекламе и ином введении в гражданский оборот продукции, в том числе изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено незаконно используемое обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ООО «АЗБ» (л.д. 70-73, том 1).

Поскольку указанная претензия ответчиком в добровольном порядке не исполнена, ООО «АЗБ» обратилось в арбитражный суд с иском (с учетом уточнения исковых требований от 28.06.2019).

Судом первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказано, ввиду недоказанности факта  использования обозначения сходного с товарным знаком истца до степени смешения.

Коллегия судей полагает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Пунктом 3 указанной статьи ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно  п. 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Как следует из материалов дела,  факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, в защиту которых он обратился с настоящим иском, установлен судом первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что принадлежность истцу исключительного права на защищаемый товарный знак подтверждена документально.

Данное обстоятельство  лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Суд первой инстанции, исследуя сведения, относящиеся к регистрации защищаемого товарного знака, пришел к выводу о том, что словесный элемент «БАЛАКЛАВА» защищаемого товарного знака обладает сильной различительной способностью и является сильным словесным элементом товарного знака N 632900.

Повторно исследовав информацию, содержащуюся в свидетельстве на защищаемый товарный знак, а также находящиеся во всеобщем доступе сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (сайт в сети «Интернет» по адресу https://www1.fips.ru) судебная коллегия установила, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 632900 является комбинированным обозначением и представляет собой сочетание изобразительного и словесного элементов, композиционно объединенных в единый графический образ. Цвета обозначения белый, черный, красный, золотой, темно-золотой. 

Изобразительный элемент расположен в центральной части обозначения и представлен в виде горизонтально ориентированной плашки, выполненной с несколькими рамками различной ширины. Рамки выполнены золотым, красным, черным и темно-золотым цветами. Внутри плашки на черном фоне выполнены словесные элементы, представленные словами «БАЛАКЛАВА» «ШАРДОНЕ /CHARDONNAY», «Брют/Brut», «Вино игристое белое».  Словесные элементы выполнены оригинальным рисованным шрифтом на кириллице и буквами латинского алфавита белым, золотым и темно-золотым цветом.

Все словесные элементы этого товарного знака являются неохраняемыми.

Судебная коллегия исходит из того, что суд, рассматривающий спор о защите товарного знака, не вправе делать выводы об охраноспособности/неохраноспособности защищаемого товарного знак или его отдельных элементов, поскольку такие полномочия принадлежат исключительно Федеральной службе по интеллектуальной собственности на стадии экспертизы заявленного обозначения, либо при рассмотрении в административном порядке споров о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной (статьи 1248, 1512, 1513 ГК РФ).

В свою очередь, суд, рассматривающий спор о защите исключительного права на товарный знак, исходит из того объема его правовой охраны, которая представлена этому обозначению и сведения о которой отражены в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в Свидетельстве на товарный знак.

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора судебная коллегия исходит из того, что все словесные элементы защищаемого товарного знака являются неохраняемыми.

В силу абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ неохраняемые элементы могут быть включены в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Поскольку защищаемый товарный знак зарегистрирован с включением в него словесных элементов в качестве неохраняемых, а суд, рассматривающий дело о защите исключительного права на товарный знак, не вправе делать выводы о правомерности или неправомерности такой регистрации и исходит из того, как защищаемый товарный знак зарегистрирован, судебная коллегия суда апелляционной инстанции признает, что суд первой инстанции пришел к неправильному выводу о доминировании в защищаемом товарном знаке словесных элементов.

Поскольку Федеральной службой по интеллектуальной собственности признано, что заявленное на регистрацию обозначение является охраняемым в целом с исключением из правовой охраны всех словесных элементов, судебная коллегия суда апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что доминирующее положение в защищаемом товарном знаке занимает именно расположенный в центральной части обозначения изобразительный элемент: горизонтально ориентированная плашка черного цвета, обрамленная несколькими рамками различной ширины, выполненными золотым, красным, черным и темно-золотым цветами. Именно изобразительный элемент придает защищаемому товарному знаку основную индивидуализирующую функцию, привлекает внимание потребителей за счет своего расположения, занимаемой площади (100% обозначения), своей яркости и выразительности.

Таким образом, коллегия судей полагает необоснованными выводы суда первой инстанции о том, что наименование «БАЛАКЛАВА» обладает сильной различительной способностью и является сильным словесным элементом товарного знака N 632900, а потому указанные выводы подлежат исключению из мотивировочной части судебного акта. 

Как следует из заявленных требований, истец утверждает, что этикетка (обозначение), которое используется ответчиками на однородных товарах, является сходной до степени смешения с обозначением, которое используется истцом и зарегистрировано как товарный знак, а потому требует прекратить использовать данные обозначения для маркировки однородных товаров 33 класса МКТУ, изъять их и уничтожить за счет ответчиков контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено незаконно используемое  обозначения, а также удалить за счет ответчиков незаконно используемые обозначения с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы и вывесок.

Как следует из уточненного искового заявления, требования истца связаны (в том числе) с использованием ответчиками перечисленных истцом словесных элементов.

Вместе с тем при рассмотрении требования о защите этого товарного знака судебная коллегия суда апелляционной инстанции учитывает, что словесные элементы являются неохраняемыми, то есть на них не распространяется правовая охрана защищаемого обозначения.

Между тем требование о защите этого товарного знака в части, касающейся используемых ответчиками словесных элементов, в любом случае удовлетворению не подлежит: у истца отсутствует исключительное право на словесные элементы, включенные в его товарный знак.

Входящий в качестве неохраняемого элемента состав товарного знака истца словесный элемент «БАЛАКЛАВА» указывает на наименование места происхождения товаров «Балаклава», право пользования которым предоставлено истцу в отношении товаров «Вина, вина игристые» по свидетельству №140/1 (открытый реестр, http://www1.fips.ru).

В соответствии с п. 7 ст. 1483 ГК РФ такое обозначение может быть включено в состав товарного знака как неохраняемый элемент, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о возможности удовлетворения требований истца в части, связанной с использованием ответчиками словесных элементов: во-первых, требование в настоящем споре заявлено в защиту прав именно на товарный знак, а не на иные объекты интеллектуальной собственности (в том числе наименование места происхождения товаров), а во-вторых, перечисленные истцом в уточненном исковом заявлении используемые ответчиками словесные элементы не имеют никаких, даже минимальных, признаков сходства со словесным элементом «БАЛАКЛАВА».

В силу изложенных обстоятельств в дальнейшем судом апелляционной инстанции будет исследоваться вопрос о нарушении ответчиками исключительного права на изобразительное обозначение, являющееся охраняемым, сильным и доминирующим элементом защищаемого товарного знака.

Нарушением исключительного права на товарный знак является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных товаров, указанных в регистрации товарного знака. Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом.

Истец считает, что ООО «КД КОКТЕБЕЛЬ» и ООО «Крымский винный дом»  ввели в гражданский оборот алкогольную продукцию, а именно: вино игристое, маркированное обозначением, сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком № 632900.

В подтверждение факта нарушения истец сослался на приобретение им товара по товарным накладным от 03.07.2018 и от 18.07.2018, а также на фотографии приобретенного товара.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 №2979/06 по делу №А40-63533/2004 и от 17.04.2012 №16577/11 по делу №А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 №309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (далее - Правила от 20.07.2015 №482).

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 №482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 43 Правил предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;2) наличие или отсутствие симметрии;3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. ( п. 44 Правил)

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

Согласно п. 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как указывалось выше, в пункте 162 постановления от 23.04.2019 №10 и пункте 37 Обзора от 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Судом первой инстанции был сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения защищаемого истцом товарного знака и этикетки, используемой ответчиками, в  том числе и по основаниям использования товарного знака с изменениями.

Указанный вывод является недостаточно обоснованным в силу следующего.

Как уже указывалось, исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 162 Постановления № 10, суду следует оценивать:

степень сходства защищаемого товарного знака и используемого ответчиками обозначения;

степень однородности товаров;

вероятность смешения сравниваемых обозначений исходя из степени сходства сравниваемых обозначений и степени однородности товаров (а также с учетом иных дополнительных критериев, если на них ссылаются лица, участвующие в деле, и подтверждают их документально).

Товары, в отношении которых зарегистрирован защищаемый товарный знак, и товары, для которых ответчиками используется обозначение, в котором истец усматривает нарушение своего исключительного права, обладают высокой степенью однородности (вина, в том числе игристые), что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

При сравнении товарного знака истца и используемого ответчиками обозначения, на предмет определения их сходства судебная коллегия принимает во внимание следующее.

Как уже указывалось, охраняемые элементы защищаемого товарного знака представляют собой изображение – горизонтально ориентированная плашка черного цвета, обрамленная несколькими рамками различной ширины, выполненными золотым, красным, черным и темно-золотым цветами.

В свою очередь, этикетки продукции, реализуемой ответчиком ООО «Крымский винный дом» также представляют собой горизонтально ориентированную плашку черного цвета, обрамленную темно-золотистой рамкой. 

При этом на черном поле плашки имеются словесные элементы: «КОКТЕБЕЛЬ, вино игристое, брют белое, Крымское», «КОКТЕБЕЛЬ, вино игристое, полусухое белое, Крымское», «КОКТЕБЕЛЬ, вино игристое, полусладкое белое, Крымское» .

Судебная коллегия в ходе сравнения исходит из того, что не могут быть признаны абсолютно не сходными обозначения, содержащие в себе один или несколько сходных элементов: в такой ситуации подлежит установлению степень сходства сравниваемых обозначений.

Сравнивая указанные выше обозначения сторон, коллегия судей констатирует следующее. 

Как выше уже сказано обозначения, используемые сторонами являются комбинированными, в связи с чем сходство определяется как  всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

При исследовании обозначений учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как крупным элементом, так и его удобным для восприятия расположением в композиции.

В сравниваемых обозначениях доминирующее положение занимает изобразительный элемент. Суд полагает, что оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве внешних форм, а именно обозначения прямоугольной формы. В качестве одного из признаков сходства, суд считает сходство  сочетаний цветов. Так на сравниваемых обозначениях цветом фона, на котором расположены иные словесные обозначения, является черный цвет, рамки обозначений имеют золотистый и темно-золотистый цвет. Суд учитывает, что на сравниваемых обозначениях большими буквами по центру расположены словесные элементы, разные по названию, однако представляющие собой географические названия, расположенные в Крыму : «БАЛАКЛАВА»  на товарном знаке истца, не являющемся охраняемым элементом,  и «КОКТЕБЕЛЬ» на товарном знаке ответчика,  имеющий правовую охрану согласно свидетельству на товарный знак № 521785 с приоритетом 19.07.2011 года.

Таким образом, коллегия судей полагает, что потребитель, приобретая алкогольную продукцию (вина; вина игристые), маркированную  обозначениями  сходными по внешней форме, цветовым сочетанием и фону изображения обозначений, содержащими в наименовании продукции географические названия, находящиеся в Крыму, одинаковые условия сбыта товаров, круг потребителей, их взаимозаменяемость может отнести однородные товары, маркированные сравниваемыми обозначениями, к одному и тому же производителю.

Поскольку при оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство или полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой, судебная коллегия полагает, что вывод суда первой инстанции  об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным ему обозначением является необоснованным, сделанным при неполном исследовании обстоятельств, свидетельствующих об обратном.

При таких обстоятельствах при оценке сходства товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиками на производимой алкогольной продукции проведя комплексный анализ, учитывающий графическое и смысловое сходство, их различительную способность,  коллегия судей полагает, что исследованные судом обозначения являются в средней степени сходства, поскольку в целом ассоциируются друг с другом, не смотря на имеющиеся различия.

При этом не имеет значение использование истцом обозначения с незначительными изменениями товарного знака, поскольку по заявленным требованиям товарный знак защищается именно в том виде, в каком он зарегистрирован и для тех товаров, для которых он зарегистрирован (и однородных им).

Учитывая, что товары являются однородными, а сравниваемые обозначения обладают некоторой степенью сходства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что вероятность смешения таких обозначений в глазах потребителей имеется.

Вместе с тем, при рассмотрении требований, направленных на защиту товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 632900 судебная коллегия суда апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

При рассмотрении требований, заявленных к ООО "КД Коктебель", судебная коллегия учитывает следующее.

Требования истца основаны на нарушениях, выявленных 03.07.2018 и 18.07.2018 путем приобретения конкретного товара – экземпляров винной продукции.

Между тем, как установлено судом первой и апелляционной инстанцией за ответчиком ООО «КД «Коктебель» 06.05.2019 года  зарегистрирован товарный знак №710374 согласно свидетельству, выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности, дата приоритета 05.03.2019, являющийся комбинированным знаком для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, кроме пива», с указанием цвета: черный, золотистый, белый, серый, неохраняемые элементы: слово «Крымское» (л.д. 75, том 29)

Товарный знак №710374 зарегистрирован в том виде, в котором этикетка использовалась ООО «Крымский винный дом», а также использовалась с добавлением неохраняемых элементов (буквенных, цифровых и элемента %, а также цвета рамки, в зависимости от вида игристого вина (что подтверждается представленными ответчиками этикетками в суд апелляционной инстанции), что также, по мнению коллегии судей, является незначительным изменением товарного знака, и на существо товарного знака указанные изменения не повлияли.

Дата приоритета этого товарного знака позже даты вменяемого нарушения.

Вместе с тем, коллегией судей не был установлен факт использования ООО «КД Коктебель»  обозначения, сходного с товарным знаком истца, поскольку представленные суду доказательства свидетельствуют об использовании обозначения ООО «Крымский винный дом»  согласно представленным договорам на использование макета (этикетки) при производстве вина игристого «Крымское», а сам факт заключения указанного договора не может является основанием для защиты исключительных прав истца на товарный знак № 632900.  

Однако поскольку в настоящее время ООО «КД «Коктебель» обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 710374, и именно такое обозначение было использовано на этикетках продукции, в которых истец усматривает нарушение его исключительного права (с незначительными изменениями – включением дополнительных незначительных элементов), суд приходит к выводу о невозможности удовлетворения требования к этому ответчику требований, связанных с пресечением нарушения: прекратить использование обозначения, удалить обозначение с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок не могут быть удовлетворены. Удовлетворения таких требований по сути означало бы запрет этому ответчику использовать обозначение, которое зарегистрировано в качестве товарного знака на его имя в отношении тех же товарных позиций.

Кроме того, судебная коллегия учитывает следующее.

Требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. 

Иными словами, данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и, такие меры, являются мерами защиты нарушенного интеллектуального права, поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Кроме того, абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет.

Требования истца основаны на конкретных нарушениях, допущенных в июле 2018 года.

Истец не представил суду доказательств того, что ответчиком нарушаются его права в последующий период.

При этом судебная коллегия отмечает , что с учетом вышеприведенных разъяснений высшей судебной инстанции, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. В рассматриваемом случае оба эти условия отсутствуют, иное истцом не доказано.

Таким образом, требование истца о прекращении использования   обозначения, носит абстрактный, не имеющий связи с конкретным правонарушением характер, об общем запрете обществу на будущее в любое время использовать товарный знак, в связи с чем, не подлежит удовлетворению.

В отношении требования удалить обозначение с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок судебная коллегия учитывает, что какие-либо доказательства, подтверждающие использование этим ответчиком спорного обозначения в рекламе, вывесках документации – следовательно, нарушение в такой форме ничем не подтверждено.

Поскольку требование о защите исключительного права может быть заявлено в связи с конкретным нарушением, а вменяемое применительно к этому требованию нарушение не подтверждено документально, а требование, направленное на пресечение такого нарушения удовлетворению не подлежит.

В отношении требования об изъятии и уничтожении товара судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Также коллегия  судей считает не подлежащими удовлетворению требования об изъятии и уничтожении контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено, по мнению истца, незаконно используемое обозначение.

Как следует из пункта 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены названным Кодексом.

В силу статьи 235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом.

Перечень оснований прекращения права собственности, указанный в статье 235 ГК РФ, является исчерпывающим, и расширительному толкованию не подлежит. Одним из таких видом принудительного изъятия является конфискация имущества.

Согласно пункту 1 статьи 243 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).

При предъявлении требования в порядке пункта 4 статьи 1252 ГК РФ истец обязан конкретизировать имущество, которое он считает контрафактным, а также указать лицо, у которого оно подлежит изъятию, а также лицо, за чей счет оно должно быть уничтожено.

Применительно к части 2 статьи 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения об изъятии и уничтожении контрафактных товаров арбитражный суд обязан указать наименование этого имущества, его место нахождения.

В противном случае это приведет к принятию неисполнимого судебного акта.

Из содержания подпункта 6 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве" следует, что в исполнительном документе должна быть указана резолютивная часть решения суда, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.

Из толкования приведенных законоположений следует, что судебный пристав-исполнитель в процессе принудительного исполнения судебного акта должен требовать его исполнения в точном соответствии с выданным исполнительным листом.

Таким образом, истец, предъявляя требование об изъятии и уничтожения контрафактной продукции, должен был представить суду идентифицирующие такой товар сведения (наименование товара, его место нахождения).

Однако вопреки требованиям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не представил суду указанных сведений, а также не ходатайствовал об истребовании этих сведений у лица, у которого они находятся.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что удовлетворение заявленного истцом требования об изъятии и уничтожении контрафактного товара без указания наименования товара и его места нахождения, а также лица, у которого такой товар следует изъять, в том виде как оно заявлено, приведет к принятию неисполнимого судебного акта.

Таким образом, требования, предъявленные к ООО «КД «Коктебель», в том виде, в котором они заявлены, удовлетворению не подлежат.

При рассмотрении требований, предъявленных к ООО «Крымский винный дом», судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Как следует из фактических обстоятельств дела, ООО «Крымский винный дом»  использовал при производстве вина игристого «Крымского» под товарным знаком «КОКТЕБЕЛЬ», графический элемент  и словесные элементы, в виде этикетки, согласно договору № 2 о предоставлении права на использование  макета  и лицензионного договора № 07/03-2018, поэтому судебная коллегия не может признать, что нарушение по состоянию на июль 2018 года допущено не было.

Вместе с тем, как уже выше указывалось в соответствии с абзацем третьим пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, требование правообладателя о пресечении действий, нарушающих право, в силу закона может быть предъявлено только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, то есть  данный способ защиты права предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения и поэтому применяются в связи с конкретным правонарушением.

Абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования также влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет. (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Требования истца основаны на конкретных нарушениях, допущенных ответчиком  в июле 2018 года, таким образом, истец не представил суду доказательств того, что ООО «Крымский винный дом»  нарушал его права в последующий период, а требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. В рассматриваемом случае оба эти условия отсутствуют, иное истцом также не  доказано.

При таких обстоятельствах, требование истца о прекращении использования   обозначения, носит абстрактный, не имеющий связи с конкретным правонарушением характер, об общем запрете обществу на будущее в любое время использовать товарный знак, в связи с чем, не подлежит удовлетворению.

В отношении требования удалить обозначение с материалов, которыми сопровождается оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок судебная коллегия учитывает, что какие-либо доказательства, подтверждающие использование этим ответчиком спорного обозначения в рекламе, вывесках документации – следовательно, нарушение в такой форме ничем не подтверждено.

При таких обстоятельствах , поскольку требование о защите исключительного права может быть заявлено в связи с конкретным нарушением, а вменяемое применительно к этому требованию нарушение не подтверждено документально, а требование, направленное на пресечение такого нарушения удовлетворению не подлежит.

В отношении требования об изъятии и уничтожении товара, заявленным к ООО Крымский винный дом» судебная коллегия приходит к аналогичным выводам, к которым суд апелляционной инстанции пришел в отношении заявленных к ООО «КД Коктебель» требованиям, в силу п. 4 ст. 1252, 235, п. 1 ст. 243 ГК РФ, подпункта 6 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве", ч. 2 ст. 171 АПК РФ.

Таким образом, истец, предъявляя требование об изъятии и уничтожения контрафактной продукции, должен был представить суду идентифицирующие такой товар сведения (наименование товара, его место нахождения),однако вопреки требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ истец не представил суду указанных сведений, а также не ходатайствовал об истребовании этих сведений у лица, у которого они находятся.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что удовлетворение заявленного истцом требования об изъятии и уничтожении контрафактного товара без указания наименования товара и его места нахождения, а также лица, у которого такой товар следует изъять, в том виде как оно заявлено, приведет к принятию неисполнимого судебного акта.

При таких обстоятельствах, коллегия судей считает, что  не имеет значения, имелось ли нарушение исключительных прав в ранее совершавшихся ответчиками действиях, на которые ссылался истец, поскольку данные обстоятельства не могут повлиять на результат рассмотрения настоящего спора в рамках заявленного истцом требования, учитывая отсутствие нарушения, длящегося на момент принятия судом решения.

К аналогичному выводу при рассмотрении спора пришли суды по делу №А76-8501/2017 (постановление СИП от 02.12.2019 № С01-585/2018).

При рассмотрении довода истца о злоупотреблении правом со стороны ответчика судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления № 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу вышеприведенной нормы статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Руководствуясь положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось иными лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия этих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Рассмотрев довод истца о злоупотреблении ответчиком ООО «КД Коктебель» правом, суд признает его необоснованным, недоказанным, и не имеющим правового значения для настоящего дела.

Кроме того, коллегия судей полагает возможным разъяснить истцу на его право оспорить товарный знак № 710374 в установленном административном порядке. Согласно абз. 3 п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Доводы истца о неправомерном отклонении в качестве доказательства аналитической справки ООО «НАФИ», коллегия судей не может принять во внимание, поскольку установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению, и является вопросом факта, а потому подлежит установлению судом, и соответственно отклонение указанного доказательства не повлияло на оценку судом указанных обстоятельств.

Иное толкование заявителем апелляционной жалобы положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки.

В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 35 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 №36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", в случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд апелляционной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть. На изменение мотивировочной части судебного акта может быть также указано в резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции.

В данном случае имеются основания для изменения мотивировочной части решения суда первой инстанции без отмены принятого по делу судебного акта.

При таких обстоятельствах арбитражный суд апелляционный инстанции в соответствии с предоставленными ему статьей 269 АПК РФ полномочиями, учитывая разъяснения, изложенные в абзаце третьем пункта 35 постановления №36, полагает, что мотивировочную часть решения суда первой инстанции необходимо изменить с учетом выводов изложенных в данном постановлении суда апелляционной инстанции.

Оценив и исследовав предоставленные сторонами доказательства с позиции статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, принимая во внимание, что фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения оспариваемого судебного акта.

Оснований для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае, предусмотренных пунктом 4 статьи 270 АПК РФ не установлено.

Таким образом, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы установлено, что суд первой инстанции не допустил нарушения норм материального и процессуального права, в связи с чем, апелляционная жалоба ООО «Агрофирма «Золотая Балка» удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы за рассмотрение апелляционной жалобы, в соответствии с пунктом 5 статьи 110 АПК РФ, относятся на истца.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд,                                        

                                                         постановил:

на решение Арбитражного суда Республики Крым от 05 июля 2019 года по делу №А83-12130/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая Балка» - без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд интеллектуальным правам  в двухмесячный срок в порядке, установленном статьей 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий                                      Н.И. Сикорская

Судьи               И.В. Евдокимов

   А.А. Тарасенко