Арбитражный суд Тульской области

300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д.5.

тел./факс (4872) 250-800;  e-mail: а68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Тула                        Дело № А68-16/2020

Резолютивная часть решения объявлена 03 февраля 2021 года

Полный текст решения изготовлен 10 февраля 2021 года

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Чубаровой Н.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН (

<

***>) ОГРН (

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО3 ИНН (

<

***>) ОГРН (

<

***>), третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,  общество с ограниченной ответственностью «Топган» ИНН (

<

***>), ОГРН (

<

***>) о взыскании  компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 584802 в размере         420 00 руб.,

при участии в заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя ФИО2 – не явился, извещен,

от индивидуального предпринимателя ФИО3 – не явился, извещен,  

от общества с ограниченной ответственностью «Топган» – ФИО4  по доверенности №16и-19 от 24.10.2019, диплом, до перерыва, 

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2, истец) обратился в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3, ответчик) о взыскании  компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №584802 в размере 420 00 руб.

ИП ФИО3 возражает против исковых требований.

Общество с ограниченной ответственностью «Топган» (далее - ООО «Топган») считает требования истца необоснованными и просит в иске отказать.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд рассмотрел дело в отсутствие представителей истца и ответчика, надлежаще извещенных о времени и месте рассмотрения дела.

В обоснование своих требований истец ссылается на следующие обстоятельства и нормы, изложенные в исковом заявлении и дополнительных пояснениях.

16.01.2017 между ИП ФИО2 (далее - пользователь) и ООО «ТОПГАН» (далее - правообладатель) заключен договор коммерческой концессии №РНД_001 (далее - договор), в соответствии с условиями которого правообладатель (ООО «Топган») обязуется предоставить пользователю право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, поименованных в пункте 1.2 договора (далее - комплекс исключительных прав) в пределах территории использования на условиях, предусмотренных договором.

Под комплексом исключительных прав в оговоре понимается следующее: 1) товарный знак (знак обслуживания) для 03 и 44 классов МКТУ, зарегистрированный в ФИПС за номером № 584802;   2) коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN (транслитерация на русский язык ТОП ГАН, перевод на русский язык «меткий стрелок»); 3) произведения дизайна и изобразительного искусства (приложение №2 к Договору);   4) секреты производства (ноу-хау).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.08.2017 за номером 

<

***> за ФИО2 зарегистрирована исключительная концессия на срок до 16.01.2022 на соответствующей территории использования.

Пунктом 2.5. договора определена территория использования: г.Ростов-на-Дону, г.Краснодар. Пунктом 3.1.1. предусмотрено, что правообладатель обязуется не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории и воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. В случае нарушения правообладателем требований, предусмотренных настоящим пунктом, правообладатель несет ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

В процессе мониторинга деятельности барбершопов (парикмахерских) на территории г.Краснодара истец обнаружил барбершоп, расположенный по адресу: 

<

...>, вл. пом. 1109; в указанном торговом помещении осуществляется предпринимательская деятельность, связанная с оказанием парикмахерских услуг населению под обозначением «ТОР GUN». В частности, путем видео и фото фиксации обнаружены: вывеска с соответствующим словесным обозначением;  изображения товарного знака № 584802.  По итогам проведенной контрольной закупки установлено, что предпринимательскую деятельность в данном помещении осуществляет ИП ФИО3 (ОГРНИП 

<

***>), что подтверждается аппаратным чеком № 0006 от 12.04.2019 в 19:15 и банковской справкой б/н о совершенных операциях от 02.10.2019.

Также факт расположения и ведения предпринимательской деятельности был зафиксирован на видеозапись, на видео запечатлена мужская парикмахерская «ТОР GUN»;  с 24 сек. по 29 сек. запечатлена реклама барбершопа «ТОР GUN» на входной двери ТК «Центр Города»; с 43 сек по 49 сек. запечатлена рекламная вывеска на фасаде ТК «Центр Города».  Дополнительно ко всему на официальном интернет-сайте ООО «ТОПГАН» размещена информация о наличии работающей мужской парикмахерской «TOPGUN» по адресу: 

<

...>, вл. пом. 1109 (https://krasnodar.topgunbarbershop.ru/barbershop/topgun-krasnodar/).

Лицензионные договоры или договоры коммерческой концессии в отношении спорного товарного знака между  ООО «ТОПГАН»  и ИП ФИО3 не заключалась.

По факту выявленного нарушения прав на товарный знак №584802 ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО3 была направлена досудебная претензия, в которой истец требовал выплаты 2 500 000  руб. компенсации за нарушение использования средств индивидуализации и незамедлительного прекращения использования средств индивидуализации, права на которые принадлежат истцу, в том числе на товарный знак №584802. Согласно информации из электронного сервиса ФГПУ «Почта России» - «отслеживание почтовых отправлений» данная досудебная претензия 10.06.2019. прибыла в место вручения, 13.07.2019 выслано обратно отправителю, 16.08.2019 вернулась. 

Товарный знак №636306, на использование которого с согласия правообладателя ссылается  ответчик,  сходен до степени смешения с товарным знаком 584802.

ИП ФИО2 обратился  в арбитражный суд за защитой нарушенного права способами, предусмотренными статьями 1252 и 1515 ГК РФ, считая, что он является обладателем исключительного права на указанный товарный знак на основании договора коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017 на основе исключительной лицензии, учитывая  положения пункта 3.1.1 договора и стати 1033 ГК РФ, пункта 4 статьи 1027 ГК РФ, которым установлено, что к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии.

При этом статья 1236 ГК РФ содержит в себе указание на лицензионный договор о предоставлении лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).  Пунктом 1.1 статьи 1236 ГК РФ  отмечено, что лицензиар (в рамках договора коммерческой концессии - правообладатель) не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии.

Истец считает, что для целей толкования пункта 3.1.1 договора коммерческой концессии договора необязательно наличие в договоре конкретной фразы «исключительная лицензия», в данном случае достаточно установить, что третье лицо полностью ограничено в распоряжении товарным знаком «TOPGUN» с номером 584802 на территории, которая закреплена за истцом, в том числе путем самостоятельного использования и/или предоставления иным третьим лицам такого права.

Как полагает истец, защита исключительных прав истца на товарный знак «TOPGUN» с номером 584802 не может быть поставлена в зависимость от осуществления истцом предпринимательской деятельности на всей территории, которая была закреплена за истцом на основании договора коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017. В пункте 2.9. договора коммерческой концессии содержится условие о том, что истец должен открыть не менее одной парикмахерской на территории г. Краснодара, но конкретных сроков открытия такой парикмахерской условия договора коммерческой концессии не содержат. После обнаружения нескольких нарушителей на территории г.Краснодара и г.Ростова-на-Дону, использующих товарный знак «ТОР GUN», истец был вынужден приостановить открытие мужской парикмахерской на территории г. Краснодара и заняться выяснением обстоятельств, выявленных нарушений с последующим предъявлением досудебных претензий.

Для защиты своих прав на товарный знак истцу достаточно вести предпринимательскую деятельность на любой территории, которая предоставлена истцу на основании договора коммерческой концессии № РНД 001 от 16.01.2017. С момента заключения договора коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017 истец произвел открытие мужской парикмахерской на территории г. Ростова-на-Дону, фактически осуществлял деятельность по предоставлению парикмахерских услуг неограниченному кругу лиц.

Арбитражный суд Ростовской области в дополнительном решении от 05.07.2018 по делу № А53-33353/17 обязал ООО «Топган» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) самостоятельно не осуществлять использование в предпринимательской деятельности товарного знака (свидетельство о регистрации No584802 от 23.08.2016) на территории Российской Федерации города Ростов-на-Дону и Краснодар в период действия договора коммерческой концессии №РНД_001 _001 от 16.01.2017.

Истец полагает, что факт расторжения договора коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017 не создает истцу правовых препятствий для взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Обосновывая размер требуемой к взысканию компенсации, истец указывает, что  первоначально им была заявлена сумма требований в размере 420 000 руб., при этом размер указанной суммы был определен как размер компенсации в двукратном размере стоимости права использования средства индивидуализации - товарный знак «ТОР GUN» (№ 584802).

На сайте ООО «ТОПТАН» по ссылке https://topgunfranshiza.ru/ размещена информация относительно размера стоимости права использования товарного знака «ТОР GUN». Стоимость использования товарного знака «ТОР GUN» составляет 40 000 руб. за 1 календарный месяц (при условии оплаты за 12 месяцев сразу), т.е. 1 календарный год использования товарного знака «ТОР GUN» будет составлять для потенциального контрагента (пользователя) 480 000  руб.  Следовательно, у истца возникает право требовать от ответчика выплаты компенсации в размере 960 руб. на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, статьи 1301 ГК РФ. Но с учетом пункта 5 постановления Конституционного Суда Российской Федерации  от 24.07.2020 № 40-П по делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, имея ввиду, что суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства,  истец самостоятельно снизил размер исковых требований до 420 000 руб.

ИП ФИО3 предъявленные к нему требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве на иск и дополнительных пояснениях. Ответчик сообщил, что  в 2019 году он узнал о возможности присоединиться к команде правообладателя TOPGUN и открыть собственную точку в известной сети парикмахерских. Ответчик вел переговоры, они затянулись, однако правообладатель пошел навстречу ответчику и разрешил использовать средства индивидуализации TOPGUN. Ответчик получил согласие на использование товарного знака № 636306, на котором никаких ограничений в реестре ФИПС не содержится, истец также не отрицает, что он не обладает какими-либо правами на товарный знак № 636306. Ответчик не заключал соглашений в отношении товарного знака № 584802 и не использовал его. Истец заявляет, что обладает исключительной лицензией на товарный знак№ 584802, однако за ним не зарегистрирована исключительная лицензия.

Ответчик указывает, что использовал товарный знак №584802 с согласия  правообладателя, и этого согласия достаточно для использования средств индивидуализации (постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 №С01-263/2018 по делу № А40-13830/2017). Истец мог оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку № 636306, но не предпринимал таких попыток.

Ответчик также обращает внимание, что истец не понес убытков и не выполнил состав доказывания по статье 1252 ГК РФ

ООО «Топган» считает иск необоснованным по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление и дополнениях к нему.

Согласно  пунктам 1.1 - 1.4 договора коммерческой концессии № РНД_001 от 16.01.2017  ООО «Топган» (правообладатель) правообладатель обязался предоставить истцу комплекс исключительных прав: товарный знак № 584802 (далее - товарный знак 584802), коммерческое обозначение в виде словесного обозначения - TOPGUN, секреты производства (ноу-хау) и произведения дизайна (комплекс прав), а истец обязался уплатить вознаграждение: 250 000 руб. - фиксированное вознаграждение (пункт 6.1.1 договора), ежемесячные платежи за маркетинговые услуги - 10 000 рублей и за использование комплекса прав - 30 000 рублей (пункты 6.1.2 - 6.1.3). Истец был обязан открыть мужскую парикмахерскую в Краснодаре (пункт 2.9).

Истец и правообладатель также договорились не конкурировать друг с другом. Правообладатель обязался не предоставлять на территории Краснодара и Ростова-на-Дону аналогичные комплексы прав иным лицам (пункт 3.1.1). Истец обязался не вести аналогичную деятельность без письменного согласия правообладателя использовать иные средства индивидуализации (пункт 3.7.7), иными словами, истец должен вести парикмахерскую деятельность только под брендом правообладателя. Названными взаимными обязательствами оформлена так называемая районная франшиза: предоставление прав на освоение конкретного района (региона). 

Правообладатель исполнил свои обязательства по договору (предоставил пользователю комплекс исключительных прав и предоставил доступ к CRM-системе   Битрикс,   полный   доступ   ко всей информации правообладателя конфиденциальной информации), но со своей стороны истец не произвел ни одного платежа, не открыл мужскую парикмахерскую в Краснодаре, параллельно развивал собственный бренд мужских парикмахерских, составляя конкуренцию сети правообладателя. В это же время в Краснодаре активно развивался бизнес мужских парикмахерских (только за период с начала 2017 по весну 2018 года открылась как минимум двадцать одна мужская парикмахерская). Правообладатель был вынужден начать правоотношения с иными лицами в целях сохранения рынка данного вида услуг. Правообладатель позволил открыть мужские парикмахерские на территории Ростова-на-Дону и Краснодара трем лицам: Жанне ФИО5 и ответчику.

Правообладатель также сотрудничает с ответчиком по настоящему делу, вел с переговоры о заключении договора; предварительно правообладатель выразил согласие на открытие мужской парикмахерской под брендом TOPGUN. Ответчик ведет свою деятельность согласия правообладателя. В дальнейшем, в августе 2020 года, с ИП ФИО3 также был заключен договор.

Сторона, которая не внесла плату по договору или не исполнила своего встречного обязательства (истец), не может требовать исполнение по договору.

ООО «Топган» считает, что истец не обладал исключительной лицензией - в договоре коммерческой концессии предусмотрены лишь обязательства о неконкуренции, которые истец в любом случае не исполнял, истец  не может что-либо требовать от правообладателя или от ответчика. Правообладатель обладал правомочиями на заключение лицензионного договора. Истец   обладает   простой   (неисключительной)   лицензией   в   рамках договора коммерческой концессии. Вывод о наличии исключительной лицензии не может быть получен с помощью толкования. О том, что лицензия исключительная, должно быть прямо указано в договоре - «предоставляется исключительная лицензия». Толковать в данном случае можно только буквально. В ином случае лицензия - неисключительная.

Договор коммерческой концессии не запрещает предоставлять другие результаты интеллектуальной деятельности, которые не являются элементами комплекса права. Правообладатель предоставил ответчику лицензию на использование товарного знака 636306 - это средство индивидуализации не является комплексом, аналогичному комплексу прав, и не является элементом комплекса прав. Следовательно, лицензионный договор заключен правомерно.

Кроме того, ООО «Топган» указывает, что истец не понес убытков. Лицо может требовать выплаты компенсации, если докажет наличие правонарушения (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ). При этом пользователь не внес ни один из платежей, предусмотренных договором,  не исполнил обязательство по открытию барбершопа «TOPGUN» в Краснодаре. Вместо этого пользователь открыл в Краснодаре свой барбершоп под брендом «Тоmmу Gun», и еще один - в Ростове-на-Дону. Таким образом, пользователь занимался своим брендом, а не брендом правообладателя.

Помимо прочего ООО «Топган» считает размер компенсации завышенным.

Арбитражный суд, оценив представленные доказательства и доводы сторон, находит заявленные требования  не подлежащими удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из пункта 2 этой статьи, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 

Согласно  пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1027 ГК РФ определено, что по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Пунктом 2. статьи 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

 В соответствии с положениями статьи 1033 ГК РФ договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены ограничения прав сторон по этому договору, в частности, могут быть предусмотрены:

обязательство правообладателя не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории либо воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории;

 обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав;

отказ пользователя от получения по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;

обязательство пользователя продавать товары, выполнять работы или оказывать услуги исключительно в пределах определенной территории;

обязательство пользователя согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по договору исключительных прав, а также их внешнее и внутреннее оформление.

Пунктом 2 статьи 1028 ГК РФ предусмотрено, что предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Пунктом 4 статьи 1027 ГК РФ установлено, что к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу пункта 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Как установлено пунктом 1 статьи 1236 ГК РФ, лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

В силу пункта 1.1 статьи 1236 ГК РФ лицензиар не вправе сам использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

Как следует из пункта 2 статьи 1236 ГК РФ, если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Согласно пункту 3 этой статьи в одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов.

На основании пункта статьи 1489 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1489 ГК РФ лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Как установлено пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

На основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно статье 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 настоящего Кодекса.

Пунктом 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) разъяснено, что при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ.

Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя.

С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В случае, если лицензиатом - обладателем исключительной лицензии самостоятельно оспаривается предоставление с нарушением такого права правовой охраны иным результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, правообладатель привлекается к участию в деле.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте  162 Постановления № 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В силу положений статей 65, 66, 71 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в качестве своих требований и возражений. Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте.

ООО «Топган» является правообладателем товарного знака  №584802, дата регистрации 23.08.2016; дата истечения срока  действия исключительного  права  06.02.2025.

Изображение товарного знака №584802:

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

03 - бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, в том числе для волос; кремы для кожи; кремы косметические; лаки для волос; лосьоны для волос; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; наборы косметические; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; вода туалетная; воск для усов; духи; красители для бороды и усов; мыла; мыла для бритья; шампуни.

44 - маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов.

16.01.2017 между ООО «ТОПГАН» (далее - правообладатель) и ИП ФИО2 (пользователь) заключен договор коммерческой концессии №РНД_001 (далее - договор), в соответствии с условиями которого правообладатель обязуется предоставить пользователю право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, поименованных в пункте 1.2 договора (далее - комплекс исключительных прав) в пределах территории использования на условиях, предусмотренных договором.

Согласно пункту 1.2 договора под комплексом исключительных прав в договоре понимается следующее:

1) товарный знак (знак обслуживания) для 03 и 44 классов МКТУ, зарегистрированный в ФИПС за номером № 584802;

2) коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN (транслитерация на русский язык ТОП ГАН, перевод на русский язык «меткий стрелок»);

3) произведения дизайна и изобразительного искусства (приложение №2 к договору);

4) секреты производства (ноу-хау).

Согласно пункту 1.2 договора он вступает в силу с момента его подписания сторонами; срок действия договора 5 лет.

Согласно пункту 2.1 договора пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав при осуществлении следующей предпринимательской деятельности (Сфера предпринимательской деятельности пользователя):

- Мужские парикмахерские, индивидуализированные товарным знаком по свидетельству №584802 и коммерческим обозначением «ТОР GUN» (в том числе и в русской транслитерации: «ТОП ГАН»). Стороны установили, что основным, но не исключительным видом деятельности пользователя будут являться услуги следующего характера: стрижка мужская, стрижка бороды и усов, бритье и укладка, маникюр, а также иные виды деятельности, прямо или косвенно связанные с парикмахерскими услугами и услугами визажистов.

- Реализация товаров, входящих в 03 класс МКТУ, как изготавливаемых самостоятельно за счет сил и средств пользователя, так и закупаемых у правообладателя или у утверждённых правообладателем поставщиков товаров, которые обязательны к использованию в целях соблюдения единообразия стандартов оказания услуг.

В пунктах 2.2, 2.3, 2,4  договора предусмотрено, каким образом пользователем осуществляется использование комплекса исключительных прав правообладателя (где могут быть размещены товарный знак, коммерческое обозначение, произведения дизайна при осуществлении указанной деятельности, демонстрация  их и т.д.).

Пунктом 2.5 договора установлено, что пользователь вправе использовать комплекс исключительных прав на следующей территории Российской Федерации: Города Ростов-на-Дону, Краснодар, а пунктом 2.9 договора предусмотрено, что пользователь обязуется открыть не менее одной мужской парикмахерской в городе Краснодар.

Согласно пункту 3.1.1 договора правообладатель обязуется не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за пользователем территории и воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории.

В то же время, как предусмотрено пунктом 8.1 договора коммерческой концессии, пользователь обязан немедленно информировать правообладателя о выявленном нарушении исключительного права правообладателя на товарный знак, или любое иное средство индивидуализации, допущенного любыми третьими лицами на территории, указанной в пунктах 2.5. 8.2. Правообладатель по своему собственному усмотрению может предпринимать такие действия, которые он посчитает необходимыми, и обязуется осуществлять исключительный контроль над урегулированием любых претензий, связанных с интеллектуальной собственностью правообладателя, включая товарный знак и ноу-хау. При этом пользователь обязуется оформлять любые и все необходимые документы, оказывать содействие и производить такие действия, которые, по мнению правообладателя, необходимы или желательны для любого такого урегулирования или иным образом, указанным правообладателем, защищать и поддерживать права и интересы правообладателя в отношении интеллектуальной собственности, включая товарный знак и ноу-хау.

Договор коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017 в отношении предоставленных истцу прав пользования, в том числе в отношении товарного знака с №584802, был зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 25.08.2017 за номером 

<

***>. Указание условий договора: исключительная концессия на срок до 16.01.2022 на территории: г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар.

При рассмотрении настоящего дела судом установлено, что ответчик ФИО3 использовал в деятельности парикмахерской  в г.Краснодар по адресу:  ул.Красная, 176, вл. пом. 1109 товарный знак № 636306, правообладателем которого является ООО «ТОПГАН»

Изображение товарного знака: 

Указанный товарный знак зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 21.11.2017 для 03 и 44 классов МКТУ (44 класс - маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов).

Кроме того, ФИО3 использовал товарный знак  за номером № 584802, что усматривается из представленной видеосъемки.  

Указанные товарные знаки имеют сходство до степени смешения по словесному элементу «ТОPGАN», который является частью комбинированного товарного знака  за номером № 584802 (через разделение изображением ножниц).  Оба знака имеют изображение ножниц. Товарный знак № 636306 зарегистрирован в качестве самостоятельного товарного знака. 

Истцом предоставление правовой охраны товарному знаку № 636306 (если истец считал его сходным до степени смешения с товарным знаком № 584802) не оспаривалось. 

При этом оба указанных товарных знака ИП ФИО3 использовал с согласия правообладателя (ООО «ТОПГАН»).  Последний при рассмотрении настоящего дела подтвердил данный факт.

Согласия правообладателя достаточно для использования средств индивидуализации. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора. При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 № С01-263/2018 по делу № А40-13830/2017).

Доводы истца о том, что правообладателем были нарушены положения пункта 3.1.1 договора, выходят за пределы предъявленного иска.  Данный факт не может являться основанием для предъявления иска к лицу, которое использовало товарный знак с согласия правообладателя.

При изложенных обстоятельствах не имеется оснований для удовлетворения требования истца к ответчику.

Кроме того, установлено, что ИП ФИО2 с момента получения прав по договору коммерческой концессии  и до истечения срока его действия деятельность, предусмотренную в указанном договоре, не осуществлял в г.Краснодар и, соответственно, не использовал товарный  знак № 584802.  

Условием взыскания компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в силу статей 1252, 1515 ГК РФ является факт причинения убытков правообладателю или лицу, которому правообладателем передано исключительное право на условиях исключительной лицензии. 

При этом из статьи 1252 ГК РФ следует, что правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается лишь от доказывания размера причиненных ему убытков, но не освобождается от доказывания самого факта причинения убытков.

Компенсация может быть взыскана только при доказанности убытков. Правообладатель вправе требовать выплаты компенсации за нарушение исключительного права вместо возмещения убытков; правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Это означает, что компенсация может взыскиваться и сверх убытков, но лишь при наличии таковых (Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П).

ООО «Топган» заявило о злоупотреблении истцом правом, поскольку истец деятельность не осуществляет, предоставленным ему комплексом лицензионных прав не пользуется. Истец никаких отчислений по лицензионному договору не производил, что лишает третье лицо прибыли, которую общество могло бы получать при заключении лицензионного договора с истцом, но одновременно истец предъявляет соответствующие иски к третьим лицам о взыскании с них компенсаций.

Истцом был нарушен пункт 2.9 договора, согласно которому истец обязался открыть не менее одного салона-парикмахерской в г.Краснодаре. 

При этом открытие барбершопа под торговой маркой TOP GUN и использование ее в процессе своей деятельности, является не правом, а обязанностью лицензиата. Данная обязанность прямо следует из статьи 1032 ГК РФ, согласно  которой после заключения договора коммерческой концессии использование товарного знака является обязанностью лицензиата.

За все время действия договора (с 16.01.2017)  в г.Краснодаре истцом ни один салон открыт не был;  истец не обращался к ООО «Топган» за согласованием помещений на территории г. Краснодар для размещения в них мужской парикмахерской.

Из судебных актов по делу № А53-33353/2017  по иску ООО «ТОПГАН» к ИП ФИО2 о признании действий индивидуального предпринимателя ФИО2 по использованию в предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) комплекса принадлежащих истцу исключительных прав нарушающими права истца на использование товарного знака TOPGUN, охраняемого на территории Российской Федерации согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 584802, запрете использовать обозначение TOPGUN в своей предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ), взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака TOPGUN, просроченной задолженности,  упущенной выгоды не усматривается, что истец осуществляет деятельность  с использованием указанного товарного знака.

Доказательств обратного истцом не представлено.

ИП ФИО2 в 2016 году зарегистрировал товарный знак  «Тоmmу Gun» и  открыл в Краснодаре  и  в Ростове-на-Дону свои барбершопы под брендом «Тоmmу Gun», под которым и осуществлял свою деятельность (при этом истец требует компенсации за нарушение исключительных прав, выявленное им 12.04.2019).

Таким образом, истец самостоятельно приостановил действия по исполнению договора коммерческой концессии №РНД_001 от 16.01.2017.

Следовательно, фактически деятельность ответчика не может создавать препятствия истцу при осуществлении им своей аналогичной деятельности и создавать какое-либо конкурентное преимущество.

При изложенных обстоятельствах истцом  не доказано возникновение на стороне ИП ФИО2 убытков из-за действий ответчика.

ООО «Топган» 17.02.2020 было подано заявление в Роспатент о государственной регистрации прекращения права использования по договору коммерческой концессии. 12.05.2020 Роспатентом было принято решение о прекращении права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии, что подтверждается выпиской из открытых реестров Роспатента по товарному знаку №584802 о прекращении договора коммерческой концессии.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленного требования.

Истцу по его ходатайству определением Арбитражного суда Тульской области от 16.01.2019 была предоставлена отсрочка в уплате государственной пошлины. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, 110 АПК РФ с истца подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина  в размере 11 400 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Отказать индивидуальному предпринимателю ФИО2 ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***> в удовлетворении исковых требований.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН (

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 400 руб.

Решение может быть обжаловано в течение  месяца после его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области. 

Судья                                                                                                              Н.И. Чубарова