АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-53623/2021

03 октября 2022 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2022 года 

Полный текст решения изготовлен 03 октября 2022 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи М.В. Артепалихиной, при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи К.А. Каргаполовой, рассмотрел дело №А60-53623/2021 по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО2  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 15 000 000, 

третье лицо - ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК" (ИНН: 

<

***>), ИП.ФИО3

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО4, представитель по доверенности  № 35АА1699241 от 19.07.2021 г. 

от ответчика: ФИО5, представитель по доверенности  б/н от 20.12.2021 г.,

от третьих лиц: неявка, извещены надлежащим образом. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 о  взыскании компенсации в размере 15000000 руб.

Просит возложить на Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***> ОГРНИП 

<

***>) обязанность прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству № 799830, расположенные по адресам: г. Москва, 

<

...>, 

<

...>, г. Санкт-Петербург, 

<

...>, 

<

...>; 

<

...> стр.15. 

Ответчик представил отзыв на иск, в котором настаивает на том, что не использует в своей деятельности товарный знак истца, полагает, что истец злоупотребляет своим правом.

Истец представил заключение исследований, а так же заявил ходатайство об уточнении требований, согласно которому просит возложить на Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***> ОГРНИП 312668527800070) обязанность прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству № 799830, расположенные по адресам: г. Москва, 

<

...>, 

<

...>, г. Санкт-Петербург, 

<

...>, 

<

...>; 

<

...> стр.15. 

 Возложить на ИП ФИО2 обязанность опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении. 

Взыскать с ИП ФИО2 в пользу ИП ФИО1 (ИНН 

<

***> ОГРНИП 

<

***>) компенсацию стоимости права использования товарного знака по свидетельству № 799830 в размере 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Ходатайство судом рассмотрено и на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено.

С учетом заявленных ответчиком возражений, суд полагает необходимым по своей инициативе привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК" (ИНН: 

<

***>).

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение  всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству.

От ответчика поступил дополнительный отзыв.

От истца поступили письменные возражения на отзыв, в которых ранее заявленные доводы поддержал.

От ответчика поступило ходатайство о приобщении дополнительных документов.

Документы приобщены к материалам дела в порядке статей 66, 67  Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.

Также ответчиком заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с рассмотрением Судом по интеллектуальным правам заявления ответчика о признании приобретения истцом права на товарный знак № 799830 актом недобросовестной конкуренции.  

Истец представил письменные возражения по ходатайству.

В связи с необходимостью предоставления и изучения дополнительных доказательств, судом в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв.

После перерыва судебное заседание продолжено 11 марта 2022  в том же составе суда в отсутствие представителей. 

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств.

От ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя. 

Ранее заявленное ответчиком ходатайство о приостановлении производства судом рассмотрено и отклонено на основании ст. 143,144 АПК РФ.

С учетом представленных сторонами доказательств в обоснование заявленных требований и возражений, с учетом необходимости предоставления сторонами дополнительных доказательств, суд счел необходимым рассмотрение дела отложить в порядке ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От истца поступило заявление о фальсификации доказательств, согласно которому просит признать Лицензионный договор от 01 октября 2019 г., заключенный между ИП ФИО2 и ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК" №02-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству № 111204, сфальсифицированным в части даты договора и исключить его из числа доказательств по делу.

Истцу и ответчику разъяснены последствия уголовно-правовой ответственности.

Ответчик не согласен исключить данный договор из числа доказательств.

Истец настаивает на проведении судебной экспертизы для проверки заявления о фальсификации доказательства путём назначения судебной экспертизы. Истец полагает, что дата, указанная в договоре, не соответствует фактической дате его заключения, полагает, что договор заключён не ранее августа, сентября 2021.

В связи с необходимостью представления сторонами кандидатур экспертов, а так же в связи с необходимостью внесения денежных средств на депозит суда, суд выносит определение об отложении судебного заседания на основании ст. 158 АПК РФ. 

Истцом заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы с целью определения давности изготовления лицензионного договора от 01 октября .2019 г., заключенного между ИП ФИО2  и ООО «Красноярский фейерверк» № 02-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству №111204.

На разрешение перед экспертом истец просит поставить следующий вопрос:

- Соответствует ли время нанесения подписи и печати ООО «Красноярский фейерверк» в лицензионном договоре от 01 октября 2019 г., заключенном между ИП ФИО2. Александром Николаевичем  и ООО «Красноярский фейерверк» № 02-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству №111204 периоду времени, которым датирован документ.

Проведение экспертизы просит поручить ООО «Центр производства предварительных исследований и судебных экспертиз» эксперту ФИО6.

Предоставить в распоряжение экспертов оригинал лицензионного договора от 01.10.2019 г., заключенного между ИП ФИО2 и ООО «Красноярский фейерверк» №02-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству №111204 и разрешение Суда на проведение микровырезок из реквизита документа, ненарушающих его целостность и информативность, и не препятствующих проведению дальнейших экспертных действий, в том числе, и почерковедческих экспертиз.

Для разрешения ходатайства истцом внесены на депозитный счёт суда  денежные средства в размере 50000 руб. платежным поручением № 258 от 25.04.2022 г.

Ответчиком представлены возражения на ходатайство, а так же заявлена иная кандидатура эксперта; просит поручить проведение экспертизы ФБУ Уральский Региональный Центр Судебной Экспертизы Министерства Юстиции РФ (6200075, 

<

...>), поставив на разрешение эксперта следующий вопрос - соответствует ли дата заключения лицензионного договора №02-99П от 01 октября 2019, заключенного между ИП ФИО2 и ООО «Красноярский фейерверк», дате его фактического подписания?

Ответчиком так же внесены денежные средства на депозитный счёт суда в размере 35000 руб. платежным поручением № 56 от 22.04.2022 г.

Заявленное истцом ходатайство о назначении по настоящему делу судебной экспертизы судом рассмотрено по правилам статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и признано подлежащим удовлетворению.

По смыслу статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле.

С учетом изложенного, ходатайство о назначении судебной экспертизы удовлетворено судом, в связи с чем, производство по делу приостановлено.

Определением суда от 10.06.2022 г. производство по делу возобновлено.

От эксперта  ООО «Центр производства предварительных исследований и судебных экспертиз» поступило ходатайство о продлении срока проведения экспертизы.

Представители сторон возражений не представили.

При таких обстоятельствах суд выносит определение об отложении судебного заседания на основании ст. 158 АПК РФ и продляет срок проведения экспертизы до 22.07.2022 г.

15 августа 2022 г. в материалы дела поступило экспертное заключение, согласно выводам которого, спорный договор был выполнен не позднее 2020 года.

Истец и ответчик представили письменные позиции по делу.

Ответчик так же представил документы на патент промышленного образца.  

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 (далее Истец) является обладателем исключительного права на объемный товарный знак по свидетельству №799830 с приоритетом от 31.10.2019 г., зарегистрировано в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 02.03.2021 г. в отношении товаров 13 класса и услуг 35 класса международной классификации товаров и услуг (далее МКТУ).

 Дата приоритета товарного знака 31.10.2019 года, срок действия регистрации до 31.10.2029 г.

 ФИО1 стало известно о нарушении ИП ФИО2 (далее Ответчик) его исключительных прав на товарный знак по свидетельству №799830, выразившееся в осуществлении розничной торговли товарами, соответствующими перечню товаров и услуг (13 и 35 классы МКТУ), указанных в свидетельстве на товарный знак № 799830 (пиротехническая продукция), в торговых павильонах, расположенных по следующим адресам: г. Москва, 

<

...>, 

<

...>, г. Санкт-Петербург, 

<

...>, 

<

...>; 

<

...> стр.15. 

Торговые павильоны по указанным адресам имеют внешний вид, сходный до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству № 799830. Правовые основания использовать товарный знак у Ответчика отсутствуют.

Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения в суд.

Суд, исследовав материалы дела, оценив их в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований частично, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи). 

Согласно ст. 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации  в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарноремесленного производства, определяющее его внешний вид. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

В соответствии со ст. 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации  патент на промышленный образец удостоверяет приоритет промышленного образца, авторство и исключительное право на промышленный образец. 

В соответствии со ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации  патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления другому лицу права использования в установленных договором пределах, и лицензиату, который может, согласно ст. 1235 ГК РФ, использовать результат интеллектуальной деятельности в пределах, которые предусмотрены лицензионным договором.

По смыслу ч. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации , использованием промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использован промышленный образец. 

В соответствии с абз. 4 ч. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак. 

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права. 

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения. 

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении N 10. 

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Пунктом 44 Правил N482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

В пункте 162 Постановления N10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. 

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. 

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. 

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится. 

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров. 

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия. 

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. 

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака. 

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. 

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства. 

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений. 

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Товарный знак в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» является зарегистрированным товарным знаком, свидетельство № 799830, правообладатель - ФИО1, заявка № 2019755281, приоритет от 31.10.2019, зарегистрированный 02.03.2021 г., в отношении товаров и услуг 13 и 35 класса МКТУ.

Право на использование указанного товарного знака по свидетельству № 799830 передано Индивидуальному предпринимателю ФИО3 по лицензионному договору (неисключительная лицензия), зарегистрированному 20 сентября 2021 года за № РД0375127 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак № 799830.

Товары и услуги, для которых используется сравниваемые обозначения в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» являются однородными товарам и услугам 13 и 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объемный товарный знак в виде объемного изображения «ящика/коробки с Фейерверками», свидетельство № 799830.

Сравниваемые обозначения в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» являются сходным до степени смешения с объемным товарным знаком в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками», свидетельство № 799830, так как обозначения в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» ассоциируется с товарным знаком в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками», свидетельство № 799830 в целом, несмотря на их отдельные отличия, при этом значимым критерием при их сравнении является анализ сходности доминирующих графических изображений и словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами. Анализ показал, что в сравниваемых объемном товарном знаке в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками», свидетельство № 799830 и обозначениях в виде объемного изображения «ящика / коробки с Фейерверками» присутствует сходство до степени смешения по причине существенного и значимого сходства доминирующих изобразительных элементов, а также существенного тождества словесных элементов, которые являются неохраноспособными словесными элементами.

В материалы дела Ответчиком представлен лицензионный договор от 01.10.2019 г., заключенный между ИП ФИО2 и ООО «Красноярский фейерверк» №01-99П о предоставлении права использования патента на промышленный образец по свидетельству №111204.

Однако, наличие лицензионного договора с ООО «Красноярский фейерверк» основанием для использования товарного знака без разрешения правообладателя не является, и не освобождает Ответчика от ответственности за нарушение исключительных прав Истца. Действующее гражданское законодательство не содержит подобного основания для освобождения от ответственности за нарушение исключительных прав. Соответствующие нормы материального права Ответчиком не приведены.

Правовой защите подлежит право на зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, вне зависимости от сосуществования промышленного образца в силу не опровергнутой презумпции отсутствия вероятности их смешения.

Факт сосуществования промышленного образца и товарного знака предполагаемого нарушителя («младшего» товарного знака) свидетельствует о том, что Роспатент в ходе экспертизы «младшего» товарного знака не установил вероятность его смешения со «старшим» промышленным образцом (в соответствии с положениями действовавшего на дату приоритета спорного товарного знака (31.10.2019) Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 № 128, при проверке соответствия требованиям действующего законодательства заявленного на регистрацию обозначения в качестве объемного товарного знака следует учитывать промышленные образцы.

Более того, лицензионный договор, на наличие которого ссылается Ответчик, в установленном порядке не был зарегистрирован в спорный период, регистрация состоялась в 2022 году, после предъявления Истцом настоящего иска.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 1235 ГК РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Согласно пункту 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора" по смыслу пункта 3 статьи 433 ГК РФ в отношении третьих лиц договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении.

Согласно пункту 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", предоставление права по лицензионному договору считается состоявшимся также с момента государственной регистрации предоставления права.

В связи с отсутствием государственной регистрации договора в период нарушения прав истца, предоставление ИП ФИО2 права использования промышленного образца «павильон фейерверков» по свидетельству RU 111204 МКПО 25-03 на даты нарушения прав Истца считается несостоявшимся, правовой защите не подлежит. Соответственно, у ИП ФИО2 в указанные даты отсутствовали и правовые основания использования промышленного образца ООО «Красноярский фейерверк» по свидетельству RU 111204 МКПО 25-03.

Согласно представленному лицензионному договору (пункт 1.4 раздела 1 «Предмет договора») Лицензиат гарантировал, что использование Патента на условиях договора, будет производиться исключительно в отношении оформления внешнего вида торговых павильонов, адреса и исчерпывающий перечень которых лицензиат обязуется согласовать с Лицензиаром в письменном виде по форме приложения №1 к настоящему договору.

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким образом, в соответствии с требованием сторон договора согласованный перечень и адреса павильонов является существенным условием договора. В отсутствие указанного перечня, договор не является заключенным. В материалы дела Ответчиком представлено приложение №1, которое не содержит информации о дате его подписания. Таким образом, в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства наличия на дату нарушения прав Истца достигнутого сторонами соглашения по всем существенным условиям лицензионного договора.

После регистрации лицензионного договора Ответчиком не был изменен внешний вид торговых павильонов в соответствии с существенными признаками промышленного образца по патенту № 111204.

Таким образом, довод о законности использования в торговой деятельности Ответчика павильонов, выполненных в соответствии с патентом на промышленный образец, №111204 не подтверждается надлежащими доказательствами.

Согласно представленному лицензионному договору (пункт 1.4 раздела 1 «Предмет договора») Лицензиат гарантировал, что использование Патента на условиях договора, будет производиться исключительно в отношении оформления внешнего вида торговых павильонов, адреса и исчерпывающий перечень которых лицензиат обязуется согласовать с Лицензиаром в письменном виде по форме приложения №1 к настоящему договору.

В материалы дела Ответчиком представлено приложение №1, которое не содержит информации о павильонах, расположенных по адресам: г. Москва, 

<

...>; 

<

...> стр.15.

Таким образом, нарушение права на товарный знак Истца в торговых павильонах, расположенных по адресу г. Москва, 

<

...>; а также по адресу 

<

...> стр.15, не может быть обосновано также и ссылками на использование промышленного образца. Наличие в лицензионном договоре условия о возможности оформления павильонов по образу и подобию промышленного образца по свидетельству №111204 по дополнительным адресам за повышенную плату само по себе не свидетельствует о достижении между сторонами соглашения по указанным адресам. Доказательства обратного в материалы дела не представлены.

Помимо этого, Ответчиком в материалы дела представлены следующие документы:

-договор пользования №10-3 от 20.09.2021 г., содержащий в приложении №3 фотографию дизайн проекта торгового павильона, расположенного по адресу: Саратовская область, Расковское муниципальное образование, на землях ЗАО Николаевская;

-договор №0-33-11/21 аренды земельного участка от 28.09.2021 г., расположенного по адресу: 

<

...>, в приложении №1/2 к которому имеется фотография размещаемого торгового павильона.

Согласно представленным к указанным договорам фотографиям внешний вид торговых павильонов является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №799830. Право использования промышленного образца по свидетельству №111204 на данные адреса у Ответчика также отсутствует.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Согласно пункту 1 статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Гражданским Кодексом РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В рамках настоящего дела истцом заявлена компенсация в размере 15 000 000 руб. на основании подп.2 п. 4 ст. 155 ГК РФ, расчет произведен исходя из следующего.

 Стоимость права использования товарного знака для одного торгового павильона определена договором (пункт 5.1) в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Условия и способ правомерного использования товарного знака Истца, установленные представленным лицензионным договором, идентичны способу использования товарного знака Истца Ответчиком:

-используется один товарный знак (по свидетельству №799830) (пункт 1.1 Договора);

-товарный знак используется в отношении одного и то же вида услуг (35 класса МКТУ) -розничной продажи пиротехнической продукции (пункт 1.2, 1.3.1. Договора).

Период использования товарного знака определен лицензионным договором (пункт 11.1 Договора) в один год. Ответчик не отрицает, что использует в своей деятельности указанные павильоны, в том числе, в период правовой охраны товарного знака с 02.03.2021 г. по 28 февраля 2022 г., а также о возобновлении использования павильонов в том же виде с 14.04.2022 г. т.е. в течение 1 года 5 месяцев.

По собственному утверждению Ответчика им используется 13 павильонов, требование Истцом заявлено в отношении 5 павильонов. 

Расчет суммы компенсации 5*1500000*2=15 000 000 (Пятнадцать миллионов рублей).

Ответчик просит снизить заявленный размер компенсации, полагая его чрезмерным.

Суд полагает возможным снизить размер компенсации, исходя из того, что цена по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака определена в отношении двух товаров: 13 и 35 классов МКТУ, а также в отношении трёх способов использования (п. 1.3 договора от 01 мая 2021), следовательно, расчёт снижения компенсации выглядит следующим образом: 1500000/5 (два класса и три услуги) х5 (количество павильонов)х2=3000000 рублей.

На основании изложенного, суд полагает заявленный размер компенсации завышенным и несоразмерным последствиям нарушенного обязательства, в связи с чем, считает необходимым удовлетворить требования в размере 3000000 руб. согласно приведённому расчёту.

Истребуемый истцом  размер компенсации противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

В связи с тем, что требования истца удовлетворены частично, судебные расходы по уплате государственной пошлины на основании абз.2 ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям, а именно расходы по оплате государственной пошлины и расходы по оплате стоимости экспертизы.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1.  Исковые требования  удовлетворить частично.

2. Возложить на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***> ОГРНИП 312668527800070) обязанность прекратить использовать для торговли пиротехническими изделиями торговые павильоны, сходные по внешнему виду до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству № 799830, расположенные по адресам: г. Москва, 

<

...>,     г, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 10, г. Санкт-Петербург, 

<

...>, 

<

...>; 

<

...> стр.15. 

 Возложить на индивидуального предпринимателя ФИО2 обязанность опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о допущенном нарушении. 

3. Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***> ОГРНИП 312668527800070) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 3000000 руб. – компенсации, 19600 руб. - в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску, 10000 руб. – в счет оплаты стоимости экспертизы.

В остальной части в иске отказать.

4. Возвратить  Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***> ОГРНИП 312668527800070) с депозитного счета Арбитражного суда Свердловской области 35000 руб., уплаченных платежным поручением от 25.04.2022 г. № 56.

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

6. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяМ.В. Артепалихина