ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности решения арбитражного суда

 

Дело № А65-15522/2023

г. Самара

01 марта 2024 года

11АП-1500/2024

11АП-1714/2024

 

Резолютивная часть постановления оглашена 27 февраля 2024 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 01 марта 2024 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ястремского Л.Л.,

судей Коршиковой Е.В., Митиной Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Альянс Авто", общества с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.12.2023 по делу № А65-15522/2023 (судья Панюхина Н.В.),

принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома"

к обществу с ограниченной ответственностью "Альянс Авто",

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2,

о взыскании 15000 руб. штрафа за нарушение п. 3.4.2.1, 3.4.9 лицензионного договора, 792000 руб. за нарушение п. 3.4.9 лицензионного договора за период 01.2021-12.2022, 200 000 руб. за двукратное нарушение п. 3.4.13 лицензионного договора,

при участии представителей:

от истца – представитель ФИО3 от 01.06.2023,

от ответчика – представитель ФИО4 по доверенности от 10.07.2023,

от третьего лица - не явились, извещены надлежащим образом. 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Альянс Авто" (далее – ответчик) о взыскании 15 000 руб. штрафа за нарушение п. 3.4.2.1, 3.4.9 лицензионного договора, 792000 руб. за нарушение п. 3.4.9 лицензионного договора за период 01.2021-12.2022, 200 000 руб. за двукратное нарушение п. 3.4.13 лицензионного договора.

10.10.2023 истец представил уточнение исковых требований, согласно которому просит взыскать с Ответчика договорной штраф (согласно п.7.1.1. Лицензионного договора) за нарушение п. 3.4.2.1, 3.4.6. Лицензионного договора в размере 15 000 рублей; договорной штраф (согласно п. 7.1.2. Лицензионного договора) за нарушение п. 3.4.9 Лицензионного договора за период 01.2021 -12.2022 г. в размере 792 000 рублей; договорной штраф (согласно п. 7.1.2. Лицензионного договора) за двукратное нарушение п. 3.4.12. Лицензионного договора в размере 100 000 рублей, договорной штраф (согласно п. 7.1.2. Лицензионного договора) за двукратное нарушение п. 3.4.13. Лицензионного договора в размере 200 000 рублей.

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст.49 АПК РФ.

Арбитражный суд Республики Татарстан решением от 19.12.2023 исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" 277 500 руб. штрафных санкций, 3 738 руб. расходов по оплате госпошлины. В удовлетворении остальной части иска отказал.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил изменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме. Истец полагал необоснованным снижение неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ.

Ответчик, в свою очередь, также обратился с апелляционной жалобой, в которой проил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об отказе в иске, ссылаясь на недоказанность факта надлежащего исполнения договора со стороны истца.

Каждая из сторон представила отзыв, в котором прocила оставить апелляционную жалобу другой стороны без удовлетворения.  

Представитель истца поддержал апелляционную жалобу ООО "ГК Аксиома", просил удовлетворить, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ООО "Альянс Авто".

Представитель ответчика поддержала апелляционную жалобу ООО "Альянс Авто", просила удовлетворить, возражала против удовлетворения апелляционной жалобы ООО "ГК Аксиома".

Третье лицо в судебное заседание явку представителя не обеспечил, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Истцом представлены дополнительные документы - уведомление №5 от 09.01.2024, почтовая опись от 16.01.2024,скриншот отправки электронного письма.

В силу разъяснений, данных в п. 29 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2020 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» поскольку суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 АПК РФ повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.

Судом апелляционной инстанции наличие обстоятельств, позволяющих принять дополнительные доказательства, не установлено.

С учетом изложенного в удовлетворении ходатайства истца о приобщении дополнительных документов суд апелляционной инстанции отказал.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный пришел к вывoду об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.

Как следует из материалов дела, 10 февраля 2019 года между ООО ГК Аксиома (далее лицензиар/ исполнитель) и ФИО2 (третье лицо) были заключены договоры:

- лицензионный договор о передаче секрета производства (ноу-хау) №231\TE;

- договор на оказание услуг по консультационному сопровождению №232\TE.

Согласно п.2.1. договора лицензионный договор о передаче секрета производства (ноу-хау) №231\TE от 10 февраля 2019 года, лицензиар обязуется предоставить лицензиату, за вознаграждение и на указанный в договоре срок, право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау), при помощи которого лицензиат намерен извлекать прибыль в сфере оказания услуг ортопангомограммы (ОПТГ), трехмерного рентгенологического исследования челюстей (3D КЛКТ), ЛОР исследования, исследования ВНЧС, используя принадлежащие лицензиару исключительные права, являющиеся предметом настоящею договора.

В соответствии с п.2.1 договора по на оказание услуг по консультационному сопровождению №232\TE от 10 февраля 2019 года, исполнитель принимает на себя обязательства оказать заказчику услуги по консультационному сопровождению (по использованию секрета производства (ноу-хау)), осуществляемой на основании лицензионного договора о передаче секрета производства (ноу-хау) №231\TE от 10 февраля 2019 года.

12 февраля 2019 года ООО ГК Аксиома передал ФИО2 секрет производства в соответствии с лицензионным договором, о чем был подписан акт выполненных услуг.

В дальнейшем 12 февраля 2019 года между ФИО2 (сторона 1), ООО ГК Аксиома (сторона 2) и ООО  "Альянс Авто" (сторона 3) заключено дополнительное соглашение №1 к договору на оказание услуг по консультационному сопровождению №232\TE от 21 января 2019 года, согласно которому ФИО2 переуступил свои права и обязанности ООО “Альянс Авто” (далее лицензиат /заказчик).

Судом установлено, что на основании полученного секрета производства лицензиатом запускается предприятие по оказанию медицинских услуг населению в сфере челюстно-лицевой рентгенодиагностики.

В соответствии с п.5.2 договора сопровождения лицензиат (заказчик) обязуется оплачивать роялти платежи за пользование секретом производства.

Роялти платеж – ежемесячный фиксированный платеж в виде отчислений от выручки Лицензиата за оказание услуг по консультационному сопровождению франшизы, а также за использование секрета производства (ноу-хау) лицензиара (п. 1.9. лицензионного договора; п.1.7. договора сопровождения).

Расчет размера роялти-платежа осуществляется по правилам п.5.1.1 договора сопровождения и составляет 13% от ежемесячного дохода заказчика от предпринимательской деятельности/деятельности рентген-центра, и оплачивается заказчиком, начиная с 4 (четвертого) месяца после официального запуска рентген-центра.

Дата официального открытия приравнивается к дате получения лицензиатом указанной лицензии.

21 февраля 2020 года ответчиком получена лицензия на оказание медицинских услуг.

Обосновывая заявленные требования, истец заявил, что со стороны ответчика выявлены нарушения в ходе исполнения условий договора.

В порядке досудебного урегулирования спора истец направил ответчику  претензию с требованием устранить выявленные недостатки и оплатить наложенные штрафные санкции.

Претензия оставлена без ответа и удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

Возражая против удовлетворения заявленных требований,  ответчик пояснил, что представленный суду на изображениях бренд бук является товарными знаками зарегистрированным 22.01.2019 №693191, 07.10.2019 №730177, 12.09.2019 №727614, 12.09.2019 №727613. Данные товарные знаки были зарегистрированы позднее даты подписания лицензионного договора, соответственно, в рамках данного договора ответчик не имел права использовать указанные исключительные права истца, в частности, товарные знаки в своей деятельности, что могло повлечь другие юридические последствия. Других договоров, касающихся использования товарных знаков после их регистрации с истцом ответчик не заключал. В дополнительных соглашениях от 12.02.2019 года по переуступке прав товарные знаки не описаны и по акту приема передачи не передавались.

Эти же доводы приведены ответчиком в апелляционной жалобе.

Удовлетворяя частично заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что по своей правовой природе рассматриваемый договор является лицензионным договором на предоставление права использования секрета производства (ноу-хау).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Согласно пункту 1 статьи 1466 Гражданского кодекса Российской Федерации обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (статья 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (пункт 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1469 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Поскольку исследуемый договор содержит все существенные условия, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям, предъявляемым законом к форме и содержанию лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

Учитывая действия сторон по передаче истцом предусмотренного договором ноу-хау и осуществление эксплуатации ноу-хау ответчиком, суд пришел к выводу о том, что на момент заключения оспариваемого договора ответчику было известно о качественных характеристиках предмета договора.

В силу пункта 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

Лицензионным договором №231/ТЕ от 10.02.2019 предусмотрен ряд обязанностей, которые лицензиар должен соблюдать.

Согласно п.3.4.2.1 лицензиар обязан соблюдать требования к дизайну и интерьеру, цветовой гамме и оборудованию, расстановке оборудования, качеству оборудования, наличию комплектующих материалов, рекламных стендов, мебелировке, вывескам, внешнему виду и фирменной одежде персонала и внешнему виду Предприятия в целом, а также иные положения Брендбука.

Согласно п.3.4.6 договора лицензиар обязан придерживаться единого фирменного стиля диагностического центра «Voxel» (общий внешний и внутренний вид, элементы оформления, дизайн, цветовая гаммы и др.).

В нарушение вышеуказанных условий договора ответчик не придерживался единого фирменного стиля диагностического центра «Voxel», не соблюдал требования к дизайну и интерьеру, вывескам медицинского центра.

Судом установлено, что в рамках переписки Telegram-чата по сопровождению деятельности менеджером истца был направлена ссылка, содержащая в себе брендбук и маркетинговые материалы (https://yadi.sk/d/1TrBbCYMC8ZC9A).

Истцом была организована выездная проверка 05.08.2022 и 02.06.2023, по результатам которых составлены акты, в которых зафиксировано, что ответчиком по адресу, где расположен медицинский центр: 

<

...>, используется наименование «3D рентген» на вывесках, на стойке ресепшена, на указателях.

Доказательства выявления указанных нарушений представлены истцом в материалы дела.

При этом материалами дела подтверждается, что ранее ответчиком медицинский центр был оформлен надлежащим образом в стиле «Voxel».

Согласно п. 7.1.1. Лицензионного договора при выявлении устранимого нарушения выносится письменное предупреждение, при повторном выявлении или неустранения нарушений - штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

Отклоняя доводы ответчика о том, что товарные знаки №693191, №730177, №727614, №727613 зарегистрированы позже заключения договора, суд указал, что в настоящем споре рассматривается требование о взыскании штрафных санкций за нарушение условий лицензионного договора, а не за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Ответчик не представил в материалы дела доказательства надлежащего исполнения п.3.4.6 и п.3.4.2.1 лицензионного договора, а именно доказательств оформления медицинского центра в том виде, как этого требует заключенный между сторонами лицензионный договор.

С учетом изложенного суд пришел к верному выводу, что истец правомерно начислил штраф на основании п. 7.1.1. лицензионного договора.

Пунктами 3.4.9, 3.4.12, 3.4.13 лицензионного договора предусмотрены следующие обязанности ответчика:

- Ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца, предоставлять Лицензиару всю необходимую информацию (отчет) в соответствии с согласованной системой отчетности. Отчет предоставляется в письменной форме с указанием количества проведенных исследований за один месяц и общей стоимости;

- В целях контроля качества установить систему видеонаблюдения (онлайн камеру), в следующих помещениях: в кабинете лучевой диагностики, ординаторской, пультовой, в зале ожидания, предоставить Лицензиару полный доступ к системе видеонаблюдения по запросу, в течение 1 (одного) дня;

- По запросу Лицензиара предоставить выписку с расчетного счета, относящуюся к деятельности рентген-центра Voxel в рамках настоящего договора. Выписка предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

Согласно доводам истца и представленным им доказательствам:

- отчетность не представлялась в течение 2021, 2022 гг. (24 месяца), в связи с чем была направлена претензия от 07.11.2022;

- претензией от 07.11.2022 был истребован доступ к системе видеонаблюдения в помещениях центра, однако такой доступ истцу представлен не был;

- претензией от 07.11.2022 также истребована выписка по расчетному счету, представлена не была.

Доводы ответчика  о том, что отчетность не предоставлялась, а необходимости в установке системы видеонаблюдения не было, по причине того, что в 2021 году и 2022 году деятельность по лицензионному договору фактически не велась, не подтверждается материалами дела.

Согласно п. 7.1.2. Лицензионного договора установлена ответственность Лицензиата за неисполнение п. 3.4.9 - 3.4.13. Лицензионного договора в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

Истцом рассчитан штраф на сумму 2700000 руб. за ненаправление отчетов, непредставление доступа к системе видеонаблюдения, непредставление выписки с расчетного счета (27 нарушений * 100 000 руб.).

С учетом принципа соразмерности, разумности истец уменьшил штраф за нарушение п. 3.4.9 Лицензионного договора с 100 000 рублей до 33 000 рублей за каждый факт нарушения, общую сумму штрафа по данному пункту с 2 400 000 рублей до 792 000 рублей (33 000 * 24 = 792 000).

Таким образом, общая сумма штрафных санкций составила 1 107 000 руб., из расчета: 15 000 руб. (п. 3.4.2.1., 3.4.6.) + 792 000 руб. (п. 3.4.9.)  + 100 000  руб. (п. 3.4.12.) + 200 000 руб. (п. 3.4.13).

Доказательства, опровергающие обоснованность доводов истца и представленные им в их обоснование материалов, ответчиком в нарушение ст.65 АПК РФ не представлены, соответствующие доводы не заявлены.

Применяя положения статьи 333 ГК РФ, суд первой инстанции посчитал возможным снизить сумму неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до 277 500 руб.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства с учетом конкретных обстоятельств дела, ввиду несоразмерности начисленной ко взысканию неустойки, суд первой инстанции снизил размер подлежащей взысканию неустойки до 277 500 руб.

Разрешая требование истца о взыскании неустойки, суд первой инстанции правомерно руководствовался пунктом 1 статьи 330, пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, содержащимися в пункте 69 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса российской федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Снижая размер заявленной неустойки, суд первой инстанции исходил из того, что размер заявленной ко взысканию договорной неустойки, исчисленной по ставке 0,3% за каждый день просрочки, является явно несоразмерным последствиям просрочки в уплате долга.

Доводы истца, не согласного с размером взысканной неустойки, не могут служить основанием для отмены обжалуемого решения, поскольку степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего оценка указанного критерия, исходя из обстоятельств конкретного дела, относится к дискреционным полномочиям суда, рассматривающего спор по существу.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12, из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка. Выводы суда первой инстанции соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с требованиями норм процессуального права, и основания для его отмены отсутствуют.

Расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением апелляционных жалоб в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителей жалоб.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.12.2023 по делу № А65-15522/2023 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                                Л.Л. Ястремский

 

Судьи                                                                                                               Е.В. Коршикова

 

Е.А. Митина