ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-3894/2021

24 ноября 2022 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     21 ноября 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме  24 ноября 2022 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Горбачевой О.В.

судей  Загараевой Л.П., Будылевой М.В.

 

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1

при участии:  

от истца (заявителя): ФИО2 доверенность  от 01.07.2021 (онлайн)

от ответчика (должника): ФИО3 по доверенности от 22.01.2021

от 3-го лица: Не явился, извещен

 

рассмотрев в открытом судебном онлайн заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-32209/2022)  ИП ФИО4 на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.08.2022 по делу № А56-3894/2021 (судья Рагузина П.Н.), принятое

по иску ИП ФИО5

к ИП ФИО4

3-е лицо: АО "Региональный сетевой информационный центр"

о запрете использования обозначения, об обязании, о взыскании,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО5 (далее - истец) обратился в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к Индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее - ответчик) о  признании действий ответчика по использованию в коммерческих целях на сайте «https://gamma-septic.ru» обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком № 735250, без согласия правообладателя, нарушением исключительных прав индивидуального предпринимателя ФИО5 на товарный знак № 735250,  взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак № 735250.

Решением суда первой инстанции от 22.08.2022 заявленные требования удовлетворены частично. Действия Индивидуального предпринимателя ФИО4 по использованию в коммерческих целях на сайте https://gamma-septic.ru обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком № 735250, без согласия правообладателя признаны нарушением исключительных прав индивидуального предпринимателя ФИО5 на товарный знак № 735250. С  индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО5 взыскана компенсация в размере 400 000 руб. денежной компенсации, расходы по уплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении иска отказано.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт. По мнению подателя жалобы в действиях ответчика отсутствует нарушение прав истца на товарный знак. Кроме того, податель жалобы оспаривает размер компенсации определенный судом первой инстанции.

В судебном заседании представитель ответчика доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца с жалобой не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Истец является правообладателем товарного знака по Свидетельству РФ № 735250: 

Товарный знак зарегистрирован 14.11.2019, с приоритетом от 27.11.2018 в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: водораспределительные и санитарно-технические в том числе, установки для очистки сточных вод; установки для очистки воды; аппараты для дезинфекции; аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; приборы и установки санитарно-технические; стерилизаторы; стерилизаторы воды; установки систем водоснабжения; а также в отношении следующих услуг 37 класса МКТУ: ремонт и техническое обслуживание установок для очистки сточных вод; консультации по вопросам установки, ремонту и техническому обслуживанию установок для очистки сточных вод.

Протоколом обеспечения доказательств, составленным нотариусом города Москвы ФИО6 27.12.2019, был установлен факт наличия в сети Интернет сайта https://gamma-septic.ru, администратором которого является предприниматель ФИО4. На главной странице сайта в разделе «Контакты» содержатся сведения об ответчике. Протокол обеспечения доказательств от 27.12.2019 содержит следующую информацию:  на странице 21 в седьмом абзаце на шестой строке содержится слово «Кристалл»,  на странице 22 содержится изображение содержащее слово «Кристалл 8»,  на странице 22 в пятом абзаце содержится текстовый код гипер-ссылки: «https://gamma-septic.ru/bio-treatment-plants/ochistnye-stancii-kristal2/kristal-5»,  на странице 22 в седьмом абзаце: «Ниже в левой части осматриваемой вебстраницы в строчку отображены гиперссылки: «Главная», «Станции биологической очистки», правее от которых расположен текст: «Септик Кристалл»,  на странице 22 в восьмом абзаце: «Ниже по центру осматриваемой вебстраницы расположен заголовок: «Продажа септиков (станций) «Кристалл» в СанктПетербурге…»,  на странице 22 в одиннадцатом абзаце на пятой-шестой строке расположен текст: «отображены следующие модели: «Кристалл 5», «Кристалл 5 Long», «Кристалл 8», «Кристалл 8 Long». В материалы дела также представлены дополнительные протоколы обеспечения доказательств, которые содержат скриншоты страниц сайта «gamma-septic.ru».

Протоколом обеспечения доказательств от 13.05.2022 зафиксирован факт использования обозначения.

По мнению истца, имеется сходство до степени смешения по фонетическому и смысловому признакам обозначений, размещенных на сайте и обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака. Истец не выдавал согласия ответчику на использование обозначений, сходных до степени смешения товарному знаку "СЕПТИК КРИСТАЛЛ" по свидетельству РФ N 735250 на сайте https:// gamma-septic.ru.

Полагая, что действия ответчика по использованию в коммерческих целях на сайте "https:// gamma-septic.ru " обозначений, также сходных до степени смешения с товарным знаком N 735250, без согласия правообладателя, является нарушением исключительных прав истца, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, установив факт использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 735250 без согласия правообладателя, удовлетворил заявленные требования, определив размер  компенсации в сумме 400 000 рублей.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, считает решение суда первой инстанции подлежащим изменению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Вместе с тем правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения.

Исходя из заявленных требований нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 Постановления N 10).

Принадлежность истцу исключительных прав на спорные средства индивидуализации установлена судом первой инстанции на основании представленных в материалы дела доказательств и ответчиком не оспаривается.

Судом так же установлено использование ответчиком  на сайте  https://gamma-septic.ru, обозначений, сходных  до степени  смешения с товарным знаком по свидетельству N 735250.

Материалами дела подтверждено, что сайт, используется ответчиком для предложения к продаже и реализации товаров, однородных товарам в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству 735250.

Апелляционный суд учитывает, что для вывода о сходстве противопоставленных обозначений до степени смешения достаточно возможности возникновения у потребителя представления товаров одному изготовителю, то есть опасности смешения.

Поскольку ответчиком не предоставлено доказательств правомерного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 735250, путем размещения  обозначений  на сайте, пришел к обоснованному выводу, что в данном случае подтвержден факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак N 735250.

Пунктом 1 части 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В абзаце втором пункта 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Из приведенных норм материального права с учетом правовых позиций высшей судебной инстанции, а также из положения части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания соблюдения им требований законодательства при использовании спорных объектов интеллектуальной собственности. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд устанавливает сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости и он должен быть судом обоснован. Так, суд учитывает обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно требованиям искового заявления истец просил взыскать компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Суд первой инстанции требования о взыскании компенсации удовлетворил в части суммы 400 000 рублей.

Ответчик, полагая, что размер компенсации определен судом без учета существенных по делу обстоятельств, оспаривает решение суда первой инстанции также в части суммы присужденной компенсации.

Апелляционный суд, повторно исследовав обстоятельства приходит к выводу об изменении решения суда первой инстанции в указанной части.

Обозначение "КРИСТАЛЛ" использовалось в качестве наименования локального очистного сооружения для хозяйственно-бытовых сточных вод (аэрационного септика) до даты приоритета спорного товарного знака обществом с ограниченной ответственностью "НПО Альфа-Композит" (ОГРН 

<

***>; далее - общество "НПО Альфа-Композит").

Участниками общества "НПО Альфа-Композит" являлись ФИО7 (размер доли 34%) и общество с ограниченной ответственностью "НСТ" (размер доли 66%), а единоличным исполнительным органом (генеральным директором) - ФИО5, который наряду с этим являлся участником общества с ограниченной ответственностью "НСТ" (ОГРН 

<

***>) с размером доли 50%.

В связи с наличием дилерских отношений с обществом "НПО Альфа-Композит" ответчик осуществлял изготовление и реализацию локальных очистных сооружений "КРИСТАЛЛ".

Ответчик также является правообладателем товарного знака по свидетельству N 760255 "Кристалис Хоум", дата приоритета 07.08.2019, зарегистрированного в отношении 11, 35, 37, 40 классов МКТУ.

Согласно представленной в материалы дела налоговой отчетности (декларации по налогу, уплачиваемому с применением упрощенной системы налогообложения) за 2019 год предпринимателем получен доход в сумме 1 434 471 рубль, за 2020 год получен доход в сумме 1 018 630 рублей, за 2021 год получен доход в сумме 409 495 рублей.

Деятельность предпринимателя по производству и реализации септиков осуществляется на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При этом, из открытых источников сети Интернет установлено, что истец является учредителем и руководителем компании Общество с ограниченной ответственностью "Кристалл-Септик", зарегистрированного в Московской области и использует в свое деятельности сайт с доменным именем кристалл-септик.рф.

В 2021 году организация получила выручку в сумме 94 000 000 руб., что на 84,3 млн руб., или в 9,7 раза, больше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные активы организации составляли 30100 000 руб., что на 22 200 000 рублей (в 3,8 раза) больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО "КРИСТАЛЛ-СЕПТИК" по состоянию на 31.12.2021 составили 9 400 000 руб. Результатом работы ООО "КРИСТАЛЛ-СЕПТИК" за 2021 год стала прибыль в размере 7300 000 руб. Это в 7,7 раза больше, чем в 2020 г.

Указанные показатели свидетельствуют о том, что в результате администрирования спорного домена истцу не были причинены как реальные убытки в виде снижения выручки от реализации товаров и услуг, так и снижения спроса на реализуемую продукцию. При этом, выручка предпринимателя год от года имеет тенденцию уменьшения.

Истцом не представлены реальные доказательства переориентирования возможных покупателей на приобретение товаров других производителей.

Апелляционный суд также исходит из того, что истцом в материалы дела не представлено доказательств того, что ответчик приобрел права на доменного имя главным образом чтобы помешать истцу в осуществлении деятельности, таким образом, отсутствует совокупность обстоятельств, свидетельствующих о наличии в действиях ответчика признаков недобросовестной конкуренции.

Характер допущенного нарушения прав правообладателя не является грубым. Основаниями для выбора указанного доменного имени послужило длительное сотрудничество ответчика с обществом "НПО Альфа-Композит", которое до ликвидации и до регистрации прав истца на товарный знак являлось производителем данного вида товаров.

Доказательства высокой посещаемости доменного имени интернет-сайта  https://gamma-septic.ru,материалы дела не содержат.

Апелляционный суд также учитывает, что истцом кроме требований по настоящему делу заявлены к ответчику требования о защите прав на товарный знак N 735250 в рамках дела N А56-93289/2020 (компенсация в размере 5 000 000 рублей) и А56-93287/2020 (компенсация в размере 5 000 000 рублей), что в совокупности не может свидетельствовать о разумности и справедливости заявленной компенсации.

Оценив указанные обстоятельства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о правомерности удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации в размере 200 000 руб.

Суд апелляционной инстанции полагает, что указанная сумма соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерна последствиям совершенного ответчиком нарушения, и направлена на восстановление имущественного положения истца и исключает неосновательное обогащение правообладателя.

На основании изложенного решение суда первой инстанции подлежит изменению.

Руководствуясь статьями 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской    области  от 229.08.2022 по делу N А56-3894/2021 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Признать действия индивидуального предпринимателя ФИО4 по использованию в коммерческих целях на сайте https://gamma-septic.ru обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком № 735250, без согласия правообладателя нарушением исключительных прав индивидуального предпринимателя ФИО5 на товарный знак № 735250. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО5 200 000 руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак 7 920 руб. расходов по оплате госпошлины

В остальной части иска отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО5 из федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 20.10.2020 № 483.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам  в срок, не превышающий двух   месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

О.В. Горбачева

Судьи

 

М.В. Будылева

 

Л.П. Загараева