ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410002, г. Саратов, ул. Лермонтова д. 30 корп. 2 тел: (8452) 74-90-90, 8-800-200-12-77; факс: (8452) 74-90-91,

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: info@12aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело №А12-23662/2022

г. Саратов

23 января 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2023 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи С. А. Жаткиной,

судей О. И. Антоновой, Т. В. Волковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест» представители ФИО2 действующий на основании доверенности от 14.09.2022, и ФИО3, действующий на основании доверенности от 21.04.2021,

от общества с ограниченной ответственностью «Органик» представитель ФИО4, действующий на основании доверенности от 18.10.2022, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в режиме веб-конференции апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Органик»

на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 03 ноября 2022 года по делу № А12-23662/2022

по иску общества с ограниченной ответственностью «БонтемпиРест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Органик» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)

о запрещении использования обозначения «ПИНЦА» и взыскании компенсации,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Бонтемпирест» (далее – ООО «БонтемпиРест», истец) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью «Органик» (далее – ООО «Органик», ответчик) об обязании прекратить незаконное использование обозначения «ПИНЦА», тождественного и сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг по 29, 30, 32, 43 классам МКТУ при оказании услуг общественного питания и реализации продовольственных товаров, взыскании компенсации в размере 4 734 196 рублей, расходов по оплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 03 ноября 2022 года по делу № А12-23662/2022 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное по основаниям, изложенным в жалобе.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представители истца в судебном заседании возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, полагая, что оспариваемый судебный акт принят с соблюдением норм материального и процессуального права.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, с учетом отзыва на неё, исследовав материалы дела, выслушав в судебном заседании полномочных представителей сторон, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «БонтемпиРест» является правообладателем исключительного права на следующие товарные знаки:

- комбинированный товарный знак «ПиНцерия Бонтемпи» по свидетельству № 589910, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 06.10.2016 с приоритетом от 04.09.2015 в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак «PINZERIA by Bontempi» по свидетельству № 593503, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 02.11.2016 с приоритетом от 04.09.2015, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «Пинса Романа» по свидетельству № 586010, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 07.09.2016 с приоритетом от 20.08.2015, в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «ПИНЦА» по свидетельству № 633778, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 24.10.2017 с приоритетом от 05.12.2016, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «PINZA» по свидетельству № 633779, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 24.10.2017 с приоритетом от 05.12.2016, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ; 

- товарный знак «ПИНСА» по свидетельству № 708136, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «PINSA ROMANA» по свидетельству № 708138, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ;

- товарный знак «PINCA» по свидетельству № 708137, зарегистрированный в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 15.04.2019 с приоритетом от 10.11.2017, в отношении товаров 29, 30, 32 класса и услуг 43 класса МКТУ.

Данное обстоятельство подтверждается представленными в материалы дела свидетельствами, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Указанным товарным знакам предоставлена правовая охрана в отношении товаров и услуг следующих классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые. 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед. 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков. 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги баров; рестораны; рестораны самообслуживания.

Истец под названными товарными знаками оказывает услуги предприятий общественного питания (ресторанов), а также генеральный директор истца, гражданин государства Италия, Валентино Бонтемпи, производит и реализует под указанными выше товарными знаками свои авторские блюда под обозначениями «ПИНЦА/PINZA» (ПИНСА/PINSA) в ПиНцериях/PiNzeria, принадлежащих истцу, по следующим адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>.

Кроме того, под лицензионным контролем истца на основании заключенных договоров коммерческой концессии указанные выше товарные знаки используются иными лицами в сети ресторанов, расположенных по адресам: г. Москва, 

<

...>, 

<

...>, г. Махачкала, пр-т. ФИО5, д. 117, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...> «Ельцин центр».

Сведения о ресторанах размещены на официальном сайте истца в сети Интернет по адресу: https://pinzeria.ru/ru/restaurant.

ООО «БонтемпиРест» ссылается на то, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует обозначения «ПИHЦA» в своей предпринимательской деятельности для индивидуализации услуг и товаров предприятия общественного питания по адресу: 

<

...> этаж под названием «ORGANZA».

Для продвижения контрафактных товаров, а также своего предприятия общественного питания, ответчик разместил спорные обозначения в электронно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на сайтах: 

- https://organzacafe.ru/#rec351986213;

- https://m.vk.com/organza_vlg

- https://yandex.ru/maps/org/organza/107114204585/menu/?ll=44.525331%2C48.69

8448&z=16.2

С указанных интернет-страниц ООО «БонтемпиРест» сделаны скриншоты, подтверждающие нарушения исключительного права со стороны ответчика.

Таким образом, по мнению истца, ООО «Органик», как и ООО «БонтемпиРест», предлагало услуги общественного питания и продукты питания с использованием сходных и тождественных обозначений.

Поскольку досудебные требования истца о прекращении незаконного использования товарного знака оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения, ООО «БонтемпиРест» обратилось в арбитражный суд с заявленными исковыми требованиями.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, правомерно исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Статья 1482 ГК РФ предусматривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу норм пункта 3 статьи 1484 ГК РФ императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных правовых норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Предметом исследования в настоящем деле являются товарные знаки № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137.

Факт принадлежности ООО «БонтемпиРест» прав, в защиту которых предъявлен иск, установлен судом первой инстанции на основании имеющихся в деле доказательств и по существу ответчиком не оспорен.

Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 года № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Судом первой инстанции установлено, что сходство используемого ответчиком обозначения ПИНЦА и товарного знака истца «ПИНЦА» по свидетельству № 633778 совпадает во всех элементах.

В сравниваемых обозначениях главным элементом является именно слово «ПИНЦА», используемое ответчиком обозначение ПИНЦА также является сходными до степени смешения с другими зарегистрированными знаками истца по свидетельствам № 708136, 708137, что обусловлено полным созвучием средств индивидуализации, а также графическим сходством.

При этом наличие в сравниваемых обозначениях различных букв в окончании (буквы «Ц» в используемых ответчиком обозначениях и буквы «С» [S] в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации № 633778, 633779) не придает существенного отличия, поскольку данные буквы при произношении редуцируются. 

Использование ответчиком обозначение «ПИНЦА» и товарные знаки № 586010, 708138 являются сходными до степени смешения. Очевидно полное фонетическое вхождение используемого ответчиком обозначения в противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 586010, 708138.

При этом наличие в товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации № 586010, 708138 словесных элементов «ROMANA» и «РОМАНА» не придает существенных отличий между сравниваемыми обозначениями.

В противопоставленных товарных знаках сильными (доминирующими) элементами являются непосредственно словесные элементы «PINSA» и «ПИНСА». Данное обстоятельство обусловлено начальным расположением указанных выше словесных элементов, в связи с чем именно на них акцентируется внимание рядового российского потребителя при восприятии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 586010, 708138.

Словесные элементы «ROMANA» и «РОМАНА» товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 586010, 708138 являются слабыми элементами, поскольку являются прилагательным и характеризует обозначения «PINSА» и «ПИНСА» (в переводе с итальянского языка на русский язык «ROMANA» - «Римский» и «Римская» - «Римская Пинса» - «Pinsa Romana»), в связи с чем сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому признаку сходства.

Сравниваемые обозначения являются сходными по семантическому признаку сходства в силу одинаковых заложенных понятий и идей, а также сходными по графическому признаку сходства (исполнение сравниваемых обозначений буквами латинского и кириллического алфавитов).

Обозначение «ПИНЦА», которое использует ответчик, является сходным до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам № 589910, 593503. Товарные знаки по свидетельствам № 589910, 593503 являются комбинированными и содержат в своем составе словесные элементы «ПИНЦЕРИЯ» и «PINZERIA».

При этом необходимо отметить, что используемые ответчиком обозначение и указанные товарные знаки истца смешиваются за счет созвучия начальных частей.

Суд первой инстанции верно указал, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Услуги, оказываемые истцом и ответчиком, являются услугами общественного питания (43 класс МКТУ), а товары - продуктами питания (29, 30 и 32 классы МКТУ), и смешиваются в глазах потребителей (за счет сходства обозначений, которые незаконно использовались ответчиком, с товарными знаками истца).

Услуги и товары истца и ответчика являются однородными, что усиливает смешение в глазах потребителей, ответчик фактически имитирует услуги и товары истца. Блюда под обозначениями «PINZA», «ПИНЦА», «PINSА», «ПИНСА», «Пинса Романа» являются авторскими блюдами генерального директора ООО «БонтемпиРест».

Генеральный директор истца, гражданин государства Италия, господин Валентино Бонтемпи, являясь всемирно известным ресторатором, а также автором кулинарных книг, которые публикуются, в том числе, на территории Российской Федерации, ввел в гражданский оборот в Российской Федерации свои авторские блюда под этими обозначениями в 2015 году в момент подачи заявок на регистрацию товарных знаков по свидетельствам № 589910, 593503.

Обозначения «PINZA», «ПИНЦА», «PINSA», «ПИНСА», «Пинса Романа» используются другими лицами исключительно с разрешения правообладателя по договору коммерческой концессии с обязательным указанием фамилии Бонтемпи.

Пользуясь всемирной известностью мирового ресторатора, а также его блюд, ответчик получает экономическую прибыль, неправомерно используя название его авторского произведения (блюда) и нарушая права истца на зарегистрированные товарные знаки.

Использование обозначений ответчиком вводит потребителей в заблуждение относительно лица, изготавливающего товар и оказывающего услуги.

При этом, истец не давал ответчику согласия или разрешения на использование товарных знаков. Таким образом, ответчик осуществил незаконное использование результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит истцу.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на объекты интеллектуальной собственности путем их незаконного использования.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий истцу объекты интеллектуальной собственности и наличии оснований для взыскания компенсации.

Довод жалобы о том, что представленные истом доказательства не заверены нотариально, отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку факт представления таких доказательств не означает, что они не могут быть приобщены к материалам дела и оценены судом.

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце 2 пункта 55 Постановления N 10, допустимыми доказательствами являются, в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В настоящем случае на представленных скриншотах отражены адреса интернет-страниц, сведения о моменте фиксации, а также лицо, изготовившее скриншоты.

Заявитель жалобы не опроверг указанные в распечатках сведения, не заявил о фальсификации представленных в материалы дела распечаток, не представил архивные копии интернет-страниц, содержащих отличные от представленных сведения.

При таких обстоятельствах с учетом положений части 2 статьи 9 и части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания сомневаться в подлинности представленных в материалы дела распечаток.

Более того, из апелляционной жалобы не следует, что ООО «Органик» отрицает нарушение исключительных прав истца, подтверждением чего, в том числе, служит представленное предложение о заключении мирового соглашения.

Согласно статье 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак установлена ст. 1515 ГК РФ. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, избранный истцом. Аналогичное положение о том, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем, приведен и в п. 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума ВС РФ № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену

Учитывая избранный истцом вид компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в предмет доказывания по настоящему делу входит установление стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просил взыскать компенсацию с ответчика в размере 4 734 196 руб. 

Так, судом первой инстанции установлено и сторонами не оспаривается, что после принятия искового заявления к производству ответчик обратился к истцу с предложением заключения мирового соглашения. В предложении о заключении мирового соглашения от 20.09.2022 ответчик сообщил, что им реализовано 5 249 единиц контрафактной продукции на сумму 2 367 048 рублей. 

В обоснование заявленной к взысканию суммы компенсации в размере 4 734 196 руб. (2 367 048 рублей х 2) истец сослался на то, что ответчик в своей противоправной хозяйственной деятельности реализовывал продукцию под обозначением «ПИНЦА», тождественным и сходным до степени смешения с серией товарных знаков истца; незаконное использование товарных знаков, исключительные права на которые принадлежат истцу, составляет существенную часть хозяйственной деятельности ответчика; доходные хозяйственные операции, без использования обозначений, исключительные права на которые принадлежат истцу, в деятельности ответчика отсутствуют; реализация 5 249 единиц контрафактной продукции на сумму 2 367 048 рублей является грубым нарушением; ответчик является производителем и продавцом контрафактной продукции; охраняемое обозначение истца длительное время незаконно использовалось ответчиком в своей противоправной деятельности.

В Определении от 20 декабря 2001 года № 287-О Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в отличие от рыночной стоимости таких объектов интеллектуальной собственности, как объекты авторского и патентного права, которая во многом предопределяется их самостоятельной ценностью как результатов интеллектуальной творческой деятельности, рыночная стоимость приравненного к ним по предоставляемой защите товарного знака как средства индивидуализации продукции зависит в первую очередь от признания этой продукции потребителем.

Как указано в п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П, предусмотренная п. 3 ст. 1252 ГК РФ компенсация, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 2017 года № 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г., суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами.

Данная правовая позиция сформулирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, Определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233, от 12.07.2017 № 308-ЭС17-3085, от 12.07.2017 № 308-ЭС17-2988, от 12.07.2017 № 308-ЭС17-3088, от 12.07.2017 № 308-ЭС17-4299.

При этом, при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

При избранном истцом виде компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации исходя из этой цены с учетом установленного нарушения.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

В данном случае размер компенсации определен исходя из того, что ответчиком реализовано 5 249 единиц контрафактной продукции на общую сумму 2 367 048 рублей.

Указанное следует из представленного ответчиком в суде первой инстанции предложения о заключении мирового соглашения.

При этом, по мнению апеллянта, взысканный размер компенсации в отсутствие первичных учетных документов не является обоснованным, поскольку отраженные в мировом соглашении данные носят исключительно приблизительный характер с целью согласования примерных условий соглашения.

Апелляционная коллегия отклоняет данный довод ввиду следующего.

В силу общеправового принципа "эстоппель" сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности. Главная задача принципа "эстоппель" - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Кратко принцип "эстоппель" можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

В рассматриваемой ситуации ООО «Органик» своими действиями давало ООО «БонтемпиРест» основания полагать, что им реализовано именно 5 249 единиц контрафактной продукции на общую сумму 2 367 048 рублей, поэтому последующее поведение об отрицании указанного обстоятельства не может быть признано соответствующим принципу "эстоппель".

Предложение о заключении мирового соглашения поступило именно от ответчика, отраженные в нем данные составлены без каких-либо предварительных переговоров с истцом. То есть ООО «Органик» сознательно указало количество и сумму реализованной продукции.

Стоит также отметить, что при указании в мировом соглашении показателей, ответчик, очевидно, руководствовался конкретными точными данными (5 249 и 2 367 048), при том, что обычно при обозначении приблизительных единиц используются округленные значения.

Более того, в мировом соглашении ООО «Органик» прямо указало, что расчет компенсации произведен исходя из данных коммерческого учета за период реализации товара с обозначением «ПИНЦА» за период с 02.12.2021 по 02.09.2022.

Поэтому суд апелляционной инстанции полагает возможным применить к данной ситуации принцип эстоппеля и правила venire contra factum proprium (никто не может противоречить собственному предыдущему поведению).

Поскольку вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил контррасчет суммы заявленной компенсации, в отсутствие оснований для её снижения и соответствующего ходатайства ответчика, суд первой инстанции на законных основаниях удовлетворил предъявленное истцом требование о взыскании компенсации в заявленном размере.

ООО «БонтемпиРест» также заявлено требование об обязании ответчика прекратить незаконное использование обозначений «ПИНЦА», сходных до степени смешения или тождественных с зарегистрированными товарными знаками истца по свидетельствам № 589910, 593503, 586010, 633778, 633779, 708136, 708138, 708137 при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг.

В силу ст. 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьи 1245, пункта 3 статьи 1263 и статьи 1326 ГК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, требование о пресечении действий, нарушающих право может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение еще не завершено. Также не подлежат удовлетворению требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности.

Поскольку прекращение использования обозначения «ПИHЦA» ответчиком документально не подтверждено, требования в указанной части правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Судебные расходы распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции в любом случае, судом апелляционной инстанции не установлено. 

Анализ материалов дела свидетельствует о том, что выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, основаны на правильной системной оценке подлежащих применению норм материального права, отвечают правилам доказывания и оценки доказательств (часть 1 статьи 65, части 1 - 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Приведенные в апелляционной жалобе доводы выводы суда первой инстанции не опровергают, а по существу сводятся к несогласию заявителя с оценкой судом обстоятельств дела. Между тем, иная оценка заявителем апелляционной жалобы установленных судом первой инстанции обстоятельств, а также иное толкование норм права, не свидетельствуют о нарушении судом норм материального и процессуального права и не может служить основанием для отмены судебного акта.

При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного решение суда следует оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе относятся на заявителя. 

В соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 110, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 03 ноября 2022 года по делу № А12-23662/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Органик» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в сумме 3 000 рублей.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

 

ПредседательствующийС. ФИО6

 

СудьиО. ФИО7

 

Т. В. Волкова