СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

улица Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, http://7aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Томск                                                                                           Дело № А45-20222/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме  28 января 2020 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего 

ФИО1,

судей

ФИО2,

ФИО3

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Любимовой А.Н. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Созвездие» (№ 07АП-11713/17(3)) на решение от 19.09.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-20222/2017 (судья Исакова С.А.), по иску иностранного лица Familia Trading S.a.r.l. («Фэмилиа Трэйдинг» Общество с ограниченной ответственностью) к обществу с ограниченной ответственностью «Созвездие» (630128, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании компенсации в сумме 1 000 000 рублей, о прекращении использования изображений, сходных до степени смешения с товарными знаками правообладателя, 

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Созвездие» к иностранному лицу Familia Trading S.a.r.l. («Фэмилиа Трэйдинг» Общество с ограниченной ответственностью) о признании действий ответчика недобросовестной конкуренцией.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Эталон» (630096, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>); общество с ограниченной ответственностью «Концепт» в лице конкурсного управляющего ФИО4 (656023, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Максима Групп» (117105, 

<

...>, ком. АНТ 3 эт., п I к 30, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), индивидуальный предприниматель ФИО5 (630090, г. Новосибирск, ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304547322500051). 

В судебном заседании участвуют представители:

от истца: ФИО6 по доверенности № 2 от 19.06.2019 (на 1 год), паспорт,

от ответчика: ФИО7 по доверенности № 1 от 22.01.2020 (по 20.03.2020), паспорт,

от третьих лиц: без участия (извещены),

установил:

иностранное лицо Familia Trading S.a.r.l. («Фэмилиа Трэйдинг» Общество с ограниченной ответственностью) (далее - истец, компания «Фэмилиа Трэйдинг») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Созвездие» (далее - ответчик, ООО «Созвездие») о прекращении использования изображений, сходных до степени смешения с товарными знаками № 379310, № 273592, № 358641, № 358973, в отношении услуг магазинов, в том числе реализации товаров, о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков № 379310, № 273592, № 358641, № 358973 в размере 1000000 рублей, о присуждении денежных средств на случай неисполнения судебного решения ответчиком в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

ООО «Созвездие» предъявлен к компании «Фэмилиа Трэйдинг» встречный иск о признании действий по обращению с иском о защите прав на товарные знаки № 379310, № 273592, № 358641, № 358973 злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Эталон», общество с ограниченной ответственностью «Концепт», общество с ограниченной ответственностью «Максима групп», индивидуальный предприниматель ФИО5 (далее - третьи лица).

Решением от 19.09.2019 суд обязал ООО «Созвездие» прекратить использование обозначения «ФЭМИЛИ», сходное до степени смешения с товарными знаками № 379310, № 273592, № 358641, № 358973, в отношении услуг магазинов, в том числе реализации товаров; взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 1000000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 29000 рублей, судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня после вступления решения в законную силу; в остальной части в удовлетворении первоначального иска суд отказал. В удовлетворении встречных исковых требований суд отказал в полном объеме.

Не согласившись с решением суда, ООО «Созвездие» обратилось в Седьмой арбитражей апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на неполное выяснение судом всех обстоятельств дела, неправильное применение норм материального права и норм процессуального права, просит отменить решение суда первой инстанции.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель приводит следующие доводы: суд не дал оценку обстоятельствам неиспользования ответчиком товарных знаков № 379310, № 273592, № 358641, № 358973 и использования ответчиком спорного обозначения «ФЭМИЛИ» на законных основаниях (по лицензионному договору на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 638798, зарегистрированного за ФИО5); реального смешения обозначений в глазах потребителей истцом не доказано, у истца и ответчика отсутствует пересекающийся рынок потребителей в целях введения в заблуждение в результате использования ответчиком спорного обозначения, размер присужденной компенсации за незаконное использование спорных товарных знаков, принадлежащих истцу, является несоразмерным.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, отзыв приобщен апелляционным судом к материалам дела на основании статьи 262 АПК РФ.

Определением апелляционного суда от 26.12.2019 судебное разбирательство откладывалось до 23.01.2020, 10 часов 15 минут.

После отложения, третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции представителей не направили. На основании частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ апелляционный суд счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителей третьих лиц.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении; представитель истца возражал против доводов апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва истца, заслушав представителей истца, ответчика, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец считает себя правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 379310, № 273592, № 358641, № 358973. 

Компания «Фэмилиа Трэйдинг» предоставила исключительное право на использование вышеуказанных товарных знаков ООО «Максима Групп», заключив с ним лицензионный договор (дата государственной регистрации договора 16.04.2014 № РД0145910).

В связи с выявлением компанией «Фэмилиа Трэйдинг» фактов осуществления ответчиком деятельности по организации магазинов розничной торговли с использованием обозначения «ФЭМИЛИ» в городе Барнауле, истец 22.06.2017 направил в адрес ответчика претензию с требованиями прекратить использование любыми способами обозначение «ФЭМИЛИ», сходного до степени смешения с товарными знаками правообладателя, выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 1000000 рублей; в подтверждение факта направления претензии стороне представлены: почтовая квитанция от 22.06.2017, опись вложения.

Полагая, что со стороны ответчика имело место нарушение исключительных имущественных прав, принадлежащих истцу, последний обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения ООО «Созвездие» принадлежащих истцу исключительных прав на средства индивидуализации (товарные знаки № 379310, № 273592, № 358641, № 358973), отсутствия доказательств, подтверждающих наличие у ответчика прав на использование принадлежащих правообладателю средств индивидуализации. Определяя подлежащий взысканию размер компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости компенсировать убытки, причинённые правообладателю, исходя из требований разумности и справедливости. Суд признал требования о взыскании судебной неустойки правомерными, снизив ее размер в два раза. 

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суд первой инстанции исходил из недоказанности в действиях истца признаков злоупотребления правом.

Арбитражный апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции, в связи с чем отклоняет доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ допускается использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичный правовой подход изложен в пункте 164 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), согласно которому при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 59 Постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В пункте 55 Постановления № 10 разъяснено, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет».

Допустимыми доказательствами являются в том числе, сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 АПК РФ).

Согласно статьям 1235, 1489 ГК РФ право использования результата интеллектуальной деятельности может быть предоставлено на основании лицензионного договора, в силу которого договору одна сторона – обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Исходя из приведенных норм права и положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца - факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя, а со стороны ответчика - выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

Из материалов дела следует, что компания «Фэмилиа Трэйдинг» является обладателем комплекса исключительных прав на следующие товарные знаки:

- комбинированный знак обслуживания «» по свидетельству Российской Федерации № 379310, дата приоритета -17.03.2008, зарегистрирован 15.05.2009 в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе через интернет-магазины; представление товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; срок действия регистрации до 17.03.2018;

- комбинированный знак обслуживания «» по свидетельству Российской Федерации № 273592, дата приоритета - 21.06.2003, зарегистрирован 16.08.2004 в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров для третьих лиц, в том числе через магазины, услуги магазинов, в том числе реализация товаров; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); действия регистрации продлён до 21.06.2023;

- комбинированный знак обслуживания «» по свидетельству Российской Федерации № 358641, дата приоритета - 03.04.2007, зарегистрирован 28.08.2008 в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе Интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); срок действия регистрации 03.04.2027;

- комбинированный знак обслуживания «» по свидетельству Российской Федерации № 358973, дата приоритета - 03.04.2007, зарегистрирован 04.09.2008 в отношении услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров (для третьих лиц) в том числе через оптовые торговые предприятия, через магазины, в том числе Интернет-магазины; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) (далее совместно именуемые - товарные знаки); срок действия регистрации до 03.04.2027.

Указанные выше товарные знаки представляют собой группу (серию), регистрация данных товарных знаков имеет целью индивидуализацию услуг, в том числе услуг магазинов розничной торговли.

ООО «Максима Групп» является юридическим лицом, которое управляет сетью магазинов «ФАМИЛИЯ» на территории Российской Федерации. 

Наряду с этим ООО «Максима Групп» с 2002 года является администратором доменного имени www.famil.ru в сети Интернет, на сайте которого размещается информация о деятельности группы компаний и магазинов сети «ФАМИЛИЯ» / «FAMILY», а также использует товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 379310, № 273592, № 358641, № 358973 на основании лицензионного договора от 16.04.2014, зарегистрированного за № РД0145910.

Исследовав материалы дела по правилам статьи 71 АПК РФ, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1235, 1286, 1477, 1484 ГК РФ, Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965), правовой позицией, изложенной в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (действовавшими на момент выявления использования обозначения), Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, пунктами 75, 154, 162 Постановления № 10, установил, что факт незаконного использования ответчиком в своей деятельности в магазинах розничной торговли, расположенного в 

<

...>, товарных знаков № 379310, № 273592, № 358641, № 358973, правообладателем которого является истец, подтвержден материалами дела, в том числе отчетом ООО «Юридическая компания «Интеллектуальные ресурсы» по сбору информации о магазинах ФЭМИЛИ в городах: Барнауле, Новосибирске, Кемерово, Томске, Красноярске, фотографиями магазинов ФЭМИЛИ, протоколами нотариального осмотра доказательств, кассовым чеком от 01.06.2017, договором от 01.12.2015 № 100/7 аренды нежилого помещения, соглашением от 28.02.2019 о расторжении договора аренды от 01.12.2015 № 100/7, уведомлением от 04.06.2019 № 51498043 о прекращении деятельности (закрытии) обособленного подразделения по месту нахождения: 

<

...>.

При проверке используемого ответчиком обозначения на тождество и сходство товарных знаков истца № 379310, № 273592, № 358641, № 358973, судом первой инстанции принято во внимание общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв (печатные или письменные, заглавные или строчные), расположение букв и стилизованных изображений фигур людей фигур (по отношению друг к другу, цветовое сочетание).

Судом первой инстанции учтено вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-23174/2015, в котором содержатся выводы о том, что использование обозначения «ФЭМИЛИ» является нарушением исключительных прав на товарные знаки компании «Фэмилиа Трэйдинг», так как обозначение «ФЭМИЛИ» сходно до степени смешения с товарными знаками ФАМИЛИЯ, образующими серию, и используется в отношении однородных товаров и услуг. При этом словесный элемент «ФЭМИЛИ» был признан доминирующим элементом, определяющим наличие сходства до степени смешения.

Суд первой инстанции, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи представленный ответчиком аналитический отчёт, составленный 28.08.2015-30.09.2015 Российским обществом социологов Центр «Общественное мнение» (л.д. 115-137 т. 1, не принял его в качестве доказательства, обосновывающего возражения ООО «Созвездие», поскольку содержащиеся в указанном отчете выводы не опровергают наличие сходства противопоставляемых обозначений, в том числе с учетом проведенного судом анализа спорных товарных знаков истца и используемого ответчиком обозначения «ФЭМИЛИ», по результатам которого установлено наличие угрозы смешения противопоставляемых обозначений.

Суд первой инстанции так же не принял в качестве доказательства, подтверждающего отсутствие факта нарушения исключительных прав истца, представленное ответчиком исследование по определению наличия /отсутствия сходства до степени смешения товарных знаков с обозначением «ФЭМИЛИ», выполненного в 2017 году патентным поверенным ФИО8 (л.д. 138-155 т. 1), поскольку вывод о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения входит в компетенцию суда, данный вопрос должен быть разрешен с позиции рядового потребителя, не обладающего специальными знаниями о методиках исследования обозначений, а представленное ответчиком исследование содержит сравнения отдельных элементов обозначений, в том числе букв, слогов, без учёта общего впечатления, создаваемого обозначениями, специалистом, обладающим именно специальными познаниями, выводы которого с очевидностью будет отличаться от мнения рядового потребителя, воспринимающего применяемые в гражданском обороте средства индивидуализации, исходя из общего впечатления.

По мнению апелляционного суда, использование любого из указанных словесных элементов и графических элементов (рисунков), входящих в спорные товарные знаки (независимо от цветового решения, изображения), воспринимается в качестве использования непосредственно спорных товарных знаков с изменением его элементов, не меняющим существа общей концепции серии товарных знаков, принадлежащих истцу –  «ФАМИЛИЯ». Общее впечатление от каждого из этих элементов не отличается значительно от восприятия спорных товарных знаков и в силу этого позволяет потребителям воспринимать любой названный словесный и графический элемент (изображение, рисунок) как товарные знаки, принадлежащие торговой сети магазинов «ФАМИЛИЯ»/«Familia», принадлежащих истцу.

По результатам оценки материалов дела, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, обозначение «ФЭМИЛИ», используемое ответчиком, сходно до степени смешения с товарными знаками истца, образующими серию, используемых в отношении однородных товаров и услуг.

Доказательств, подтверждающих предоставление истцом ответчику прав на использование каким-либо способом спорных товарных знаков истца, материалы дела не содержат, сведений о заключении лицензионного соглашения между сторонами не имеется.

Довод о недоказанности реального смешения обозначений в глазах потребителей апелляционным судом не принимается, поскольку опровергается представленными в материалы дела доказательствами.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о доказанности истцом факта нарушения исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 379310, № 273592, № 358641, № 358973.

Довод о неиспользовании ответчиком товарных знаков № 379310, № 273592, № 358641, № 358973 и об использовании спорного обозначения «ФЭМИЛИ» на законных основаниях по лицензионному договору на использование товарного знака от 18.12.2017 (л.д. 44-48 т. 5) на товарный знак по свидетельству № 638798, зарегистрированный за ФИО5 (уведомление № 2018Д01050 - л.д. 49 т. 5, заключение № 2018Д01050 - л. д. 50 т. 5), был предметом рассмотрения в суде первой инстанции и получил надлежащую правовую оценку, оснований для переоценки которой, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Учитывая результаты рассмотрения дела № СИП-134/2018 (решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2019, постановление от 24.06.2019 Президиума Суда по интеллектуальным правам), согласно которым действия ИП ФИО5 по регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 638798 признаны злоупотреблением правом, а также принимая во внимание, что решением Роспатента от 26.08.2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 638798 признана недействительной полностью, о чём внесена запись в Государственный реестр, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что использование ответчиком спорного обозначения не устраняет допущенное им нарушение исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, в защиту которых последний обратился в суд.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-75/2019 подтверждено сходство до степени смешения товарного знака «ФЭМИЛИ» по свидетельству Российской Федерации № 638798 и серии товарных знаков ФАМИЛИЯ - судом было указано на высокую степень смешения в глазах потребителя услуг, оказываемых с использованием обозначения со словесным элементом «ФЭМИЛИ» и услуг, оказываемых с использованием спорных товарных знаков истца, что обусловлено известностью на территории Российской Федерации сети магазинов «ФАМИЛИЯ»/«Familia», принадлежащих истцу.

Поскольку вопрос сходства обозначений до степени смешения является вопросом факта, выводы суда по делам № А45-23174/2015 и № СИП-75/2019 имеют значение для настоящего дела вне зависимости от субъектного состава лиц, участвующих в разрешении обособленного спора.

Вопреки доводам ответчика, сам факт регистрации товарного знака по свидетельству № 638798 не подтверждает отсутствие сходства обозначений до степени смешения, так как решением от 10.09.2019 Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-75/19 решение Роспатента от 26.08.2019 о регистрации товарного знака «ФЭМИЛИ» было признано недействительным как нарушающее требования пунктов 3, 6, 8, 10 статьи 1483 и 10 ГК РФ.

Довод об отсутствии у истца и ответчика пересекающегося рынка потребителей в целях введения в заблуждение в результате использования ответчиком спорного обозначения, отклоняется апелляционным судом как не имеющий правового значения, поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорные товарные знаки материалами дела подтвержден, следовательно, в силу закона (статья 1484 ГК РФ, с учетом разъяснений пункта 154 Постановления № 10) истец имеет право на охрану средств индивидуализации в установленном законом порядке. 

Довод ответчика о том, что товарные знаки использовались лишь в одном магазине  опровергается представленными в материалы дела доказательствами использования спорных товарных знаков.

Так, из материалов дела усматривается, что спорные товарные знаки использовались истцом, в частности при размещении рекламы в теле-и радиоэфире, в том числе в соответствии с договором, заключенным между ООО «Максима Групп» и ООО «ПАН-МЕДИА» № 2311/10-1, что подтверждается эфирными справками за период с 01.12.2017 до 31.12.2017 (радиокомпании Новосибирск - Европа Плюс, Новосибирск-Р, телевизионные каналы - ТВ Центр Новосибирск, ТВ-3, Россия - 1 г. Новосибирск, ЭСМИ «Первый развлекательный СТС и Телевизионная станция «МИР» Новосибирск, ТВ Цент Новосибирск, ЭСМИ «Домашний» Новосибирск), нотариальным протоколом об осмотре вещественных доказательств от 22.01.2016 - магазина по адресу 

<

...>, фотографиями магазина по адресу 

<

...>, нотариальным протоколом осмотра магазина по адресу 

<

...> от 01.06.2019.

Кроме того, использование спорных товарных знаков ООО «Максима Групп» с разрешения истца и под его контролем на территории Российской Федерации подтверждено Судом по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения дела № СИП-134/2018.

Ссылки ответчика на непредставление истцом доказательств использования товарных знаков именно на территории Сибирского федерального округа, не имеют правового значения, поскольку неизвестность товарных знаков на территории, где используется сходное с ними до степени смешения обозначение, не свидетельствует о законности такого использования (указанные выводы подтверждаются судебной практикой - постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2018 № С01-1136/2017 по делу № А 78-6764/2017), а в силу статьи 1479 ГК РФ исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, действует на всей территории Российской Федерации.

Исходя из пункта 1 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите до прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном законом.

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 1 статьи 1491 ГК РФ).

Поскольку в рамках дела № А45-23174/2015 доказан факт сходства до степени смешения обозначения, используемого ООО «Колибри», который аналогичен используемому ООО «Созвездие» и принадлежащих истцу товарных знаков, довод подателя жалобы о том, что товарные знаки истца и обозначение ответчика не являются тождественными, подлежит отклонению.

С учетом разъяснений, изложенных в пункте 57 Постановления № 10, требование о запрете использования обозначения может быть предъявлено, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. 

Из материалов дела следует, интерес истца в настоящем деле заключается в пресечении незаконных действий ответчика по использованию спорных товарных знаков, исходя из того, что единственным участником и лицом, имеющим право действовать без доверенности от ответчика, является ФИО9, которая являлась единственным участником и лицом, имеющим право действовать без доверенности от лиц, в отношении которых вынесено решение по делу № А45-23174/2015. 

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте налоговых органов, ответчик, участвовавший в деле № А45-23174/2015 - ООО «Колибри» (ИНН 

<

***>) находится в стадии ликвидации с 19.02.2016, в настоящий момент ООО «Созвездие» находится так же в стадии ликвидации с 25.09.2019. Указанное свидетельствует об умышленных действиях ответчика, в обход вступившего в законную силу судебного акта по делу № А45-23174/2015, по незаконному использованию товарных знаков истца для извлечения прибыли.

В рассматриваемом случае ответчик (при участии в деятельности юридических лиц одних и тех должностных лиц) знал о запрете использования обозначения «ФЭМИЛИ», так как входит в одну торговую сеть ФЭМИЛИ с магазинами, в отношении которых был установлен запрет использования обозначения в деле № А45-23174/2015, и, несмотря на это, использовал спорное обозначение, угроза продолжения нарушения исключительных прав истца являлась более чем реальной. Иного ответчиком в нарушении статьи 65 АПК РФ не доказано.

Таким образом, возложение судом обязанности на ООО «Созвездие» по прекращению использования обозначения «ФЭМИЛИ», сходного до степени смешения с товарными знаками № 379310, № 273592, № 358641, № 358973, в отношении услуг магазинов, в том числе реализации товаров, соответствует характеру совершаемых длительное время нарушений с вовлечением новых юридических лиц, при попытке создания основания для защиты формально созданного ответчиком исключительного права на товарных знак № 638798 (ФИО5 – лицо, контролирующего торговую сеть ответчика), сходный до степени смещения с товарными знаками истца.  

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков, выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истцом заявлено о взыскании компенсации размере 1 000 000 рублей.

В обоснование заявленной суммы компенсации истец указал на продолжительность незаконного использования спорных товарных знаков (на протяжении 3 лет с 2015 года) посредством использования логотипа «ФЭМИЛИ», сходного до степени смешения с товарными знаками № 379310, № 273592, № 358641, № 358973, высокий размер дохода ответчика.

Ответчик, свою очередь заявил о чрезмерности заявленного истцом размера компенсации.

Из разъяснений, изложенных в пункте 61 Постановления № 10, следует, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 62 Постановления № 10, по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи  49 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Согласно правовому подходу, изложенному в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе, если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Пункт 3 статьи 1252 ГК РФ во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, включая его статьи 1301, 1311 и 1515, закрепляет в числе прочего правила, которыми должен руководствоваться суд при определении размера компенсации в случае, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации: в таких случаях размер компенсации определяется судом - в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости - за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; если же права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных данным Кодексом.

Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено, прежде всего, на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров.

Размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, что соответствует правовому подходу, сформулированному в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12.

Из материалов дела следует, что деятельность магазина ответчика в городе Барнауле фактически осуществлялась с декабря 2015 года (в помещении по договору аренды от 01.12.2015 № 100/7), истцом принимались меры к урегулированию спора в досудебном порядке, ответчик продолжал использование товарных знаков после направления в его адрес претензии и в период рассмотрения данного спора судом, длительность использования ответчиком принадлежащих истцу товарных знаков составила более трех лет, что свидетельствует о грубом характере нарушения.

На основании установленных обстоятельств, и, с учетом характера допущенного нарушения, срока незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, несения истцом финансовых затрат на продвижение обозначения магазинов и принятие мер, направленных на усиление различительной способности товарных знаков и формирование узнаваемости обозначения потребителями продукции, длительности использования ответчиком принадлежащих истцу товарных знаков (более трех лет), совершения ответчиком посредством вовлечения в деятельность группы аффилированных лиц умышленных и согласованных действий по использованию спорных товарных знаков истца, квалифицируемых судом в качестве грубого нарушения, объёма предложений о продаже товаров (список адресов магазинов л.д. 126 т. 3), принадлежности товарных знаков одному правообладателю, крупный масштаб деятельности ответчика, наличие широкой сети магазинов, располагающихся в разных городах  (Барнауле, Новосибирске, Кемерово, Томске, Красноярске), в которых ответчик осуществляет свою предпринимательскую деятельность с использованием обозначения ФЭМИЛИ, вероятных убытков правообладателя (выручка ответчика от реализации товаров в магазине – л. д. 124 т. 3)), суд первой инстанции пришел к правильному выводу об обоснованности искового требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 1000000 рублей.

Сторона, заявившая о необходимости снижения компенсации, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Ответчиком не обоснован и документально не подтвержден иной размер компенсации, в том числе не представлено в подтверждение довода о чрезмерности и необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, какие-либо лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков истца.

При таких обстоятельствах правовых оснований для снижения размера компенсации судом апелляционной инстанции не установлено, в связи с чем доводы о чрезмерном размере взысканной судом компенсации отклоняются в связи с необоснованностью.

Апелляционный суд считает несостоятельными доводы ООО «Созвездие» о том, что правообладатель, который не использует свои товарные знаки, не несет убытки от их использования ответчиком, однако подает иск и не только запрещает использовать сходные обозначения, но и взыскивает существенные суммы компенсации, что приводит к обогащению истца, поскольку являются документально неподтвержденными и противоречащими установленным судом обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам. 

Учитывая изложенное и принимая во внимание отсутствие документально обоснованных возражений ответчика, суд апелляционной инспекции считает определенный истцом размер компенсации соответствующим степени нарушения, в связи с чем взысканная судом первой инстанции с ответчика компенсация в размере 1 000 000 рублей является разумной и справедливой.

Согласно обжалуемому решению суд первой инстанции удовлетворил требование истца о взыскании с ответчика 5 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения судебного акта до момента его фактического исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено указанным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Защита кредитором своих прав в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (глава 25 ГК РФ).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

В определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 №, от 24.11.2016 № 2579-О указано на то, что положения пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ направлены на защиту прав кредитора по обязательству, в частности путем присуждения ему денежной суммы на случай неисполнения должником судебного акта на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, и с учетом разъяснений, данных в Постановлении № 7, согласно которым присуждение судебной неустойки в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре возможно только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (пункт 31), суду надлежит учитывать обстоятельства, объективно препятствующие исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре.

В качестве таких обстоятельств истец указал на длительность незаконного использования товарного знака (на протяжении 3 лет с 2015 года) и нежелание ответчика заключить лицензионный договор на право законного использования товарных знаков.

С учетом характера, длительности и последствий нарушения прав истца, установленный судом первой инстанции размер компенсации за нарушение прав на товарные знаки является соразмерным, разумным и справедливым.

Возможность присуждения денежной суммы при неисполнении судебного решения прям предусмотрена статьей 308.3 ГК РФ.

Поскольку требование истца о запрете ответчику использовать товарные знаки  № 379310, № 273592, № 358641, № 358973 и о понуждении ответчика устранить допущенное нарушение путем прекращения реализации товаров в отношении услуг магазинов, является обоснованным, следовательно, требование истца о взыскании судебной неустойки подлежит удовлетворению на случай неисполнения судебного акта, что нашло отражение в обжалуемом решении суда первой инстанции.

С учетом вышеизложенного, исходя из обстоятельств дела, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование истца о взыскании с ответчика 5 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная со следующего дня после вступления решения в законную силу.

По встречному иску.

Суд апелляционной инстанции признает необоснованным утверждение ответчика о злоупотреблении истцом своими правами.

В силу  статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. Злоупотребление правом может быть вызвано такими действиями лица, которые ставили другую сторону в положение, когда она не могла реализовать принадлежащие ей права.

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», разъяснено, что согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Непосредственной целью санкции, содержащейся в статье 10 ГК РФ, а именно отказа в защите права лицу, злоупотребившему правом, является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.05.2013 № 17388/12).

При решении вопроса о наличии в поведении того или иного лица признаков злоупотребления правом суд должен установить, в чем заключалась недобросовестность его поведения при заключении оспариваемых договоров, имела ли  место направленность поведения лица на причинение вреда другим участникам гражданского оборота, их правам и законным интересам, учитывая и то, каким при этом являлось поведение и другой стороны заключенного договора. Данный вывод соответствует правовому подходу, сформулированному в пункте 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2014), утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014.

Таким образом, статья 10 ГК РФ предполагает осуществление контрагентом права исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Следовательно, для квалификации действий истца, как совершенных со злоупотреблением правом, должны быть представлены доказательства того, что сторона имела умысел на реализацию какой-либо противоправной цели.

Судом апелляционной инстанции не установлено оснований для применения статьи 10 ГК РФ, предусматривающей возможность отказа в защите интересов лица, злоупотребляющего правом. 

Доказательств, подтверждающих, что истец действовал исключительно с намерением причинить вред ответчику либо злоупотребил правом в иных формах, в деле отсутствуют; иного ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не доказано.

Таким образом, истец, установив нарушение ответчиком исключительных прав на принадлежащие ему товарные знаки, обратился в суд с настоящими требованиями в целях защиты (восстановления) нарушенного исключительного права, а не в целях обогащения, что соответствует положениям части 1 статьи 4 АПК РФ, согласно которым заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, самостоятельно определив способы их судебной защиты, предусмотренные статьей 12 ГК РФ и иными законами.

Ссылки ответчика на судебную практику в подтверждение своих доводов признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, поскольку судебные решения, вынесенные по иным делам, не имеют преюдициального значения для разрешения настоящего спора, дела различаются между собой по обстоятельствам и субъектному составу.

В целом доводы апелляционной жалобы не влияют на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, не опровергают выводы суда первой инстанции, а свидетельствуют о несогласии с оценкой суда установленных обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены или изменения судебного акта.

При изложенных обстоятельствах решение суда первой инстанции является законным и обоснованным и не подлежит отмене ввиду отсутствия оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 156, 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

постановил:

решение от 19.09.2019 Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-20222/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Созвездие» - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий  

ФИО1

Судьи                                

ФИО2 

            ФИО3