Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-8351/21

01 сентября 2021 года

г.Москва

Резолютивная часть решения объявлена 12 июля 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 01 сентября 2021 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.А.Аладовым-Лыковым

рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению АО "КТБ ЖБ"

к ООО "КТБЮРОНИИЖБ"

о защите исключительных прав

При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу

У С Т А Н О В И Л :

АО «КТБ ЖБ» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании компенсации  в двукратном размере стоимости оказанных услуг в связи с незаконным использование товарного знака № 417719 в размере 4.062.257 руб. 96 коп.

Дело рассмотрено в порядке ст.123 АПК РФ.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 06.09.2010 г. по заявке № 2009723546 с приоритетом от 24.09.2009 г. был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 417719, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг «установка и ремонт оборудования» 37-го класса и услуг «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; изучение технических проектов; экспертиза инженерно-техническая» 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). 

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. 

Ответчик 26.06.2020 г.  обратился в Роспатент с возражением против предоставления названному товарному знаку правовой охраны по основанию несоответствия его регистрации требованиям п.1 ст.1483 ГК РФ.

Кроме того, ответчик указывал на то,  что анализируемое обозначение использовалось разными лицами до даты приоритета рассматриваемого товарного знака, оно, по мнению ответчика, в силу длительности и интенсивности такого использования утратило различительную способность по отношению к соответствующей части услуг 37, 42-го классов МКТУ, оказываемых бюро. 

Решением от 18.11.2020 г. Роспатент отказал в удовлетворении возражения. 

Принимая указанный ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из доказанности того, что заявитель является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку лицом. 

Роспатент указал, что в рассматриваемом случае композиционное построение обозначения «КТБНИИЖБ», включающего в свой состав гласные, позволяет воспринимать и читать его в качестве единого слова. 

Оригинальная буквенная композиция в свою очередь, с точки зрения Роспатента, приводит к тому, что названный словесный элемент  воспринимается в качестве самостоятельной лексической единицы, смысловое значение которой не находится в зависимости от прочтения образующих ее частей. 

Так как исследуемое обозначение выполненное слитно без графического выделения каких-либо частей, предлагаемое разделение заявителем словесного элемента на составляющие нарушает целостность восприятия словесного элемента в том виде, как оно зарегистрировано, и приводит к искажению смыслового значения, которое вкладывал в него правообладатель.

Роспатент пришел к выводу о том, что материалами административного дела подтверждается ассоциация спорного обозначения именно с бюро, в то время как представленные ответчиком документы не подтверждают, что данное обозначение использовалось разными производителями и воспринимается потребителями в отношении услуг, для индивидуализации которых оно зарегистрировано, как указание на вид услуги. 

Установив, что словесный элемент, вопреки аргументам заявителя, не образован путем соединения общеупотребительных сокращений слов, административный орган подчеркнул, что обозначение «КТБНИИЖБ» является искусственно созданным словом и носит фантазийный характер. 

На основании изложенного Роспатент не усмотрел правовых оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 417719 не соответствующей положениям п.1 ст.1483 ГК РФ.

Таким образом, акционерное общество «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» (АО «КТБ ЖБ») является правообладателем товарного знака № 417719, зарегистрированного по 37 и 42 классам МКТУ в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с датой приоритета 24.09.2009 года. В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «КТБНИИЖБ».

26 ноября 2013 г. Арбитражным судом города Москвы по делу А40-114115/2011 вынесено решение, в соответствии с которым исковое заявление ОАО «КТБ ЖБ» с требованием обязать прекратить незаконное использование товарного знака № 417719 и взыскать компенсацию к ЗАО «КТБюроНИИЖБ» (ОГРН 

<

***>) удовлетворено.

В соответствии с информацией из выписки с официального сайта ЕГРЮЛ, ООО «КТБюроНИИЖБ» создано путем реорганизации в форме преобразования. Правопредшественником ООО «КТБюроНИИЖБ» является ЗАО «Конструкторско-технологическое бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН 

<

***>).

Согласно п. 5 ст. 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются.

Соответственно после реорганизации ЗАО «КТБюроНИИЖБ» в ООО «КТБюроНИИЖБ» к последнему перешла обязанность не использовать товарный знак № 417719 в отношении видов деятельности, указанных в Решении по делу А40-114115/2011 от 26.11.2013 г.

В нарушение установленного запрета на использование указанного товарного знака ООО «КТБюроНИИЖБ» заключены договоры подряда с ООО «ГП-МО» № 209-18 от 06.12.2018 г. на выборочное определение прочности бетона железобетонных конструкций на сумму 224.099 руб.30 коп. и № 40-19 от 07.06.2019 г. на обследование железобетонных конструкций на сумму 207.029  руб. 68 коп.

ООО  «КТБюроНИИЖБ»  также  использовался  товарный  знак  правообладателя  путём размещения его в технических  заключениях,   которые  являются   результатом   работ  по   вышеуказанным договорам в отсутствие согласия АО «КТБ ЖБ».

Также, в нарушение установленного запрета на использование указанного товарного   знака ООО «КТБюроНИИЖБ» заключен договор № 07/2017 от 06.12.2017 г.  с ООО «Колесо-ВДНХ» на выполнение работ по теме «Математическое моделирование аэродинамической картины ветрового обтекания колеса обозрения с окружающей застройкой для испытаний   в аэродинамической трубе Т1-2 ЦАГИ» для объекта проектирования  и строительства   «Колесо обозрения с инфраструктурой» по адресу: г.Москва, СВАО, проспект Мира, вл.119 (кадастровый номер участка 77:02:0018011:8568) на общую сумму 1.600.000 руб. 

Работы завершены и сданы в полном объеме, что подтверждается подписанным сторонами указанного договора актом сдачи-приемки выполненных работ от 04 декабря 2019 г.

В соответствии с п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Статья 1229 ГК РФ предусматривает, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Оценка обозначения на соответствие требованиям п.1 ст.1483 ГК РФ производится исходя из:

восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров и (или) услуг, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров и (или) услуг, однородных им, или любых товаров; 

в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию. 

Аналогичная правовая позиция следует из постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу № СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 № 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано). 

В рассматриваемом случае слово «КТБНИИЖБ», как следует из решения Роспатента и не опровергнуто материалами дела, не обнаружено в каких-либо терминологических, толковых, энциклопедических или иных словарях, которые могли бы содержать в себе общепринятые понятия или аббревиатуры. 

При этом указанное обозначение, имея в своем составе гласные буквы, может быть произнесено и очевидно имеет словесный характер. 

Сведений об отнесении указанного обозначения непосредственно к услугам, в отношении которых произведена регистрация спорного товарного знака, не представлено.

Роспатентом также рассмотрен и отклонен довод об утрате различительной способности обозначения. 

При этом Роспатентом учтено, что из приведенных заявителем ссылок на сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и сети Интернет не следует, что обозначение «КТБНИИЖБ» используется различными предприятиями в качестве сокращенного фирменного наименования и вследствие этого утратило различительную способность. 

В п.3 ст.1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом п.4 ст.1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, п.4 ст.1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. 

Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном пп.1 либо пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд отмечает, что при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании пп.2 п.4 ст.1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего п.3 ст.1252 ГК РФ и Постановления N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Данная правовая позиция сформирована в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 11.07.2017 г., определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС16-13233 от 25.04.2017 г., N 308-ЭС17-3085 от 11.07.2017, N 308-ЭС17-2988 от 11.07.2017, N 308-ЭС17-3088 от 11.07.2017, N 308-ЭС17-4299 от 11.07.2017, N 305-ЭС17-16920 от 18.01.2018 и N 305-ЭС18-14243 от 13.11.2018.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении N 28-П, суд, при определенных условиях, может снизить размер компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика, и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Поэтому следует учитывать, что в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев. При этом обязанность доказывания обстоятельств, соответствующих этим критериям, возлагается именно на ответчика.

При этом суд, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, должен определить, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного.

Ответчик не представил доказательств в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, заявленного истцом, в том числе иных лицензионных договоров или иных сведений о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, не представлял доказательств. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. №  10 в п.61 предусмотрено, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении  размера  компенсации  за  основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 АПК РФ).

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (ст.68 АПК РФ).

Общая цена оказанных услуг установлена договорами, является твердой и составляет 2.031.128 руб. 98 коп. 

Соответственно размер компенсации в двукратном размере равен 4.062.257  руб. 96 коп.

Возражая по предъявленной ко взысканию суммы компенсации, ответчиком контррасчёт представлен не был.

Доводы ответчика об изменении наименования не нашли своего подтверждения.

На дату  проведения судебного заседания 12.07.2021 г. соответствующих сведений в ЕГРЮЛ в отношении ответчика внесено не было.

На основании изложенного суд, изучив и оценив в совокупности все представленные в материалы дела доказательства, считает заявленные требования подлежащими удовлетворению как законные, подтвержденные материалами дела и основанные на нормах действующего законодательства.

В силу ст.110 АПК РФ расходы на уплату госпошлины, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в  деле, в разумных пределах. 

Согласно ст.112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Истцом при подаче иска платежными поручениями № 002324 от 28.09.2020 г.  и № 888 от 09.04.2020 г. уплачена государственная пошлина в сумме 23.066 руб. 00 коп. и 20.245 руб. соответственно.

В связи с удовлетворением заявленных требований расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологическое бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона», ОГРН 

<

***>, в пользу акционерного общества «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона», ОГРН 

<

***>, компенсацию в двукратном размере стоимости оказанных услуг с незаконным использование товарного знака № 417719 в размере 4.062.257 (четыре миллиона шестьдесят две тысячи двести пятьдесят семь) рублей 96 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 20.245 (двадцать тысяч двести сорок пять) рублей.

 Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                                         Г.А. Гарькушова