СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ул. Набережная реки Ушайки, дом 24, Томск, 634050, https://7aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г. Томск                                                                                                   Дело № А27-14747/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 09 ноября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 ноября  2023 года.

 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: 

Председательствующего                 Зайцевой О.О., 

судей:                                                Кривошеиной С.В.

                                               Павлюк Т.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом посредством системы веб – конференции, апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Ленинск-Кузнецкий ЭТК» (№ 07АП-8563/23) на решение от 31.08.2023 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-14747/2022 (судья Останина В.В.), по иску Общества с ограниченной ответственностью «Ленинск-Кузнецкий ТЭК», город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Ленинск-Кузнецкий ЭТК», город Ленинск - Кузнецкий, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о расторжении договора, о взыскании 2 971 434 руб. 86 коп., по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Ленинск-Кузнецкий ЭТК», город Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Ленинск-Кузнецкий ТЭК», город Ленинск - Кузнецкий, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 8 811 075 руб. 29 коп., третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасспроектуголь-Н», город Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), ФИО2, город Красноярск, ФИО3, город Красноярск, Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоКомфорт», пгт. Большая Ирба, Курагинский район. Красноярский край (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческая компания «Сибирь», город Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

 

при участии в судебном заседании:

- от ООО «Ленинск-Кузнецкий ТЭК» – ФИО4, доверенность №1/4 от 03.04.2023, удостоверение адвоката; 

- от ООО «Ленинск-Кузнецкий ЭТК» - ФИО5, доверенность от 25.09.2023, паспорт, диплом, 

 

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Ленинск-Кузнецкий ТЭК» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Ленинск-Кузнецкий ЭТК» с требованиями о расторжении лицензионного договора от 18.08.2021, о взыскании 2 971 434 руб. 86 коп. неосновательного обогащения. 

В судебном заседании 29.11.2022 судом в соответствии со статьей 49 АПК РФ принято к рассмотрению ходатайство истца об отказе от иска в части требований о расторжении лицензионного договора от 18.08.2021. 

Определением от 06.12.2022 судом принято к рассмотрению встречное исковое заявление ООО «Ленинск-Кузнецкий ЭТК» о взыскании с ООО «Ленинск-Кузнецкий ТЭК» 2 8 811 075 руб. 29 коп., в том числе 8 028 565 руб. 14 коп. задолженности по лицензионному договору от 18.08.2021, 782 510 руб. 15 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

21.08.2023 Ответчик уточнил позицию по делу, настаивая на том, что лицензионный договор не расторгнут и по нему другой стороной не произведена полная оплата, в связи с чем ООО «Л-К ЭТК» вправе требовать возмещения убытков в размере 8 028 565 руб. 14 коп.; ООО «Л-К ЭТК» принятые на себя обязательства по лицензионному договору от 18.08.2021 исполнило.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 31.08.2023 производство по делу в части требования о расторжении лицензионного договора от 18.08.2021 прекращено. Первоначальный иск в остальной части требований удовлетворен. Взыскано с Общества с ограниченной ответственностью «Ленинск-Кузнецкий ЭТК» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ленинск-Кузнецкий ТЭК» 2 971 434 руб. 86 коп., перечисленных по лицензионному договору от 18.08.2021. В удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик - ООО «Ленинск-Кузнецкий ЭТК», обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

В порядке статьи 262 АПК РФ ООО «Ленинск-Кузнецкий ТЭК» представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании апелляционной инстанции, представители сторон поддержали свои позиции в полном объеме

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ рассмотреть дело при имеющейся явке.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

По итогам рассмотрения спора суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчиком не было получено Согласие от правообладателя на передачу авторских прав Истцу, в связи с этим, право на применение изобретения не могло быть передано ответчиком истцу по заключенному лицензионному договору от 18.08.2021, договор является ничтожным.

Арбитражный апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции, в связи с чем отклоняет доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (пункт 1 статьи 1233 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

При этом в силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, лицо, вступая в отношения, урегулированные нормами права, должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона.

В пункте 2 статьи 1235 ГК РФ указано, что лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, определенных статьей 1232 ГК РФ.

К таким случаям относится, в том числе, предоставление права использования подлежащего государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 2 статьи 1232 ГК РФ).

Таким образом, поскольку ГК РФ (главы 70, 75, 76) не предусмотрена обязательная государственная регистрация указанных в спорном договоре объектов интеллектуальной собственности, позиция первоначального истца о том, что лицензионный договор от 18.08.2021 должен быть зарегистрирован, судом правомерно отклонен как необоснованная. 

На обстоятельства, свидетельствующие об обратном, в апелляционной жалобе не указано, соответствующих доказательств, опровергающих указанные выше выводы суда, не представлено.

Судом сделан верный вывод о том, что ответчиком не было получено Согласие от правообладателя на передачу авторских прав Истцу, при этом суд исходил из следующего. 

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата (пункт 5 статьи 1238 ГК РФ).

Как установлено судом первой инстанции, в лицензионном договоре от 31.05.2021 содержится условие о том, что «территория» - Кемеровская область – место выпуска Лицензиатом Продукции (пункт 1.4.).

Неисключительное право по договору от 31.05.2021 передано для использования только на территории, оговоренной в п. 1.4. договора от 31.05.2021.

При этом Лицензиат вправе применять, предлагать к продаже, продавать и иным способом вводить Продукцию в гражданский оборот и хранить ее вне территории (пункт 3.1. договора от 31.05.2021).

Кроме того, Лицензиар по договору от 31.05.2021 не возражает против осуществления Лицензиатом производственной кооперации с третьими лицами для производства, применения, предложения о продаже, продажи, иного введения в гражданский оборот или хранения для этих целей Продукции. При этом Лицензиат несет ответственность за выполнение им всех обязательств по договору (пункт 3.5. договора от 31.05.2021).

20.10.2021 стороны заключили дополнительное соглашение к лицензионному договору от 31.05.2021, дополнив его пунктом 3.7.: Лицензиар предоставляет Лицензиату право на передачу неисключительных прав на «Ноу-Хау» третьим лицам, в случае производственной кооперации с ними по производству, хранению, продажи и иного введения в гражданский оборот «Продукции», и ведущим хозяйственную деятельность на Территории, предусмотренной пунктом 1.4. договора.

В пункт 42 Постановления Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Согласие на заключение сублицензионного договора, в том числе с конкретным сублицензиатом, может быть дано как в самом лицензионном договоре, так и в отдельном документе. 

При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.

В дело представлено согласие за подписью ФИО6, ФИО7 о том, что они подтверждают разрешение на использование прав по лицензионному договору от 31.05.2021 на площадке в Северной промзоне Ленинско-Кузнецкого городского округа при условии реализации производства с участием ООО «Ленинск-Кузнецкий ЭТК» (том 1 л.д. 35, 109 и том 2 л.д. 53, 54 - одного содержания (за исключением указания «промзоны» и «промзоны,2», однако визуально отличающиеся по оформлению)).

Как верно указал суд первой инстанции, что утверждение ответчика о том, что такое согласие передано первоначальному истцу через 5 дней после заключения договора, документально не подтверждено, имеется скриншот от 21.09.2021 о направлении разрешения патентообладателей (том 1 л.д. 36)..

Обратного из материалов дела не следует.

Суд первой инстанции верно отметил, что согласие правообладателями дано именно на использование прав по лицензионному договору от 31.05.2021, реализация производства должна осуществляться с участием ответчика, в то время как лицензионный договор от 18.08.2021 предусматривает передачу прав в отношении изобретения истцу.

Лицензионный договор от 31.05.2021 не содержит согласия правообладателей на заключение сублицензионных договоров ответчиком в принципе.

При этом судом обоснованно учтено, что в двух лицензионных договорах – от 31.05.2021 и от 18.08.2021 указана разная Территория.

В процессе рассмотрения дела привлеченные к участию в деле правообладатели не выразили своего мнения по обстоятельствам спора, в том числе по согласию на заключение сублицензионного договора сторонами.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции, что спорный договор от 18.08.2021 является недействительным в силу отсутствия согласия правообладателя патентных прав на его заключение.

Данные обстоятельства заявителем не опровергнуты.

При таких обстоятельствах, право на применение изобретения не могло быть передано ответчиком истцу по заключенному лицензионному договору от 18.08.2021, в связи с чем, суд обоснованно признал договор ничтожным.

Кроме этого, суд верно установил факт непередачи Истцу прав и информации по лицензионному договору от 18.08.2021, в связи с чем, довод о том, что Ответчик передал Истцу все имеющиеся у него сведения и информацию о результатах интеллектуальной деятельности в соответствии с предметом договора, также не соответствует действительности, судом первой инстанции правомерно отклонен, при этом суд исходил из следующего. 

В материалы дела ответчиком представлены справки, скриншоты, пояснения, перечни документов, которые передавались истцу, заключение по технологии «Термокосс», информационное письмо (том 1 л.д. 42-54, 76-99, 137-141, том 2 л.д. 124 – 129, том 3). 

Между тем, представленные суду документы сами по себе не свидетельствует о том, что ответчик передал истцу права на применение изобретения, защищенного Патентом РФ №2288937, зарегистрированном в Государственном реестре изобретений РФ 10.10.2006 г., "Ноу-хау", а также связанных с ними технических и технологических решений по производству Продукции.

Доводы ответчика о том, что первоначальный истец фактически использует спорное право, также документально не подтверждены. 

Обратного из материалов дела не следует. 

Представленный ответчиком акт приема-передачи технической документации от 03.09.2021 после подачи заявления истцом в порядке статьи 161 АПК РФ (до принятия его к рассмотрению судом) по ходатайству самого ответчика исключен из числа доказательств и возвращен ответчику.

С учетом этого, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о ничтожности лицензионного договора от 18.08.2021.

На обстоятельства, свидетельствующие об обратном, в апелляционной жалобе не указано, соответствующих доказательств, опровергающих указанные выше выводы суда, не представлено.

Правовых оснований не согласиться с позицией арбитражного суда, судебная коллегия не усматривает.

В целом, оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на обоснованность и законность судебного акта.

При изложенных обстоятельствах, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителей жалобы.

          Руководствуясь статьями 258, 268, 271, п. 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

                                                         п о с т а н о в и л:

решение от 31.08.2023 Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-14747/2022 - оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

         Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области. 

         Постановление, выполненное в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

 

       Председательствующий                                                                     О.О. Зайцева 

 

Судьи                                                                                                            С.В. Кривошеина   

 

                                                                                                                       Т.В. Павлюк