РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-132204/21-110-877

г. Москва

30 ноября 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2021 года 

Решение в полном объеме изготовлено 30 ноября 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "САФАРИ" (123007, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ХОРОШЁВСКИЙ, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 18, ПОМЕЩЕНИЕ IX, ОГРН: 1144345006630, Дата присвоения ОГРН: 14.03.2014, ИНН: 4345381964)

к ИП Уманскому Никите Алексеевичу (ОГРНИП: 319774600213717, ИНН: 501709181289)

о взыскании 1 500 000 руб.; о запрете использования обозначений сходных по степени смешения с товарными знаками,

при участии:

от истца –Пивень  Е.В. по дов.  от  02.09.2021, Варавина  Я.А. по дов.  от  02.09.2021,

от ответчика- Сергеева  Л.И. по дов.  от  05.08.2021

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "САФАРИ" обратилось с иском к Индивидуальному предпринимателю Уманскому Никите Алексеевичу (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 1 500 000 руб. компенсации в соответствии с пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками №559081, №367840, №988477, №306039, №404486, №1216659, №1255323, №1351997.

Ответчик иск не признал по основаниям,  изложенным в  отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, ООО «САФАРИ» является правообладателем (лицензиатом) следующих товарных знаков:

изобразительный   товарный   знак   (знак  обслуживания) , зарегистрированный согласно Свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №559081 от 07.12.2015, дата приоритета 12.02.2014 для использования его в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 18, 25, 28, 37, 42 класса МКТУ, приведенных в Свидетельстве:

09 - приборы и инструменты научные, геодезические, измерения, спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; воспроизведения звука или изображений; программное обеспечение; аккумуляторы электрические; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPSJ; аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи электрические; бинокли; компасы; вехи [геодезические инструменты]; видеотелефоны; видеоэкраны; гарнитуры беспроводные для телефонов; голограммы; доски объявлений электронные; звукопроводы; вывески светящиеся; измерители; инструменты измерительные; инструменты топографические; каркасы электрических катушек; катушки [фотография]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические; катушки электромагнитов; корпуса аккумуляторов электрических; магниты; магниты декоративные; наушники; передатчики [дистанционная связь]; приборы для обучения; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты физические; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; публикации электронные загружаемые; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; рации портативные; сердечники катушек индуктивности [электричество]; тампоны ушные, используемые при подводном плавании; указатели; устройства для воспроизведения звука; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские; авторучки; альбомы; бланки; бланки уведомлений [канцелярские товары]; блокноты; блокноты [канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; блокноты с отрывными листами; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага офисная; бумага упаковочная; вывески бумажные или картонные; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; держатели для карандашей; держатели для штампов [печатей]; зажимы для каталожных карточек; зажимы для ручек; закладки для книг; изделия картонные; изображения графические; календари; карандаши; карандаши автоматические; карандаши угольные; картинки; карты коллекционные, за исключением используемых для игр; кисточки для письма; клавиши пишущих машин; конверты [канцелярские товары]; коробки для штемпелей [печатей]; коробки картонные или бумажные; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; макеты архитектурные; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; материалы переплетные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обложки [канцелярские товары]; пакетики бумажные; папки для документов; переплеты для книг; печати [канцелярские товары]; пленки пластмассовые для упаковки; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; полосы клейкие для скрепления переплетов [переппетное дело]; приборы письменные; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; приспособления для приклеивания этикеток ручные; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; тетради; транспаранты [канцелярские товары]; флаги бумажные; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; штампы с адресами; штемпели [печати]; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных.

75 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; дорожные сундуки, чемоданы; визитницы [картодержатели]; кейсы из кожи или кожкартона; коробки из кожи или кожкартона; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; наборы дорожные [кожгалантерея]; портфели [кожгалантерея]; ранцы; ремешки кожаные; рюкзаки; саквояжи; сумки; сумки для альпинистов; сумки для одежды дорожные; портпледы; сумки дорожные; сумки женские; сумки кожаные для слесарных инструментов пустые; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сундуки дорожные; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов.

25 - одежда, головные уборы; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; пояса-кошельки [одежда]; рубашки.

28 - игры, игрушки; игрушки; мобайлы [игрушки]; игры-конструкторы.

37 - строительство; асфальтирование; бурение скважин; герметизация сооружений [строительство]; добыча горно-рудных полезных ископаемых; изоляция сооружений; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт насосов; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство дамб; строительство молов; строительство подводное; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка дверей и окон; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промыишенному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; архитектура; аудит в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; изыскания геологические; экспертиза геологическая; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области геологии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования подводные; исследования технические; испытания клинические; калибровка [измерения]; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам программного обеспечения; контроль качества; консультации в области дизайна веб-сайтов; межевание; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разведка геологическая; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; сервер хостинг; тиражирование компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промыитенная эстетика]; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая.

- комбинированный товарный знак (знак обслуживания) , зарегистрированный в соответствии со Свидетельством на товарный знак № 367840 от 18.12.2008, дата приоритета 27.12.2007, для использования его в отношении всех товаров и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, приведенных в Свидетельстве:

35 - демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат торговых автоматов; распространение образцов; сбор информации по компьютерным базам данных; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; реклама; радиореклама; реклама телевизионная; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; агентства рекламные; обновление рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; прокат рекламных материалов; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная.

38 - доска сообщений электронная; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; почта электронная.

41 - информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досугов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; издание книг; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги образовательно-воспитательные.

- комбинированный товарный знак (знак обслуживания) , международная регистрация № 988477, дата регистрации 11.11.2008, для использования его в отношении товаров и услуг 09, 16, 37 классов МКТУ:

09 - детекторы электропроводящих материалов, включая металлодетекторы; 

16 - учебные материалы и наглядные пособия; продукция печатная; 

37 - услуги   по   установке,   обслуживанию   и  ремонту,   относящиеся   к электрооборудованию и приборам.

- словесный товарный знак (знак обслуживания) , зарегистрированный в соответствии со Свидетельством на товарный знак № 306039 от 04.05.2006, дата приоритета 01.02.2005, для использования его в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 37 классов МКТУ, приведенных в Свидетельстве:

09 - детекторы для электропроводных материалов; металлодетекторы, металлоискатели.

16 - инструкции и обучающие материалы; печатная продукция.

37 - услуги по установке, обслуживанию и ремонту, относящиеся к электрической аппаратуре, приборам и инструментам.

- словесный товарный знак (знак обслуживания) , зарегистрированный в соответствии со Свидетельством на товарный знак № 404486 от 25.03.2010, дата приоритета 25.12.2008, для использования его в отношении всех товаров и услуг 09, 16, 37 классов МКТУ, приведенных в Свидетельстве:

09 - детекторы для электропроводящих, токопроводящих материалов; метачлодетекторы.

16 - учебные материалы и наглядные пособия; продукция печатная.

37 - установка, техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов, приборов и инструментов.

- комбинированный товарный знак (знак обслуживания) , международная регистрация № 1216659, дата регистрации 13.04.2014, для использования его в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ:

09 - детекторы электропроводящих материалов, а именно металлодетекторы, металлодетекторы для промышленных или военных целей, металлодетекторы для противоминных целей, металлодетекторы для бытовых и развлекательных целей, металлодетекторы для добычи золота, металлодетекторы для использования в сочетании с программным обеспечением, металлодетекторы с функциями картографии и/или глобального позиционирования; электромагнитные катушки для металлоискателей.

- комбинированный товарный знак (знак обслуживания) , международная регистрация № 1255323, дата регистрации 25.05.2015, для использования его в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ:

09 - детекторы электропроводящих материалов, а именно металлодетекторы, металлодетекторы для промышленных или военных целей, металлодетекторы для противоминных целей, металлодетекторы для бытовых и развлекательных целей, металлодетекторы для добычи золота, металлодетекторы для использования в сочетании с программным обеспечением, металлодетекторы с функциями картографии и/или глобального позиционирования; электромагнитные катушки для металлоискателей.

- комбинированный товарный знак (знак обслуживания) , международная регистрация № 1351997, дата регистрации 28.04.2017, для использования его в отношении товаров и услуг 09 класса МКТУ:

09 - детекторы электропроводящих материалов, а именно металлодетекторы, металлодетекторы для промыишенных или военных целей, металлодетекторы для противоминных целей, металлодетекторы для бытовых и развлекательных целей, металлодетекторы для добычи золота, металлодетекторы для использования в сочетании с программным обеспечением, металлодетекторы с функциями картографии и/или глобального позиционирования; электромагнитные катушки для металлоискателей.

ООО «САФАРИ» является правообладателем товарных знаков № 559081, № 367840, что подтверждается соответствующими свидетельствами.

ООО «САФАРИ» является обладателем исключительной лицензии на территории Российской Федерации на товарные знаки № 988477, № 306039, № 404486, № 1216659, № 1255323, № 1351997, в соответствии с лицензионным договором на использование товарных знаков № 988477, № 306039, № 1119244, № 1140303, № 404486, № 1187496, № 1216659, № 1221724, № 1255323, № 1351997, № 1330969 от 18 сентября 2020 г.

21 сентября 2020 г. была произведена закупка товара «Металлоискателя Minelab GO-FIND 11» и «Металлоискателя Minelab GO-FIND 44» в магазине, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова, дом 10, ЦУМ, отдел 46С (1-й этаж), что подтверждается чеком 0188, товарным чеком № 00133, гарантийными талонами

В соответствии с указанными документами на приобретённый товар, ИП Уманский Н.А. (Ответчик) является лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в магазине «Антиквар32 металлоискатели», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова, дом 10, ЦУМ, отдел 46С (1-й этаж).

В ходе осмотра доказательств установлено, что на приобретённом товаре содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками № 559081, № 367840, № 988477, № 306039, № 404486, № 1216659, № 1255323, № 1351997, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 21 сентября 2020 г.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и Товарным знаком Истец исходит из норм «Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков», утвержденных Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482.

Согласно пункту 41 Правил обозначения считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается законодательством РФ.

Общество с ограниченной ответственностью «САФАРИ» не предоставляло Ответчику право использования товарных знаков № 559081, № 367840, № 988477, № 306039, № 404486, № 1216659, № 1255323, № 1351997 никаким способом. Между ООО «САФАРИ» и ИП Уманским Н.А. нет заключенных лицензионных или иных договоров, предоставляющих права пользования исключительным правом Истца на товарные знаки.

Таким образом, Ответчик незаконно использует товарные знаки Истца для реализации однородных товаров и оказания однородных услуг, для которых предоставлена правовая охрана товарным знакам № 559081, № 367840, № 988477, № 306039, № 404486, № 1216659, № 1255323, № 1351997.

Товарные знаки № 559081, № 367840, № 988477, № 306039, № 404486, № 1216659, № 1255323, № 1351997 носят индивидуализирующую функцию и для потребителя товара, при продаже которого, использованы указанные знаки, означает связь товара с ООО «САФАРИ».

При реализации товаров Ответчиком использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками № 559081, № 367840, № 988477, № 306039, № 404486, № 1216659, № 1255323, № 1351997 с целью привлечения к своему товару потребителей, желающих купить именно товары, реализуемые ООО «САФАРИ». Следовательно, Ответчик намерено допустил смешение продукции ООО «САФАРИ» и своей продукции.

В силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 указанного Кодекса.

П. 1 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. В случаях, предусмотренных кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

В силу пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как указано в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая изложенное, принимая во внимание характер допущенного нарушения, Истец считает, что с Ответчика подлежит взысканию компенсация в размере 1 500 000 рублей.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об отказе от иска в части запрета незаконного использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками №№559081, 367840, 988477, 306039, 404486, 1216659, 1255323, 1351997.

С учетом изложенного, истец просит взыскать 1 500 000 руб. компенсации в соответствии с пп.1 п.4 ст.1515 ГК РФ за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками №559081, №367840, №988477, №306039, №404486, №1216659, №1255323, №1351997.

На основании изложенного истец обратился с настоящим иском в суд.

Между тем, как пояснил представитель ответчика с 20.06.2021 г. ИП Уманский Н.А. не является арендатором помещения, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова, д. 10, ЦУМ, отдел 46С (1 этаж), однако свою деятельность он в этом помещении не осуществляет с 01.04.2021 г.

Договор аренды не действует, торговля в вышеуказанном помещении не осуществляется ИП Уманским Н.А. Более того, товарные знаки не использовались в рекламных целях.

Ответчик металлоискатели самостоятельно не производил, средства индивидуализации на товары не наносил. Ответчик приобретал до 18 сентября 2020 года полностью готовый товар для дальнейшей его реализации.

В соответствии с п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

При несоблюдении указанных требований суд вправе вынести определение об оставлении соответствующего искового заявления без движения (статья 136 ГПК РФ, статья 128 АПК РФ)».

Согласно п. 62 вышеуказанного Постановления:

«Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Кроме того, из содержания пункта 3.1 и 4.3 Постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» следует, что размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, т.е. применительно к нарушению прав на конкретные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации - в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Этот размер должен быть судом обоснован, на что указано в абзаце четвертом пункта 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Поскольку компенсация, по смыслу взаимосвязанных положений статей 1250, 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеет штрафной характер, принципиальное значение приобретает норма абзаца второго пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса о критериях, которыми должны руководствоваться суды при определении размера компенсации: он определяется в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Термин «характер нарушения» обычно понимается как относящийся к тяжести содеянного, причем, как правило, принимаются во внимание обстоятельства, характеризующие последствия нарушения, поведение причинителя вреда и наличие его вины. Вместе с тем, если иное не установлено данным Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 его статьи 1252 меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении нарушителем предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если тот не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (абзац третий пункта 3 статьи 1250).

Так истцом представлен в материалы дела лицензионный договор от 18 сентября 2020 года, согласно которому лицензиар Минелаб предоставляет лицензиату ООО «САФАРТ» исключительную лицензию на товарные знаки № 988477, № 306039, № 404486, № 1216659, № 1255323, № 1351997.

Также истцом представлен в материалы дела протокол осмотра от 21 сентября 2020 года. Согласно кассовому чеку закупка двух металлоискателей произведена истцом 21 сентября 2020 года (Minelab GO-FIND 11, 44).

Истец указывает, что в ходе осмотра доказательств установлено наличие на приобретенном товаре обозначений, сходных с товарными знаками, права на которые принадлежат истцу.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1232 ГК РФ в случаях, предусмотренных данным Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Согласно статье 1480 ГК РФ государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 этого Кодекса.

В силу статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю).

Таким образом, совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ Истцу необходимо доказать, помимо принадлежности ему прав на Товарные знаки и однородности товаров и услуг, факт наличия вероятности смешения спорного обозначения с Товарными знаками и введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров и услуг, их качества или иных характеристик, или экономической связи Истца и Ответчика.

На дату закупки у ответчика спорного товара (21.09.2020 года) правовая охрана указанным товарным знакам истца еще не была предоставлена, поскольку товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации, где правообладателем значится ООО «САФАРИ», были зарегистрированы позднее - 20.05.2021 года.

Регистрация прав на товарный знаки № 988477, № 306039, № 404486, № 1216659, № 1255323, № 1351997 была произведена 20 мая 2021 года, согласно письменным доказательствам, представленным истцом.

С заявлением о государственной регистрации предоставления права использования по лицензионному договору в Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ истец обратился 03.11.2020 года, т.е. после закупки двух металлоискателей.

Поскольку в период как до 20.05.2021 года, так и до 03.11.2020 года, правовая охрана товарным знакам № 988477, № 306039, № 404486, № 1216659, № 1255323, № 1351997 не была предоставлена ООО «САФАРИ», то, как следствие, действия лиц по использованию обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с позднее зарегистрированным товарным знаком не могли нарушить исключительные права правообладателя, которые на тот момент не существовали. Поэтому применительно к указанным товарным знакам в любом случае отсутствуют правовые основания для применения мер ответственности, предусмотренных гражданским законодательством, за возможное нарушение исключительных прав Истца на указанные товарные знаки за период, предшествующий его государственной регистрации.

Признаков использования товара в рекламных целях в отношении двух объектов(металлоискателей), помимо непосредственной продажи товара, относящегося к 9 классу МКТУ (№559081), товара, в отношении которых зарегистрированы заявленные истцом товарные знаки, не усматривается. Кроме того, указанный вывод признан истцом в исковом заявлении и не нуждается в доказывании в соответствии со статьей 70 АПК РФ.

В силу ч.2 ст. 1481 ГК РФ Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как усматривается из представленных в материалы дела доказательств (свидетельств о регистрации прав на соответствующие товарные знаки), товарные знаки №367840, № 559081, № 988477 являются серийными, представляющими собой группу(серию) знаков одного правообладателя, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего изобразительного элемента, имеющих несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков. В данном случае таким доминирующим словесным элементом является комбинация самого знака.

Суд, учитывая указанные обстоятельства, характер нарушения исключительного права, прекращение  использования , отсутствие негативных последствий для истца в связи с совершенным нарушением, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, пришел к выводу о снижении размера компенсации до 150 000 рублей.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению частично.

При  этом часть госпошлины (70% подлежит возврату истцу из бюджета в связи с отказам от иска в части,  поскольку торговля прекращена до подачи иска,  доказательств обратного не представлено.)

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Принять отказ от иска в части запрета. Производства оп делу в этой части прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "САФАРИ" из федерального бюджета госпошлину в размере  4 200 руб. по п/п №1535 от 21.06.2021.

Взыскать с  индивидуального предпринимателя  Уманского Никиты Алексеевича   в пользу  общества с ограниченной ответственностью "САФАРИ" 150 000 руб. компенсации, 2 800 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной   иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко