ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-32461/17-15-301

г. Москва

29 марта 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена  «28» марта 2019 года. 

Решение в полном объеме изготовлено «29» марта 2019 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Власенко А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ООО «Йодные технологии маркетинг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третьи лица: 1. ООО «ФармМедТрейд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

2. ООО «Продуктсервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о защите исключительных прав

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2 по дов. б/н от 09.01.2017

от ответчика – не явился, извещен

от третьих лиц – неявка, извещены

УСТАНОВИЛ:

ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Йодные технологии маркетинг» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак «Морфей» по Свидетельству РФ №355471 в размере 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, об изъятии из оборота и уничтожить контрафактный товар «Биологически активная добавка к пище» с незаконно размещенным товарным знаком «Морфей» по Свидетельству РФ №355471, произведенный ООО «Йодные технологии и маркетинг» в количестве 50 000 шт. Дата выпуска 10.2013 г.; об изъятии из оборота и уничтожить орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые ООО «Йодные технологии и маркетинг» по адресу Калужская область, Козельский раон, 

<

...> территория сельхозтехники, или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на средства индивидуализации при производстве контрафактного товара "Биологически активная добавка к пище "МОРФЕЙ. Капли" с незаконно размещенным товарным знаком «Морфей» по Свидетельству РФ №355471.

Решением суда от 05.03.2018  года, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2018 года, в удовлетворении требований истца было отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2018 года вышеуказанные судебные акты были частично отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в части рассмотрения вопроса о взыскании компенсации с указанием на необходимость рассмотрения доводов сторон в отношении однородности товара.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик и Третьи лица представителей в судебное заседание не направили.

Суд, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования в части, направленной на новое рассмотрение подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в обоснование исковых требований, заявитель ссылается на следующие обстоятельства.

Как указывает истец, вступившими в законную силу судебными актами, а именно Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-434/2013 было установлено, что ООО «Йодные технологии и маркетинг» является производителем БАД «Морфей. Капли», маркирующим упаковку товарным знаком Морфей.

В частности, Судом по интеллектуальным правам установлены следующие обстоятельства: «представлены: подлинные упаковки БАДов с использованием словесных товарных знаков ... «Морфей» (даты изготовления 10.2013), на упаковках имеется соответствующее указание, что капли производятся ООО «Йодные технологии и маркетинг»..., товарный и кассовый чек.»

В обоснование заявленных исковых требованиях истец ссылается на то, что в ходе мониторинга рынка по поручению ООО «Курортмедсервис» была осуществлена контрольная закупка 3-х флаконов БАД «Морфей. Капли» в ООО «ФармМедТрейд» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, Адрес: 111116, 

<

...>): 19.02.2014 г. товар «Морфей. Капли» стоимостью 125 руб.

Согласно информации на упаковке, указанный БАД был произведен ООО «Йодные технологии и маркетинг» в составе товарной партии в флаконах т/с по 50 мл. в общем количестве 50 000 шт. Дата выпуска Х.2013 г.

Истец указывает, что на упаковке размещено обозначение, сходное с товарным знаком №355471 «Морфей», производителем контрафактной продукции указано ООО «Йодные технологии и маркетинг», претензии по её качеству принимает ООО «ПродуктСервис».

Биологически-активные добавки к пище (БАД) и товары 29 класса, содержащие биологически-активные добавки, включая биологически-активные вещества, а именно пищевые добавки, являются однородными, что установлено Решением суда по интеллектуальным правам (СИП) от 30 апреля 2014 года по делу №СИП-434/2013 и Постановлением Президиума суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014г. по тому же делу.

На основании анализа приобретённых товаров ООО «Курортмедсервис» пришел к выводу, что данные товары не были произведены компанией ООО «Курортмедсервис» или с её разрешения.

Стоимость контрафактных товаров под товарным знаком «Морфей» подтверждается контрольной закупкой в аптечной сети.

Таким образом, размер компенсации составляет: 50 000 шт. * 125 рублей *2 = 12 500 000 рублей

На основании изложенного истец обратился в суд с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд усматривает правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, в силу следующих обстоятельств.

Так, мотивируя исковые требования, истец указывает, что ООО «Йодные технологии маркетинг» незаконно использует товарный знак «МОРФЕЙ» для маркировки производимой продукции; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат 5 интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – Методические рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги – это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Ответчиком какие-либо мотивы в обоснование отсутствия однородности биологически активных добавок к пище» товарам 29-го класса МКТУ указанного товарного знака не приведены.

Распределение товаров по классам МКТУ, как отмечено в пункте 3.1 Методических рекомендаций, не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Перечень товаров 29-го класса МКТУ защищаемого товарного знака включает не только видовые указания товаров, но и товарную позицию «в том числе перечисленные товары 29 класса, содержащие биологически-активные добавки, включая биологически-активные вещества, а именно пищевые добавки, относящиеся к товарам 29 класса».

В соответствии с пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ (в редакции, действовавшей в период вменяемого правонарушения) отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Как разъяснено в пункте 23 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 5/29), судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.

Согласно пунктам 1–3 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт нарушения его ответчиком путем использования сходного до степени смешения обозначения в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им.

В постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.09.2012 № 5939/2012 содержится позиция, в соответствии с которой действия лица, осуществившего создание контрафактного товара с целью введения его в гражданский оборот по заданию иного лица, составляют самостоятельное нарушение исключительного права.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что факт нарушения прав истца имел место, в связи с чем требование о взыскании компенсации подлежит удовлетворению.

В соответствии с п.4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рассматриваемом случае истцом избран способ определения компенсации в размере двойной стоимости товара: 50 000 шт. * 125 рублей *2 = 12 500 000 рублей

В соответствии с пунктом 2 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещён товарный знак.

Истец, воспользовавшись правом, установленным пп.2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации с ответчика в размере 12 500 000 руб.

Суд, в связи с наличием факта незаконного использования исключительных прав ответчиком, удовлетворяет требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 12 500 000 руб.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на истца.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Йодные технологии маркетинг» в пользу ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС» 12 500 000 рублей компенсации.

Взыскать с ООО «Йодные технологии маркетинг» в доход Федерального бюджета РФ 85 500 руб. 00 коп. госпошлины по иску.

Взыскать с ООО «КУРОРТМЕДСЕРВИС» в доход Федерального бюджета РФ 6 000 руб. 00 коп. госпошлины по иску.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

                      СУДЬЯ:                                                                               М.А. Ведерников