3607/2021-358690(3) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-95430/2018

05 августа 2021 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2021 года. 

Полный текст решения изготовлен 05 августа 2021 года.  

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в  составе:  

судьи Кожемякиной Е.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «Лигал Арт»  (местонахождение: 121099, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к АБ «ФИО5 Лигал (правовой)» (местонахождение:190121, г.Санкт- Петербург, Невский 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

третье лицо: АО «Региональный сетевой информационный центр» (адрес:  Россия 123308, 

<

...>, этаж 4 пом. 1 ком.  40)  

об обязании совершить действия и о взыскании 5 017 000,00 руб. 

при участии  

- от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 31.03.2021,  представитель ФИО3 по доверенности от 21.08.2020;  

- от ответчика: представитель ФИО4 по доверенности от 09.03.2021;  - от третьего лица: представитель не явился, извещен;  

установил:

ООО «ЛИГАЛ АРТ» обратилось в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к АБ «РБМ Лигал  Арт» об обязании ответчика прекратить использование товарного знака истца   № 408769 и о взыскании 5 000 000,00 руб. компенсации за незаконное  использование товарного знака истца № 408769.  

Определением от 31.07.2018 исковое заявление принято к производству,  возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное  заседание и судебное разбирательство.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено  акционерное общество «Региональный сетевой информационный центр»  (далее – третье лицо).  

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 31.03.2020, оставленным без изменения постановлением  Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2020, исковые  требования удовлетворены в части обязания ответчика прекратить  использование товарного знака истца: в наименовании ответчика; на сайте  ответчика https://rbm.legal (в том числе в программном коде данного сайта и в  исходном коде страницы) для целей поиска в поисковых системах и системах  обеспечения перенаправления пользователей к сайту https://rbm.legal (включая  диспетчер тегов https://www.googletagmanager.com); в доменном имени  https://rbm.legal.  

С ответчика в пользу истца взыскано 500 000 рублей компенсации, 17  000 рублей расходов за нотариальное удостоверение осмотра сайта, 194 000  рублей расходов по экспертизе и 10 800 рублей расходов по уплате  госпошлины.  

В удовлетворении остальной части иска отказано. 

Постановлением от 04.12.2020 Суда по Интеллектуальным правам  Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 31.03.2020 и постановление Тринадцатого арбитражного  апелляционного суда от 08.09.2020 по делу № А56-95430/2018 отменено, дело  направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области.  

В судебном заседании от 10.03.2021 суд приобщил к материалам дела от  истца письменные пояснения, а от ответчика отзыв на исковое заявление.  

 Судебное заседание от 10.03.2021 было отложено судом для оценки  доводов сторон.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  23.04.2021 № 242 "Об установлении на территории Российской Федерации  нерабочих дней в мае 2021 г.", дата судебного заседания 05.05.2021 была  изменена.  

В судебном заседании от 09.06.2021 истец приобщил дополнительные  документы, а также заявил ходатайство об истребовании у ответчика  документов, использовавшихся им до момента смены наименования (до  30.10.2018), а именно: договора, заключенные ответчиком с контрагентами в  связи с осуществлением ответчиком деятельности в области права, бланки  документов и визиток, которые ответчик использовал в связи с  осуществлением деятельности в области права, а также иные рекламно- информационные материалы.  

Ответчик по ходатайству истца об истребовании документов возражал. Суд удовлетворил ходатайство истца. 

Для предоставления ответчиком дополнительных документов, для  оценки доводов сторон, судебное заседание отложено.  

В судебном заседании 25.06.2021 истцом представлен дополнительный  комплект документов.  

Для подготовки правовой позиции по представленным доказательствам,  ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного заседания.  

Ходатайство судом удовлетворено и судебное заседание отложено с  учетом отпуска судьи.  

В судебном заседании 28.07.2021 стороны поддержали свои правовые  позиции.  

Исследовав материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил  следующее.  

Как видно из материалов дела, при первоначальном рассмотрении дела  и вынесении соответствующего решения от 31.03.2020, суды (первой и  апелляционной инстанции) на основании статей 1229, 1252, 1474, 1484, 1515  ГК РФ и материалов дела пришли к выводу об имеющим месте нарушении  ответчиком принадлежащего истцу исключительного права на товарный знак,  указав, что использование спорного товарного знака и обозначения,  содержащих словесный элемент «Лигал арт» и обладающих общими  фонетическими, графическими и смысловыми элементами для однородных  услуг, создает реальную угрозу их смешения. При этом суд снизил размер  компенсации до 500 000,00 руб.  

Не согласившись с выводами судов по настоящему делу, Суд по  интеллектуальным правам посчитал, что вышеуказанные выводы судов нельзя  признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением  норм материального и процессуального права, повлекшими неполное  исследование обстоятельств дела, и не соответствуют фактическим  обстоятельствам.  

Так, Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от  04.12.2020 указал, что, запрещая использование товарного знака по  свидетельству Российской Федерации № 408769 в наименовании ответчика,  суды не учли, что в процессе рассмотрения дела ответчик изменил свое  наименование, в то время как при проведении сравнительного анализа между  данным товарным знаком и наименованием ответчика судами учитывалось его  первоначальное наименование (Адвокатское бюро «РБМ ЛИГАЛ АРТ»), а не  измененное – Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «ФИО5 Лигал  (правовой)».  

В то же время применение предусмотренных статьей 1252 ГК РФ  способов защиты интеллектуальных прав пресекательного характера (о  пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его  нарушения), возможно лишь в отношении нарушения, которое продолжается  на момент вынесения решения судом.  

Так, в силу разъяснений, содержащихся в пункте 57 постановления № 10,  требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу  его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть  предъявлено к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему  необходимые приготовления к ним.  

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если  противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется  угроза нарушения права.  

Данное обстоятельство не было принято судами во внимание. 

Судами также не был установлен факт использования ответчиком  товарного знака на сайте ответчика и в доменном имени.  

В части вынесенного решения по требованию о взыскании компенсации,  Суд по интеллектуальным правам также посчитал, что суд первой инстанции  

недостаточно мотивировал свое решение, не исследовал и не оценил  представленные сторонами доказательства, и в нарушение положений статьи  110 АПК РФ возложил судебные расходы в полном объеме на ответчика,  несмотря на уменьшение размера взыскиваемой компенсации в 10 раз – с  5 000 000 руб. до 500 000 руб.  

В связи с чем, отменяя решения судов по делу, Суд по  интеллектуальным правам указал, что при новом рассмотрении дела суду  первой инстанции необходимо учесть, что в процессе рассмотрения дела  ответчик изменил свое наименование, установить факт использования  ответчиком товарного знака указанными истцом в иске способами с учетом  исследования и оценки представленных доказательств, принять во внимание  довод о неправомерном возложении на ответчика судебных расходов без  учета правила о пропорциональном распределении судебных расходов при  частичном удовлетворении имущественного требования.  

При новом рассмотрении дела, истец поддержал свои исковые  требования в полном объеме, указав, что является обладателем  исключительных прав на товарный знак «Legalart» на основании свидетельства  на товарный знак (знак обслуживания) № 40876, зарегистрированный  17.05.2010 по классам: (35 – агентства по коммерческой информации; анализ  себестоимости; аудит; ведение автоматизированных баз данных; изучение  рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования в  области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления  бизнесом; консультации по управлению бизнесом; консультации  профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности;  помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или  промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; сбор и  предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; услуги  в области общественных отношений; экспертиза деловая; 45 – арбитраж;  консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование  интеллектуальной собственности; поиски юридические; регистрация доменных  имен; управление делами по авторскому праву; услуги юридические) и  охраняемый в Российской Федерации.  

При осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности на  территории РФ истцу стало известно, что в сети Интернет на сайте rbm.legal  размещена следующая информация:  

Legalart/Адвокатское бюро rbm.legal 

Адвокатское бюро «Лигаларт» - юридический бутик с многолетним  практическим опытом в сфере национального и международного права. Более  6 лет адвокаты и юристы Бюро оказывают юридические услуги российскому и  иностранному бизнесу, имея офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а также  широкую сеть партнерских взаимоотношений с иностранными юридическими  компаниями. Новости. Скрыть  

Россия, Санкт-Петербург, улица Союза Печатников,5 ФИО6 +7 (812)647-45-46. 

Таким образом, считает истец, принадлежащий ООО «Лигал Арт»  товарный знак № 408769 используется для предложений консультационных  услуг, в том числе юридических, что относится к видам деятельности ООО  «Лигал Арт» (товарный знак, в том числе, зарегистрирован по классу 45 «услуги  юридические»).  

При этом используется зарегистрированный товарный знак по  свидетельству № 408769, а также фирменное наименование «Лигал Арт».  

Факты нарушения прав истца подтверждаются нотариально заверенным  протоколом осмотра сайта yandex.ru. Согласно осмотру сайта, услуги с  нарушением прав истца, оказываются АБ «РБМ Лигал Арт» (ответчик).  

Истец не давал ответчику каких-либо разрешений или согласия на  использование товарного знака истца.  

Таким образом, исключительные права истца были нарушены  ответчиком путем незаконного использования товарного знака путем  размещения товарного знака:  

- при выполнении работ, оказании ус луг; - в предложениях о выполнении работ, об оказании услуг; - в сети «Интернет». 

Истец также указывает, что ввел услугу с наименованием «Legalart» в  гражданский оборот в связи с регистрацией своего фирменного наименования  и началом оказания консультационных и юридических услуг с 06.03.2009 года –  значительно ранее начала использования данного фирменного наименования  ответчиком – АБ «РБМ Лигал Арт» (дата регистрации 08.07.2016).  

Товарный знак используется истцом с 26.04.2009: на фирменных  бланках, презентациях, договорах на оказание услуг истца. Также истцу  принадлежат домены: www.legalart.ru,www.legalart.org, www.лигаларт.рф. –  сайты, размещенные на этих доменах созданы для оказания и продвижения  юридических услуг истца.  

Нарушения прав на товарный знак, действия ответчика вводят клиентов  истца и потребителей в заблуждение.  

Истец также представил письменные пояснения относительно доводов,  изложенных в Постановлении Суда по интеллектуальным правам.  

Так, истец полагает, что изменение ответчиком своего наименования не  освобождает его от ответственности за нарушение исключительного права  истца на товарный знак за период от того момента, как истец узнал о  нарушенном праве и до его смены наименования ответчиком.  

Утверждает, что факт использования ответчиком товарного знака истца  подтверждается нотариально заверенным протоколом осмотра сайта  Yandex.ru., свидетельством на товарный знак, доказательства использования  товарного знака для предложения консультационных услуг, в том числе  юридических; владение истцом доменами www.legalar.ru www.legalar.ru.org  

www.лигаларт.рф ; Заключение эксперта. 

Товарный знак, принадлежащий истцу, зарегистрирован в отношении  услуг 35 и 45 класса МКТУ. В МКТУ в заголовки класса внесены области  деятельности. Термин «услуги юридические» находится в заголовке 45 класса,  под которым дается пояснение, что к классу относятся, в частности:  

- услуги, оказываемые юристами, их помощниками и адвокатами  индивидуальным лицам, группам лиц или учреждениям;  

- услуги по расследованию и наблюдению, относящиеся к безопасности  физических лиц и материальных ценностей.  

Деятельность ответчика регулируется кодом ОКВЭД 69.10 –  деятельность в области права.  

Таким образом, деятельность, как истца, так и ответчика, является  оказание профессиональной правовой помощи.  

Использование ответчиком Товарного знака без разрешения истца  вышеуказанными способами и с вышеуказанной длительностью вступает в  

конкуренцию с деятельностью самого истца, вызывая смешение разных  субъектов, но также и создает впечатление о наличии связей или особых  отношений между правообладателем (истцом), его дочерними организациями  и ответчиком.  

Кроме того, в ходе рассмотрения дела после отмены первоначального  судебного акта, истец дополнительно пояснил, что, используя Интернет-ресурc  Wayback Machine, истец получил доступ к содержимому страниц сайта  http://rbm.legal/ в том виде, который они имели в 2017 и 2018 годах – до  изменения.  

При изучении вышеуказанных страниц сайта, есть кнопка с надписью  LAWFIRM.RU, где находится каталог юридических фирм.  

По результатам осмотра указанного сайта, произведенного 22.10.2018  нотариусом г. Москвы ФИО7, в разделе «Каталог Юридических фирм»  обнаружена информация в отношении «Адвокатского бюро «Лигал арт»,  приведены контакты Лигал Арт, совпадающие с контактами на Сайте, а именно:  адрес: СПб, ул. Союза Печатников, д. 5, тел +7 (812)647-45-46, дана ссылка на  сайт : rbm.legal.  

В связи с чем, истец считает, что, используя обозначения совпадающие  и сходные до степени смешения с товарным знаком истца, без согласия  последнего, ответчик индивидуализировал оказываемые им услуги, свою  деятельность в сфере права.  

Ответчик, свою очередь, с исковыми требованиями не согласился в  полном объеме по изложенным в отзыве основаниям.  

Дополнительно, в пояснениях указал, что именно истец должен  представить обоснование размера взыскиваемой суммы и доказать  соразмерность требуемой компенсации допущенному нарушению. Чего  истцом, по его мнению, сделано не было.  

Третье лицо - АО «Региональный сетевой информационный центр»  свою позицию по делу (спору) в суд не представило.  

Согласно пункту 2 статьи 1539 ГК РФ, не допускается использование  коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно  принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения,  сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным  знаком или защищенным исключительным правом коммерческим  обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее  исключительное право возникло ранее.  

 В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на  обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или  индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право,  удостоверяемое свидетельством на товарный знак.  

 Согласно статьи 1538 ГК РФ, юридические лица, осуществляющие  предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие  организации, которым право на осуществление такой деятельности  предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а  также индивидуальные предприниматели могут использовать для  индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других  предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся  фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в  учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.  

 Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем  для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для  

индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться  два и более коммерческих обозначения.  

 Из положений статьи 1539 ГК РФ, правообладателю принадлежит  исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве  средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не  противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое  обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на  вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе,  на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными  различительными признаками и его употребление правообладателем для  индивидуализации своего предприятия является известным в пределах  определенной территории.  

 Не допускается использование коммерческого обозначения, способного  ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия  определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения  с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным  исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим  другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло  ранее.  

 В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого  зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит  исключительное право его использования в соответствии со статьей 1229 ГК  РФ любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может  распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе  использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным  знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых  товарный знак зарегистрирован.  

 В соответствии со статьей 1229 того же Кодекса лишь гражданин или  юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации  (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство  по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.  Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат  интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья  1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.  

 Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или  запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не  считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать  соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство  индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев,  предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации;  использование результата интеллектуальной деятельности или средства  индивидуализации (в том числе их использование способами,  предусмотренными названным Кодексом), если такое использование  осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет  ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской  Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации  лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным  Кодексом.  

 На территории Российской Федерации действует исключительное право  на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной  власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях,  предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья  1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее  исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании  услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения  обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ  или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок и т.д.  

 Согласно пункта 1 статьи 1251 ГК РФ в случае нарушения личных  неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем  признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения  права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его  нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о  допущенном нарушении.  

В соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает  доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на  всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании  имеющихся в деле доказательств.  

 В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

Оценив при новом рассмотрении дела правовые позиции сторон в  совокупности с представленными дополнительно в материалы дела сторонами  документами и доказательствами, а также учитывая выводы СИП, суд считает  исковые требования подлежащими удовлетворению в части.  

Так, требование истца об обязании ответчика прекратить использование  товарного знака истца № 408769:  

-в наименовании ответчика; 

-на сайте ответчика https://rbm.legal (в том числе в программном коде  данного сайта и в исходном коде страницы);  

-для целей поиска в поисковых системах и системах обеспечения  перенаправления пользователей к сайту https://rbm.legal (включая диспетчер  тегов https://www. googletagmanager. com);  

-в доменном имени https://rbm.legal.» удовлетворению не подлежит, учитывая следующие обстоятельства. 

Исходя из положений статьи 1252 ГК РФ, применение предусмотренных  указанной статьей способов защиты интеллектуальных прав пресекательного  характера (о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу  его нарушения), возможно лишь в отношении нарушения, которое  продолжается на момент вынесения решения судом.  

Так, в силу разъяснений, содержащихся в пункте 57 постановления № 10,  требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу  его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть  предъявлено к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему  необходимые приготовления к ним.  

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если  противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется  угроза нарушения права.  

 Из материалов дела видно, что на момент вынесения судом первой  инстанции Решения от 31.03.2020 г., а также на данный момент, по делу  наименование ответчика являлось следующим: Адвокатское бюро Санкт- Петербурга «Румянцев Лигал», сокращенное наименование - АБ «Румянцев  Лигал».  

Так, 28.11.2018 года ответчик представил в суд доказательства, 

подтверждающие изменение ответчиком наименования, а именно - Протокол   № 7 общего собрания членов адвокатского бюро от 05.09.2018 г. (л.д. 215 т. 1),  Лист записи ЕГРЮЛ о том, что 30.10.2018 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о смене  наименования (л.д. 216 т. 1), Устав Ответчика в новой редакции, утвержденный  общим собранием членов Бюро 05.09.2018 г. (л.д. 219-230 л.д., т. 1).  

Таким образом, требование о прекращении использования товарного  знака в наименовании ответчика не может быть удовлетворено.  

В материалах дела отсутствуют доказательства, что на момент  объявления резолютивной части Решения суда 13.03.2020 г. ответчик  использовал на сайте https://rbm.ieqa!, в том числе, для целей поиска в  поисковых системах, спорное обозначение.  

Кроме того, в настоящее время ответчик использует сайт https://spb.ieqa!.  Использование товарного знака в программном коде сайта и исходном коде  страницы истцом также не доказано.  

Следовательно, требование о прекращении использования товарного  знака на сайте ответчика также не подлежит удовлетворению.  

Однако, суд считает, что истец правомерно воспользовался другим  способом защиты, установленным пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ (взыскание  компенсации), поскольку на момент подачи искового заявления ответчик еще  не сменил наименование, и, как полагает истец, в течение более трех лет с  момента регистрации и начала деятельности Адвокатского бюро «РБМ ЛИГАЛ  АРТ» нарушал исключительные права истца на товарный знак.  

В предмет доказывания по иску о взыскании компенсации за нарушение  исключительных прав истца на товарный знак, в частности, входят  установление факта использования ответчиком обозначения, сходного с  зарегистрированным товарным знаком, в отношении услуг, для  индивидуализации которых он зарегистрирован, при этом должна возникать  вероятность смешения обозначения и товарного знака.  

Следовательно, истец должен доказать: 1) факт использования Ответчиком обозначения, 

2) сходство обозначения, использованного Ответчиком, с товарным  знаком Истца,  

3) использование Ответчиком обозначения для индивидуализации услуг,  для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных услуг,  

4) наличие вероятности смешения обозначения и товарного знака. 

Суд считает, что истцом доказан факт использование ответчиком  товарного знака истца за период от того момента, как истец узнал о  нарушенном праве и до смены наименования ответчиком, следующим  доказательствами:  

- факт использования ответчиком товарного знака истца подтверждается  нотариально заверенным протоколом осмотра сайта Yandex.ru. Согласно  осмотру сайта, услуги с нарушением прав истца, оказываются АБ «РБМ Лигал  Арт» (ответчик);  

- свидетельством на товарный знак, доказательства использования  товарного знака для предложения консультационных услуг, в том числе  

юридических; владение истцом доменами www.legalar.ru, www.legalar.ru.org,  www.лигаларт.рф (сайты, размещенные на этих доменах созданы для оказания  и продвижения юридических услуг истца);  

- согласно выводам эксперта по назначенной в рамках настоящего дела  экспертизы (Заключение эксперта ООО «Партнерство экспертов Северо- Запада» № 32, эксперт ФИО8) относительно зарегистрированного по 45  классу МКТУ товарного знака истца № 408769, в самом перечне услуг по 45  классу МКТУ содержатся «услуги, оказываемые юристами, их помощниками и  адвокатами….».  

Защита товарного знака № 408769, принадлежащего истцу,  распространяется на вид деятельности ответчика – профессиональная  правовая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицам  (доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также  обеспечения доступа к правосудию.  

Что касается второго вопроса, то, несмотря на различный подход к его  рассмотрению, эксперты в разных формулировках, но пришли к схожим  мнениям о том, что охраноспособные элементы «ЛИГАЛ АРТ» способны  выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака истца по  свидетельству № 408769 относительно услуг 45 класса, то есть основную  функцию товарного знака.  

Выводы экспертов основаны на положениях нормативных актов –  Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся  основанием для совершения юридически значимых действий по  государственно регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,  коллективных знаков, Рекомендации по проверки заявленных обозначений на  тождество и сходство (приложение к приказу Роспатента от 31.12.2009 № 198),  Рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе  заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков  обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198.  

Учитывая специализацию экспертов, их практический опыт и стаж работы  в области промышленной собственности, у суда нет оснований не доверять их  выводам по всем трем вопросам.  

Согласно статьи 64 АПК РФ заключение эксперта относится к  доказательствам по делу и оценивается наравне со всеми представленными  по делу доказательствами по правилам статьи 71 АПК РФ, в том числе как  допустимое доказательство.  

Суд считает, что заключение экспертов в настоящем деле каких-либо  противоречий не содержит и соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ,  сомнений в его достоверности не имеется; выводы экспертов являются  полными и обоснованными, в связи с чем заключение экспертов обладает  признаками относимости и допустимости доказательства по делу.  

Таким образом, суд считает, что использование спорного товарного знака  и обозначения, содержащих словесный элемент «Лигал арт» и обладающих  общими фонетическими, графическими и смысловыми элементами для  однородных услуг, создает реальную угрозу их смешения.  

Товарный знак, принадлежащий истцу, зарегистрирован в отношении  услуг 35 и 45 класса МКТУ. В МКТУ в заголовки класса внесены области  деятельности. Термин «услуги юридические» находится в заголовке 45 класса,  под которым дается пояснение, что к классу относятся, в частности:  

- услуги, оказываемые юристами, их помощниками и адвокатами  индивидуальным лицам, группам лиц или учреждениям;  

- услуги по расследованию и наблюдению, относящиеся к безопасности  физических лиц и материальных ценностей.  

Деятельность ответчика регулируется кодом ОКВЭД 69.10 –  деятельность в области права.  

Таким образом, деятельность, как истца, так и ответчика, является  оказание профессиональной правовой помощи.  

Ответчик использовал без разрешения истца товарный знак  - в прежнем наименовании ответчика – АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ»  

- на сайте ответчика htth://rbm.legal (в том числе в программном коде  данного сайта и в исходном коде страницы)  

- в доменном имени htth://rbm.legal 

Из представленных истцом в материалы дела доказательств  усматривается прямое нарушение ответчиком прав истца как правообладателя  товарного знака № 408769.  

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права  на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием  других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных  настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с  пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от  нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от  10 000 руб. до 5 000 000 руб., определяемой по усмотрению суда.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе  требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:  

-в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по  усмотрению суда исходя из характера нарушения;  

-в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно  размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права  использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при  сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование  товарного знака.  

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное  использование товарного знака истца № 408769 в размере 5 000 000,00 руб.  

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 совместного  постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума  Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О  некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части  четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что  компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при  этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.  Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до  пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных  законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом  требования.  

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем  размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего  предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 ГК РФ. Размер подлежащей  взысканию компенсации должен быть судом обоснован.  

При определении размера компенсации, суд, учитывая, в частности,  характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата  интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее  совершенных лицом нарушений исключительного права данного  

правообладателя (данное нарушение является первым (доказательств  обратного суду не представлено), вероятные убытки правообладателя  (продана одна единица товара (отсутствует тиражность, множественность  нарушения), принимает решение, исходя из принципов разумности и  справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям  нарушения.  

В данном случае суд считает, что заявленный истцом размер  компенсации является несоразмерным последствиям нарушения. Истец не  обосновал высокий размер заявленной компенсации. Характер допущенного  нарушения, как установлено судом, не является злостным. Нарушение,  совершенно впервые, срок незаконного использования товарного знака  является непродолжительным. Товарный знак истца не является широко  известным, усилий для популяризации своего товарного знака истец не  предпринимал, ответчик прекратил использования спорного обозначения.  

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с  ответчика, суд учитывает отсутствие негативных последствий для  правообладателя в связи с совершенными ответчиком нарушениями его  исключительных прав (суду не представлено доказательств несения каких-либо  убытков при наступлении для истца неблагоприятных последствий), а также  необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 61 Постановления Пленума  Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о  взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей,  определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование  размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению,  соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за  исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.  

При расчете размера компенсации должны быть учтены обстоятельства,  связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),  характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на  товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия и т.п.),  срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности  или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в числе  носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),  вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли  использование результатов интеллектуальной деятельности или средств  индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам,  существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя. (пункт 62).  

Из материалов дела видно, что специфика деятельности как истца, так и  ответчика – профессиональное оказание юридических услуг.  

Однако стороны (в больше степени - истец) не представили  обосновывающих доказательств оказания (не оказания) юридических услуг на  какую-либо сумму.  

Поэтому суд, считает возможным взыскать с ответчика 250 000 руб.  компенсации за незаконное использование товарного знака истца № 408769,  исходя из среднестатистической (рыночной) цены юридических услуг в регионе,  из расчета 5 000 руб. за осуществление одной юридической услуги как  минимум за 50 (раз) оказанных услуг.  

В соответствии со статьями 106, 110, АПК РФ, расходы по оплате  государственной пошлины, по экспертизе, расходов за нотариальное  

удостоверение осмотра сайта относятся на ответчика пропорционально сумме  удовлетворенных требований.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

решил:

Взыскать с АБ «ФИО5 Лигал (правовой)» (местонахождение:190121,  

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу ООО «Лигал Арт» (местонахождение: 121099, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  250 000,00 руб. компенсации, 850,00 руб. расходов за нотариальное  удостоверение осмотра сайта, 9 700,00 руб. расходов по экспертизе и 2 400,00  руб. расходов по оплате госпошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Возвратить ООО «Лигал Арт» (местонахождение: 121099, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета 85,00 руб. излишне уплаченной госпошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Кожемякина Е.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.09.2020 11:52:21

 Кому выдана Кожемякина Елена Васильевна