ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-8887/16

15 сентября 2017 года

г. Москва

Резолютивная часть постановления объявлена  12 сентября 2017 года

Постановление изготовлено в полном объеме  15 сентября 2017 года 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Немчиновой М.А.,

судей: Бархатова В.Ю., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании:

от истца Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Полимертепло» – ФИО2 представитель по доверенности от 09 января 2017 года № 13/1, ФИО3 представитель по доверенности от 04 августа 2017 года № 100, ФИО4 представитель по доверенности от 21 октября 2016 года № 37,

от ответчика Общества с ограниченной ответственностью «ТК-Трейд» – ФИО5 представитель по доверенности от 04 апреля 2017 года № 001-юр,

от ответчика Общества с ограниченной ответственностью «ТК Трейд» – представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от третьего лица Акционерного общества «РСИЦ» – представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «ТК-Трейд» на решение Арбитражного суда Московской области от 16 июня 2017 года по делу № А41-8887/16, принятое судьей Анисимовой О.В., по иску Общества с ограниченной ответственностью «Группа «Полимертепло» к Обществу с ограниченной ответственностью «ТК-Трейд», Обществу с ограниченной ответственностью «ТК Трейд» о защите исключительных прав на товарные знаки, фирменное наименование и взыскании денежных средств, третье лицо – Акционерное общество «РСИЦ»,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Полимертепло» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском (с учетом уточнения его предмета) о признании администрирования Общества с ограниченной ответственностью «ТК-Трейд» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) доменного имени «polimerteplo.ru» нарушением исключительных прав на фирменное наименование ООО «Группа Полимертепло» о признании администрирования ООО «ТК-Трейд» доменного имени «polimerteplo.ru» нарушением исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные под номерами 427110, 435309, 465105, 465106, 488001, 488002, 538428, 538429, 538430, 540086, 540352, 540353, 540354, 541370, 541388, 541389, 542946, 542947, 542948, 542949; о признании регистрации доменного имени «polimerteplo.ru» на имя ФИО6 актом недобросовестной конкуренции; о признании регистрации доменного имени «polimerteplo.ru» на имя ООО «ТК-Трейд» актом недобросовестной конкуренции; о запрете ООО «ТК-Трейд» использовать доменное имя «polimerteplo.ru», в том числе путем размещения на соответствующем интернет-сайте информации о трубах, комплектующих к ним и сопутствующих им товаров; об обязании ООО «ТК-Трейд» аннулировать регистрацию доменного имени polimerteplo.ru; о запрете ООО «ТК-Трейд» использовать наименование «Полимертепло» любым образом в отношении труб, комплектующих к ним и сопутствующих им товаров; об обязании ООО «ТК-Трейд» аннулировать регистрацию доменного имени polimerteplo.ru; о запрете ООО «ТК-Трейд» использовать наименование «Полимертепло» любым образом в отношении труб, комплектующих к ним и сопутствующих им товаров, а также о взыскании с ООО «ТК-Трейд» в пользу ООО «Группа Полимертепло» компенсации за допущенное нарушение прав на товарные знаки в общем размере 5 000 000 руб.

Определением от 20 апреля 2016 года Арбитражный суд Московской области прекратил производство по настоящему делу в отношении всех исковых требований, заявленных к физическому лицу ФИО6 в связи с их неподведомственностью арбитражному суду.

Решением Арбитражного суда Московской области от 25 июля 2016 года, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 12 октября 2016 года, исковые требования удовлетворены частично.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2017 года решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Отменяя вышеуказанные судебные акты, суд указал на необходимость разрешить вопрос о надлежащем ответчике, рассмотреть спор в соответствии с подлежащими применению нормами материального и процессуального права, распределить судебные расходы, поскольку, согласно справке АО «РСИЦ» (л.д. 10 т. д. 6), администратором доменного имени «polimerteplo.ru» по состоянию на 09 марта 2016 года являлось ООО «ТК Трейд» (ИНН 

<

***>), а не ответчик ООО «ТК-Трейд» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>).

Также суд указал на то, что суду первой инстанции необходимо рассмотреть вопрос о наличии признаков злоупотребления ответчиком ООО «ТК-Трейд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) своими процессуальными правами и о необходимости применения соответствующих процессуальных последствий.

При новом рассмотрении дела определением Арбитражного суда Московской области от 09 марта 2017 года к участию в деле в качестве соответчика привлечено упомянутое ООО «ТК Трейд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Истцом заявлено (ходатайство от 06 марта 2017 года) о замене ответчика на привлеченное ООО «ТК Трейд» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по ряду исковых требований, о взыскании компенсации с обоих ответчиков солидарно, с учетом уточнений просил:

1) признать администрирование ООО «ТК Трейд» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) доменного имени «polimerteplo.ru» нарушением исключительных прав на фирменное наименование ООО Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО";

2) признать администрирование ООО "ТК Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) доменного имени "polimerteplo.ru" нарушением исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированные под номерами 427110, 435309, 465105, 465106, 488001, 488002, 538428, 538429, 538430, 540086, 540352, 540353, 540354, 541370, 541388, 541389, 542946, 542947, 542948, 542949;

3) признать регистрацию доменного имени "polimerteplo.ru" на имя ООО "ТК Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) актом недобросовестной конкуренции;

4) запретить ООО "ТК Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) использовать доменное имя "polimerteplo.ru", в том числе путем размещения на соответствующем интернет-сайте информации о трубах, комплектующих к ним и сопутствующих им товаров;

5) обязать ООО "ТК Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) аннулировать регистрацию доменного имени polimerteplo.ru;

6) запретить ООО "ТК-Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) использовать наименования "ПОЛИМЕРТЕПЛО" и "POLIMERTEPLO" любым образом в отношении труб, комплектующих к ним и сопутствующих им товаров;

7) взыскать солидарно с ООО "ТК-Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и ООО "ТК Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу ООО "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) компенсацию за нарушения прав на товарные знаки в общем размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в деле принимает участие Акционерное общество «РСИЦ» (далее – третье лицо).

Решением Арбитражного суда Московской области от 16 июня 2017 года суд исковые требования удовлетворил (л.д. 104-111 т. 9).

Не согласившись с данным судебным актом, ООО "ТК-Трейд" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ООО "ТК Трейд" и АО «РСИЦ», извещенных надлежащим образом о дате и времени судебного заседания.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (www.10aas.arbitr.ru) и на сайте (www.arbitr.ru) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить.

Представитель истца возражал против доводов апелляционной жалобы в полном объеме, просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, истец зарегистрирован в качестве юридического лица 27 февраля 1998 года (дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 27 августа 2002 года), в 2007 году изменил свое фирменное наименование на общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО».

На основании государственной регистрации истца в качестве юридического лица и согласно статьям 1473, 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) истец является обладателем исключительного права на полное фирменное наименование – ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО», а также на сокращенное - ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО».

Материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем товарных знаков со словесными элементами «POLYMERTEPLO», «POLYMERTEPLO GROUP», «ПОЛИМЕРТЕПЛО», «ГРУППА ПОЛИМЕРТЕПЛО», зарегистрированных под номерами 427110, 435309, 465105, 465106, 488001, 488002, 538428, 538429, 538430, 540086, 540352, 540353, 540354, 541370, 541388, 541389, 542946, 542947, 542948, 542949 в отношении, в том числе следующих товаров: зажимы металлические (скобы), муфты соединительные для труб металлические, соединения для труб металлические, в том числе из стальных сплавов и титана, соединения для труб, поворотные металлические, фитинги для труб, трубопроводов металлические, в том числе компрессионные фитинги металлические, фланцы металлические, фланцы металлические с полимерным покрытием (06 класс МКТУ); неметаллические гибкие трубы, а именно теплоизолированные полимерные, трубы для водоснабжения полимерные, трубы для теплоснабжения полимерные трубы для газоснабжения полимерные, муфты для труб неметаллические (17 класс МКТУ).

На основании государственной регистрации товарных знаков и статей 1477, 1481 ГК РФ истец является обладателем исключительного права на эти товарные знаки, которые считаются обозначениями, служащим для индивидуализации на рынке товаров истца, в том числе, труб, комплектующих к ним и сопутствующих им товаров.

Судом по материалам дела установлено, что товарные знаки, фирменное наименование, и их основной элемент «ПОЛИМЕРТЕПЛО» в кириллическом и латинском его написании в течение долгого времени используются истцом на рынке неметаллических труб и приобрели большую известность и узнаваемость, а его продукция (трубы и сопутствующие изделия) пользуется повышенным спросом. Данное обстоятельство подтверждается большим объемом представленных публикаций и рекламы в различных средствах массовой информации, сертификатами участия в международных выставках и конференциях; благодарственными письмами, государственным наградами, сертификатами соответствия.

Из письменных пояснений и справок регистратора доменных имен АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" (третье лицо по настоящему делу), 30 декабря 2014 года им на имя ФИО6 было зарегистрировано доменное имя "polimerteplo.ru".

Позднее, 09 декабря 2015 года, на основании официального письма права на этот домен были переданы ответчику ООО "ТК Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>).

Составленными нотариусом протоколами осмотра доказательств от 03 сентября 2015 г. (л.д. 1-243 т. 4,) и от 28 декабря 2015 года (л.д. 1-274 т. 5) подтверждается, что, по крайней мере, 03 сентября 2015 года, а также после передачи прав на домен ответчику ООО "ТК Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) по адресу www.polimerteplo.ru был размещен интернет-сайт, посвященный деятельности ответчика ООО "ТК-Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>). В разделе "Контакты" были приведены реквизиты именно данного лица, на сайте рассказывается о его деятельности и о его продукции. Какие-либо упоминания администратора доменного имени - ответчика ООО "ТК Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) - отсутствуют.

На этом сайте предлагались к продаже различные пластиковые трубы, а также иные материалы и элементы, непосредственно конкурирующие с продукцией Истца и совпадающие с теми товарами, для которых зарегистрированы его товарные знаки. Причем указано, что трубы ООО "ТК-Трейд" являются аналогом труб компании Полимертепло. Из этих протоколов также следует, что при введении в поисковую систему Яндекс (www.yandex.ru) запроса "полимертепло", среди первых результатов поиска отображается ссылка на вышеуказанный интернет-сайт.

Вместе с тем, в материалах дела имеется договор возмездной уступки прав на доменное имя POLIMERTEPLO.RU N 01-20/04/2015 от 30 марта 2015 года и Акт от 30 марта 2015 г. к этому договору (л.д. 83-85 т. 6), согласно которым в этот день ФИО6 передал ответчику ООО "ТК-Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) право на администрирование данного доменного имени с обязательством ФИО6 не позднее 30 декабря 2015 года явиться в офис регистратора доменного имени для оформления этой передачи. Данный ответчик сам представил данные доказательства суду и прямо заявлял при первом рассмотрении дела о том, что именно он контролирует домен "polimerteplo.ru" (л.д. 97, 145 т. 6).

Кроме того, в материалах дела имеется информационное письмо АО "ФРЕЙТ ЛИНК" (курьерская служба "PONY EXPRESS"), свидетельствующее о том, что когда его сотрудник попытался доставить корреспонденцию Истца ответчику ООО "ТК Трейд" (администратор домена), не нашел его по месту регистрации 

<

...> и позвонил по телефону 

<

***> (именно этот телефон указан на интернет-сайте www.polimerteplo.ru и в справках АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"), то ему было предложено доставить корреспонденцию по адресу Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 139 (по этому адресу зарегистрирован другой ответчик ООО "ТК-Трейд").

Доводы ответчика о том, что тот не причастен к факту размещения на этом доменном имени посвященного ему интернет-сайта отклоняется апелляционным судом.

При этом судом первой инстанции принимается во внимание тот факт, что содержание этого интернет-сайта в своих существенных чертах не изменилось после передачи доменного имени от предыдущего администратора ФИО6 к ООО «ТК Трейд» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>): как до такой передачи, так и после интернет-сайт был посвящен ООО «ТК-Трейд» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) и его продукции. Причем этот ответчик, как указано выше, тоже имел договорные отношения с ФИО6 по поводу этого доменного имени.

Суд не усматривает какого-либо интереса ответчика ООО «ТК Трейд» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к тому, чтобы по своей инициативе размещать на своем домене чужой интернет-сайт и учитывает отсутствие обращений другого ответчика ООО «ТК-Трейд» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к администратору домена о прекращении такого размещения.

Напротив, его представитель при первом рассмотрении дела и до своего обращения с кассационной жалобой указывал на то, что именно он размещает информацию на этом интернет-сайте и является его администратором.

Также суд принимает во внимание практически полное совпадение фирменных наименований ответчиков и тот факт, что один из участников ответчика ООО "ТК-Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) с долей 40% ФИО7 ранее являлся руководителем ООО "ТК Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), что подтверждается строками 121-123, 138-140 имеющейся в деле выписки из ЕГРЮЛ от 21 февраля 2017 года.

Во исполнение указаний Суда по интеллектуальным правам, содержащиеся в постановлении от 23 января 2017 года, Арбитражный суд Московской области усматривает в вышеуказанных обстоятельствах достаточные основания для вывода о том, что еще при первом рассмотрении дела ООО "ТК-Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) знал о факте регистрации доменного имени polimerteplo.ru на другое связанное с ним лицо, но заявляя о принадлежности этого домена ему, сознательно вводил суд и участвующих в деле лиц в заблуждение с целью скрыть совместные с другим ответчиком действия по использованию этого домена, а также создать основания для последующей отмены судебных актов, что привело к затягиваю процесса и нарушению прав истца на своевременное рассмотрение дела и восстановление нарушенных прав.

Такое поведение ООО "ТК-Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) надлежит квалифицировать в качестве злоупотребления своими процессуальными правами (часть 2 статьи 41 АПК РФ) и учитывать при распределении судебных расходов (часть 2 статьи 111 АПК РФ).

Суд считает необходимым отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 4 статьи 10 ГК РФ, если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.

Вышеуказанное совместное использование ответчиками доменного имени и упоминание на этом интернет-сайте наименования "полимертепло" с указанием "аналог" суд определяет в качестве нарушения исключительных прав на товарные знаки и фирменное наименование Истца в силу следующих положений действующего законодательства.

В силу статей 1229 и 1484 ГК РФ истцу принадлежат исключительные права использования данных товарных знаков любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе на товарах и их упаковке, в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, в рекламе, в сети "Интернет" (включая доменное имя). Таким образом, доменное имя определяется в действующем законодательстве в качестве возможного способа использования товарного знака (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения Истца не только тождественные, но и сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Тем самым, правовая охрана товарного знака не ограничивается только тождественными обозначениями и только теми товарами, в отношении которых они зарегистрированы. Определяющим является вероятность (угроза) смешения.

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят это обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров ил услуг (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиум Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 года).

При решении вопроса о степени сходства товарного знака и спорного обозначения в могут быть также учтены положения «Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (утверждены Приказом Минэкономразвития № 482 от 20 июля 2015 года, действует с 31 августа 2015 года).

Согласно пункту 41 данных Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 данных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В данном случае главный, а в ряде товарных знаков истца и единственный элемент "ПОЛИМЕРТЕПЛО/POLYMERTEPLO" отличается от доменного имени ответчика polimerteplo (без учета доменной зоны ru) лишь одной буквой. Доводы о различиях в фонетике подлежат отклонению, поскольку это не опровергает наличия других вышеуказанных признаков фонетического сходства. Кроме того, надлежит учитывать подобие понятий идей как признак семантического сходства. К тому же указание применительно к трубам, о которых идет речь на вышеуказанном интернет-сайте, как на аналог труб полимертепло свидетельствует о том, что ответчики желали возникновения ассоциаций именно со средствами индивидуализации Истца и его продукцией.

Следовательно, доменное имя "polimerteplo.ru" является сходным до степени смешения с товарными знаками Истца, а его использование вызывает угрозу смешения.

На этом основании суд приходит к выводу о том, что использование (администрирование) доменного имени polimerteplo.ru является нарушением исключительных прав на товарные знаки Истца.

Упоминание наименования "полимертепло" на самом интернет-сайте с указанием "аналог" также является нарушением исключительного права. Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ и в силу сути исключительного права как исключающего использование объекта всеми другими лицами, они не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя (за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, ни один из которых к данному делу не относится).

В силу статей 1229, 1474 ГК РФ Истцу также принадлежит исключительное право использования фирменного наименования любым не противоречащим закону способом, в том числе на товарах и их упаковке, в объявлениях, в рекламе, в сети "Интернет". Другие лица не могут его использовать. Его использование в доменном имени в качестве способа использования прямо не указано. Вместе с тем, оснований для узкого толкования данных положений об объеме исключительного права на фирменное наименование не усматривается, поскольку воспроизведение в доменном имени чужого фирменного наименования (его главной части) способно вызвать смешение относительно действующих на рынке субъектов предпринимательской деятельности, а также способно дискредитировать правообладателя либо дать конкуренту дополнительные преимущества.

На этом основании суд приходит к выводу о том, что использование (администрирование) доменного имени polimerteplo.ru является нарушением исключительных прав также и на фирменное наименование Истца.

При этом поведение ответчиков оценивается судом в качестве недобросовестной конкуренции в силу следующего.

Согласно статьи 10 bis Конвенции (Парижской) по охране промышленной собственности 1883 г. подлежит запрету всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Согласно статье 14.6. Закона РФ «О защите конкуренции» (в ред. федерального закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, вступил в силу 05 января 2016 года) не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе:

незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

В предшествующей редакции данного Закона от 13 июля 2015 года, которая действовала до 05 января 2006 года, не допускалась недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Как следует из пунктов 2 и 3 Справки Суда по интеллектуальным правам, утвержденной Постановлением Президиума суда от 28 марта 2014 года № СП-21/4, при рассмотрении доменных споров судами могут также применяться положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN).

Согласно вышеуказанной Политики ICANN недобросовестной может быть признана регистрация и использование доменного имени на основании совокупности следующих критериев:

а) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

б) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

в) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Недобросовестность регистрации и использования доменного имени администратором доменного имени (ответчиком), указанная в параграфе 4 (a)(iii), согласно параграфам 4 (b)(i - iv) Политики определяется как одно или несколько из следующих ниже обстоятельств, например:

а) обстоятельства, указывающие на то, что администратор доменного имени зарегистрировал или приобрел доменное имя с основной целью его продажи, сдачи в аренду или передачи использования другим способом истцу, являющемуся правообладателем исключительного права на товарный знак, либо конкуренту истца за денежную сумму, превышающую подтвержденные расходы администратора доменного имени, прямо относящиеся к приобретению доменного имени;

б) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя с целью помешать правообладателю исключительного права на товарный знак использовать спорное доменное имя при условии, что раньше администратор доменного имени уже занимался подобного рода деятельностью;

в) администратор доменного имени зарегистрировал доменное имя главным образом для того, чтобы помешать деятельности конкурента;

г) используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

При этом следует учитывать, что обладатель права на доменное имя в качестве возражений против доводов о его недобросовестности вправе указывать, в том числе, на наличие его законного интереса в соответствующем доменном имени.

Анализируя в данном деле поведение ответчиков с указанных выше позиций, следует отметить следующее.

Во-первых, спорное доменное имя "polimerteplo.ru" является сходным до степени смешения с товарными знаками и фирменным наименованием Истца.

Во-вторых, ни у одного из ответчиков не обнаруживается прав и законных интересов в отношении данного доменного имени, так как домен не отражает их фирменного наименования, товарного знака, имени или коммерческого обозначения.

В-третьих, из материалов дела усматривается, что ответчики не могли не знать о том, что использование такого доменного имени привлечет дополнительное внимание к ООО "ТК-Трейд" и его товарам, и, более того, ставили себе целью извлечение дополнительной выгоды за счет известности Истца и его продукции. Так, ООО "ТК-Трейд" является прямым конкурентом Истца, профессиональным участником рынка труб. На его интернет-сайте, расположенном на спорном доменом имени "polimerteplo.ru", были даны прямые ссылки на Истца и его продукцию с упоминанием наименования "Полимертепло".

На этом основании суд усматривает умысел ответчиков в незаконном использовании товарных знаков и фирменного наименования Истца. Следует при этом отметить, что преимущества от использования чужого известного товарного знака и фирменного наименования получает тот, кто использует соответствующее обозначение. И такими своими действиями, не согласованными с правообладателем, нарушитель умаляет исключительное право последнего, дезориентирует потребителей, дискредитирует продукцию правообладателя.

Оценивая избранные истцом способы защиты нарушенных прав, суд находит их законными, обоснованными, направленными на восстановление этих прав и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Соответственно, истцом может быть заявлено требование к администратору доменного имени о запрете его использования, на что указывает и пункт 1 вышеуказанной Справки Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 года № СП-21/4. Также с целью пресечения правонарушения им может быть заявлено требование о запрете использовать обозначения (наименования), тождественные товарному знаку и фирменному наименованию, либо сходные с ними до степени смешения в отношении однородных товаров.

Как указано в пункте 1.1 вышеуказанной Справки Суда по интеллектуальным правам, действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе регистрация доменного имени исходя из целей такой регистрации. Если нарушением исключительного права признана именно регистрация доменного имени, судом может быть удовлетворено требование об аннулировании такой регистрации.

Следовательно, Истец вправе требовать от администратора доменного имени признания регистрации доменного имени актом недобросовестной конкуренции и наложения обязанности аннулировать его регистрацию.

Кроме того, исходя из положений статей 12, 1229 1252 ГК РФ и того их истолкования, которое было дано в практике арбитражных судов (Постановление Президиума ВАС РФ от 08 декабря 2009 года № 9833/09, пункт 1.1 Справки Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 года № СП-21/4) в отношении ответчика, совершившего действий по незаконному использованию товарных знаков и фирменного наименования, могут применяться требования о признании администрирования домена нарушением исключительных прав.

Оценивая заявленный истцом размер компенсации 5 000 000 руб., суд руководствуется следующими положениями законодательства.

Согласно пункту 3 статьи 1252 и подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе потребовать выплаты со стороны нарушителя исключительного права на товарный знак компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда.

Согласно пункту 43.3. Постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно пункту 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 года, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Как установлено судом, товарные знаки Истца образуют серию, а потому он не вправе в данном случае требовать компенсацию за нарушенное исключительное право в отношении каждого товарного знака в отдельности.

Вместе с тем, оценивая поведение ответчиков и его последствия по вышеуказанным критериям, суд приходит к выводу об умышленном характере нарушения и недобросовестном характере действий ответчиков. Как усматривается из материалов дела, они действовали с целью обеспечить для ООО "ТК-Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) преимущества в продвижении его товаров на рынке за счет известности Истца, его товаров и средств индивидуализации. И с учетом степени этой известности, следует исходить из того, что такие преимущества данный ответчик в действительности получил, фактически обратив в свою пользу существенные вложения Истца в эту известность и в высокое качество его продукции. Тем самым ООО "ТК-Трейд" фактически сберегло имущество и получило дополнительный доход за счет Истца.

Так, в материалах дела имеются приложенные к иску и неоспоренные ответчиками доказательства того, что в период с 2010 по 2015 год истец вложил более 13 миллионов рублей в свою рекламу в различных печатных средствах массовой информации и в сети интернет с использованием в ней наименования и товарных знаков "ПОЛИМЕРТЕПЛО". В частности, в ведущем общенациональном общественно-политическом журнале "Эксперт", а также на телеканале "Эксперт - ТВ" в период с 2012 по 2015 год истцом была размещена реклама, включающая в себя наименование и товарные знаки "ПОЛИМЕРТЕПЛО", на общую сумму не менее 6 855 800,00 руб. В специальном информационно-аналитическом журнале "Полимерные трубы".

Истцом на регулярной основе, начиная с 2010 года, размещается реклама, включающая в себя наименование и товарные знаки "ПОЛИМЕРТЕПЛО", на общую сумму не менее 869 306 руб. В системах контекстной рекламы Яндекс.Директ и Гугл.Адвордс, а также через систему "Бегун" в сети Интернет, Истцом на постоянной основе (непрерывно), начиная с сентября 2011 года, на принципах поисковой и контекстной рекламы размещается реклама, включающая в себя наименование и товарные знаки "ПОЛИМЕРТЕПЛО", в том числе и интернет-адрес официального сайта Истца www.polymerteplo.ru, общая сумма затрат Истца на рекламу в указанных системах составила не менее 5 500 000 рублей.

Суд также учитывает высокую стоимость товаров сторон спора, которые используются для обеспечения водоснабжения и отопления в населенных пунктах, то есть в городской инфраструктуре. Также суд учитывает срок использования доменного имени для размещения на нем интернет-сайта ООО "ТК-Трейд" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), который с учетом сделки этого ответчика с ФИО6 и объяснений этого ответчика, данных им в своем отзыве на иск при первом рассмотрении дела, следует отсчитывать с 30 марта 2015 года.

Высокая стоимость и продолжительный срок, а также прямая конкуренция между сторонами спора обуславливают высокий размер как вероятных убытков Истца, так и полученного данным ответчиком дохода от нарушения.

Довод ООО "ТК-Трейд" о том, что им не было заключено ни одной сделки вследствие заблуждения потребителей, судом отклоняется, поскольку обеспечение высокой посещаемости интернет-сайта за счет чужого товарного знака и его упоминание как аналога товара конкурента само по себе вызывает повышенный спрос на продукцию.

Довод данного ответчика о том, что истец злоупотребляет своими правами, заявляя максимальную сумму компенсации, но при этом получив частичное исполнение по вступившему в силу решению суда от 25 июля 2016 года, подлежит отклонению, поскольку в силу статьи 325 АПК РФ поворот исполнения решения суда осуществляется только после того, как будет принят новый судебный акт.

Согласно пункту 6.1. статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Как установлено судом по имеющимся в деле доказательствам, использование обоими ответчиками доменного имени с размещением на нем соответствующего интернет-сайта одного из них - это одно нарушение, которое совершено ими совместно.

Поэтому истец вправе требовать прекращения использования его средств индивидуализации от любого из них и вправе требовать взыскания с них компенсации солидарно.

ООО «ТК-Трейд» в порядке статьи 158 АПК РФ заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела для вызова в судебное заседание представителя ООО «ТК Трейд».

Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.

Таким образом, заявляя ходатайство об отложении рассмотрения дела, лицо, участвующее в деле, должно указать и обосновать, для совершения каких процессуальных действий необходимо отложение судебного разбирательства. Заявитель должен также обосновать невозможность разрешения спора без совершения таких процессуальных действий.

Суд, исходя из обстоятельств дела, самостоятельно решает вопрос об отложении судебного заседания, за исключением тех случаев, когда суд обязан отложить рассмотрение дела ввиду невозможности его рассмотрения в силу требований АПК РФ.

Между тем, заявленное подателем жалобы ходатайство об отложении рассмотрения жалобы не мотивировано наличием обстоятельств, свидетельствующих о невозможности рассмотрения дела в отсутствие заинтересованного лица. Явка представителя ООО «ТК Трейд» в судебное заседание не признавалась судом обязательной. Кроме того, отложение судебного разбирательства не обосновано необходимостью совершения конкретных процессуальных действий, требующих личного присутствия.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Доводы апелляционной жалобы проверены апелляционным судом и отклонены, поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела, основаны на неправильном толковании норм действующего законодательства и не могут повлиять на законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Апелляционная жалоба заявителя удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 16 июня 2017 года по делу  № А41-8887/16 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме через суд первой инстанции.

Председательствующий

М.А. Немчинова

Судьи

В.Ю. Бархатов

 В.Н. Семушкина