АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А45-30843/2019

г. Новосибирск

07 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 июля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 07 июля 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клименко А.А., рассмотрев дело по иску акционерного общества «Сибирячка», г. Новосибирск 

к обществу с ограниченной ответственностью «Кондитьера-НСК», с. Толмачево 

о прекращении незаконного использования товарного знака, изъятии из оборота и уничтожении за счет нарушителя контрафактной продукции, на которой размещен товарный знак, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1, по доверенности от 09.08.2019, удостоверение адвоката, 

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 11.09.2019, паспорт, 

                                                 установил:

Акционерное общество «Сибирячка» (АО «Сибирячка») обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области к обществу с ограниченной ответственностью «Кондитьера-НСК» (ООО «Кондитьера-НСК») об обязании удалить сходное до степени смешения обозначение «Сибирячка» с материалов, которыми сопровождается производство продукции, в том числе с документации, рекламы, вывесок,  изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика продукцию, содержащую изображение товарного знака «Сибирячка», а также о взыскании компенсации в размере 3 000 000 рублей 00 копеек за нарушение исключительного права на товарный знак.

В ходе судебного разбирательства в порядке ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец отказался от иска в части требований об обязании удалить сходное до степени смешения обозначение «Сибирячка» с материалов, которыми сопровождается производство продукции, в том числе с документации, рекламы, вывесок,  изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика продукцию, содержащую изображение товарного знака «Сибирячка».

На удовлетворении иска в части взыскания с ответчика компенсации за нарушение прав на товарный знак «Сибирячка» истец настаивает, в обоснование данного требования ссылается на следующие обстоятельства.

В мае 2019 года истцу стало известно о незаконном использовании ООО «Кондитьера-НСК» словесного обозначения «Сибирячка», сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за АО «Сибирячка», что подтверждается свидетельством на товарный знак РФ № 187482, с датой приоритета: 28.09.1998.

Нарушение исключительного права на товарный знак ответчиком выразилось в незаконном использовании словесного обозначения «Сибирячка», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, а именно:

- в наименовании товара, размещенном непосредственно на самом товаре;

- в наименовании товара, размещенном на этикетке товара.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в .пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительный правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В абзаце 3 названного пункта предусмотрено, что другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами. 

Часть 3 статьи 1484 ГК РФ содержит запрет использования без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для определения наличия признаков нарушения прав истца на товарный знак, необходимо определить, является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца и являются ли товары, охраняемые зарегистрированным товарным знаком, однородными с товарами, в отношении которых использует обозначение ответчик.

Под торговым обозначением «Сибирячка» истцом с 1987 года по оригинальной рецептуре производятся кондитерские изделия, в том числе торт, украшенный кремом в виде березы и с подписью «Новосибирск» (т. 5 л.д. 43-47.

ООО «Кондитьера-НСК» производило реплику указанного торта, с незаконным нанесением товарного знака «Сибирячка» непосредственно на сам товар и этикетку (т. 5 л.д. 48).

 В этой связи истец полагает, что товары, охраняемые зарегистрированным товарным знаком истца, и товары, в отношении которых ответчик использует спорное обозначение, однородны.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N'482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При разрешении указанного вопроса суд пришел к выводу, что сравнительный анализ товарного знака, принадлежащего правообладателю, и словесное обозначение «Сибирячка», используемого нарушителем,   сходно   до    степени    смешения    с   товарным    знаком «СИБИРЯЧКА», правообладателем которого является истец.

Указанное обстоятельство означает возможность смешения у потребителей товарного знака правообладателя и спорного обозначения, используемого нарушителем в отношении однородных услуг,  что подтверждают     фотографические изображения с надписью «Сибирячка», нанесенные на кондитерские изделия ответчика, реализованные в розницу через сеть супермаркетов города Новосибирска «Ашан» и Быстроном», а также этикетки, нанесенные  на торты. Фотографии являются неотъемлемой частью Актов осмотра от 06, 07, 19.05.2019 , составленных по обнаружению контрафактной продукции на полках супермаркетов (приложение к исковому заявлению в электронном виде).

Также правообладателем 19.05.2029 была проведена контрольная закупка контрафактной продукции, о чем имеется подтверждение в виде кассового чека (приложение к исковому заявлению в электронном виде).

Товарный знак за № 187482  со словестным выражением «Сибирячка», зарегистрирован в отношении товаров и  услуг по 16, 29, 30, 39, 40 классам МКТУ.

В том числе 30 класс МКТУ – в отношении кондитерских изделий. 

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства, (п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10).

ООО «Кондитьера-НСК», производя однородную с истцом продукцию (кондитерские изделия), намеренно воспользовалось нанесением словесного обозначения «Сибирячка», в целях ввода потребителя в заблуждение о производителе товара.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности юридического лица ООО «Кондитьера-НСК» (ОГРН: 

<

***>) является «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями» (ОКВЭД 46.36), то есть деятельность по производству тортов для ответчика является существенной в его хозяйственной деятельности и приносит большую часть прибыли.

АО «Сибирячка» зарегистрировано в качестве юридического лица с 17.12.1992.

ООО «Кондитьера-НСК»  зарегистрировано в качестве юридического лица с 26.12.2016.

Таким образом, доказательствами, представленными в материалы дела подтверждается факт использования ответчиком обозначения «Сибирячка», права на которые зарегистрированы за АО «Сибирячка» с датой приоритета: 28.09.1998, в отношении однородных товаров (кондитерские изделия)  в отсутствие законных оснований, без разрешения владельца товарного знака, что нарушает принадлежащее ему исключительное право на использование товарного знака.

В соответствии частью 2 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

В ходе рассмотрения настоящего дела установлено, что ответчик после получения от истца претензии от 14.05.2019 прекратил использование словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «СИБИРЯЧКА» с июня 2019 года, в подтверждение чего представил в дело приказ от 11.06.2019 о снятии продукции  (тортов  с названием «Сибирячка») с производства, информационное письмо  о прекращении производства тортов «Сибирячка» (т. 1 л.д. 72, 73).

Поскольку иных доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик после июня 2019 года продолжил выпуск кондитерских изделий с использованием словесного изображения, сходного с товарным знаком истца, истец отказался от иска в части нематериальных требований, предусмотренных частью 2 ст. 1515 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При расчете исковых требований истец руководствовался следующими обстоятельствами:

-товарный знак «Сибирячка» известен широкому кругу потребителей, о чем было известно нарушителю;

-согласие на использование товарного знака «Сибирячка» истец ответчику не давал, ответчик за получением такого согласия не обращался;

-нарушитель намеренно воспроизвел продукцию, выпускаемую под обозначением «Сибирячка»;

-нарушитель неоднократно и на протяжении значительного периода времени незаконно использовал товарный знак;

-ответчик нарушал исключительные права правообладателя с целью извлечения прибыли;

-деятельность по производству товаров со спорным обозначением является для ответчика основной.

Все указанное свидетельствует о грубом нарушении прав истца со стороны ООО «Кондитьера-НСК».

             На этом основании истец просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 3 000 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак.

Продажа кондитерских изделий с нанесенным на них словесным обозначением «Сибирячка», сходным до степени смешения с товарным знаком истца «СИБИРЯЧКА», то есть сами факты нарушения, ответчиком не оспариваются. Ответчик лишь указывает на чрезмерность суммы компенсации, предъявленной к взысканию, полагая ее завышенной, не отвечающей характеру правонарушения, его длительности и последствиям нарушения права.

Поскольку документально зафиксированный период незаконного использования товарного знака  - с 06.05.2019 по 11.06.2019 (других документально зафиксированных фактов использования товарного знака в дело не представлено), общая сумма тортов со спорным обозначением, реализованных ответчиком, согласно информации, представленной по запросу суда ООО «Грандторг», а также согласно товарным накладным о реализации продукции, представленным самим ответчиком, составляет  46 824 рублей, ответчик полагает, что указанная сумма полностью покрывает вероятные имущественные потери истца.

Рассмотрев доводы истца и возражения ответчика относительно размера компенсации, арбитражный суд принимает во внимание следующее.

Возражая против предъявленных требований, ответчик сослался на то, что у него отсутствовал умысел, направленный на извлечение прибыли за счет использования слова «Сибирячка» в названии собственной продукции, поскольку ответчик изготовил продукт по классическим рецептам, а товарный знак «Сибирячка» не является широко распространенным и не был известен ответчику.

Арбитражный суд не может согласиться с указанным доводом ответчика, поскольку сведения о наличии зарегистрированных товарных знаков в Российской Федерации являются открытыми, помимо реестра Роспатента, товарные знаки истца внесены в Таможенный реестр. Ответчик имел возможность получить информацию из реестров посредством сети Интернет или направления запроса в регистрирующий орган, однако не реализовал своего права и допустил к продаже товар без проверки. 

Действуя добросовестно, как того требует гражданский оборот, ответчик должен был до реализации спорной продукции потребителям предпринять меры для установления наличия либо отсутствия правовой охраны спорных средств в пользу иного юридического либо физического лица. 

Ответчиком доказательств невозможности использования открытых источников для получения указанной информации как лично, так и при привлечении иных лиц, в нарушение положений статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Арбитражный суд  принимает во внимание, что наличие внешнего сходства (а в рассматриваемом случае, тождества) между товарными знаками истца и используемым ответчиком изображением на спорном товаре является существенным обстоятельством, учитываемым для установления факта воспроизведения или переработки незаконно используемого ответчиком изображения товарного знака, принадлежащего истцу.

Ответчик заведомо был осведомлен о противоправной природе реализуемого им товара.

Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца.

 Факт предложения ответчиком товара, тождественного с товарным знаком истца через крупную сеть супермаркетов в  г. Новосибирске, документально подтвержден и ответчиком не оспаривается. Ответчик лишь ссылается на чрезмерность предъявленной к взысканию компенсации и отсутствие у истца убытков от допущенного ответчиком правонарушения.

Вместе с тем, истец не обязан доказать наличие имущественных потерь, для привлечения нарушителя к ответственности достаточно доказать факт правонарушения. В качестве доказательства наличия факта правонарушения истец использовал товарные чеки, подтверждающие оплату товара. Также в рамках данного дела истцом были сделаны запросы об истребовании товарных накладных в части поставки продукции ответчика в сети магазинов.

Довод ответчика о том, что в его действиях отсутствует неоднократность фактов допущенного им правонарушения, не может служить основанием для его освобождения от ответственности. Неоднократность - это лишь одно из обстоятельств, которое принимается во внимание судом для определения размера компенсации. Отсутствие доказательства этого обстоятельства не влияет на признание факта правонарушения (п. 62 Постановления Пленума №10).

Обстоятельства, связанные со сроком использования слова «Сибирячка», также не может служить основанием для его освобождения нарушителя исключительных прав на товарный знак от ответственности, но является обстоятельством, которое принимается судом во внимание для определения размера компенсации.

Довод ответчика о том, что размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак не должна превышать объем реализованной ответчиком продукции, содержащей обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, судом во внимание не принимается, поскольку оцениваться характер нарушения должен не с позиции лишь размера вырученных ответчиком сумм с таких продаж, а также с позиции его умышленности нарушения использования товарного знака, намеренного его нанесения на свою продукцию с целью ассоциации с более крупным производителем продукта.

При   определении размера компенсации суд учитывает, что  АО «Сибирячка» представляет собой бисквитно-кондитерскую фабрику с историей развития с 1954 года. На рынке кондитерских изделий истец занимает значительное положение, представляя собой фабрику собственного производства с более чем 120 наименованиями бисквитно-кремовых изделий. Истец осуществляет реализацию кондитерских изделий как через собственные одноименные магазины «Сибирячка», так и через контрагентов-магазинов, торговых сетей. При поиске в сети Интернет по запросу «Торт Сибирячка» в поисковых системах Яндекс и Google, ссылка на интернет-адрес АО «Сибирячка» появляется под номером 1 и 2 в списке результатов поиска соответственно. Это свидетельствует о том, что такое кондитерское изделие, как торт под названием «Сибирячка» ассоциируется в первую очередь с деятельностью истца (т. 1 л.д. 95-96).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно п. 61 Постановления Пленума №10, при  взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению.

При этом, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что представленные истцом доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.     При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (п. 62 Постановления Пленума № 10).

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями.

При наличии доказательств, представленных в дело суд, учитывает, как то, что  ответчик  ранее не привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав, а также прекратил выпуск тортов с название «Сибирячка» после получения от ответчика соответствующей претензии, доказанный объем продукции, фактически реализованной ответчиком с использованием спорного обозначения около 50 000 рублей, так и то, что предложение к реализации товара и сама реализация товара, содержащего спорное изображение товарного знака,  сходные до степени смешения с товарным знаком, без согласия обладателя исключительных прав, является грубым правонарушением, ответчик, будучи специализированным субъектом права, ведущим экономическую деятельность, однородную с истцом, должен был, проявив достаточную степень заботливости и осмотрительности, убедиться в отсутствии с в своих действиях противоправного поведения, однако этого не сделал и допустил нарушение интеллектуальных прав на товарный знак, принадлежащий истцу.

Исходя из изложенного  и учитывая, что компенсация не должна носить карательный характер, определяемый без учета всех обстоятельств дела и степени вины ответчика, в рассматриваемом случае  арбитражный суд полагает, что соразмерным последствиям нарушения и соответствующим принципу разумности и справедливости с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств является размер компенсации в сумме 300 000 рублей, позволяющий компенсировать возможные имущественные потери правообладателя.

Судебные расходы по делу по требованию материального характера подлежат отнесению на ответчика с учетом положений части 1 статьи 110 АПК РФ пропорционально удовлетворенным требованиям.

В части требований нематериального характера, государственная пошлина подлежит возврату истцу из средств федерального бюджета с учетом положений абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333 Налогового кодекса Российской Федерации в размере 70%  от  уплаченной суммы 12 000 рублей.

При этом суд учитывает, что отказ истца от указанных требований не вызван добровольным удовлетворения ответчиком требований после возбуждения дела в суде, а соответствующие обстоятельства имели место до момента обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд.

Руководствуясь ст. 110, ч.1 п.4 ст. 150, 151, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

В части требований об удалении сходного до степени смешения обозначения «Сибирячка» с материалов, которыми сопровождается производство продукции, в том числе документации, рекламы, вывесок, а также изъятии и уничтожении продукции, содержащей изображение товарного знака «Сибирячка» производство по делу прекратить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кондитьера-НСК» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу акционерного общества «Сибирячка» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 300 000 рублей 00 копеек компенсации, а также 3 800 рублей 00 копеек расходов по государственной пошлине по иску.

В остальной части в иске отказать.

Выдать акционерному обществу «Сибирячка» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) справку на возврат из средств бюджета государственной пошлины в сумме 8 400 рублей 00 копеек.

Исполнительный лист и справку выдать после вступления решения в законную силу и по заявлению взыскателя.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, если решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                  И.В. Лузарева