АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №  А45-36021/2019

г. Новосибирск

10 июля 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена  7 июля 2020 года

           Решение в полном объеме изготовлено    10 июля 2020 года

 

       Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Хорошуля Л.Н.,  

       при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания    

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ» (пер. Новокузнецкий 2-й, д. 13/15, 

<

...>, ОГРН 

<

***>), публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (ул. Красносельская Малая, д. 7, стр.24, 

<

...>, ОГРН 

<

***>), открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский»  (ул. Красносельская Малая, 

<

...>, ОГРН 

<

***>),  открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика» (ул. Кольцовская, д. 40, 

<

...>, ОГРН 

<

***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ул. Широкая, д. 19/1, кв. 128, 

<

...>, ОГРНИП 315547600056880) 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерное общество «Рахат», объединение юридических лиц  «Ассоциация кондитеров Казахстана», общество с ограниченной ответственностью «Лотте Кондитерская фабрика Русь»,

о взыскании 3 800 000 рулей компенсации, 

при участии представителей:

открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ» - ФИО3 по доверенности от 27.02.2019,

публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» - ФИО3 по доверенности от 28.02.2019,

открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» - ФИО3 по доверенности от 28.02.2019,

открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика» - ФИО3 по доверенности от 12.03.2019,

                                                 У С Т А Н О В И Л:

       открытое акционерное общество «РОТ ФРОНТ» (далее – ОАО «РОТ ФРОНТ»), публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее – ПАО «Красный Октябрь»), открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее – ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»), открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» (далее – ОАО «Воронежская кондитерская фабрика») обратились в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2, ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в общей сумме 3 800 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно:

       в пользу ОАО «РОТ ФРОНТ» - 300 000 рублей за незаконное использование  товарного знака «Ласточка» по свидетельству № 124607,  300 000 рублей за незаконное использование товарного знака «Южная ночь» по свидетельству № 126757, 300 000 рублей за незаконное использование товарного знака «Василек» по свидетельству № 126780, 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Артек» по свидетельству № 150317, 500 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Барбарис» по свидетельству № 137558 и общеизвестного товарного знака «Барбарис» № 116, 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Театральная» по свидетельству № 126793, всего 2 000 000 рублей.

       В пользу ПАО «Красный Октябрь» - 300 000 рублей за незаконное использование товарного знака «Красный мак» по свидетельству № 461352, 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака «Любимы» по свидетельству № 192958, всего 600 000 рублей.

       В пользу ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» 300 000 рублей за незаконное использование товарного знака «Буревестник» по свидетельству № 164224, 300 000 рублей за незаконное использование товарного знака «Ивушка» по свидетельству № 167185, 300 000 рублей за незаконное использование товарного знака «Снежинка» по свидетельству № 164829, всего   900 000 рублей.

       В пользу ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» - 300 000 рублей за незаконное использование товарного знака «Зеленый кузнечик» по свидетельству № 180117.

       Требования истцов обоснованы ссылкой на статьи 1229, 1233, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неправомерным использованием ответчиком товарных знаков истцов при реализации товаров.

       Ответчик отклонил требования истцов как необоснованные, ссылаясь на отсутствие сходства до степени смешения в реализуемых им кондитерских изделиях с товарными знаками истцов, а также на принцип исчерпания права, в соответствии с которым реализация товаров производится им на территории Российской Федерации законно. По мнению ответчика, товарные знаки размещались на товаре законно на территории Республики Казахстан, в связи с чем могут свободно находиться в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Ответчик полагает, что действовал добросовестно, поскольку на товарах были нанесены товарные знаки АО «РАХАТ», права на которые действуют на территории Казахстана.

       Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, выслушав объяснения представителя истцов, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

       Как следует из материалов дела,   ОАО «РОТ ФРОНТ» является правообладателем следующих товарных знаков:

       - «Ласточка» по свидетельству Российской Федерации № 124607;

       - «Южная ночь» по свидетельству Российской Федерации № 126757;

       - «Василек» по свидетельству Российской Федерации № 126780;

       - «Артек» по свидетельству Российской Федерации №150317;

       - «Барбарис» по свидетельству Российской Федерации № 137558 и общеизвестного товарного знака «Барбарис» № 116;

       - «Театральная» по свидетельству Российской Федерации № 126793.

      ПАО «Красный октябрь» является правообладателем следующих товарных знаков:

       - «Красный мак» по свидетельству Российской Федерации № 461352;

       - «Любимые» по свидетельству Российской Федерации № 192958.

       ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» является правообладателем следующих товарных знаков:

       - «Буревестник» по свидетельству Российской Федерации № 164224;

       - «Ивушка» по свидетельству Российской Федерации № 167185;

       - «Снежинка» по свидетельству Российской Федерации № 164829.

       ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» является правообладателем товарного знака «Зеленый кузнечик» по свидетельству Российской Федерации № 180117.

       Правовая охрана всем вышеуказанным товарным знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия».

       Истцам стало известно, что ИП ФИО2 предлагает к продаже и реализует кондитерскую продукцию с использованием следующих обозначений:

       - конфеты «Ласточка»,

       - конфеты «Южная ночь»,

       - конфеты «Василек»,

       - вафли «Артек»,

       - карамель «Со вкусом барбариса»,

       - карамель «Театральная»,

       - конфеты «Красный мак»,

       - мармелад «Любимый»,

       - конфеты «Буревестник»,

       - карамель «Ивушка»,

       - карамель «Лотте-Снежинка»,

       - карамель «Кузнечик».

       Факты предложения к продаже и реализации ответчиком указанной продукции подтверждены материалами произведенных закупок продукции непосредственно у ответчика

       Полагая, что осуществляя реализацию товара с использованием указанных обозначений ответчик допустил нарушение принадлежащих истцам исключительных прав на поименованные товарные знаки, истцы обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

       В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

       Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

       Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

       Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

       Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

       Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

       В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

       Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

       Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

       Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

       При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Размер компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

       В соответствии с пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

       Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

       При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

       Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. В соответствии с п. 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.    

       Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

       Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

       Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

       Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

       При визуальном сравнении представленных истцами упаковок продукции ответчика, с нанесенными на них обозначениями, содержащимися в товарных знаках, принадлежащих истцам, судом установлено их визуальное сходство: графическое, фонетическое, смысловое изображение идентичны. Сходство охраняемых товарных знаков и нанесенных на упаковку обозначений позволяют ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.       Товарные знаки истцов «Ласточка», «Южная ночь», «Василек», «Артек», «Барбарис», «Театральная», «Красный мак», «Любимые», «Буревестник», «Ивушка», «Снежинка», «Зеленый кузнечик» и используемые ответчиком обозначения конфеты «Ласточка», конфеты «Южная ночь», конфеты «Василек», вафли «Артек», карамель «Со вкусом Барбариса», карамель «Театральная», конфеты «Красный мак», мармелад «Любимый», конфеты «Буревестник», карамель «Ивушка», карамель «Лотте-Снежинка», карамель «Кузнечик» при предложения к продаже и реализации кондитерских изделий являются сходными до степени смешения и могут вызвать смешение в глазах потребителя. 

       Товарный знак «Ласточка» по свидетельству № 124607 и этикет конфет

«Ласточка» АО «Рахат». 

       Сходство до степени смешения товарного знака «Ласточка» по свидетельству № 124607 и этикета конфет «Ласточка» АО «Рахат» установлено вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-9331/2017 о привлечении ИП ФИО2 к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков Истцов.

       Товарный знак «Южная ночь» по свидетельству № 126757 и этикет конфет «Южная ночь» АО «Рахат».

       Сходство до степени смешения товарного знака «Южная ночь» по свидетельству № 126757 и этикета конфет «Южная ночь» АО «Рахат» установлено вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-9331/2017 о привлечении ИП ФИО2 к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков Истцов.

       Товарный знак «Василек» по свидетельству № 126780 и этикет конфет

«Василек» АО «Рахат». 

       Обозначение «Василек», нанесенное на этикет конфет, производства АО «Рахат» (Казахстан), предложение к продаже и реализацию которых осуществляет ИП ФИО2, сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО «РОТ ФРОНТ» словесным товарным знаком «Василек» по свидетельству № 126780, поскольку данное обозначение товара включает в себя словесное обозначение «Василек», которое фонетически, и семантически тождественно и графически сходно до степени смешения с товарным знаком «Василек», занимая при этом доминирующее положение в обозначении (товаре) (в силу простоты запоминания и идентификации словесного элемента в сравнении с изобразительными элементами, а также в силу пространственного положения словесного элемента на этикете).

       Товарный знак «Артек» по свидетельству № 150317 и этикет вафель «Артек» АО «Рахат».

       Обозначение «Артек», нанесенное на этикет вафель, производства АО «Рахат» (Казахстан), предложение к продаже и реализацию которых осуществляет ИП ФИО2, сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО «РОТ ФРОНТ» словесным товарным знаком «Артек» по свидетельству № 150317, поскольку данное обозначение товара включает в себя словесное обозначение «Артек», которое фонетически, и семантически тождественно и графически сходно до степени смешения с товарным знаком «Артек», занимая при этом доминирующее положение в обозначении (товаре) (в силу простоты запоминания и идентификации словесного элемента в сравнении с изобразительными элементами, а также в силу пространственного положения словесного элемента на этикете).

       Товарный знак «Барбарис» по свидетельству № 137558, общеизвестный товарный знак «Барбарис» № 116 и этикет карамели «Со вкусом Барбариса» АО «РАХАТ».

       Обозначение карамели «Со вкусом барбариса» производства АО «РАХАТ» сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО «РОТ ФРОНТ» словесным товарным знаком «БАРБАРИС» по свидетельству №137558 и общеизвестным товарным знаком «БАРБАРИС» № 116 поскольку данная упаковка конфет включает словесное обозначение «Барбариса», которое фонетически, графически и семантически сходно до степени смешения с товарным знаком «БАРБАРИС» (сходство близкое к тождеству), занимая при этом доминирующее положение в упаковке (в силу пространственного положения элемента «Барбарис» в упаковке (в центральной части) и размера шрифта относительно остальных словесных элементов (выполнен наиболее крупным шрифтом из всех словесных элементов на упаковке).

       Вероятность смешения товарного знака «БАРБАРИС» по свидетельствам № 137558 и № 116, и упаковок карамели «Со вкусом БАРБАРИСА» дополнительно усиливается тем, что словесный товарный знак «БАРБАРИС» по свидетельству № 116 является общеизвестным, т.е. хорошо известен потребителям, в связи с чем, обнаружив в торговой точке карамель со сходным обозначением потребитель с высокой долей вероятности будет воспринимать данный товар с общеизвестным на протяжении многих лет словесным товарным знаком «БАРБАРИС» карамелью «БАРБАРИС» производства ОАО «РОТ ФРОНТ».

       На основании изложенного можно констатировать наличие сходства до степени смешения между словесным товарным знаком «БАРБАРИС» по свидетельству №137558 и общеизвестным товарным знаком «БАРБАРИС» № 116 и этикетом карамели «Со вкусом Барбариса» производства АО «Рахат».

       Товарный знак «Театральная» по свидетельству № 126793 и этикет карамели «Театральная» АО «Рахат».

       Обозначение «Театральная», нанесенное на этикет карамели, производства АО «Рахат» (Казахстан), предложение к продаже и реализацию которых осуществляет ИП ФИО2, сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО «РОТ ФРОНТ» словесным товарным знаком «Театральная» по свидетельству № 126793, поскольку данное обозначение товара включает в себя словесное обозначение «Театральная», которое фонетически, и семантически тождественно и графически сходно до степени смешения с товарным знаком «Театральная», занимая при этом доминирующее положение в обозначении (товаре) (в силу простоты запоминания и идентификации словесного элемента в сравнении с изобразительными элементами, а также в силу пространственного положения словесного элемента на этикете).

       Товарный знак «Красный мак» по свидетельству № 461352 и этикет конфет «Красный мак» АО «Рахат».

       Обозначение «Красный мак», нанесенное на этикет конфет, производства АО «Рахат» (Казахстан), предложение к продаже и реализацию которых осуществляет ИП ФИО2, сходно до степени смешения с принадлежащим ПАО «Красный Октябрь» словесным товарным знаком «Красный мак» по свидетельству № 461352, поскольку данное обозначение товара включает в себя словесное обозначение «Красный мак», которое фонетически, и семантически тождественно и графически сходно до степени смешения с товарным знаком «Красный мак», занимая при этом доминирующее положение в обозначении (товаре) (в силу простоты запоминания и идентификации словесного элемента в сравнении с изобразительными элементами, а также в силу пространственного положения словесного элемента на этикете).

        Товарный знак «Любимые» по свидетельству № 192958 и этикет мармелада «Любимый» АО «Рахат».

        Обозначение «Любимый», нанесенное на этикет мармелада, производства АО «Рахат» (Казахстан), предложение к продаже и реализацию которого осуществляет ИП ФИО2, сходно до степени смешения с принадлежащим ПАО «Красный Октябрь» словесным товарным знаком «Любимые» по свидетельству № 192958, поскольку данное обозначение товара включает в себя словесное обозначение «Любимый», которое семантически тождественно и фонетически и графически сходно до степени смешения с товарным знаком «Любимые», занимая при этом доминирующее положение в обозначении (товаре) (в силу простоты запоминания и идентификации словесного элемента в сравнении с изобразительными элементами, а также в силу пространственного положения словесного элемента на этикете).

       Товарный знак «Буревестник» по свидетельству № 164224 и этикет конфет «Буревестник» АО «Рахат».

       Сходство до степени смешения товарного знака «Буревестник» по свидетельству № 164224 и этикета конфет «Буревестник» АО «Рахат» установлено вступившим в законную силу Решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-9331/2017 о привлечении ИП ФИО2 к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков истцов.

        Товарный знак «Ивушка» по свидетельству № 167185 и этикет конфет

«Ивушка» АО «Рахат».

        Обозначение «Ивушка», нанесенное на этикет конфет, производства АО «Рахат» (Казахстан), предложение к продаже и реализацию которых осуществляет ИП ФИО2, сходно до степени смешения с принадлежащим ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» словесным товарным знаком «Ивушка» по свидетельству № 167185, поскольку данное обозначение товара включает в себя словесное обозначение «Ивушка», которое фонетически, и семантически тождественно и графически сходно до степени смешения с товарным знаком «Ивушка», занимая при этом доминирующее положение в обозначении (товаре) (в силу простоты запоминания и идентификации словесного элемента в сравнении с изобразительными элементами, а также в силу пространственного положения словесного элемента на этикете).

        Товарный знак «Снежинка» по свидетельству № 164829 и карамель «Лотте-Снежинка» АО «Рахат».  

        Сравниваемые товарный знак и обозначение являются сходными по фонетическому фактору сходства за счет вхождения словесного элемента «СНЕЖИНКА» товарного знака истца в используемое ответчиком обозначение. Сравниваемые товарный знак и обозначение являются сходными по семантическому фактору сходства, что обусловлено смысловым совпадением словесного элемента «СНЕЖИНКА», на который падает логическое ударение в обозначении, используемом ответчиком и товарном знаке истца. Следует отметить, что словесный элемент «СНЕЖИНКА» имеет самостоятельное значение и определяет общий смысл словосочетания, в то время как слово «ЛОТТЕ» не имеет отдельного семантического значения, является второстепенным и не создает иной семантики, отличной от той, которой обладает слово «СНЕЖИНКА». Указанное обстоятельство приводит к выводу о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых обозначениях.

        Сходство до степени смешения обозначения «ЛОТТЕ-СНЕЖИНКА» и товарного знака «Снежинка» по свидетельству № 164829 установлено Роспатентом на основании Заключения Коллегии Палаты по патентным спорам, утвержденным 20.09.2019 года.

        Товарный знак «Зеленый кузнечик» № 180117 и этикет карамели «Кузнечик» АО «Рахат».

        Индивидуализирующий словесный элемент этикета представляет собой словесное обозначение «КУЗНЕЧИК». Словесный элемент выполнен в кириллице и расположен в центральной части этикета под изобразительным элементом. Изобразительный элемент в виде зеленого кузнечика дополнительно акцентирует внимание на словесном элементе, указывая на его семантическое значение.

        Основной индивидуализирующий словесный элемент этикета - «КУЗНЕЧИК» полностью входит в состав Товарного знака «Зеленый кузнечик», при этом данный словесный элемент имеет самостоятельное значение и именно на нем акцентируется основное логическое ударение и смысловая нагрузка в словосочетании «Зеленый кузнечик». Прилагательное «Зеленый» не привносит в словосочетание «Зеленый кузнечик» дополнительной смысловой нагрузки, отличной от семантики основного словесного элемента «Кузнечик», к тому же зеленый цвет наиболее характерный и часто встречающийся окрас для данного вида насекомых.

Более того исполнение в дизайне этикета мультипликационного изображения кузнечика в зеленой цветовой гамме дополнительно усиливает семантическое сходство дизайна этикета с товарным знаком.

        На восприятие обозначения влияет количество и последовательность слогов, звучание и интонация. 

        При произношении товарного знака «ЗЕЛЕНЫЙ КУЗНЕЧИК», например, в рекламе, основная фонетическая и логическая нагрузка падает на словесный элемент «КУЗНЕЧИК» как главное, определяемое слово.

        Принимая во внимание признаки определения фонетического сходства, в частности: характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое (ЗЕЛЕНЫЙ КУЗНЕЧИК -КУЗНЕЧИК), следует признать наличие звукового сходства у индивидуализирующего этикет словесного элемента «КУЗНЕЧИК» и товарного знака «Зеленый кузнечик».

        Написание слов буквами одного алфавита может усилить сходство обозначений с точки зрения графики.

        Принимая во внимание признаки определения графического сходства словесных обозначений, полное, в том числе визуальное, вхождение словесного обозначения «КУЗНЕЧИК» в состав товарного знака, а также основополагающую роль словесного элемента «КУЗНЕЧИК» в словосочетании «Зеленый кузнечик», можно утверждать о наличии графического сходства у товарного знака «Зеленый кузнечик и словесного элемента «КУЗНЕЧИК», используемого в качестве индивидуализирующего элемента этикета.

        Истцами также представлено в материалы дела заключение эксперта от 22.05.2019, подготовленное экспертом Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления экспертно-криминалистической службы – регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Новосибирска о сходстве до степени смешения обозначений, нанесенных на представленные образцы товара, с зарегистрированными товарными знаками «Буревестник», «Южная ночь», «Красный мак», «Барбарис», «Ласточка», «Кузнечик».

        Таким образом, на основании проведенного анализа, судом констатируется наличие сходства у товарного знака и словесного обозначения «КУЗНЕЧИК», используемого в этикете, по всем трем критериям определения сходства: звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) и, как следствие, наличие у них сходства до степени смешения.

        Согласно ст. 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента.

        Вероятность смешения потребителями товарных знаков и обозначений кондитерской продукции дополнительно усиливается тем, что кондитерские изделия являются товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.п.). При этом, согласно разъяснениям Президиума, ВАС РФ, изложенным в Постановлении №3691/06 от 18.07.2006г. по Делу А40-10573/04-5-92, для установления смешения товарных знаков достаточно установить вероятность их смешения, которая зависит от сходства сравниваемых обозначений и от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров. Вместе с тем, согласно Постановлению Президиума ВАС РФ №2050/2013 от 18.06.2013г. по делу №А40-4914/12-27-117, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

        Положения законодательства призваны защитить интересы, как изготовителя товаров, так и потребителя путем недопущения возможности маркировки однородных товаров разных изготовителей сходными знаками и/или обозначениями, т.к. это может привести к дезориентации потребителя и «размыванию» знака.

        В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

        В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

        Материалами дела установлено, что ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» не давали своего согласия ИП ФИО2 на использование принадлежащих им товарных знаков. Каких-либо лицензионных договоров с ответчиком на использование указанных товарных знаков ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» не заключали. Следовательно, ответчик незаконно использует товарные знаки Истцов.

        Ответчик незаконно использует товарные знаки истцов при предложении к продаже и реализации кондитерской продукции. Следовательно, кондитерская продукция -  конфеты «Ласточка», конфеты «Южная ночь», конфеты «Василек», вафли «Артек», карамель «Со вкусом Барбариса», карамель «Театральная», конфеты «Красный мак», мармелад «Любимый», конфеты «Буревестник», карамель «Ивушка», карамель «Лотте-Снежинка», карамель «Кузнечик» является контрафактной.

         В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

         Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности,

-обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),

-характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),

-срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

-наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),

-вероятные имущественные потери правообладателя,

-являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя,

и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

       Факт нарушения ИП ФИО2 исключительных прав истцов на товарные знаки путем предложения к продаже и реализации контрафактной продукции подтвержден материалами дела.

       Довод ответчика о возможности свободного нахождения товара с обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками истцов, в гражданском обороте на территории Российской Федерации является ошибочным.

       В соответствии с пунктом 16 приложения №26 к Договору о Евразийском экономическом союзе на территории государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза и другими лицами с его согласия.

       Материалами дела установлено, что товарные знаки истцов не вводились в гражданский оборот на территории Казахстана ни самими истцами, ни другими лицами с их согласия.      

       Продукция, являющаяся предметом спора, произведена на территории Республики Казахстан без согласия правообладателей, поэтому при ввозе данной продукции и ее реализации на территории Российской Федерации принцип исчерпания исключительных прав не применяется.

       На территории Российской Федерации права на спорные товарные знаки истцами ответчику не передавались.

       ИП ФИО2 заявлено о снижении компенсации в размере ниже низшего предела. 

       Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

       Из приведенной правовой позиции следует, что если использование индивидуальным предпринимателем при осуществлении предпринимательской деятельности результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, в нарушение этих прав носит очевидно грубый характер либо размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным правилам, сопоставим с размером причиненных правообладателю убытков, то тяжесть последствий применения данной меры ответственности, как обусловленная целями охраны интеллектуальной собственности, должна презюмироваться соразмерной содеянному и не может влечь негативную конституционную оценку.

       При этом, сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом, и подтверждено соответствующими доказательствами.

       Однако, доказательств, свидетельствующих о наличии фактических обстоятельств, соответствующих обозначенным в Постановлении N 28-П критериям, ответчик не представил.

       Ссылка предпринимателя на состав семьи не является основанием к снижению размера компенсации.

       В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

       Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

       Абзацем третьим этого пункта определено, что, если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

       Таких доказательств ответчик не представил.

       В силу статьи 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке.

       Следовательно, приобретая товар, а затем, реализуя его, ответчик принял все риски, связанные с введением в оборот данного товара.

       Определяя размер компенсации за нарушение исключительных прав истцов на товарные знаки, судом учитываются следующие обстоятельства.   

       Факты нарушения исключительного права на товарные знаки выявлены не самостоятельно ИП ФИО2, а истцами.

       Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 02.08.2017 по делу №А45-9331/2017 ИП ФИО2 уже привлекался к административной ответственности за незаконное использование товарных знаков «Ласточка», «Буревестник», «Южная ночь», принадлежащих истцам, но не прекратил указанные правонарушения.

       ИП ФИО2  ранее проигнорировала претензионное письмо истцов с требованием прекращения незаконного использования товарных знаков и предложением о мирном завершении спора.

       ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» в целях предупреждения нарушения своего исключительного права на товарные знаки, а также в целях мирного урегулирования конфликта, было направлено претензионное письмо исх. №05-03/2151 от 29.07.2019 с требованием о добровольном прекращении незаконного использования товарных знаков.   

       Предложения истцов оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения.

       Судом учитывается множественный характер нарушения, о чем свидетельствуют 12 фактов выявленных нарушений исключительных прав четырех правообладателей.

        Действия ИП ФИО2 влекут снижение доверия потребителей к оригинальным кондитерским изделиям под названиями «Ласточка», «Южная ночь», «Василек», «Артек», «Барбарис», «Театральная», «Красный мак», «Любимые», «Буревестник», «Ивушка», «Снежинка», «Зеленый кузнечик», производимых ОАО «РОТ ФРОНТ», ПАО «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и их лицензиатами, сокращают сегмент рынка, на котором реализуется оригинальная продукция истцов.

        ИП ФИО2 не предпринял мер, чтобы убедиться в том, что используемые обозначения не являются зарегистрированными товарными знаками и их использование не нарушит законных прав других лиц. Соответствующая информация не является конфиденциальной, она содержится в реестрах Роспатента, публикуется в Официальном Бюллетене Роспатента и доступна каждому.  

        Таким образом, нарушение со стороны ИП ФИО2 было допущено намеренно, Ответчик осознавала незаконность своих действий, а также возможность привлечения к предусмотренной законом ответственности за незаконное использование товарных знаков.

        ИП ФИО2 осуществляет свою деятельность более четырех лет и являясь профессиональным участником гражданских правоотношений, осуществляющим реализацию кондитерских изделий, обязан был удостовериться, что, осуществляя реализацию продукции под определенными наименованиями, не нарушает исключительных прав третьих лиц.

        ИП ФИО2, будучи неоднократно уведомленным о том, что он осуществляет реализацию контрафактной продукции, продолжил ее предложение к продаже и реализацию. Так, не смотря на привлечение к ответственности по решению Арбитражного суда Новосибирской области от 02.08.2017 по делу №А45-9331/2017,  продолжил нарушения в 2018 году, о чем свидетельствуют материалы произведенных в мае-сентябре 2018 года закупок, а также материалы проверки УМВД РФ по г. Новосибирску от октября-ноября 2018 года. Указанное обстоятельство свидетельствует о намеренном характере совершенного правонарушения.

      Положения о снижении компенсации в размере ниже низшего предела в рассматриваемом случае не применимы.

       Суд отклоняет довод ответчика о злоупотреблении истцами правом.

       При постановке данного вывода суд принимает во внимание, что истцы по ряду принадлежащих им товарных знаков передаются права на условиях лицензий, в связи с чем обязаны путем предъявления соответствующих исков защищать свои права лицензиара.

       С учетом изложенного, характер совершенного ответчиком правонарушения является грубым, что исключает возможность удовлетворения заявления ответчика о снижении размера компенсации.

       Заявленный истцами размер компенсации по 300 000 рублей за каждый случай нарушения исключительного права соответствует тяжести совершенного ответчиком правонарушения, степени его вины, в связи с чем требования истцов подлежат удовлетворению в полном объеме.

       В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на ответчика.

       Руководствуясь  статьями  110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд     

                                      Р Е Ш И Л: 

       взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ» 2 000 000  компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам № 124607, № 126757, № 126780, № 150317, № 137558, № 116, 

№ 126793, 33 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

       Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу публичного акционерного общества «Красный Октябрь» 600 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам № 461352, № 192958, 15 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

       Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» 900 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам № 164224, № 167185, № 164829,  21 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

      Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу открытого акционерного общества «Воронежская кондитерская фабрика» 300 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству № 180117, 9 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

       Решение суда, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в     течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (город Томск).

Решение суда, вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу,  в Суд по интеллектуальным правам (город Москва) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

          Судья                                                                                        Л.Н. Хорошуля