АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2020 года

Дело №

А55-23131/2018

Резолютивная часть решения объявлена 19 февраля 2020 года

Полный текст решения изготовлен 26 февраля 2020 года 

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи

ФИО1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Калимулиной Н.Г.

рассмотрев в судебном заседании  19 февраля 2020 года  дело по иску

Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc)

к  ФИО2

третьи лицо: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ»

2. Акционерное общество «Эколаб»

о признании регистрации, администрирования и использования доменного имени нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, об обязании пресечь нарушение исключительных прав истца и выплатить компенсацию в размере 

3 000 000 руб.

при участии в заседании

от истца -  ФИО3, по доверенности от 21.09.2018 от ответчика - ФИО4, по доверенности от 03.12.2018, ФИО5 по устному ходатайствуот третьих лиц - не явился, извещен

Установил:

Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) обратился в Арбитражный суд Самарской области с  иском к  ФИО2 о  признании регистрации, администрирования и использования доменного имени 

, а  также  использование  веб-сайта  www.ecolabhealthcare.ru  нарушением  прав  Эколаб ЮЭсЭй  (Ecolab  USA  Inc)  на  товарные  знаки  и  фирменное  наименование,  об  обязании пресечь  нарушение  исключительных  прав  истца  на  товарные  знаки  и  фирменное наименование  путем  запрета  ответчику  использовать  (администрировать)  доменное  имя 

, а также веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru, о взыскании компенсации за  незаконное  использование  товарных  знаков в  размере  3  000  000  руб.,  а  также  о признании  порочащими  деловую  репутацию  истца  сведений,  опубликованных  на  сайте ответчика (с учетом принятых судом уточнений иска).

       Определением Арбитражного  суда  Самарской  области от 27.09.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных  требований  относительно  предмета  спора,  привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

      Определением  суда  от 09.04.2019 к  участию  в  деле  в  качестве  третьего лица,   не   заявляющего   самостоятельных   требований   относительно   предмета   спора, привлечено Акционерное общество «Эколаб».

      Решением Арбитражного  суда Самарской  области  от  24.06.2019 исковые требования удовлетворены частично, суд признал регистрацию,  администрирование  и  использование  ФИО2  доменного  имени  

,  а  также  использование  веб-сайта  www.ecolabhealthcare.ru  нарушением  прав  Эколаб  ЮЭсЭй  (Ecolab  USA  Inc)  на товарные   знаки   и   фирменное   наименование. Запретил ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя 

, а также    веб-сайт    www.ecolabhealthcare.ru. Взыскал со    ФИО2  в  пользу  Эколаб  ЮЭсЭй  (Ecolab  USA  Inc)  50000  руб.  компенсации,  а также  14000  руб.  расходов  по  уплате  государственной  пошлины. В  остальной  части  в иске отказал. 

        Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2019 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

       При новом рассмотрении дела истец поддержал заявленные исковые требования, представил дополнительные пояснения по существу спора, которые судом приобщены к материалам дела. 

       Ответчик возражал относительно заявленных требований по доводам, изложенным в письменном отзыве на исковое заявление и в дополнениях к нему, представил дополнительные пояснения по существу спора, которые судом приобщены к материалам дела.

       Третьи лица явку представителей в предварительное судебное заседание не обеспечили, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

       В отсутствие возражений от сторон суд по правилам ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению дела по существу.         

      Исследовав представленные в материалы дела доказательства, заслушав представителей сторон, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению исходя из следующего.

      Как следует из материалов дела, Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) (далее - истец) является правообладателем охраняемых на территории Российской Федерации товарных знаков ECOLAB по международной регистрации № 1005780, ECOLAB по международной № и ЕСОLAВ по международной регистрации № 1008102 (далее - «Товарные знаки»), зарегистрированных, в частности, в отношении:

 - товаров 7 класса МКТУ: «машины для уборки»;

- услуг 35 класса МКТУ: «предоставление экономически-организационных консультаций в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрии, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности»;

- услуг 37 класса МКТУ: «услуги по уборке в промышленности и коммерции»;

- услуг 41 класса: «образование и обучение в области предоставления коммерческих услуг по уборке, дезинфекции и гигиене; проведение тренингов в области управления гигиеной для отельной и кейтеринговой индустрий, пищевой промышленности, здравоохранения и промышленности».      Кроме того, истцу принадлежит исключительное право на фирменное наименование Ecolab USA Inc., указанное в официальной выписке из торгового реестра. Обозначение «Ecolab», являющееся частью фирменного наименования истца, содержится в доменном имени 

, и адресах электронной почты ecolabhealthcare.ru@gmail/com,oleg.litvin@ecolabhealthcare.ru,SamoKot.nik@ecolabhealthcare.ru, AuStin.TX@ecolabhealthcare.ru.

     Истцу стало известно о том, что ФИО2 (далее - ответчик) зарегистрировал и использует доменное имя 

, что подтверждается ответом общества с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен «РЕГ.РУ» от 29 августа 2017 года. 

       Ответчик не является лицом, уполномоченным истцом на использование товарных знаков, в том числе в доменном имени или на веб-сайте, в связи с чем указанные выше действия ответчика являются нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, а также актом недобросовестной конкуренции.

      16 ноября 2017 года истец направил в адрес ответчика претензионное письмо с требованием прекратить указанные выше действия. Письмом от 27 ноября 2017 года ответчиком отказано в добровольном удовлетворении досудебной претензии.

       Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением. 

       Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

       Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

       Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

       В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

     Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе па этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот па территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

     Перечень способов использования товарных знаков является открытым.     Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

       В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

       Судом установлено, что доменное имя 

 включает в себя доминирующее словесное обозначение, тождественное товарным знакам истца, в сочетании с более слабым словом «healthcare», которое означает в переводе с английского языка «здравоохранение», или «медицинские услуги», то есть одна из областей деятельности, в которой истец осуществляет свою деятельность по продаже товаров и оказанию услуг. Таким образом, используемое ответчиком доменное имя является сходным до степени смешения с товарными знаками истца, а также может ввести потребителей в заблуждение, так как они могут справедливо полагать, что указанное доменное имя принадлежит истцу или его подконтрольной компании.

      Товарные знаки также используются ответчиком в адресах электронной почты, указанных на вебсайте: ecolabhealthcare.m@gmail.com, oleg.litvin@ecolabhealthcare.ru, Samokot.nik@ecolabhealthcare.ru, Austin.TX@ecolabhealthcare.ru.

      Доменное имя 

 идентифицирует соответствующий веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru, на котором изображены тележки для уборки, маркированные обозначением, тождественным товарному знаку истца, под наименованием Mobilette, а также лейбл упаковки продукции с нанесенным товарным знаком, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра соответствующего веб-сайта. Таким образом, на веб-сайте размещена информация о товарах, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы.     При этом ответчик не является лицом, уполномоченным истцом на использование товарных знаков, в том числе в доменном имени или на веб-сайте.

     Администрирование, то есть фактическое поддержание доменного имени в рабочем состоянии путем взаимодействия с регистратором доменного имени, а также использование доменного имени путем размещения на нем веб-сайта, является нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование.

      По смыслу нормы статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.     При этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение. Для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений (правовая позиция, выраженная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 № 2133).

     Из разъяснений, данных в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

       Документы, подтверждающие передачу ответчику прав на использование товарных знаков, в материалы дела не представлены.

       Представленные в материалы дела доказательства в совокупности в достаточной мере подтверждают факт незаконного использования ответчиком доменного имени 

, а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru.

       Ответчик в процессе рассмотрения дела заявил о злоупотреблении правом со стороны истца.

       Согласно пунктам  1,  2    статьи  10 ГК  РФ не  допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление  правом).  Не  допускается  использование  гражданских прав  в  целях  ограничения  конкуренции,  а  также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

         В  случае  несоблюдения  требований,  предусмотренных пунктом  1настоящей  статьи,  суд,  арбитражный  суд  или  третейский  суд  с  учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите  принадлежащего  ему  права  полностью  или  частично,  а  также применяет иные меры, предусмотренные законом.

      Как отмечено в пункте 1постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации  от  23.06.2015  №  25  «О  применении  судами некоторых  положений  раздела  I  части  первой  Гражданского  кодекса Российской  Федерации»,  оценивая  действия  сторон  как  добросовестные или  недобросовестные,  следует  исходить  из  поведения,  ожидаемого от  любого  участника  гражданского  оборота,  учитывающего  права  и законные  интересы  другой  стороны,  содействующего  ей,  в  том  числе  в получении необходимой информации. 

        По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.  

       Довод ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца сводится фактически к тому, что ранее администратором доменного имени 

 являлось ЗАО «Эколаб» (третье лицо), а ответчик приобрел данное доменное имя после истечения срока регистрации доменного имени третьим лицом.

       Между тем, как следует из представленных в дело доказательств, истец является правообладателем знаков ECOLAB по международной регистрации № 1005780, ECOLAB по международной регистрации № 1180255 и ECOLAB по международной регистрации № 1008102 (далее – товарные знаки).

       Таким образом, в силу норм ст. 1484 ГК РФ истцу принадлежит исключительное право на использование товарных знаков любыми способами, в том числе в доменных именах, в отношении товаров и услуг, для которых товарные знаки зарегистрированы. Исключительное права является абсолютным по своей природе, что накладывает обязанность на всех третьих лиц, включая ответчика, не использовать товарные знаки, а также сходные до степени смешения обозначения, в отношении однородных товаров и услуг.

     Соответственно, использование доменного имени 

 включается в объем охраны товарных знаков.

      То обстоятельство, что указанное доменное имя ранее администрировалось иным лицом, не наделяет ответчика правом на использование доменного имени, поскольку исключительное право не ограничивается только на том основании, что оно было осуществлено определенным образом  ранее, тем более, когда такие действия осуществлялись не самим правообладателем. 

      Пункт 3. 1. 4 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ устанавливает, что в целях предотвращения возможных нарушений пользователю рекомендуется перед подачей заявки убедиться в отсутствии сходных с регистрируемым доменным именем товарных знаков, фирменных наименований, другой интеллектуальной собственности, наименований некоммерческих организаций и государственных органов. Стандартный договор с регистратором (Третьим лицом), также запрещает нарушать любые авторские и/или интеллектуальные права, включая права на товарные знаки (знаки обслуживания) и/или иные средства индивидуализации или иную интеллектуальную собственность.

     Ссылки ответчика на то, что доменное имя было введено в оборот, противоречат сущности доменного имени, поскольку доменные имена являются не товаром, а способом адресации в сети интернет, а права на доменное имя возникают на договорной основе, то есть фактически доменное имя представляет собой услугу регистратора по предоставлению прав администрирования определенного способа адресации, выраженного в буквенном сочетании, Доменные имена не вводятся в гражданский оборот, а существуют без привязки к наличию или отсутствию администратора в определенный момент времени. Соответственно, доменные имена в принципе существуют с созданием интернета как такового. 

       Истец, будучи правообладателем товарных знаков, не обязан регистрировать каждое доменное имя, в котором используются товарные знаки и сходные до степени смешения обозначения, именно полагаясь на абсолютный характер исключительных прав, который запрещает использовать тождественные и сходные до степени смешения обозначения третьим лицам,

       Действия истца являются не злоупотреблением правом, а защитой своих прав способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

      Согласно пункту 3 статьи 1252 и п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права на товарный знак правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

      Согласно разъяснениям, данным в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

     Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

      Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

     По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации, исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

     Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).       В процессе рассмотрения дела судом установлено, что ответчик – ФИО2 с 22.08.2014 является директором и единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Научный Потенциал», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.02.2020. 

      Указанное юридическое лицо осуществляет постоянную деятельность, связанную с поставкой уборочного инвентаря, в частности посредством заключения государственных контрактов (т.2 д.л. 74-98).

      Деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Научный Потенциал» связан также с поставкой медицинских тележек производства торговой марки «Эколаб», маркированных товарными знаками истца, что следует из решений суда по делам № А40-156648/2017, А40-133517/2017,А65-29521/2015. 

      Вышеназванные сведения, находящиеся в общедоступном  источнике,  в совокупности с представленными в материалы дела доказательствами позволяют суду прийти к выводу о том, что ФИО2, будучи руководителем и единственным участником ООО «Региональный Научный Потенциал», осуществляет коммерческую деятельность по поставке продукции, однородной товарам, для которых товарные знаки зарегистрированы, в том числе, которая производится группой компаний Эколаб. 

        Из сведений, содержащихся на  веб-сайте www.ecolabhealthcare.ru, следует, что он использовался в том числе, для привлечения потенциальных клиентов, для связи с которыми на сайте размещены контактные номера телефонов и адреса электронной почты, что предполагает намерение широкого охвата аудитории. 

       Исключительно тот факт, что основанная деятельность осуществляется через юридическое лицо, а доменное имя было зарегистрировано физическим лицом, не может свидетельствовать об отсутствии признаков коммерческой деятельности ФИО2 Обратный вывод позволит уклониться от ответственности или ограничить ее размер исключительно за счет регистрации доменного имени на физическое лицо, а не на юридическое.       При  определении  размера  компенсации  суд  учитывает,  в частности,  обстоятельства,  связанные  с  объектом  нарушенных  прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра  самим  правообладателем  или  третьими  лицами  и  т.п.),  срок незаконного  использования  результата  интеллектуальной  деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том  числе  носило  ли  нарушение  грубый  характер,  допускалось  ли  оно неоднократно),  вероятные  имущественные  потери  правообладателя, являлось  ли  использование  результатов  интеллектуальной  деятельности или  средств  индивидуализации,  права  на  которые  принадлежат  другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Судом принято во внимание, что истцом не представлено доказательств причинения убытков действиями ответчика.

      Исходя  из  изложенных  норм  права,  суд приходит  к  выводу  об уменьшении суммы компенсации до 100 000 руб., в остальной части во взыскании компенсации следует отказать.

      Истцом также заявлено требование о признании порочащими деловую репутацию и об обязании ответчика удалить следующие сведения, размещенные ответчиком: «Также обращаем внимание, что 26.10.2016 года появляется некий документ «Декларация о соответствии Тележки медицинской транспортировочной Mobilette Регистрационный номер РОСС СН. РС52.Д00717 от 26.10.2016 код ТН ВЭД 3926909709- ОТХОДЫ, ОБРЕЗКИ И СКРАП; ПОЛУФАБРИКАТЫ; ИЗДЕЛИЯ (прочие) - Импортная пошлина 9.2% - Это означает, что ввозится данная продукция па территорию Российской Федерации под видом ОТХОДОВ, ОБРЕЗКОВ и Далее по списку!»Указанное требование удовлетворению не подлежит, поскольку из представленных в дело документов следует, и подтверждается истцом, что данная декларация о соответствии принята в отношении третьего лица и деловую репутацию самого истца не затрагивает.

     Расходы по государственной пошлине по иску согласно ч.1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований.

     При указанных обстоятельствах с ответчика в пользу истца следует взыскать 22 267 руб. расходов по уплате государственной пошлины (1 267 руб. по требованию имущественного характера, 12 000 руб. по двум требованиям неимущественного характера, 3 000 руб. по требованию об обеспечении иска, 3 000 руб. по подаче апелляционной жалобы, 3 000 руб. по подаче кассационной жалобы).

Руководствуясь ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Признать регистрацию, администрирование и использование ФИО2 доменного имени 

, а также использование веб-сайта www.ecolabhealthcare.ru нарушением прав Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) на товарные знаки и фирменное наименование.

        Запретить ФИО2 использовать (администрировать) доменное имя 

, а также веб-сайт www.ecolabhealthcare.ru.

          Взыскать со ФИО2 в пользу Эколаб ЮЭсЭй (Ecolab USA Inc) 100 000 руб. компенсации, а также 22 267 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

       В остальной части в иске отказать.

       Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

ФИО1