Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-97061/2019

26 февраля 2021 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  18 февраля 2021 года. Полный текст решения изготовлен  26 февраля 2021 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нефедовой А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску: 

истец: индивидуальный предприниматель  ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата присвоения ОГРНИП: 26.10.2004)

ответчик: индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата присвоения ОГРНИП: 04.02.2009)

- о запрещении ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками  по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; 

<

...>

- об обязании ответчика удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 с вывесок кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; 

<

...> из их интерьеров, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджеков персонала, из рекламных видео, транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов;

- об обязании ответчика выплатить истцу компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в размере 1 845 117 руб. 66 коп.

при участии

согласно протоколу  судебного заседания от 18.02.2021

установил:

Истец - индивидуальный предприниматель  ФИО2 (далее  -  ИП ФИО2), обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику - индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее -  ИП ФИО3)  со  следующими требованиями:

-  о запрещении ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками  по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; 8-я линия В.О., дом 45/34; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; 

<

...>

- об обязании ответчика удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 с вывесок кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; 8-я линия В.О., дом 45/34; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; 

<

...> из их интерьеров, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджеков персонала, из рекламных видео, транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов;

- об изъятии и уничтожении упаковки (пакетов, коробок), пакетированного сахара, салфеток и подложек на подносы, маркированные товарными знаками  по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; 8-я линия В.О., дом 45/34; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; 

<

...> за счет ответчика;

- об обязании ответчика выплатить истцу компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в размере 1 845 117 руб. 66 коп.

Определением Арбитражного суда  города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.09.2019 исковое заявление принято к производству  и назначено к  рассмотрению в  общем  порядке в судебном заседании. 

Определением Арбитражного суда  города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.12.2019, резолютивная часть которого объявлена 21.11.2019,  по ходатайству  ответчика  производство  по настоящему делу приостановлено до вступления  в законную силу судебного акта  по делу № А56-50086/2019.

Судом  установлено, что индивидуальный предприниматель ФИО3 (ОГРНИП: 

<

***>; далее - истец, ИП ФИО3) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>; далее - ответчик, ИП ФИО2) о признании одностороннего отказа индивидуального предпринимателя ФИО2 от договора коммерческой концессии N 3/01 от 01.01.2017 (письмо от 25.02.2019 за исх. N 04) недействительным и признании договора коммерческой концессии N 3/01 от 01.01.2017, заключенного между сторонами, действующим.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда  города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-50086/2019 от 03.02.2020 заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от  02.06.2020 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2020 по делу N А56-50086/2019 отменено; принят новый судебный  акт  об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.12.2020 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от  02.06.2020 отменено; решение Арбитражного суда  города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-50086/2019 от 03.02.2020 оставлено  в силе.

Определением  Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2021  (№ 307-ЭС21-694) ФИО2 отказано в передаче кассационной жалобы для  рассмотрения в  судебном заседании  Судебной коллегии по экономическим  спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

В связи  с тем, что  решение суда по делу № А56-50086/2019 вступило в законную силу, основания для приостановления производства по настоящему делу отпали, определением суда от 14.01.2021 производство по настоящему делу возобновлено, судебное заседание назначено на 18.02.2021 в 09 час. 10 мин.

Истец, извещенный в порядке, предусмотренном ст. ст. 121-122 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в настоящее заседание не явился; в электронном виде направил ходатайство об уточнении иска, которое  связано с добровольным демонтажем ответчиком вывесок со спорными товарными знаками в кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: проспект Просвещения, дом 15, улица Ярослава Гашека, дом 4, корпус 1, 8-я линия В.О., дом 45/34, а также в связи с утратой интереса истца в части требований об изъятии и уничтожении у ответчика упаковки (пакетов, коробок), пакетированного сахара, салфеток и подложек на подносы, маркированные товарными знаками  по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в кафе-кондитерских. 

Согласно поданным уточнениям истец предъявил следующие требования: 

- о запрещении ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками  по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; 

<

...>

- об обязании ответчика удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 с вывесок кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская улица, дом 12/24; Гаванская улица, дом 47; улица Авиаконструкторов, дом 2; Туристская улица, дом 10, корпус 1; 

<

...> из их интерьеров, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджеков персонала, из рекламных видео, транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов;

- об обязании ответчика выплатить истцу компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам №№ 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в размере 1 845 117 руб. 66 коп.

Уточнения приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

Представитель ответчика поддержал заявленные возражения по иску. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, предприниматель ФИО2 является правообладателем товарных знаков по свидетельствам N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, зарегистрированным в Государственном реестре товарных законов и знаков обслуживания.

Между ФИО2 (правообладателем) и ФИО3 (пользователем) заключен договор коммерческой концессии от 01.01.2017 N 3/01.

Данный договор зарегистрирован в установленном порядке 31.08.2017.

В соответствии с пунктом 2.1 договора ФИО2 предоставила предпринимателю ФИО3 за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности товарные знаки и секреты производства в пределах предоставленных прав на территории в строгом соответствии со стандартами качества.

Согласно пункту 2.2 договора пользователь обязался строго соблюдать инструкции и указания правообладателя на всех уровнях организации кафе: дизайн интерьера, атмосфера, реализация кондитерских продуктов определенного правообладателем производителя, методика общения с клиентом, техника продаж.

Перечень стандартов оформлен в виде Приложения N 3 к договору (Руководство по фирменному стилю).

В Приложении N 6 к договору перечислены стандарты качества, передаваемые пользователю, которые должны соблюдаться последним при оказании услуг и деятельности кафе.

Согласно пункту 3.1 договора правообладатель осуществляет руководство и контроль за выполнением пользователем обязательств по соответствию качества услуг стандартам качества и нормам законодательства Российской Федерации, а также использование пользователем товарных знаков и секретов производства в порядке, установленном договором, не реже 1 раза в месяц.

Как следует из пункта 3.3 договора, при получении от правообладателя обоснованных претензий по результатам проверки пользователь обязан незамедлительно устранить выявленные нарушения.

В пункте 6.2 установлено, что договор заключен на срок до 01.03.2020.

Согласно пункту 2.16 пользователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и взыскать с правообладателя причиненные ему прямые или косвенные убытки при ненадлежащем исполнении им обязанностей по договору.

В соответствии с пунктом 2.15 правообладатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и взыскать с пользователя причиненные им прямые и косвенные убытки при неисполнении им обязанностей по договору, зафиксированном систематическим несоблюдением стандартов качества, указанных в Приложении N 6.

В силу пункта 6.4 договора правообладатель вправе расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке на основании пункта 2.15 договора при условии письменного уведомления пользователя за 30 календарных дней до даты подачи заявления о прекращении предоставляемых прав в федеральной орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 6.5 при прекращении действия договора по любому основанию пользователь должен незамедлительно полностью прекратить любое дальнейшее использование товарных знаков и секрета производства.

01.02.2019 представителями правообладателя ФИО2 были проведены проверки использования товарных знаков и секрета производства в нескольких кафе ответчика, расположенных по адресам: 

<

...>; пр. Елизарова, 

<

...> в рамках исполнения договора от 01.01.2017, по результатам которых выявлены нарушения, о чем были составлены акты в отношении каждого из проверенных кафе.

ФИО3 направил в адрес ФИО2 письмо от 25.02.2019, в котором сообщил об устранении им нарушений, указанных в акте от 01.02.2019.

Несмотря на это, ФИО2 в своем уведомлении от 25.02.2019 N 4, ссылаясь на выявление фактов нарушения условий концессионного договора и указывая на его пункты 2.15, 2.16, 6.4, 6.5, сообщила о досрочном одностороннем расторжении договора и отзыве соответствующего права на использование фирменного стиля и секрета производства. Одновременно она потребовала в течение 30 суток с даты уведомления прекратить дальнейшее использование товарных знаков, секретов производства и фирменного стиля.

Затем 28.03.2019 правообладатель направила в адрес пользователя уведомление об истечении срока, установленного в письме от 25.02.2019 и прекращении договора после 28.03.2019.

Полагая, что договор  между сторонами  прекращен с  28.03.2019г., в  связи с чем, ответчик  должен был незамедлительно прекратить любое  дальнейшее использование  товарных знаков истца, ФИО2 совместно с нотариусом в период с  18.06.2019 по  22.06.2019г.г. посетили 21  кафе-кондитерскую  ответчика,  выявив, что  ФИО3  не только не прекратил использование  товарных знаков   на  вывесках и в интерьере своих кафе-кондитерских теми  же способами,  что  и были разрешены ему в период действия договора коммерческой концессии, но и начал предлагать потребителям продукцию других производителей с  использованием коробок и  пакетов, маркированных товарными знаками с  указанием на адрес  кондитерского производства "Север-Метрополь" и ООО "Север-Метрополь".

Посчитав такой способ  использования самостоятельным способом нарушения  прав истца  на  товарные знаки, истец  12.07.2019г. направил в адрес ответчика досудебную претензию  с  требованием прекратить добровольно  незаконное использование товарных знаков истца и выплатить компенсацию  в размере  1 312 634 руб. 04 коп., которая получена ответчиком 20.07.2019г. Получив отказ от  ответчика удовлетворить добровольно требования истца,  ФИО2 обратилась с настоящим  иском  в суд.

Возражая против требований  ФИО2, ФИО3  в отзыве и в объяснениях  указал, что пользование товарными знаками осуществлялось им  на  основании договора коммерческой концессии, что отказ  от  договора оспорен ответчиком в судебном порядке и признан недействительным, в связи  с чем, по мнению  ФИО3  в  течение всего  срока действия договора – до 01.03.2020 включительно пользование ответчиком товарными знаками истца носило правомерный  характер.

Доводы истца о незаконном использовании ответчиком  товарного знака № 702861, по мнению ФИО3 являются  необоснованными, поскольку права на данный товарный знак зарегистрированы за истцом 12.03.2019г.,  заявка на регистрацию подана 28.07.2018г., следовательно, в период действия договора коммерческой  концессии истец  не  являлся  обладателем товарного знака № 702861, не мог передать права на него ответчику  и  не  вправе требовать какой-либо компенсации за его использование.

 Кроме того, ответчик дополнительно пояснил, что  на основании пункта  2.14  договора коммерческой концессии  21.02.2020 ФИО3  направил в адрес ФИО2 уведомление  о намерении воспользоваться преимущественным правом на заключение договора коммерческой концессии на новый срок на тех же условиях, которое получено истцом 04.03.2020. При  этом  отказа от ФИО2 от заключения договора коммерческой  концессии  на новый срок не последовало. Вместе с тем, ответчиком были демонтированы части вывесок и элементов оформления, содержащие товарные знаки  истца,  в  3-х кондитерских по следующим адресам: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 15, ул. Ярослава Гашека, дом  4, 8-я линия В.О. дом 45/34.

Помимо возражений по  существу требований, ответчиком заявлено о снижении размера компенсации, рассчитанной ФИО2 исходя из двукратной стоимости   пользования ответчиком товарными знаками  истца.

Согласно пункту 1.1 статьи 1037 ГК РФ правообладатель вправе отказаться от исполнения договора коммерческой концессии полностью или частично в случае: 1) нарушения пользователем условий договора о качестве производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 2) грубого нарушения пользователем инструкций и указаний правообладателя, направленных на обеспечение соответствия условиям договора характера, способов и условий использования предоставленного комплекса исключительных прав; 3) нарушения пользователем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение в установленный договором срок. Односторонний отказ правообладателя от исполнения договора возможен в случае, если пользователь после направления ему правообладателем письменного требования об устранении нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты направления ему указанного требования.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1037 ГК РФ правообладатель вправе отказаться от исполнения договора коммерческой концессии полностью или частично в случае: нарушения пользователем условий договора о качестве производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; грубого нарушения пользователем инструкций и указаний правообладателя, направленных на обеспечение соответствия условиям договора характера, способов и условий использования предоставленного комплекса исключительных прав; нарушения пользователем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение в установленный договором срок.

Указанным пунктом также предусмотрено, что односторонний отказ правообладателя от исполнения договора возможен в случае, если пользователь после направления ему правообладателем письменного требования об устранении нарушения не устранил его в разумный срок или вновь совершил такое нарушение в течение одного года с даты направления ему указанного требования.

В пункте 2.15 договора концессии от 01.01.2017 установлено право правообладателя досрочно в одностороннем порядке расторгнуть договор при неисполнении пользователем обязанностей по договору, зафиксированном систематическом несоблюдении стандартов качества, указанных в Приложении N 6.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного  суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-50086/2019 от  03.02.2020,  оставленным в силе постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.12.2020, установлено,  что в силу условий пункта 2.15 договора и требования пункта 1.1 статьи 1037 ГК РФ у правообладателя возникает право на отказ от договора и на расторжение его в одностороннем порядке при совокупности условий: доказанности неоднократного неисполнения пользователем обязанностей по договору и зафиксированных систематических несоблюдений стандартов качества, а также неустранения им в разумный срок нарушений после получения письменного требования правообладателя либо повторного совершения такого нарушения в течение одного года с даты направления ему указанного требования.

В уведомлении от 25.02.2019 о расторжении договора ФИО2 не указала на какие-либо конкретные неоднократные нарушения, допущенные ФИО3 при исполнении спорного договора.

Как установлено судом в  рамках дела № А56-50086/2019, ФИО2 направила ФИО3 19.02.2019 и 25.02.2019 акты об устранении нарушений, которые были выявлены актами от 01.02.2019. Объективные, достоверные и достаточные доказательства направления ФИО2 в адрес ФИО3 требований о выявленных до 01.02.2019 нарушениях и о необходимости их устранения не представлены.

При этом судом в деле  А56-50086/2019 отклонены как необоснованные ссылки ФИО2 на акты проверок от 24.01.2019, 29.02.2019, поскольку ею не были представлены достоверные доказательства их направления в адрес пользователя с соблюдением положений пунктов 7.2, 7.3 договора и пункта 1 статьи 1037 ГК РФ, а ФИО3 отрицал как факт проведения таких проверок в его кафе, так и факт получения данных актов либо соответствующих уведомлений.

Представленные ФИО2 акты проверок, составленные после направления уведомления от 25.02.2019, суд не признал допустимыми доказательствами, поскольку они были составлены после одностороннего отказа от договора и не могли подтверждать его правомерность.

При таком положении суд пришел к выводам, что наличие систематических нарушений, указанных в пункте 2.15 договора, на момент направления уведомления от 25.02.2019 не подтверждено документально, в связи с чем, по состоянию на 25.02.2019 право на одностороннее расторжение договора от 01.01.2017 у правообладателя не возникло.

В связи с этим, суд признал данное уведомление недействительным, а договор действующим в силу положений его пункта 6.2 и отсутствия доказательств правомерного расторжения сделки сторонами.

Поскольку договор коммерческой концессии признан действующим, то  пользование ответчиком товарными знаками истца носило правомерный  характер.

Истец ссылается на нарушение ответчиком исключительных прав на принадлежащие истцу товарные знаки, выражающееся в использовании упаковки (пакеты, коробки), маркированной указанными товарными знаками.

Данная упаковка приобретена ответчиком на возмездной основе у ООО "Север-Метрополь", и  это сторонами не оспаривается,  следовательно,  в силу прямого указания ст. 1487 ГК РФ указанная упаковка введена в гражданский оборот с согласия самого истца, что не является нарушением его исключительного права на товарный знак. 

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

При изложенных обстоятельствах, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Руководствуясь статьями  110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд решил:

 

В  иске  отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

Судья                                                                                         Нефедова А.В.