АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-8969/2022

г. Ярославль

19 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения оглашена  14 ноября 2022 года.

Арбитражный суд Ярославской области 

в составе судьи Захаровой М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Акционерного общества "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Лакокраска-Я" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

третьи лица: ФИО2, Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Спецэмаль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и Общество с ограниченной ответственностью "Спецэмаль" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 500 000 руб.,

при участии:

от истца – ФИО3 - представитель по доверенности от 21.05.2021 (с использованием системы веб-конференции),

от ответчика – ФИО4 - представитель по доверенности от 28.02.2022,

от ФИО2 - ФИО4 - представитель по доверенности от 13.09.2022,

от иных третьих лиц – не явились;

установил:

Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой" обратилось с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Лакокраска-Я" о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Эпофениплен" (знак обслуживания) №439290 в информационно-коммуникационной сети Интернет.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, пояснив, что ответчик через свой сайт и через площадку «Пульс цен» предлагал к продаже продукцию (эмаль ЭП-5285) под зарегистрированным товарным знаком «ЭПОФЕНИПЛЕН» в отсутствие каких-либо правовых оснований для использования Товарного знака; предложение к продаже выражено в размещении информации о возможности приобретения эмали ЭП-5285 «ЭПОФЕНИПЛЕН», сопровождаемое изображением емкости с этикеткой, на которой указано «Эмаль «ЭПОФЕНИПЛЕН» ЭП-5285», а также содержится указание на фирменное наименование и реквизиты Ответчика; упоминание товарного знака на изображении емкости было удалено с изображения только в октябре 2022 года; доводы ответчика о том, что он реализовывал эмаль ЭП-5285 «ЭПОФЕНИПЛЕН», в том числе истцу, произведенную лицензиатом ООО «НПФ «Спецэмаль», не имеют правового значения для разрешения спора по настоящему делу, поскольку правовая позиция истца состоит не в том, что Ответчик реализовывал контрафактный товар; основания освобождения ответчика от гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака, установленной п. 4 ст. 1515 ГК РФ, отсутствуют; действие лицензионного договора от 07.12.2012 №80974-12, заключенного между Истцом и ООО «НПФ Спецэмаль» истекло  23.09.2020. Требование истца основано на том, что в 2022 году ответчик предлагает к продаже продукцию под зарегистрированным товарным знаком «ЭПОФЕНИПЛЕН» в отсутствие каких-либо правовых оснований.

Ответчик исковые требования не признает по основаниям, изложенным в письменном отзыве: на официальном сайте Общества https://lakokraska-ya.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен каталог лакокрасочных материалов, среди которых к продаже предлагался товар под названием - Эмаль ЭП-5285; одновременно с этим на странице этого товара была размещена дополнительная информация о том, что Товар под названием Эмаль ЭП-5285 может иметь приставку «ЭПОФЕНИПЛЕН», которая (Приставка «Эпофениплен») дает основание квалифицировать этот товар как торговую марку, принадлежащую АО «НИКИМТ-Атомстрой»; упоминание товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» нацелено на создание у потенциального потребителя истинного представления о приобретении Товара, а не ложного, как указывает истец. ООО «Лакокраска-Я» является покупателем и поставщиком, а не производителем эмали ЭП-5285, по различным договорам поставки с различными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; товары под торговым знаком «ЭПОФЕНИПЛЕН» закупались ответчиком в рамках договора поставки №21/08/17-1 от 21.08.2017, заключенному с поставщиком ООО «Спецэмаль», в свою очередь ООО «Спецэмаль» указанные товары приобретало у ООО «НПФ Спецэмаль», у ООО «НПФ Спецэмаль» с правообладателем был заключен Лицензионный договор №80974-12 от 07.11.2012 на право использование Товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», что указанные обстоятельства подтверждаются сопроводительными документами на Товар. Кроме того, еще с одним лицензиатом товарного знака ООО «Аргоф+» был заключен договор поставки. Товары, маркированные обозначением «ЭПОФЕНИПЛЕН», информация о которых была размещена на Интернет-сайте ООО «Лакокраска-Я» являлись легальными, оригинальными, введенными в гражданский оборот на территории Российской Федерации на законных основаниях, в том числе на основании лицензионного договора №РДО 129214 от 15.08.2013, заключенного правообладателем с ООО «НПФ Спецэмаль»; основания для вывода о нарушении ООО «Лакокраска-Я» исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству №439290 путем размещения спорного обозначения на интернет-сайте Общества https://lakokraska-ya.ru отсутствуют полностью на основании принципа исчерпания.

В судебном заседании представитель ФИО2 поддержал позицию ответчика.

Общество с ограниченной ответственностью "НПФ "Спецэмаль" и Общество с ограниченной ответственностью "Спецэмаль", привлеченные к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, явку представителей не обеспечили, письменного отзыва не представили.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие ООО "НПФ "Спецэмаль" и ООО "Спецэмаль".

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил.

Акционерное общество «НИКИМТ-Атомстрой» является правообладателем зарегистрированного товарного знака «ЭПОФЕНМПЛЕН», что подтверждается свидетельством от 16.06.2011 на товарный знак (знак обслуживания) №439290, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

В ходе мониторинга сайта ООО «Лакоераска-Я» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» истцом было обнаружено, что на странице https://www.lakokraska-ya.ru/emal-ep-5285 размещена информация о продукции: Эмаль ЭП-5285 «ЭПОФЕНИПЛЕН», содержащая указание на товарный знак.

Также на указанной странице было указано, что товар Эмаль ЭП-5285 ТУ 95-2184-90 обладает способностью к дезактивации. Приставка к слову ЭП-5285 Эпофениплен это торговая марка, присвоенная  АО «НИКИМТ-Атомстрой», что подтверждается заключением о радстойкости. Если у краски ЭП производитель указывает другие технические условия, то эмаль эпофениплен называться не может.

Данный факт подтверждается распечаткой материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (скриншотами), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка. 

Ссылаясь на отсутствие у общества «Лакокраска-Я» разрешения на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 439290, а также на то, что действия по предложению к продаже товаров, маркированных обозначением Эпофениплен нарушают исключительное право на указанный товарный знак, компания направила в адрес первых претензию с требованием прекратить незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН», изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар, этикетки, упаковку товара, на которых размещен незаконно используемый товарный знак, а также в течение 7 дней с даты получения претензии выплатить АО «НИКИМТ-Атомстрой» компенсацию за незаконное использование Товарного знака в размере 500 000 руб.

Поскольку в добровольном порядке ответчик претензионные требования не удовлетворил, истец обратился с иском в суд.

Оценивая материалы дела, суд считает иск не подлежащим удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

 Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. 

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи). 

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу  исключительного права на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, − к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков − к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. 

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права. 

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения. 

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу. 

Ответчик в своих возражениях ссылается на законность действий по реализации спорной продукции. 

Ответчиком в материалы дела в обоснование довода о том, что предлагаемый им на сайте товар не является контрафактным, введен в гражданский оборот легальным образом, представлены следующие документы: лицензионный договор №80974-12 от 07.11.2012, заключенный между истцом и ООО «НПФ «Спецэмаль», по условиям которого лицензиар предоставил лицензиату право использования товарного знака «Эпофениплен»; договор поставки №4 от 12.01.2015, заключенный между ООО «НПФ Спецэмаль» и ООО «Спецэмаль»; договор поставки №21/08/17-1 от 21.08.2017, заключенный между ООО «Лакокраска-Я» и ООО «Спецэмаль»; УПД от 06.08.2020, №2459 от 07.10.2021 на поставку товара между ООО «Лакокраска-Я» и ООО «Спецэмаль»; ТТН от 19.08.2020 №1543 на поставку товара с «БалАЭР» -филиал «Атомэнергоремонт»; УПД от 08.10.2021 на поставку товара ООО «Лакокраска-Я» и ОП Дирекция АО «НИКИМТ-Атомстрой»; паспорта качества продукции Эмаль ЭП-5285-Л-19 ЭПОФЕНИПЛЕН®, выданные лицензиатом ООО «НПФ Спецэмаль»; заключение о соответствии Эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН  ТУ 95.2184-90 с изм.1-14, ГОСТ Р 51102-97№39-140/8359 от 18.12.2019, выданные правообладателем АО  "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой"; договор поставки от 14.01.2022 №3 с лицензиатом «Аргоф+», сертификат соответствия № ССБК.RU.ПБ25.НОО334, выданные ООО «Аргоф+» на Эмаль 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, с расходом 125-250 г/м2, выпускаемая по ТУ 22.21.42.142- продукция 002-08621486-2020, серийный выпуск; заключение головной материаловедческой организации о соответствии №UСП-3/2020, выданное правообладателем – АО «НИКИМТ-Атомстрой».

Из представленных документов следует, что предлагаемые ответчиком к продаже товары были приобретены обществом «Лакокраска-Я» у ООО «Спецэмаль» по договору поставки № №21/08/17-1 от 21.08.2017. Наименование, количество приобретаемого товара отражено в УПД и ТТН. Товар был введен в оборот лицензиатом товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» ООО «НПФ «Спецэмаль», товар сертифицирован, имеет паспорта качества, выданные лицензиатом и заключения о соответствии, выданные правообладателями, также ответчик имеет возможность приобрести товар у другого лицензиата истца – ООО «Аргоф+».

С учетом представленных документов, суд приходит к выводу, что предлагаемый к продаже на сайте товар и реализуемый третьим лицам ответчиком товар не является контрафактным и введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации с согласия правообладателей товарных знаков.

 Таким образом, в действиях ответчика отсутствует нарушение исключительного права истца, поскольку спорный товар не производится и не выпускается им самостоятельно, а также не приобретается с целью реализации контрафактного товара.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. 

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок. 

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицами, участвующих в деле, доказательства, руководствуясь статьями 1484 и 1487 ГК РФ, суд установил, что они подтверждают введение в гражданский оборот спорного товара самим правообладателем или с его согласия. 

Ссылка истца на то, что он не оспаривает факт реализации оригинальной продукции, а указывает на отсутствие разрешения у ответчика по использованию товарного знака в сети Интернет, отклоняется судом как основанная на неправильном толковании норм статьи 1487 ГК РФ. 

Фактически упоминание товарного знака истца на интернет-сайте ответчика в данном случае осуществлялось с целью указания на предлагаемый к продаже товар компании, введенный ранее в гражданский оборот.

 Из представленной на интернет-сайте информации потенциальный покупатель может сделать вывод о том, что предлагаемый к продаже товар с торговой маркой Эпофениплен принадлежит АО «НИКИМТ-Атомстрой».

Кроме того, согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 № 10852/09 само по себе упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака. 

Аналогичный правоприменительный подход приведен в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2018 по делу № А65-11487/2018, а так же в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2020 по делу № А40-185686/19. 

Таким образом, вопреки доводам истца, суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, приходит к выводу о доказанности законного использования обществом «Лакокраска-Я» товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 439290 путем реализации товаров через интернет-сайт. 

Расходы по оплате госпошлины истцу не возмещаются.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, ( через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

М.А. Захарова